Арбитражный суд Мурманской области

ул. Академика Книповича, 20, г. Мурманск, 183038

http://murmansk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А42-10326/2022

город Мурманск

29 марта 2023 года

Дело рассмотрено, резолютивная часть решения вынесена 23.03.2023

 

Арбитражный суд Мурманской области в составе судьи Тарасова А.Е., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Зеленковой А.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «Сафари» к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании 700 000 ?,

при участии в заседании представителей:

от истца: - ФИО2, доверенность от 30.12.2022,

от ответчика: - не явился, извещен надлежащим образом, заявлено ходатайство, 

 

установил:

ООО «Сафари» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (далее – ответчик) о запрете ответчику незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком № 782273 в отношении товаров и услуг, для которых данный товарный знак зарегистрирован на сайте https://golden-mask.com.ru/; запрете ответчику использование произведения ООО «САФАРИ» на сайте https://golden-mask.com.ru/; взыскании с ответчика денежных средств: 350 000 ? - компенсации в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком № 782273; 350 000 ? - компенсации в соответствии с пунктом 1 статьи 1301 ГК РФ за незаконное использование произведения ООО «САФАРИ».

В обоснование иска истец указал, что истец незаконно использовал на интернет сайте своего магазина товарный знак зарегистрированный за истцом.

Ответчик представил отзыв на иск в котором с ним не согласился указав, что спорный товарный знак с сайта магазина удален, с ответчика уже взыскана компенсация за использование спорного товарного знака по делу № А40-1661308/2021, в связи с чем повторное взыскание не допустимо, истец злоупотребляет правами, а заявленная компенсация подлежит снижению до 10 000 ?.

Ответчик надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения спора, в судебное заседание не явился. Представил ходатайство об отложении рассмотрения спора на удобную для представителя истца ФИО3 дату, в связи с ее занятостью в судебном заседании суд общей юрисдикции.

Представитель истца вопрос об отложении рассмотрения спора оставил на усмотрение суда.

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, руководствуясь статьями 156, 158 и 159 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ), учитывая, что согласно представленной доверенности интересы ответчика могут представлять трое представителей, а также он сам лично, учитывая отпускной период, суд определил ходатайство ответчика отклонить, спор рассмотреть по существу по представленным документам в отсутствие представителей ответчика.

К судебному заседанию от истца, в порядке статьи 49 АПК РФ, поступило ходатайство об уточнении иска, в котором он с учетом прекращения ответчиком после предъявления иска использования спорного товарного знака на сайте и правоприменительного подхода отраженного в абзаце 3 пункта 57 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10, отказывается от иска в части запрета незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком № 782273 в отношении товаров и услуг, для которых данный товарный знак зарегистрирован на сайте https://golden-mask.com.ru/ и запрета использования произведения ООО «САФАРИ» на сайте https://golden-mask.com.ru/, просит производство по делу в указанной части прекратить. Требования о взыскании заявленных компенсаций оставлено без изменений.

В судебном заседании представитель истца уточнения иска поддержал, на удовлетворении иска с учетом его уточнения настаивал по изложенным в иске основаниям, а также основаниям указанным в возражениях на отзыв ответчика. Указал, что спорное по делу нарушение является новым нарушением по сравнению с нарушением рассмотренным судом в деле № А40-1661308/2021.

Отказ от иска в части и уточнения иска в порядке статей 49 и 159 АПК РФ судом приняты.

 

Как следует из материалов дела, а также материалов дела № А40-161308/2021 (размещены в электронном виде в системе КАД), истец является обладателем исключительного права на произведение изобразительного искусства (далее – произведение)  в соответствии с договором об отчуждении исключительного права от 29.08.2019. Вышеуказанное изображение было зарегистрировано в качестве изобразительного товарного знака на имя правообладателя - истца.

Истец является правообладателем товарного знака: изобразительный товарный знак (знак обслуживания)  по свидетельству № 782273 дата регистрации 06.11.2020, дата приоритета 25.06.2020 для использования его в отношении товаров и услуг 09, 14, 16, 22, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 класса МКТУ, приведенных в Свидетельстве.

Истцу стало известно, что на сайте с доменным именем https://golden-mask.com.ru/ ответчиком было размещено изображение  сходное до степени смешения с товарным знаком истца № 782273, чем было нарушено исключительное право истца на товарный знак, а также совершены действия по использованию произведения, правообладателем которого является истец.

Факт размещения указанного изображения на сайте https://golden-mask.com.ru/ подтверждается протоколом осмотра доказательств от 01.06.2022 № 77 АД 0480304.

Администратором доменного имени https://golden-mask.com.ru/ является ответчик, что подтверждается ответом ООО «Регистратор доменных имён РЕГ.РУ» (регистратора данного доменного имени) от 13.07.2022 № 9415, представленного истцу на адвокатский запрос, сделанный представителем истца.

Истец не давал ответчику согласие на использование товарного знака или произведения, какие-либо лицензионные договоры между истцом и ответчиком не заключались, доказательств обратного в нарушение статей 8, 9, 65, 68 и 71 АПК РФ ответчиком не представлено.

Предъявленная претензия о согласовании законного использования товарного знака, изображения и выполете компенсации в сумме 700 000 ?, оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском по месту регистрации ответчика (перерегистрировался в Мурманскую область).

На момент принятия иска настоящего иска судом к производству нарушение исключительных прав истца на товарный знак и произведение на сайте https://golden-mask.com.ru/ устранено не было. Товарный знак и изображение использовались ответчиком на одном из четырех магазинов ответчика в городе Нижний Новгород.

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела и представленные доказательства, суд находит производство по делу в части подлежащим прекращению, а иск в части взыскания компенсаций подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям.

 

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ). Правила ГК РФ о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

В соответствии с подпунктами 1, 3 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (Правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

При этом в соответствии со статьей 1229 ГК РФ Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование товарного знака. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий товарный знак без согласия Правообладателя. Использование средства индивидуализации без согласия Правообладателя является незаконным и влечет установленную законом ответственность.

Так, Раздел 1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 (далее – Рекомендации) устанавливает, что Рекомендации могут быть использованы также при решении вопросов о тождестве и сходстве товарных знаков, возникающих в ходе рассмотрения судебными, антимонопольными, правоохранительными органами дел, связанных с нарушением исключительного права на товарный знак.

В соответствии с Разделом 3 Рекомендаций, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др.

Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности – больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Пункт 4.1. Рекомендаций словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Пункт 4.2. Рекомендаций устанавливает, что сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно пункту 4.2.1.1. Рекомендаций Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Кроме того, Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 утверждены Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (далее – Правила).

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с изобразительными, объемными, в том числе представленными в виде трехмерных моделей в электронной форме, и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное итому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в данном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Таким образом, сходство размещенного Ответчиком изображения  с товарным знаком истца очевидно и идентично ему.

Факт того, что ответчик воспроизвел на сайте https://golden-mask.com.ru/ произведение, исключительное право на которое принадлежит Истцу, также очевиден.

Судом установлено, что администратором доменного имени https://golden-mask.com.ru/ является ответчик, что подтверждается ответом ООО «Регистратор доменных имён РЕГ.РУ» (регистратора данного доменного имени) от 13.07.2022 № 9415 представленного на адвокатский запрос, сделанный представителем истца.

Таким образом, из представленных доказательств усматривается, что обозначение использованное ответчиком полностью совпадает с принадлежащими истцу изобразительным товарным знаком № 782273, а также произведением изобразительного искусства.

Кроме того, согласно п. 4.2.2.1. Рекомендаций, графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

В рассматриваемом случае, обозначение, используемое ответчиком, сходно до степени смешения с товарными знаками и изображением истца по всем признакам, относящимся к графическому сходству элементов.

В соответствии с пунктом 4.2.2.3. Рекомендаций оригинальное графическое исполнение словесного обозначения может привести к восприятию его как изобразительного обозначения, а не словесного.

Пункт 5.2. Рекомендаций устанавливает, что сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В пункте 5.2.1. Рекомендаций отмечается, что при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые, уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Согласно пункту 5.2.2. Рекомендаций поскольку зрительное восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений.

Пунктом 5.2.4. Рекомендаций установлено, что сходство сочетаний цветов и тонов изобразительных и объемных обозначений может рассматриваться в качестве признака сходства. В некоторых случаях этот признак может быть основным, например, когда цвет (сочетание цветов) является фоном, на котором расположены другие элементы обозначения, или когда совокупность цветов составляет основу его композиции.

В соответствии с пунктом 6.3. Рекомендаций при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Таким образом, судом установлено, что обозначение используемое ответчиком сходно до степени смешения с товарным знаком истца изобразительным товарным знаком по свидетельству № 782273.

Истец в рамках спора, с учетом уточнений иска, просит взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 350 000 ? предусмотренной статьей 1515 ГК РФ, и 350 000 ? компенсации за незаконное использование произведения в соответствии с пунктом 1 статьи 1301 ГК РФ.

В силу статьи 1515 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно статье 1301 ГК РФ, в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения; в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Указанными нормами закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права на произведение в сумме 10 000 ?, а также ее максимальный размер в сумме 5 000 000 ?.

Истец, воспользовавшись правом, установленным подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 и пунктом 1 статьи 1301 ГК РФ, требует компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 782273 и изображение в общем размере 700 000 ? (по 350 000 ?).

Применительно к настоящему случаю, суд не находит оснований для снижения заявленного истцом размера компенсации, поскольку зная о незаконности использования Спорного товарного знака, так как решение суда по делу № А40-161308/2021 было принято 03.12.2021 (постановление суда апелляционной инстанции от 18.03.2022), которым истцу было, в том числе, запрещено использование Спорного товарного знака на сайте antikwar32.ru, ответчик вновь разместил Спорный товарный знак 01.06.2022 на ином своем интернет ресурсе по адресу https://golden-mask.com.ru/.

Ссылка ответчика, что размещение спорного товарного знака на разных интернет ресурсах antikwar32.ru и https://golden-mask.com.ru/ является одним нарушением, судом отклоняется, поскольку не выдерживает никакой критики. Нарушения являются различными и в настоящем случае повторным, вопреки уже имеющегося судебного акта о запрете использования Спорного товарного знака на ином интернет ресурсе.

Какого либо злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ) со стороны истца судом не усматривается.

С учетом совокупности изложенного, уточненный иск о взыскании компенсации подлежит удовлетворению в полном объеме в сумме 700 000 ?, на основании перечисленных норм права.

 

К рассмотрению спора по существу, в порядке статьи 49 АПК РФ истец отказался от иска в части запрета незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком № 782273 в отношении товаров и услуг, для которых данный товарный знак зарегистрирован на сайте https://golden-mask.com.ru/ и запрета использования произведения ООО «САФАРИ» на сайте https://golden-mask.com.ru/. Просил производство по делу в указанной части прекратить.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Отказ истца от иска не противоречит закону, не нарушает права других лиц и судом принимается.

Согласно, подпункту 4 пункта 1 статьи 150 АПК РФ, арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ и правоприменительного подхода отраженного в пункте 26 Постановления Президиума ВС РФ от 21.01.2016 № 1, учитывая, что ответчик прекратил использование Спорного товарного знака после предъявления настоящего иска в суд и его принятие судом к производству, судебные расходы истца по оплате государственной пошлины в сумме 29 000 ? (п/п от 15.11.2022) подлежат отнесению на ответчика.

Судебный акт выполнен в форме электронного документа, поэтому в соответствии с частью 1 статьи 177 АПК РФ, он направляется лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в сети интернет в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

 

Руководствуясь статьями 110, 112, 150, 151, 167, 171 и 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Мурманской области 

 

решил:

принять отказ от иска в части.

Производство по делу в части запрета незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком № 782273 в отношении товаров и услуг, для которых данный товарный знак зарегистрирован на сайте https://golden-mask.com.ru/ и запрета использования произведения ООО «САФАРИ» на сайте https://golden-mask.com.ru/, прекратить.

Иск удовлетворить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу ООО «Сафари» компенсацию в сумме 700 000 рублей, а также судебные расходы в сумме 29 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в месячный срок со дня принятия.

 

Судья                                                                                                                                                                А.Е.Тарасов