ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-11831/2016

20 мая 2019 года

г. Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть постановления объявлена     13 мая 2019 года

Постановление изготовлено в полном объеме  20 мая 2019 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Горбачевой О.В.

судей  Будылевой М.В., Згурской М.Л.

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем судебного заседания Климцовой Н.А.

при участии:  

от истца (заявителя): не явился, извещен

от ответчика (должника): Федотов А.А. – доверенность от 28.03.2018   Гуляков Д.М. – доверенность от 16.01.2017

от 3-го лица: 1) не явился, извещен   2) Трещина Е.С. – доверенность от 24.12.2018

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационный номер  13АП-6028/2017, 13АП-6031/2017)  Фирма Electro-Termit GmbH & Co KG, ООО "ГТ-АТС" на решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.01.2017 по делу № А56-11831/2016 (судья Баженова Ю.С.), принятое

по иску ЗАО "СНАГА"

к ООО "ГТ-АТС"

3-е лицо: Фирма Electro-Termit GmbH & Co KG, ОАО "РЖД"

о взыскании убытков

установил:

Закрытое акционерное общество "СНАГА" (адрес: 119991, Москва, пер. Б. Знаменский, д.2, стр.7, ОГРН: 1027700007873; далее - Истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ГТ-Алюминотермитная сварка" (адрес: 196602, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Радищева, д.19, ОГРН: 1109847037255; далее - Ответчик) о взыскании 5 286 441 руб. 48 коп. убытков (с учетом уменьшения размера исковых требований, принятого судом на основании ст. 49 АПК РФ).

Определениями суда от 29.02.2016 и 08.06.2016 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (далее - Третье лицо 1) и Фирма Electro-Termit GmbH & Co KG (далее - Третье лицо 2).

Решением суда первой инстанции от 30.01.2017 требования Истца удовлетворены.

В апелляционных жалобах Ответчик и третье лицо, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права и не соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просят обжалуемое решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт.

Определением суда от 09.06.2017 производство по делу № А56-11831/2016 приостановлено до проведения экспертизы ООО «Патентно-Оценочное Агентство «Инверс».

Постановлением Суда по Интеллектуальным правам от 20.09.2017 определение Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 9.06.2017 отменено, дело направлено на рассмотрение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Определением апелляционного суда от 21.06.2018 по ходатайству Истца производство по  делу  N А56-11831/2016  приостановлено до рассмотрения по существу  и вступления в законную силу  судебного акта Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-226/2018.

Определением апелляционного суда от 19.03.2019 производство по делу А56-11831/2016 возобновлено.

В судебном заседании  представители ответчика и третьего лица ОАО «РЖД» требования по апелляционным жалобам  поддержали, настаивали на их удовлетворении.

Истец, третье лицо Фирма Electro-Termit GmbH & Co KG, уведомленные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения  дела, своих представителей в судебное заседание не направили, что в силу ст. 156 АПК РФ не является процессуальным препятствием для рассмотрения жалоб по существу.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.10.2015 по делу № А56-32291/2013 на ООО "ГТ-Алюминотермитная сварка" возложена обязанность прекратить нарушение исключительных прав ЗАО "СНАГА" на изобретение, защищенное патентом Российской Федерации N 2088390, путем установления запрета ООО "ГТ-Алюминотермитная сварка" на использование данного изобретения; взыскано с ООО "ГТ-Алюминотермитная сварка" в пользу ЗАО "СНАГА" 11 436 873 рубля 45 копеек в возмещение убытков вследствие нарушения исключительных прав, а также 84 184 рубля 37 копеек расходов по оплате государственной пошлины; на ООО "ГТ-Алюминотермитная сварка" возложена обязанность опубликовать за свой счет решение суда по настоящему делу в полном объеме на портале ФГБУ ФИПС в официальном бюллетене Роспатента "Изобретения. Полезные модели" http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content ru/ru/ofic pub/ofic bul/iz pm. 

Постановлениями Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2016 и Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2016 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.10.2015 по делу № А56-32291/2013 оставлено без изменения. 

Указанными судебными актами по делу № А56-32291/2013 установлено, что на имя Айсекс Трейдинг Ко ЛТД (Кипр) выдан патент Российской Федерации N 2088390 на изобретение: "Способ алюмотермической сварки рельсов", с приоритетом изобретения 03.12.1996. Право использования изобретения предоставлено обществу "СНАГА" на основании договора неисключительной лицензии, регистрационный номер договора - 19319 04 от 18.06.2004. 

ЗАО «СНАГА» выполняет работы в области алюминотермитной сварки на железных дорогах – Филиалах Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на основании Заключения о соответствии технологии алюминотермитной сварки рельсов ЗАО «СНАГА» действующим нормативным  документам ОАО «РЖД» для допуска на сеть железных дорог, утвержденного ОАО «ВНИИЖТ» 02.04.2009.

Ссылаясь на обстоятельства, установленные судебными актами по делу № А56- 32291/2013 и на выполнение Ответчиком в 2013 – 2015 годах работ по алюминотермитной сварки рельсов на различных направлениях железной дороги с использованием изобретения, охраняемого патентом № 2088390, Истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

Суд первой инстанции, удовлетворяя требования Истца  указал на доказанность факта использования Ответчиком в 2013 - 2015 гг при выполнении работ по сварке рельсов каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте N 2088390 формулы изобретения, правообладателем которого является Истец, и как следствие причинение убытков  в заявленном Истцом размер, с учетом уточнения требований.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных тем же Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается данным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей на дату предполагаемого использования исключительных прав), патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 данной статьи.

В силу подпункта 1 пункта 2 названной статьи изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение, является использованием этого изобретения.

Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 указанной статьи (пункт 3 той же статьи).

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исходя из предмета и оснований настоящего иска, ЗАО "СНАГА" должно доказать принадлежность ему исключительного права на объект интеллектуальной собственности и факт нарушения ответчиком указанного права, а ответчик должен доказать, что такое нарушение отсутствует.

Судом апелляционной инстанции установлено, что Решением Роспатента от 29.12.2017 правовая охрана изобретения по патенту N 2088390, на котором истец основывал свои требования, признана недействительной полностью.

Акционерное общество "СНАГА" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.12.2017 об удовлетворении возражения и признании недействительным патента Российской Федерации N 2088390 на изобретение "Способ алюмотермической сварки рельсов", об обязании Роспатента повторно рассмотреть возражение от 26.07.2016 против выдачи данного патента.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 17.01.2019 по делу N СИП-226/2018 в удовлетворении заявленных требований отказано.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

Согласно пункту 7 статьи 1398 ГК РФ признание патента на изобретение недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение (статья 1387 ГК РФ) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (пункт 1 статьи 1393 ГК РФ).

Поскольку решением Роспатента от 29.12.2017 правовая охрана изобретения по патенту N 2088390, на котором истец основывал свои требования, признана недействительной полностью, у истца отсутствовали какие-либо исключительные права, которые могли быть нарушены указанными в иске действиями ответчика.

Учитывая изложенное, требования Истца о взыскании с Ответчика убытков причиненных неправомерным использованием с использованием изобретения, охраняемого патентом № 2088390, который признан недействительным Решением Роспатента, удовлетворению не подлежат.

Данное обстоятельство не и не могло быть учтено судом первой инстанции, поскольку решение Роспатента от 29.12.2017 в соответствии с которым правовая охрана изобретения по патенту N 2088390, на котором истец основывал свои требования, признана недействительной полностью, принято после рассмотрения спора судом первой инстанции по существу.

Вместе с тем, отсутствие правовой охраны изобретения по патенту N 2088390 исключает возможность защиты прав и законных интересов истца.

Учитывая изложенное решение суда первой инстанции подлежит отмене.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.01.2017 по делу N А56-11831/2016 отменить.

В удовлетворении  иска отказать.

Возвратить  ЗАО «СНАГА» (ОГРН 1027700007873) из федерального бюджета  излишне уплаченную  по платежному поручению № 152 от 16.02.2016 государственную пошлину в сумме 53 377 рублей.

Взыскать с ЗАО «СНАГА» (ОГРН 1027700007873) в пользу  ООО «ГТ-Алюминотермитная  сварка» (ОГРН 1109847037255) расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение дела в апелляционном суде в сумме 3000 рублей.

Взыскать с ЗАО «СНАГА» (ОГРН 1027700007873) в пользу  Фирма Electro-Termit GmbH & Co KG расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение дела в апелляционном суде в сумме 3000 рублей.

Возвратить ЗАО «СНАГА» (ОГРН 1027700007873) с депозитного счета Тринадцатого арбитражного апелляционного суда  денежные средства в сумме 130 000 рублей, уплаченные платежным поручением  № 278 от 04.05.2017.

Возвратить ООО «ГТ-Алюминотермитная  сварка» (ОГРН 1109847037255) с депозитного счета Тринадцатого арбитражного апелляционного суда  денежные средства в сумме 20 000 рублей, уплаченные платежным поручением № 744 от 14.06.2017.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

О.В. Горбачева

 

Судьи

М.В. Будылева

 М.Л. Згурская