ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-5355/2021

Дело № А40-199317/20

г. Москва

26 марта 2021 года

Судья Девятого арбитражного апелляционного суда В.Р. Валиев, 

рассмотрев апелляционную жалобу ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов»

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 22.12.2020 по делу № А40-199317/20, принятое в порядке упрощенного производства судьей Козленковой О.В.,

по исковому заявлению ФГУП «ВИАМ» (ИНН  

<

***>)

к  ООО Научно-производственная фирма «Техполиком» (ИНН  

<

***>)

о взыскании,

без вызова сторон,

У С Т А Н О В И Л:

ФГУП «ВИАМ» (далее также – истец, предприятие) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к ООО НПФ «Техполиком» (далее также – ответчик) о взыскании штрафа в размере 100 000 руб. за нарушение п. 7.3 лицензионного договора от 16.11.2017 № 1258-17-19.

Решением суда от 22.12.2020 исковое заявление оставлено без удовлетворения.

С таким решением суда не согласился истец и обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой. Ссылается, что суд признал лицензионный договор незаключенным при наличии доказательств его исполнения ООО «Техполиком»: отчетов об исполнении ООО «Техполиком» лицензионного договора и оплаты ООО «Техполиком» роялти в соответствии с заключенным лицензионным договором;  условия лицензионного договора, в том числе его предмет, ответчиком не оспаривались, доводы о недействительности договора заявлены по истечении срока исковой давности;  доказательства изготовления и продажи клея ВК-9 после окончания действия договора  ответчиком находятся в материалах дела.

В отзыве на апелляционную жалобу ответчик с доводами апелляционной жалобы не согласился, просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы – отказать.

Дело рассмотрено судом в порядке главы 29 АПК РФ без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам.

Проверив законность и обоснованность решения в соответствии со ст. ст. 266, 268 и 272.1 АПК РФ, Девятый арбитражный апелляционный суд с учетом исследованных доказательств по делу, доводов апелляционной жалобы и отзыва на нее, полагает необходимым оставить обжалуемый судебный акт без изменения, основываясь на следующем.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 16.11.2017 между истцом (лицензиаром) и ответчиком (лицензиатом) заключен лицензионный договор № 1258-17-19.

В соответствии с пунктом 2.1. договора, лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия договора и за вознаграждение, предусмотренное условиями раздела 5 договора, уплачиваемое лицензиатом, неисключительную лицензию на использование секретов производства (ноу-хау), содержащихся в технической документации для производства продукции по лицензии на территории 1 и реализации ее на территории 2.

В соответствии с пунктом 1.1. договора «продукция по лицензии» - клеи марок ВК-36 и его модификации, ВКР-16-1М. ВК-11. ВКР-24. ВК-27. ВК-9, ВКВ-9, ВК-45, ВК-50, ВКР-16, ВКР-7, Кр-6-18, Кр-5-18, Кр-5-18р, ВКП-2. ВКВ-27, грунт ЭП-0234.

В соответствии с пунктом 1.3. договора «техническая документация» - нормативно-технологическая документация - ПИ 1.2А. 145-99 «Приготовление, испытание и применение клея ВК-27» (включая приложение А к изменению № 6), ПИ 1.2А.526-99 «Приготовление и испытание эпоксидного клея ВК-9» (включая приложение А к изменению № 2), ПИ 1.2А.544-2000 «Приготовление, испытание и применение вспенивающегося клея ВКВ-9» (включая приложение А к изменению № 1), ПИ 1.2.031-2004 «Характеристика и применение резиновых клеев» (включая приложение А к изменению № 1), ПИ 1.2.592-2002 «Приготовление и применение клея ВКР-24» (включая приложение А к изменению № 1), ПИ 1.2.427-2002 «Приготовление, испытание и применение клеев ВКП-2 и ВКП-2А» (включая приложение А к изменению № 1), ПИ 1.2А.545-2000 «Приготовление, испытание и применение вспенивающегося клея ВКВ-27 холодного отверждения» (включая приложение А к изменению № 2), содержащая секреты производства (ноу-хау), а также ПИ 1.2А.390-88 «Приготовление и применение клея ВК-45», ПИ 1.2А.407-88 «Приклеивание декоративно-облицовочных материалов» необходимые для производства продукции по лицензии.

В соответствии с пунктами 1.7., 1.8. договора – «территория 1» - территория ООО НПФ «Техполиком», на которой лицензиату предоставляется право производить продукцию по лицензии; «территория 2» - территория Российской Федерации, на которой лицензиату предоставляется право реализовывать продукцию по лицензии.

В обоснование исковых требований истец ссылается, что предоставил ответчику на срок два года (с 16.11.2017 по 17.11.2019) неисключительную лицензию на использование секретов производства (ноу-хау), содержащихся в технической документации для производства продукции по лицензии на территории 1 и реализации ее на территории 2.

Согласно пункту 7.3. договора в случае использования лицензиатом секрета производства (ноу-хау), содержащегося в технической документации способом, не предусмотренным договором, либо по прекращении действия договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных договором, лицензиат обязуется выплатить лицензиару штраф в размере 100 % суммы роялти текущего периода или штраф в размере 100 000 руб. (по выбору лицензиара), а также возместить причиненные убытки.

Истец считает, что после окончания срока действия договора и в нарушение его условий, ответчик занимается производством клея марки ВК-9, о чем свидетельствует информация, размещенная на официальном сайте информационной системы в сфере закупок в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», а именно - заявки на участие в торгах, организаторами которых являются ПАО «Салют», а также ПАО «Казанский вертолетный завод».

В связи с указанными обстоятельствами, истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции правомерно руководствовался следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пенями) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Суд отметил, что какие именно сведения, составляющие секрет производства (ноу-хау), и в каком объеме, по мнению истца, были использованы ответчиком при производстве клея ВК-9 после прекращения лицензионного договора, истец в исковом заявлении не указал.

Из условий лицензионного договора следует, что ответчик приобретает неисключительную лицензию на использование секретов производства (ноу-хау), содержащихся в нормативно-технологической документации лицензиара.

Согласно пункту 1.3. договора под нормативно-технологической документацией подразумевается некий секрет производства (ноу-хау), содержащийся в т.ч. в «ПИ 1.2.А.526-99 «Приготовление и испытание эпоксидного клея ВК-9», включая приложение А к изменению №2.

Согласно пункту 1.2. договора, во взаимосвязи с пунктом 1.4. договора, секретом производства (ноу-хау) являются опыт, знания, сведения, необходимые для изготовления продукции, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых Лицензиаром введен режим коммерческой тайны. 

Порядок передачи лицензиаром лицензиату результатов интеллектуальной деятельности в виде секрета производства (ноу-хау) установлен пунктом 3.1. договора и сопровождается актом сдачи-приемки технической документации (пункт 3.2. договора).

Исходя из положений ст.1465 ГК РФ, секрет производства (ноу-хау) – это результат интеллектуальной деятельности, имеющий действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

Секрет производства (ноу-хау), как следует из толкования главы 69 ГК РФ, это имеющий автора результат интеллектуальной деятельности, исключительное право на который может быть использовано правообладателем.

Суд установил, что после прекращения лицензионного договора ответчику стало известно, что Государственным комитетом СССР по делам изобретений и открытий 05.06.1964 была получена заявка №0958725 от Предприятия ПЯ-2572 (оно же НПО «Энергия») в отношении изобретения Клея ВК-9. 

Описание изобретения, включая способы изготовления и рецептуру Клея ВК-9 нашли свое отражение в описании изобретения к авторскому свидетельству SU 590976 А (опубликовано: 23.06.1983, авторы: ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6). 

Данная информация размещена в свободном доступе в сети Интернет (https://patents.su/) и в разделе «Открытые реестры» - «Реестры изобретений» на официальном сайте Федерального института промышленной собственности: https://www1.fips.ru.

В связи с чем, суд пришел к верному выводу, что истец ввел режим коммерческой тайны в отношении изобретения «Клей ВК-9», известного третьим лицам и находящегося в свободном доступе.

Пункт 6 статьи 3 Федерального закона «О коммерческой тайне» устанавливает, что информация, составляющая секрет производства, должна быть зафиксирована на материальном носителе.

Как установлено судом, в лицензионном договоре отсутствует описание материального носителя, на котором зафиксирована информация, составляющая секрет производства (ноу-хау), и не указан, способ и форма передачи секрета производства (ноу-хау) от лицензиара к лицензиату.

Условия лицензионного договора не содержат указаний на то, какие именно сведения, полученные истца после подписания лицензионного договора, составляют секрет производства (ноу-хау).

Суд отметил, то из буквального толкования условий лицензионного договора не представляется возможным конкретизировать предмет договора. Технической документации к лицензионному договору, позволяющей определить содержание и объем секрета производства (ноу-хау), лицензиаром в материалы дела предоставлено не было, какие сведения и на каком основании лицензиар считает секретом производства (ноу-хау), истец не указал.

Учитывая, что объем и характер информации, входящих в «ПИ 1.2.А.526-99 «Приготовление и испытание эпоксидного клея ВК-9», включая приложение А к изменению №2, и подлежащих передаче ответчику, лицензионным договором не установлен, а также тот факт, что документального подтверждения передачи результатов интеллектуальной деятельности, составляющих секрет производства (ноу-хау), правообладателем которого является истец, в порядке, предусмотренном пунктом 4.5. договора, в материалы дела не представлено, суд указал, что материалами дела не подтверждается достижение сторонами договора соглашения по существенному условию о его предмете, что влечет признание такого договора незаключенным.

В силу пункта 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств» при рассмотрении дела о взыскании по договору суд должен оценить договор на предмет заключенности независимо от наличия возражений или встречного иска.

В пп. 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ указано, что лицензионный договор должен предусматривать предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство).

Согласно п. 2 ст. 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 – 419 ГК РФ) и о договоре (статьи 420 – 453 ГК РФ), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В данном случае, лицензионный договор не позволяет конкретизировать предмет договора как результат интеллектуальной деятельности, не содержит указания на автора секрета производства (ноу-хау) и/или правообладателя.

Довод истца о том, что ответчиком пропущен срок исковой давности по требованию о признании договора недействительной сделкой, суд первой инстанции правомерно отклонил, поскольку основан на неверном толковании норм права. Ответчик в рамках настоящего дела не заявляет о недействительности сделки, а заявил о том, что спорный договор является незаключенным.

Как следует из п. 3 ст. 1228 ГК РФ исключительное право результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

Истец обосновывает свои исковые требования ссылаясь на пп.12 п.1 ст.1225 ГК РФ, п.1 ст.1229 ГК РФ, ст.1233 ГК РФ, то есть таким образом, как если бы он был правообладателем клея ВК-9.

Согласно пункту 43 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях и Инструкции о вознаграждении за открытия, изобретения и рационализаторские предложения, утв. Постановления Совмина СССР от 24.04.1959 № 435, если изобретение разработано автором или группой авторов на предприятии, в научно - исследовательском институте, проектно-конструкторской или иной организации, в порядке выполнения служебного задания, то авторское свидетельство выдается на имя действительного автора или группы авторов изобретения с указанием в свидетельстве предприятия (организации), на котором изобретение разрабатывалось.

Суд указал, что представленное ответчиком авторское свидетельство на изобретение клей ВК-9 (SU 590976 А) не содержит указание на истца, как на предприятие (организацию), на котором изобретение разрабатывалось (из данного свидетельства не следует, что истец является разработчиком). 

Таким образом, ссылка на письмо исх.№И-20-13260 от 05.08.2020, представленное истцом в материалы дела в качестве доказательства наличия исключительного права истца в отношении клея ВК-9 и в котором истец информирует ПАО «Салют», о том, что истец якобы является разработчиком Клея ВК-9, судом обоснованно не принят.

Кроме того, в письме исх.№И-20-13260 от 05.08.2020 не упоминается, кто именно является правообладателем клея ВК-9.

В силу п.1 ст.1233 ГК РФ только правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Согласно п.6 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях и Инструкции о вознаграждении за открытия, изобретения и рационализаторские предложения, утв. Постановления Совмина СССР от 24.04.1959 № 435 право использования изобретений, на которые выданы авторские свидетельства, принадлежит государству (срок действия не установлен). 

Учитывая вышеизложенное, а также принимая во внимание отсутствие в материалах дела доказательств передачи государством исключительного права истцу в отношении клея ВК-9, суд пришел к верному выводу, что истец не обладал и не обладает исключительным правом в отношении клея ВК-9, то есть не являлся и не является правообладателем в отношении изобретения Клей ВК-9 (п.1 ст.1229 ГК РФ), следовательно, не вправе распоряжаться исключительным правом в отношении него.

Иных доказательств существования некого секрета производства (ноу-хау) клея ВК-9 и факт принадлежности истцу исключительных прав в отношении Клея ВК-9 в материалы дела не представлено. 

Данный вывод также подтверждается приказом истца от 09.06.2020 №178а, представленным им в материалы дела, из текста которого (п.4) следует, что после издания данного приказа некий секрет производства (ноу-хау) клея ВК-9 должен быть поставлены на бухгалтерский учет в качестве нематериального актива, из чего можно сделать вывод о том, что до момента издания данного приказа такого нематериального актива как секрет производства (ноу-хау) клея ВК-9 на балансе истца не было.

Доказательства введения режима коммерческой тайны в отношении ноу – хау, содержащегося в «ПИ 1.2.А.526-99 «Приготовление и испытание эпоксидного клея ВК-9», в материалах дела также отсутствуют. 

Обоснование позиции истца со ссылкой на нарушение пункта 7.3. договора является ошибочной, т.к. гражданско-правовая ответственность установлена данным пунктом за использование секрета производства (ноу-хау) после прекращения лицензионного договора, а не за изготовление клея.

Доводы истца в части производства ответчиком клея ВК-9 по истечении срока действия лицензионного договора со ссылкой на заявки на участие в торгах, организаторами которых являются ПАО «Салют» и ПАО «Казанский вертолетный завод» суд первой инстанции правомерно отклонил как необоснованные, поскольку доказательств использования секрета производства (ноу-хау), содержащегося в «ПИ 1.2.А.526-99 «Приготовление и испытание эпоксидного клея ВК-9» (включая приложение А к изменению №2) ответчиком и невозможности изготовления клея ВК-9 в его отсутствие, в материалы дела не представлено.

Кроме того, ответчиком в материалы дела представлены документы, которыми он руководствуется при производстве клея ВК-9:

- ответчиком по договорам на информационное обслуживание №630/56-15-15 от 13.01.2015, № 431/16-16-16 от 12.01.2016, № 011/106-17-17 от 13.12.2017, №084/59-18-20 от 20.03.2018 приобретены технические условия 1-595-14-842-2009 и изменения с ним, содержащие технические требования, требования безопасности, требования охраны окружающей среды и правила приемки, методы испытаний, требования к транспортировке и хранению, гарантии изготовителя. Данные технические условия не содержат в себе каких-либо секретов производства (ноу-хау) и используются без каких-либо ограничений; в отношении данной информации не действует режим коммерческой тайны (технические условия представляют собой документ технического характера, не содержат в себе новых знаний, не пользуются авторско-правовой охраной как произведение науки и носят общедоступный характер;

- в рамках договора о совместной деятельности от 11.09.1991 (действует до настоящего времени)– ответчиком были получены производственные инструкции 1.2.178-81 (тираж по 2000 экз.) и 1.2.397-88 (тираж по 1500 экз.), которые также, как и книга ФИО1 «Синтетические клеи» (в том числе Изд-во «Химия», 1976), содержат всю необходимую информацию по изготовлению и использованию клея ВК-9 (данная книга находится в свободном доступе в сети Интернет). 

Учитывая вышеизложенное, а также тот факт, что доказательств использования ответчиком при производстве клея ВК-9 сведений, являющихся секретом производства (ноу-хау) истца и правообладателем которых является истец, в материалы дела не представлено, в отсутствии доказательств неправомерного получения ответчиком сведений, составляющих какой-либо секрет производства (ноу-хау) клея ВК-9 и его разглашение или использование какого-либо секрета производства (ноу-хау) клея ВК-9, суд первой интанции пришел к верному выводу, что основания для удовлетворения требований истца у суда отсутствуют.

Доводы апелляционной жалобы о необоснованном отказе в удовлетворении исковых требований предприятия сводятся к переоценке установленных судом обстоятельств дела и подтверждающих данные обстоятельства доказательств, представленных в материалы дела.

Доводы апелляционной жалобы полностью повторяют доводы, изложенные истцом ранее в возражениях на отзыв на исковое заявление и не опровергают выводов суда первой инстанции, не свидетельствуют о неправильном применении и нарушении им норм материального и процессуального права, а, по сути, выражают несогласие истца с указанными выводами, что не может являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Иное толкование истцом положений гражданского законодательства, а также иная оценка обстоятельств настоящего дела не свидетельствуют о неправильном применении судом норм материального права.

Выводы суда первой инстанции соответствуют фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, основаны на правильной системной оценке подлежащих применению норм материального права, отвечают правилам доказывания и оценки доказательств (статья 9, часть 1 статьи 65, статья 69, статья 168, части 1-5 статьи 71 АПК РФ).

Разрешая спор, суд первой инстанции правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом первой инстанции допущено не было.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 4 ст. 229, ст.ст. 266, 268, 269, 271, 2721 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд 

 

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда города Москвы от 22 декабря 2020 года по делу № А40-199317/20 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

 

Судья:                                                                                                           В.Р. Валиев