АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-18877/23

30 октября 2023 г.

г. Ростов-на-Дону

Резолютивная часть решения объявлена   23 октября 2023 г.

Полный текст решения изготовлен            30 октября 2023 г.

Арбитражный суд Ростовской области  в составе судьи Жигало Н. А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

при участии представителя истца ФИО2 по доверенности от 01.12.2022,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску закрытого акционерного общества  «Сильвано фешн» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.07.2005, ИНН: 

<

***>) 

к индивидуальному предпринимателю  ФИО3 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРНИП: 23.08.2019) 

о взыскании компенсации, 

установил:

закрытое акционерное общество  «Сильвано фешн» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю  ФИО3 с требованием о взыскании компенсации  в размере 1000000 рублей (с учетом уточнения исковых требований). 

В судебном заседании представитель истца поддержал уточненные  требования.

В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие ответчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Изучив материалы дела, выслушав представителя истца, суд установил следующее.

Закрытое акционерное общество «Сильвано Фешн» имеет исключительные права на объект интеллектуальной собственности - товарный знак «MILAVITSA» №815898.

Истцом был выявлен факт незаконного использования ответчиком товарного знака «MILAVITSA», выразившееся в предложении к продаже продукции (нижнего белья) с изображением на товарном ярлыке (этикетке), сходным до степени смешения с указанным выше товарным знаком.

09.10.2021 года по адресу: 

<

...> был выявлен и зафиксирован факт использования, путём розничной продажи от имени ИП ФИО3 продукции (нижнего белья) с изображением на товарном ярлыке (этикетке), сходным до степени смешения с указанным выше товарным знаком. Продажа товара подтверждается выданными документами покупателю, а также видеозаписью процесса продажи товара.

По мнению истца, обозначение, которым ответчик реализовал продукцию, является тождественным, сходным до степени смешения с товарным знаком «MILAVITSA», зарегистрированным по свидетельству № 815898, однако, ответчику разрешения на использование данного товарного знака истец не предоставлял, лицензионный договор между сторонами не заключался.

Ввиду того, что разрешение на использование спорного товарного знака предпринимателю не предоставлялось, истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием выплаты компенсации за нарушение исключительного права.

Указанные обстоятельства послужили основанием для предъявления рассматриваемых исковых требований.

Арбитражный суд, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, с учетом их относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности и взаимной связи, считает заявленные требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности), отнесены, в том числе, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, а также коммерческие обозначения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Факт реализации спорного товара подтверждается представленными в материалы дела кассовым чеком от 09.10.2021, а также видеозаписью покупки спорного товара.

Судом установлено, что имеющаяся в материалах дела видеозапись закупки товара подтверждает факт приобретения спорного товара в магазине, в котором осуществляет предпринимательскую деятельность ответчик. Видеозапись процесса покупки фиксируют обстоятельства заключения договора розничной купли-продажи (процесс выбора покупателем приобретаемого товара, оплату товара и выдачу продавцом кассового чека).

Из представленных в материалы дела доказательств усматривается явное сходство товарного знака, принадлежащего истцу, и изображения, которое размещено на товаре, реализованном ответчиком.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Размер компенсации определен истцом в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в сумме 1 000 000 рублей (двукратная стоимость права использования товарного знака №815898 по сублицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака №1 от 11.07.2018, с учетом дополнительного соглашения №1 от 01.03.2019).

Как разъяснено в пункте 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика (если таковые имеются) о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования (например, если ответчик неправомерно использовал произведение путем его воспроизведения, то за основу размера компенсации может быть взята стоимость права за правомерное воспроизведение).

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака.

Определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием происходит, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, что не является снижением размера компенсации.

При этом представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

При этом установление размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, ниже установленных законом пределов (в том числе двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях и при мотивированном заявлении ответчика, с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и правовой позиции, изложенной в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П и 24.07.2020 N 40-П (пункт 31 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2021), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.06.2021).

В качестве обоснования своих требований истцом представлен заключенный с акционерным обществом «Столичная торговая компания «Милавица» (сублицензиат) лицензионный договор №1 от 11.07.2018 о предоставлении права использования товарного знака «MILAVITSA» по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №815898.

Согласно данному лицензионному договору сублицензиат предоставил право закрытому акционерному обществу «Сильвано фешн» на использование товарного знака №815898 любым не противоречащим Российской Федерацией способом, в том числе для осуществления оптовой и розничной торговли, хранения на складах для последующего введения в хозяйственный оборот товара, обозначенного товарным знаком, как на товаре так и на его упаковке, разного рода аксессуарах, во всевозможном оформлении помещений и витрины, стеллажей магазина; нанесение изображения товарного знака при изготовлении рекламы на любые ее носители, в объявлениях на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет".

Определяя размер денежной компенсации, суд оценил условия представленного лицензионного договора, в редакции дополнительного соглашения №1 от 01.03.2019.

В лицензионном договоре в редакции дополнительного соглашения №1 от 01.03.2019 определен размер ежегодного вознаграждения в сумме 200 000 рублей. Соответственно, стоимость ежемесячного вознаграждения за право на использование товарного знака составляет 16 666,66 рублей (200 000 / 12 = 16 666,66 рублей). При этом указанным лицензионным договором предоставлено право на использование товарного знака по свидетельству №815898 в отношении товаров 10, 25 и услуг 35 классов МКТУ (то есть на 3 (три) класса, каждый из которых содержит перечень товаров, отнесенных к этому классу) и 1 класс услуг - 35.

Как установлено судом и следует из материалов дела, спорный товарный знак использовался ответчиком однократно, что выявлено при закупке, и относился одному классу (25 класс).

Истцом избран способ исчисления размера компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака за период три года 100 000 рублей за год пользования + 400 000 рублей за два года пользования = 500 000 рублей Х 2 = 1 000 000 рублей.

Вместе с тем, истцом не представлено доказательств того, что период пользования ответчиком товарным знаком составил 3 года.

09.10.2021 истцом установлен факт использования ответчиком товарного знака (знак обслуживания) №815898.

Доказательств неоднократного нарушения исключительных прав истца на спорный товарный знак истцом в материалы дела не представлено.

В пункте 31 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2021), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2021, указано, что представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм п. 4 ст. 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, то доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Вместе с тем, определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

В рассматриваемом случае, исковые требования подлежат удовлетворению частично не в связи со снижением размера компенсации из-за ее несоразмерности нарушению, а в результате проверки обоснованности представленного истцом расчета.

Таким образом, учитывая, что ответчиком допущено нарушение исключительных прав истца путем реализации товара, на котором имеется изображение, сходное до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком истца по свидетельству №815898, то есть, реализован лишь один из предусмотренных лицензионным договором способов использования товарного знака №815898, характер допущенного ответчиком правонарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины ответчика, отсутствие доказательств, незаконного использования результата интеллектуальной деятельности истца в течение трех лет, суд пришел к выводу о том, что верным является размер компенсации в сумме 33333 рубля 33 копейки (двукратного размера ежемесячной стоимости права использования товарного знака).

В удовлетворении остальной части заявленных требований о взыскании компенсации надлежит отказать.

Аналогичный правоприменительный подход изложен в Определении Верховного Суда РФ от 05.06.2023 N 308-ЭС23-9329 по делу N А53-5050/2022. 

Истцом также заявлено требование о взыскании судебных издержек, состоящих из: расходов на покупку товара в сумме 600 рублей, почтовых расходов в сумме 201 рубль 64 копейки, 200 рублей расходов на получение выписки из ЕГРИП

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении (статья 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" разъяснено, что перечень судебных издержек, предусмотренный указанными кодексами, не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом, административным истцом, заявителем (далее также - истцы) в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления, административного искового заявления, заявления (далее также - иски) в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Указанные расходы понесены истцом в связи с собиранием доказательств и являются необходимыми для реализации права на обращение в суд, ввиду чего суд считает их подлежащим удовлетворению. 

Поскольку исковые требования удовлетворены на 3,33% судебные расходы подлежат удовлетворению пропорционально  удовлетворенным требованиям, в связи с чем с ответчика в пользу истца подлежат расходы на приобретение товара в сумме 19 рублей 98 копеек, почтовые расходы в сумме 6 рублей 71 копейку, расходы на получение выписки из ЕГРИП в сумме  6 рублей 66 копеек.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины распределены в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 21.06.2023 суд приобщил к материалам настоящего дела представленные закрытым акционерным обществом «Сильвано фешн» в качестве вещественных доказательств товар - женский бюстгальтер, на товарном ярлыке которого расположен товарный знак «MILAVITSA» в количестве 1 штука.

В соответствии с правилами статьи 80 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вещественные доказательства, находящиеся в арбитражном суде, после их осмотра и исследования судом возвращаются лицам, от которых они были получены, если они не подлежат передаче другим лицам.

В случае, когда распространение материальных носителей, в которых выражено средство индивидуализации, приводит к нарушению исключительного права на это средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению (пункт 4 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации оговаривает специальные правила распоряжения вещественными доказательствами, которые согласно федеральному закону не могут находиться во владении отдельных лиц (часть 3 статьи 80).

К таким доказательствам может относиться, например, имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте; к таким же доказательствам в силу статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации относится контрафактная продукция. (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2015 N С01-227/2015 по делу N А43-9904/2013).

Поскольку судом установлено, что товар, приобретенный у ответчика, является контрафактным – женский бюстгальтер «MILAVITSA»   - 1 шт. подлежит уничтожить по вступлении в силу решения суда. 

Руководствуясь статьями 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с индивидуального предпринимателя  ФИО3 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРНИП: 23.08.2019) в пользу  закрытого акционерного общества  «Сильвано фешн» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.07.2005, ИНН: 

<

***>) 33333 рубля 33 копейки компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству №815898, 765 рублей 90 копеек судебных расходов по уплате государственной пошлины, 19 рублей 98 копеек судебных расходов на приобретение товара, 6 рублей 71 копейку почтовых расходов, 6 рублей 66 копеек расходов на получение выписки из ЕГРИП.

Отказать в удовлетворении остальной части исковых требований.

Взыскать с закрытого акционерного общества  «Сильвано Фешн» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.07.2005, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 16000 рублей государственной пошлины.

Уничтожить вещественное доказательство контрафактный товар женский бюстгальтер «MILAVITSA»   - 1 шт.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

СудьяЖигало Н. А.