АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-8882/2023

г. Ярославль

20 июля 2024 года

Резолютивная часть решения принята 11.07.2024 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Тепениной Ю.М. 

при ведении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания Куликовой А.В.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление  

общества с ограниченной ответственностью "Мастерфайбр" 

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью "Верхневолжская производственная сеть" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, управления строительства Администрации городского округа город Рыбинск (ИНН 

<

***>) 

о взыскании 1 392 144 руб.

при участии

от истца – ФИО1 (представитель по доверенности № 14 от 15.04.2024, диплом),

от ответчика – ФИО2 (представитель по доверенности от 20.06.2023 № 1, диплом), 

от третьего лица – не явились,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Мастерфайбр" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением, уточненным в порядке  статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "Верхневолжская производственная сеть" о взыскании 1 392 144 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака "Мастерфайбр".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск

Судебное заседание проведено с использованием системы веб-конференции.

Представитель истца требования с учётом уточнения поддержал, доводы ответчика отклонил, как несостоятельные.

Ответчик исковые требования не признал по доводам, приведенным в письменном отзыве и дополнениях.

В судебном заседании, состоявшемся 11.07.2024, объявлялся перерыв, после которого рассмотрение спора продолжено.

Дело рассмотрено в отсутствие представителя третьего лица, извещенного о судебном процессе надлежащим образом.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела (в том числе, представленные в электронном виде), суд установил следующее.

Обращаясь в суд с настоящим иском, истец указал, что является обладателем исключительного права на словесный товарный знак "Мастерфайбр", что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 296527, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 07 октября 2005 г. с приоритетом от 07 апреля 2004 г. Словесный товарный знак "Мастерфайбр" зарегистрирован, в том числе в отношении покрытий для детских площадок (класс 00 ).

Истцу стало известно из свободных источников о факте заключения между Управлением строительства Администрации городского округа город Рыбинск (муниципальный заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Верхневолжская производственная сеть" (подрядчик) по результатам электронного аукциона (протокол № 0171200001920001735 от 09.10.2020 года), муниципального контракта по выполнению комплекса работ по организации строительства объекта капитального строительства: "Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа со спортивным ядром и универсальной площадкой 152919, 

<

...>" в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).

В официальных источниках размещены документы, по которым ответчик сдал выполненные работы и получил оплату за выполненные работы. 

В КС-2 за №14 от 17.05.2021 года в строке 22, ответчиком указано устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм эпоксидно –фурановых (прим покрытие Мастерфайбр-Спорт).

Согласно позиции истца, указание в акте о приемке выполненных работ (КС-2) №14 от17.05.2021г., на товарный знак "Мастерфайбр" в отношении использованного покрытия "Мастерфайбр Спорт" толщиной 0,5мм, является размещением товарного знака на документации, связанной с введением выполненных ответчиком работ в гражданский оборот и свидетельствует о нарушении исключительного права ООО "Мастерфайбр" на словесный товарный знак "Мастерфайбр".

В данном случае, по мнению истца, допущенному ответчиком нарушению исключительного права на товарный знак соразмерно взыскание компенсации в двукратном размере стоимости товаров, указанных в актах приемки выполненных работ, а именно в КС-2 №14 от 17.05.2021 года.

В виду не урегулирования спора с ответчиком истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Ответчик исковые требования не признал по доводам, приведенным в отзыве и дополнениях к нему.

Согласно позиции данного участника процесса, истцом не доказан факт нарушения ответчиком исключительных прав по использованию товарного знака "Мастерфайбр". При выполнении работ использовалось эквивалентное покрытие, покрытию "Мастерфайб-Спорт", само его использование было обусловлено расчетом сметы, которая проверялась государственной экспертизой, на основании которой формировался акт выполненных работ по форме КС-2. Наименование, указанное изначально при составлении сметы, не могло быть изменено по причине согласованности между сторонами контракта. Истцом в материалы дела предоставлены подписанные КС-2 № 14 от 17.05.2021г и КС-3 от 17.05.2021г. в качестве доказательств, подтверждающих использование товарного знака. Данные документы подтверждают выполнение работ, но не использование материала, под товарным знаком "Мастерфайбр" или использование такой технологии, которая подразумевается при использовании товарного знака "Мастерфайбр". Само по себе использование наименования "Мастерфайбр" в закрывающей работы документации не может являться нарушением. При этом ответчиком выполнены все необходимые действия для согласования смены покрытия.

Дополнительно ответчик отметил, что размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков, в связи с чем просил снизить заявленную истцом к возмещению сумму.

От истца поступили мотивированные возражения по доводам отзыва.

Подробно позиция сторон спора изложена в исковом заявлении, отзыве, дополнительных пояснениях и возражениях, а также в судебных заседаниях.

Оценив позицию сторон спора, представленные (в том числе, в электронном виде) доказательства, суд исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. При определении размера компенсации учитываются вышеуказанные обстоятельства.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В данном случае в материалах дела имеются все необходимых доказательств, позволяющие сделать вывод о наличии факта введения ответчиком в гражданский оборот контрафактного товара (использование в ходе выполнения работ).

Как разъяснено в пункте 156 Постановления N 10, способы использования товарного знака, входящие в состав исключительного права в силу положений пунктов 1 и 2 статьи 1484 ГК РФ, не ограничиваются лишь изготовлением товаров с размещением на них этого товарного знака; исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак. Такие действия, как приобретение товара, в котором выражен товарный знак, независимо от цели приобретения, а равно хранение или перевозка такого товара без цели введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, не нарушают исключительное право правообладателя.

Между тем из буквального толкования пункта 2 статьи 1484 ГК РФ явно следует, что перечень способов использования товарного знака не является исчерпывающим, и не ограничивается производством товаров с размещением на них этого товарного знака, предложением их к продаже, продажей, демонстрацией на выставках и ярмарках.

Использование материалов с размещенным на них товарным знаком подрядчиком при выполнении работ по договору подряда иждивением подрядчика означает введение соответствующих товаров в гражданский оборот. Соответствующий вывод следует из системного толкования положений главы 37 ГК РФ и положений статьи 1484 ГК РФ.

В соответствии со статьей 704 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

Таким образом, по общему правилу работы выполняются иждивением подрядчика.

Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (пункт 5 статьи 723 ГК РФ).

Согласно пунктам 1, 2 статьи 745 ГК РФ обязанность по обеспечению строительства материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет подрядчик, если договором строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение строительства в целом или в определенной части осуществляет заказчик. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение строительства, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

Принимая во внимание обстоятельства того, что подрядчик, предоставивший материал для выполнения работ, передает заказчику результат выполнения работ (статьи 702, 740 ГК РФ), передача результата выполненных работ означает передачу и использованных при выполнении работ материалов, стоимость которых подлежит оплате подрядчику наряду со стоимостью выполненных работ (в унифицированных актах формы КС-2 стоимость материалов выделяется отдельными строками), следовательно, использование подрядчиком материалов при исполнении договора подряда является способом введения товара в гражданский оборот.

В силу изложенного при выявлении контрафактности использованных при выполнении работ материалов, правообладатель не лишен возможности предъявить требование о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.

Материалами настоящего дела подтверждена принадлежность истцу прав на спорный товарный знак.

Кроме того, из материалов дела усматривается, что товарный знак истца указан на документации по муниципальному контракту.

Вопреки доводам ответчика, в материалы дела не представлены доказательства в подтверждение согласования третьим лицом замены покрытия с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, на иное. Так как критерии определения улучшенных технических и функциональных характеристик товаров Законом N 44-ФЗ не установлены, заказчик самостоятельно определяет такие критерии и согласовывает с контрагентом их изменение. Только Заказчик может согласовать Подрядчику замену уже предусмотренные контрактом товары. Данного соглашения не предоставлено суду, а также оно не размещено в сети интернет.

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что факт использования ответчиком товарного знака истца доказан.

По настоящему делу истец определил компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в сумме 1 392 144 руб. исходя из двукратного размера стоимости товаров (выполненных работ), указанных в актах приемки выполненных работ.

Ответчик методику выполненного расчета, его математическую правильность не оспорил.

Данным участник процесса заявлено об уменьшении размера компенсации.

Принимая во внимание приведенные обществом с ограниченной ответственностью "Верхневолжская производственная сеть"  в обоснование заявления обстоятельства, позицию истца по спору в данной части, исходя из принципов разумности и соразмерности, учитывая характер допущенного ответчиком нарушения, судом с ответчика в пользу истца взыскано 696 072 руб. компенсации, что соответствует однократному размеру стоимости товаров (выполненных работ), на которых незаконно размещен товарный знак. 

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Доводы, приведенные ответчиком с учётом избранного истцом способа расчета, не свидетельствуют о наличии оснований для дальнейшего снижения компенсации.

Судебные расходы распределены судом с учётом положений статьи 110 АПК РФ и результатов рассмотрения настоящего спора.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (ч.1 ст.177 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "Верхневолжская производственная сеть"  (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Мастерфайбр"  (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) 696 072 руб. компенсации, а также 26 425 руб. в порядке возмещения расходов на уплату государственной пошлины. В остальной части иска отказать.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

Ю.М. Тепенина