АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

664025, 

<

...>, тел. 

<

***>; факс 

<

***>

дополнительное здание суда: 664011, ул. Дзержинского, д. 36А, тел. 

<

***>; факс: 

<

***>

http://www.irkutsk.arbitr.ru

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Иркутск                                                                               Дело № А19-7222/2022

«14» июня 2023 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 06.06.2023. Решение  в полном объеме изготовлено 14.06.2023.

 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Гурьянова О.П., при ведении протокола помощником судьи Сорокиной Е.И., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ФИО1 (г. Иркутск)

к ЧЕРНОВУ ВЯЧЕСЛАВУ МИХАЙЛОВИЧУ (г. Иркутск)

о взыскании 200 000  руб. 00 коп.

при участии в заседании: 

от истца: ФИО2 – представитель по доверенности (паспорт);  

от ответчика: ФИО3 (паспорт);

установил:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ФИО1 обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к ЧЕРНОВУ ВЯЧЕСЛАВУ МИХАЙЛОВИЧУ о взыскании компенсации за использование товарного знака в размере 200 000  руб. 00 коп.

Истец в обоснование заявленных требований истец указал следующее.

15.11.2021 по заявлению ИП ФИО1 нотариусом Иркутского нотариального округа ФИО4 был произведен осмотр в информационно-телекоммуникационной сети Интернет страницы в ходе которого было выявлено, что в отношении домена-уникального имени https://mobinot.ru на сайте регистратора Domains.ru в качестве владельца домена числится ФИО3. Также, согласно ответу от 04.04.2023 г. ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», что администратором доменного имени в период с 17.11.2015 г. по 09.12.2021  являлся ответчик, также на сайте был размещена информация с логотипом истца.

Согласно свидетельству на товарный знак № 831605 правообладателем товарного знака «mobinot» является ФИО1.

Истец считает, что при использовании в доменном имени «mobinot.ni», а также размещение на странице сайта https:// mobinot.m изображения принадлежащих истцу товарных знаков, возникает вероятность смешения данного обозначения и товарных таков истца. Действия ответчика по использованию в доменном имени mobinoi.ru товарных знаков истца, подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции, поскольку создают препятствия компании в размещении информации о ней и ее товарах с использованием данных товарных знаков в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

14.01.2022 истцом в адрес ответчика посредством Почты России была направлена претензия с требованием о выплате компенсации в размере 200 000 руб., которая до настоящего момента не была удовлетворена.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Ответчик в судебном заседании с требованиями истца не согласился по основаниям указанным в отзыве на иск и дополнениях к нему, указав следующее.

Доменное имя Mobinot.ru было изготовлено и зарегистрировано ФИО3 в 2012 по устной договоренности с истцом, то есть до того, как истец подал заявку на регистрацию товарного знака с таким же названием. Так как в дальнейшем оговаривалась помощь по сопровождению сайта, доменное имя было зарегистрировано на профиль ответчика и сайт был размещен на хостинге «Timeweb» с оговоркой, что ежегодное продление аренды хостинга и регистрации доменного имени оплачивает «Истец», так как в дальнейшем, ответчик не планировал использовать данное доменное имя в своих интересах и целях. Все логины и пароли для доступа в административную зону сайта для его управления Истцу были переданы после окончательного расчета за изготовление сайта. Данный факт истцом не оспорен. 06.06.2017 управление доменным именем Mobinot.ni, по письменной просьбе истца, было ему передано на указанный истцом аккаунт Mobinot@yandex.ra 

Ответчик указал, что с момента регистрации товарного знака с таким же названием как и доменное имя, администратором которого на тот момент был ответчик, вплоть до передачи прав администратора ответчиком истцу, владелец товарного знака не обращался в суд или к регистратору доменных имен Рег.ру с требованием прекратить использование зарегистрированного товарного знака в доменном имени Mobinot.ru. Права администратора на указанное доменное имя были переданы ответчиком истцу через генеральную доверенность, удостоверенную нотариально в ноябре 2021 года, на согласованных и устраивающих обе стороны условиях.

Ответчик также обратил внимание, что истец устно подтвердил, что доменное имя Mobinot.ru приводило на сайт https://mobinot.ru владельцем которого он является и на котором истец размещал всю необходимую для ведения его бизнеса информацию. Данный факт, по мнению ответчика, подтверждается скриншотами главной страницы сайта на 16.05.2021; 17.10.2021; 04.12.2021 представленные мной в предыдущем отзыве. Таким образом, ответчик, являвшийся на тот момент администратором доменного имени Mobinot.ru, в период 07.05.2021 по 09.12.2021 не создавал никаких препятствий в доступе к сайту https://mobinot.ru через доменное имя Mobinot.ru. Данное доменное имя, с момента регистрации и до передачи прав администратора домена, использовалось исключительно в интересах истца, как владельца сайта и в дальнейшем, как владельца зарегистрированного товарного знака.

Ответчик считает требования истца, о взыскании компенсации за использование товарного знака в размере 200 000 руб. необоснованными,  так как полагает, что все предъявленные и обоснованные претензии были урегулированы в результате досудебного разбирательства, о чем свидетельствует выписанная нотариальная доверенность на смену администратора доменного имени Mofainot.ru истцу и расписка в получении денежной компенсации ответчиком, а  утверждение истца о том, что он не имел доступа к управлению доменным именем в указанный им период является безосновательным, так как в выписке регистратора доменных имен видно, что домен перемещался на разные хостинги.; просил в удовлетворении требований отказать в полном объеме.

В судебном заседании объявлялись перерывы до 17.05.2023 до 11-45 часов, 24.05.2023 до 12-00 часов, 31.05.2023 до 11-50 часов и 06.06.2023 до 12-00 часов. По окончании перерыва  судебное заседание продолжено в том же составе суда, при участии тех же представителей сторон.

Оценив представленные доказательства каждое в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности в соответствии с требованиями ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу положений статьи 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется в том числе путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Исходя из указанных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации  в  связи  нарушением исключительных прав на товарный знак доказыванию подлежат факт принадлежности истцу указанных прав и наличие в действиях администратора по приобретению права на доменное имя акта недобросовестной конкуренции.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Указанный  подход  установлен  Суда по интеллектуальным  от  правам в Постановлении от31.03.2022 года  по  делу А40-37888/2021. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, истец является правообладателем исключительного права на товарный знак «mobinot», по  свидетельству  № 831605.  

Ответчик,  в период с 17.11.2015 г. по 09.12.2021  являлся  администратором  доменного   имени «mobinot.ni»,   сходного до степени смешения с товарным знаком истца.  

Полагая свои исключительные права на товарный знак нарушенными путем регистрации и использования указанного доменного имени, истец обратился в суд  с  требованием  о  взыскании  с  него  компенсации   в  размере 200 000 руб. 

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.

Таким образом, само по себе использование доменного имени может быть признано нарушением исключительного права на товарный знак в случае, если он зарегистрирован в качестве общеизвестного товарного знака либо судом установлено, что действия администратора по приобретению права на доменное имя являются актом недобросовестной конкуренции.

В рассматриваемом случае защищаемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 831605  не является общеизвестным.

Исходя из изложенного, для удовлетворения заявленного искового требования, направленного на защиту исключительного права на товарный знак, необходимо установить, что действия ответчика по приобретению права на доменное имя являются актом недобросовестной конкуренции.

Статьей 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности установлен общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Как разъяснено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны.

По общему правилу (пункт 5 статьи 10 ГК РФ) добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Согласно пункту 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

В силу пункта 1 статьи 5 ГК РФ обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

Учитывая данное обстоятельство, а также то, что участниками споров, касающихся использования обозначений в информационных ресурсах (сайтах), являются в том числе лица, не участвующие в предпринимательской деятельности, злоупотребление правом на регистрацию и использование доменного имени (администрированию, делегированию и другим действиям), тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком или иным средством индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, может быть допущено (а равно акт недобросовестной конкуренции осуществлен) лицом, не являющимся непосредственным конкурентом на товарном рынке.

По спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи 10.bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и других действий) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее - Политика ICANN), в том числе в ее параграфах 4 (a), 4 (b) и 4 (c).

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 N 5560/08. В данном постановлении Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации разъяснил, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев:

доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;

у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;

доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

При этом действия администратора доменного имени признаются актом недобросовестной конкуренции при условии соответствия всем трем критериям одновременно.

Как  следует из  пояснений сторон,  в 2012 году  ответчиком, по  устному  соглашению с  истцом, был  разработан сайт с  наименованием  «mobinot».  

При этом  наименование сайта    «mobinot»  было  предложено  истцом. 

Согласно ответу от 04.04.2023 г. ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» - администратором доменного имени в период с 17.11.2015 г. по 09.12.2021  являлся ответчик, также на сайте был размещена информация с логотипом истца.

В  течение этого  периода  истец  размещал  на  сайте  всю   необходимую  для  ведения своей  предпринимательской  деятельности  информацию. Доказательств  того,  что  ответчик   каким-либо   образом препятствовал  истцу или   самостоятельно размещал  на  спорном  сайте  иную   информацию  в  материалы  дела  не  представлено. 

  Согласно свидетельству на товарный знак № 831605 (приоритет товарного знака 07.05.2021 года)  правообладателем товарного знака «mobinot» является ФИО1.

02.12.2021 года  истец  приобрела  у ответчика права на  спорный  сайт на  50 000  руб. После указанной  даты  (09.12.2021) администратором доменного имени является истец. 

 

Исходя из указанных  обстоятельств,  суд  приходит  к выводу, что доменное имя  не является объектом исключительных прав.

Между тем,  регистрация доменного имени еще до возникновения исключительных прав на средства индивидуализации может свидетельствовать об отсутствии у владельца доменного имени намерений воспользоваться чужими интеллектуальными правами, деловой репутацией.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2021 по делу N С01-1060/2021, от 26.02.2021 N С01-20/2021, от 04.02.2015 N С01-1418/2014.

Кроме того, суд полагает важным отметить, что с учетом положений статьи 10 ГК РФ установление факта недобросовестности поведения ответчика должно носить явный, мотивированный характер, основываться на конкретных доказательствах и обстоятельствах дела.

Вместе с тем, истец не привел ни одного доказательства того, что у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени, а также что доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно в том числе, что ответчик осуществил в отношении истца акт недобросовестной конкуренции. 

Помимо прочего для признания нарушения прав истец должен доказать, что ответчик занимается аналогичной предпринимательской деятельностью с использованием спорного доменного имени. 

Между тем,  таких  доказательств представлено  не было. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что ответчик не вводит в заблуждение пользователей сайта относительно владельца сайта, не осуществляет деятельность аналогичную деятельности истца, а также, что истцом в нарушении статьи 65 АПК РФ не предоставлены доказательства того, что ответчик осуществляет экономическую деятельность, аналогичную деятельности, которую осуществляет истец. 

При этом,  истец считает единственным нарушением  регистрацию ответчиком доменного имени «mobinot»  на себя. 

Как  установлено  судом.   регистрация  спорного  доменного  имени  была  произведена   им   по  предложению  истца,  задолго  до  регистрации  товарного знака «mobinot»   и  в  течение  всего  этого  периода  истец  не  предъявлял  каких-либо  претензий   к  ответчику.  

С  требованием  о  перерегистрации   доменного имени  на  себя  истец  обратился  к  ответчику  лишь в  мае 2021 года и в декабре  2021 года   приобрела права   на  доменное имя. 

 Таким  образом,  суд  приходит к  выводу, что  спор   между сторонами возник  не  в связи с  нарушением,  как  полагает  истец,  его прав  на  товарный  знак, а  в связи с  отказом  ответчика безвозмездно  произвести  передачу прав  на  доменное  имя, поэтому  надлежащим  способом  защиты  нарушенного права  могли быть  требования о  лишении ответчика права администрирования  спорным доменным  именем. 

При указанных обстоятельствах суд  приходит к  выводу, что  требования  удовлетворению  не  подлежат. 

           Руководствуясь статьями 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

 

Р Е Ш И Л

В удовлетворении исковых требований - отказать.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия.

 

Судья                                                                                             О. П. Гурьянов