ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н ИЕ

Дело № А40-93920/23-15-757

13 июня 2024 г.

г. Москва

 

Резолютивная часть объявлена: 20 мая 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено: 13 июня 2024 года

Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Байкуловым О.Р.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к ответчикам: 1. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДОЛЬФ БУХЕР" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),

2. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТЕКУС" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании компенсации

и приложенные к исковому заявлению документы,

при участии представителей сторон: 

от истца – ФИО2 по дов. б/н от 11.09.2023 г., диплом

от ответчика 1 – ФИО3 ген. дир. выписка из ЕГРЮЛ

от ответчика 2 – ФИО3 ген. дир. выписка из ЕГРЮЛ. 

 

УСТАНОВИЛ:

ИП ФИО1 (далее – истец) обратился в суд с иском к ООО "АДОЛЬФ БУХЕР"  и ООО "МАТЕКУС"  (далее – ответчики) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству № 435607 в размере 5 000 000 руб., а именно по 2 500 000 руб. с каждого из ответчиков.

Истец требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчиков против удовлетворения требований возражал.

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив по правилам ст. 71 АПК РФ, имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению, исходя из следующего.

Мотивируя заявленные требования, заявитель указывает, что является правообладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ № 435607.

Истцом был выявлен факт незаконного совместного использования товарного знака ООО «АДОЛЬФ БУХЕР» и ООО «МАТЕКУС» путем его размещения в сети «Интернет», посредством производства, предложения к продаже и продажи товара, маркированного обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 435607, исключительное право на который принадлежит Истцу.

Факт нарушения Ответчиками исключительного права Истца на товарный знак по свидетельству РФ № 435607 зафиксирован нотариальными протоколами осмотра сайта и осуществлением контрольной закупки (протокол от 24 мая 2021 года, зарегистрированный в реестре № 77/374-н/77-2021-1-110 и протокол от 2 июня 2021 года, зарегистрированный в реестре № 77/374-н/77-2021-1-112).

Арбитражный суд города Москвы в своем решении от 08.02.2022 по делу № А40- 205923/21 признал факт нарушения ООО «АДОЛЬФ БУХЕР» и ООО «МАТЕКУС» исключительного права ИП ФИО1 на изобразительный товарный знак № 435607 и запретил ООО «АДОЛЬФ БУХЕР» и ООО «МАТЕКУС» использовать изобразительный товарный знак № 435607 на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В рамках дела № А40-205923/21, рассмотренного Арбитражным судом города Москвы, был привлечен Ответчик АО «ФИРМА МСС», выступавший в качестве дилера продукции Ответчиков по настоящему иску. Однако, как только АО «ФИРМА ММС» узнало о том, что оно реализует продукцию с товарным знаком, не принадлежащим ООО «АДОЛЬФ БУХЕР» и ООО «МАТЕКУС», вернуло товар обратно.

Как указывает Истец, Ответчики злонамерено нарушают решение Арбитражного суда города Москвы от 08.02.2022 по делу № А40-205923/21 и продолжают реализовывать продажу своих товаров, маркированных товарным знаком Истца через другие сайты и маркетплейсы, тем самым нарушая судебный запрет. Истцом «21» октября 2022 года была направлена претензия в адрес ООО «АДОЛЬФ БУХЕР» и ООО «МАТЕКУС» с требованием о выплате компенсации за незаконное использование товарного знака Истца в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек в течение одного месяца с момента получения претензии.

Истцом в общей сложности было выявлено около 20 сайтов, где Ответчики под своим товарным знаком MATEQUS продолжают через маркетплейсы и дилерские центры реализовывать товар, маркированный товарным знаком Истца по свидетельству РФ № 435607, несмотря на решение Арбитражного суда г. Москвы № А40-205923/21.

Принадлежность товарного знака MATEQUS (свидетельство РФ № 558381) Ответчику 1 установлена через открытые реестры Роспатента, также Ответчики предоставляли сведения в материалы дела № А40- 205923/21.

Согласно доводов искового заявления, с начала 2021 года и по сентябрь 2022 года на сайте ООО «АДОЛЬФ БУХЕР» предлагался к продаже товар – изолента с изображением словесного товарного знака «MATEQUS» (свидетельство РФ № 558381), который зарегистрирован на ООО «АДОЛЬФ БУХЕР» и с изображением изобразительного товарного знака Истца (свидетельство РФ № 435607), однако при оформлении заказа и получении счета, выяснилось, что продажа изоленты, предлагаемой ООО «АДОЛЬФ БУХЕР», осуществляется через ООО «МАТЕКУС», согласно счетам-фактурам.

Истец полагает, что Ответчики могли производить и завозить контрафактную изоленту с изображением товарного знака Истца и после 27.04.2021 г.

Истец считает обоснованным требовать от ответчиков выплаты компенсации за нарушения исключительных прав в размере 5 000 000 рублей, по 2 500 000 рублей с каждого.

На основании вышеизложенного, истец обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

На основании п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Исходя из п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации). Правила ГК РФ о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Так, в силу пп. 1, 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (Правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (ст. 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

При этом в соответствии со ст. 1229 ГК РФ Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование товарного знака. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий товарный знак без согласия Правообладателя. Использование средства индивидуализации без согласия Правообладателя является незаконным и влечет установленную законом ответственность.

В ходе судебного разбирательства судом установлено и не оспаривается ответчиками, что при предложении товаров к продаже без разрешения истца использовалось обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

Доводы ответчиков, изложенные в отзыве, судом отклоняются, поскольку не исключают факта нарушения исключительных прав на зарегистрированный товарный знак, принадлежащий истцу.

Как было указано выше, Арбитражный суд города Москвы в своем решении от 08.02.2022 по делу № А40-205923/21 признал факт нарушения ООО «АДОЛЬФ БУХЕР» и ООО «МАТЕКУС» исключительного права ИП ФИО1 на изобразительный товарный знак № 435607 и запретил ООО «АДОЛЬФ БУХЕР» и ООО «МАТЕКУС» использовать изобразительный товарный знак № 435607 на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При этом доказательств того, что Истец при приобретении и пользовании товарным знаком допустил злоупотребление правом, в материалы дела не представлено.

Также постановлением от 12.02.2024 года по делу № СИП-894/2023 Суд по интеллектуальным правам отклонил в полном объеме требования ООО «Адольф Бухер» о признании действий по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 435607 недобросовестной конкуренцией.

Суд по интеллектуальным правам установил, что доказательства подтверждающие осведомленность ИП ФИО1 о том, что на дату подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака/дату приобретения права на спорный товарный знак, он знал о том, что иные производители, в том числе ответчик по настоящему делу, осуществляют производство и ввод в гражданский оборот продукции с аналогичным изображением, в материалы дела не представлены, как и доказательства того, что ответчик, приобретая исключительное право на спорный товарный знак, хотел воспользоваться узнаваемостью такого обозначения и имел намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с истцом и иными лицами посредством использования исключительного права на товарный знак с целью причинения им вреда.

В вышеуказанном постановлении Суд по интеллектуальным правам фактически дал оценку доводам ответчика, заявленным также в рамках настоящего и дела, обоснованно отклонив их.

В силу ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец, воспользовавшись правом, установленным п.1 ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, требует компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству №435607 в размере 2 500 000 руб. с каждого ответчика, однако, суд, исходя из характера нарушения, установленных в ходе судебного разбирательства и указанных выше, фактических обстоятельств дела, степени вины, недоказанности вероятных убытков правообладателя в заявленном размере, совершения нарушения впервые, а также доводов ответчика изложенных в отзыве, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, а также принимая во внимание выводы Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-894/2023, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 250 000 руб.

В силу ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно п. 47 Обзору судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015) при взыскании на основании подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ компенсации за незаконное использование товарного знака суд определяет ее размер не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств. В соответствии с пунктом 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание фактические обстоятельства дела, с целью пресечения нарушений исключительных прав истца в установленной части, суд находит обоснованной и соразмерной сумму компенсации в размере 250 000 руб. за нарушение исключительных прав на использование одного товарного знака с каждого ответчика.

В силу п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с п.1 ст. 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны, пропорционально размера удовлетворенных требований.

На основании изложенного суд удовлетворяет требования истца в установленной части.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ и относятся на ответчика.

Руководствуясь ст. 8, 11, 12, 307-309, 1259, 1270, 1515 ГК РФ, ст.ст. 4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 168-170,176  АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДОЛЬФ БУХЕР" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) сумму компенсации за нарушение исключительных прав в размере 250 000 руб., а также государственную пошлину по иску в размере 8 000 руб.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТЕКУС" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) сумму компенсации за нарушение исключительных прав в размере 250 000 руб., а также государственную пошлину по иску в размере 8 000 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

 

СУДЬЯ:                                                                                          М.А. Ведерников