ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-83721/22-15-606

05 августа 2022 г.

г. Москва

 

Резолютивная часть объявлена: 02 августа 2022 года

Решение в полном объеме изготовлено: 05 августа 2022 года

Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТ-МДТ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

третье лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ И ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании компенсации за использование товарного знака 

и приложенные к исковому заявлению документы,

при участии представителей сторон: 

от истца – ФИО3 по дов. №78АВ 2103841 от 21.04.2022 г., ФИО4 по дов. №78АВ 2103841 от 21.04.2022 г.

от ответчика – ФИО5 по дов. №07/22 от 25.02.2022 г., диплом 

от третьего лица – не явилось, извещено

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТ-МДТ" (далее – ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака № 188978 в размере 83 220 000 рублей

Истец поддержал заявленные требования по доводам искового заявления в полном объеме.

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал по доводам изложенным в отзыве, представил ходатайства об истребовании доказательств, приостановлении производства по делу и привлечении к участию в деле третьих лиц.

Рассмотрев указанные ходатайства суд не усматривает оснований для их удовлетворения, ввиду отсутствия основания предусмотренных ст.ст. 51,66,143,144 АПК РФ.

Представитель третьего лица, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства в судебное заседание не явился.

Суд, с учетом мнения Истца и ответчика, считает возможным рассмотреть спор в отсутствие представителя третьего лица в порядке ст.ст. 123, 136, 156 АПК РФ по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив по правилам ст. 71 АПК РФ, имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, товарный знак № 188978 - графическое изображение (марка имеет стилизованный дизайн), состоящий из синего прямоугольника с круглым вырезом и красного треугольника через него, был зарегистрирован в Российском Агентстве по патентам и товарным знакам 25 мая 2000 года (дата приоритета 25 октября 1999 года), в отношении товаров и/или услуг 09кл. по МКТУ (к которому относятся ПРИБОРЫ НАУЧНЫЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ – то есть атомно-силовые микроскопы и сканирующие зондовые микроскопы). Указание цвета или цветового сочетания: красный, синий, белый: 

Первоначальным правообладателем товарного знака № 188978 являлось ЗАО «Нанотехнология МДТ» (сокращенное фирменное наименование ЗАО «НТ-МДТ»). Целью деятельности ЗАО «НТМДТ» являлось получение прибыли, а его основным видом деятельности – научные исследования, разработки и производство сканирующих зондовых микроскопов (СЗМ), атомно-силовых микроскопов (АСМ) и литографов, установок молекулярного наслаивания, зондов и сенсоров и их продажа как на территории Российской Федерации, так и на территории Евросоюза, США и Китая.

Первоначальным правообладателем товарного знака № 188978 с момента учреждения данной компании - ЗАО «НТ-МДТ» использовался товарный знак № 188978 для индивидуализации производимой наукоемкой продукции: сканирующих зондовых микроскопов (СЗМ) и атомно-силовых микроскопов (АСМ)– которые относятся к приборам для научных целей, то есть товарам 9 класса МКТУ, рядом с которым всегда размещалось коммерческое обозначение: «NT-MDT».

07 марта 2019 года между ЗАО «НТ-МДТ», в лице конкурсного управляющего ФИО6 и Индивидуальным предпринимателем ФИО2 (ИНН 

<

***>) был заключен договор купли-продажи имущественного комплекса ЗАО «НТ-МДТ», предназначенного для осуществления предпринимательской деятельности в составе: нематериальные активы, основные средства, финансовые вложения (полный состав имущества содержится в Приложении № 1 к данному Договору). Так в числе прочего ИП ФИО2 стала правообладателем исключительных прав на товарный знак № 188978.

22 мая 2019 года в Федеральное государственное бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» (далее по тексту ФИПС) было подано ходатайство (заявление) об отчуждении исключительного права Закрытого акционерного общества «Нанотехнология МДТ» /ИНН 

<

***>/ в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2 в отношении товарного знака 18897. Государственная регистрация отчуждения права была совершена 17 сентября 2019 года за № РД0310556.

ИП ФИО2 были выявлены факты поставки ООО «НТ-МДТ» (ИНН 

<

***>) наукоемкого оборудования, относящемуся к товарам 9 класса МКТУ в различные высшие учебные заведения и научные центры. Поставки такого оборудования, на котором имеется изображение товарного знака № 188978, осуществлялись в рамках заключенных государственных контрактов (Федеральный закон № 44) и договоров с единственным поставщиком (Федеральный закон № 223), информация о которых содержится в открытом доступе на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС).

Доказательства подтверждения факта использования Ответчиком товарного знака № 188978 для индивидуализации товаров, относящихся к 9 кл. по МКТУ: в рамках исполнения Договора заключенного с Федеральным государственным бюджетным учреждением науки «Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук» (ИАПУ ДВО РАН) № 19 04 68 (информация о договоре № 82539007627190000350000) от 24 сентября 2019 года (извещение № 31908315343 от 19 сентября 2019 года) на поставку многофункциональной автоматизированной системы ИНТЕГРА Спектра II, цена договора: 41 610 000 рублей. На поставленном в рамках данного договора оборудовании нанесен товарный знак, правообладателем которого является ИП ФИО2 Указанное оборудование - многофункциональная автоматизированная система ИНТЕГРА Спектра относится к товарам 9 кл. по МКТУ, поставку которого в ИАПУ ДВО РАН осуществило ООО «НТ-МДТ» (ИНН 

<

***>).

По мнению Истца использование товарного знака № 188978 Ответчиком носит длящийся характер. Ответчиком использовался спорный товарный знак, начиная с момента создания общества (мая 2013 года), при этом никаких договоров об отчуждении прав, о предоставлении лицензии (исключительной или неисключительной) между ЗАО «НТ-МДТ» (предыдущего правообладателя), ИП ФИО2 (нынешнего правообладателя) и ООО «НТ-МДТ» не заключалось. Вышеуказанные действия Ответчика являются нарушением прав ИП ФИО2 на товарный знак № 188978, являются длительными, умышленными и как следствие, грубыми, причиняющими финансовые убытки как непосредственно индивидуальному предпринимателю, так и компаниям, которые используют указанный товарный знак в рамках заключенных лицензионных договоров.

ИП ФИО2, пользуясь правом, установленным частью 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая факт нарушения ООО «НТ-МДТ» (ИНН 

<

***>) исключительных прав на товарный знак № 188978, полагает необходимым определить компенсацию в размере 83 220 000 рублей. 

Размер компенсации определен ИП ФИО2 исходя из общей стоимости поставки оборудования: «многофункциональной автоматизированной системы ИНТЕГРА Спектра», составляющей 41 610 000 рублей 00 копеек, что следует из условий договора о закупке товаров (работ, услуг) № 825390076277190000350000 (номер договора 19 04 68), заключенного 24 сентября 2019 года между ФГБУ науки «Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук» (ИАПУ ДВ РАН) и ООО «НТ-МДТ» (ИНН 

<

***>). 

Двукратный размер стоимости реализованного Ответчиком оборудования, на котором имеется товарный знак № 188978, составляет: 41 610 000 рублей 00 копеек * 2 = 83 220 000 рублей 00 коп.

На основании вышеизложенного, истец обратился в суд с настоящим иском.

Непосредственно исследовав доводы истца в указанной выше части, суд пришел к выводу о частичной обоснованности заявленных исковых требований в силу следующих обстоятельств.

Исходя из п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации). Правила ГК РФ о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Так, в силу пп. 1, 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (Правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (ст. 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

При этом в соответствии со ст. 1229 ГК РФ Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование товарного знака. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий товарный знак без согласия Правообладателя. Использование средства индивидуализации без согласия Правообладателя является незаконным и влечет установленную законом ответственность.

В ходе судебного разбирательства по настоящему делу судом установлено, что в производстве Арбитражного суда города Москвы находилось дело № А40-64463/2020-110-468 по иску Индивидуального предпринимателя ФИО2 к Обществу с ограниченной ответственностью «НТ-МДТ» (ИНН 

<

***>), о прекращении незаконного использования товарного знака по свидетельству № 188978 для товаров 9 кл. МКТУ.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14 февраля 2022 года, оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 апреля 2022 года и Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 13 июля 2022 года Обществу с ограниченной ответственностью «НТ-МДТ» (ИНН 

<

***>) запрещено использовать товарный знак по свидетельству № 188978 для товаров 9 класса МКТУ, в том числе «атомно-силовые микроскопы»; «сканирующие зондовые микроскопы», «микроскопы», без получения разрешения в установленном законом порядке, в частности: изготавливать, применять, предлагать к продаже, продавать, вводить в гражданский оборот иными способами или хранить для этих целей товары 9 класса МКТУ, на которых нанесено изображение товарного знака № 188978, в том числе, обязать прекратить предлагать к продаже с использованием сети Интернет на сайтах с доменными именами ooo.ntmdt.ru, ntmdt-si.ru или иными способами вводить в гражданский оборот товары 9 кл. МКТУ с изображение указанного товарного знака

Так, судами первой, апелляционной и кассационной инстанций по делу № А40-64463/2020-110-468, установлено, что «при сравнении именно графических изображений возникает сходство до степени смешения. Фактически можно сделать вывод, что за исключением незначительного элемента – расположения красного треугольника по отношению к синему квадрату с круглым вырезом, два вышеуказанных графических изображения тождественны.» «Включение одного обозначения (графического – изобразительного элемента:  )в другое, используемое Ответчиком, влечет сходство используемых обозначений.

Суды в рамках указанного дела также установили следующее «Товарный знак Ответчика зарегистрирован исключительно для предоставления услуг по 42 классу МКТУ.  

Между тем, первоначальным правообладателем товарного знака № 188978 являлось ЗАО «Нанотехнология МДТ» (сокращенное фирменное наименование ЗАО «НТ-МДТ»). С момента учреждения ЗАО «НТ-МДТ» именно указанной компанией использовался товарный знак № 188978 для индивидуализации  производимой продукции (СЗМ и АСМ – которые относятся к приборам для научных целей, то есть товарам 9 класса МКТУ), рядом с которым  всегда размещалось коммерческое обозначение: «NT-MDT». 

Для иных товаров и услуг товарный знак № 188978  никогда не использовался, среди конечных потребителей данный товарный знак всегда ассоциировался  с высокотехнологичным (наукоемким) оборудованием. Все вышеприведенные факты подтверждаются рекламным буклетом ЗАО «НТ-МДТ» за 2011 год и нотариально удостоверенным переводом показаний ФИО7 (бывшего генерального директора ЗАО «НТ-МДТ» и ООО «Измерительные приборы») от 28 февраля 2020 года, которые были представлены в Совет по рассмотрению споров и апелляций Ведомства по патентам и товарным знакам США. Наряду с прочим, Истцом были представлены доказательства (в том числе и фото) подтверждения факта использования Ответчиком товарного знака № 188978 для индивидуализации товаров, относящихся к 9 кл. по МКТУ: в рамках исполнения Договора на поставку, установку и ввод в эксплуатацию № 31908298861-2205316 от 15 октября 2019 года, в части реализации п.п.2.3. Приложения 2, Ответчик осуществил поставку и сборку «Модуля комбинированного рассеивания» в Исследовательскую школу химических и биомедицинских технологий Томского Политехнического университета. 02 марта 2020 года экспертная комиссия осуществила проверку поставленного Ответчиком товара и по итогам работы  установила использование товарного знака № 188978 (графического изображения). 

Также факт использования товарного знака Истца подтверждается Договором о закупке товаров (работ, услуг) № 825390076277190000350000 (номер договора 19 04 68), заключенным 24  сентября 2019 года между ФГБУ науки «Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук» (ИАПУ ДВ РАН) и Ответчиком на поставку многофункциональной автоматизированной системы ИНТЕГРА Спектра, цена договора составила 41 610 000 рубля 00 копеек. На поставленном в рамках данного договора оборудовании нанесен товарный знак, правообладателем которого является Истец. Указанное оборудование - многофункциональная автоматизированная система ИНТЕГРА Спектра относится к товарам 9 кл. по МКТУ (но не к услугам, предусмотренным 42 кл. по МКТУ).

Факт незаконного использования товарного знака № 188978 Ответчиком также подтверждается копией протокола осмотра доказательств за 2016-2017 год – сайта ООО «НТ-МДТ», на котором имеются предложения к продаже СЗМ и АСМ, на которых нанесен  спорный торговый знак. При этом в указанный период торговый знак № 725517, с датой приоритета 17 февраля 2018 года, не был зарегистрирован Ответчиком. Пункт 6 статьи 1252 ГК РФ  предоставляет преимущество возникшему ранее средству индивидуализации и  не связывает его с моментом получения исключительных прав правообладателя по договору об отчуждении товарного знака от прежнего правообладателя.».

Таким образом, судами в рамках дела № А40-64463/2020-110-468, установлен факт незаконного использования ответчиком товарного знака истца по свидетельству №188978.

Согласно ч.2 ст. 69 АПК РФ к обстоятельства освобожденным от доказывания относятся обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. 

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2011 N 30-П разъяснено, что признание преюдициального значения судебного решения, будучи направленным на обеспечение стабильности и общеобязательности судебного решения, исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения, принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения данного дела. Тем самым преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности. 

Таким образом, преюдициальность означает не только отсутствие необходимости доказывать установленные ранее обстоятельства, но и запрещает их опровержение. Такое положение существует до тех пор, пока судебный акт, в котором установлены эти факты, не будет отменен в установленном законом порядке. 

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд отмечает, что в силу пункта 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Таким образом, суд, оценив фактические обстоятельства и представленные доказательства в совокупности, пришел к выводу, что доводы ответчика являются необоснованными и подлежащими отклонению, поскольку были предметом рассмотрения и оценки судов при судебных актов по делу № А40-64463/2020-110-468. Каких-либо иных доводов ответчиком не заявлено.

Как указано выше, Истец настоящим исковым заявлением просит взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 83 220 000 рублей предусмотренной ст. 1515 ГК РФ в двукратном размере исходя из стоимости товара по Договору о закупке товаров (работ, услуг) № 825390076277190000350000 (номер договора 19 04 68), а именно: 41 610 000 рубля 00 копеек х 2.

В силу ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Указанной нормой закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права на произведение в сумме 10.000 рублей.

Истец, воспользовавшись правом, установленным п.2 ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, требует компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству №188978 в размере 83 200 000 руб., расчет которой производит исходя из двукратной стоимости реализованного Ответчиком оборудования, на котором имеется товарный знак № 188978.

За основу расчета взята стоимость реализованного Ответчиком оборудования, на котором имеется товарный знак № 188978, которая составляет: 41 610 000 рублей 00 копеек * 2 = 83 220 000 руб.

Таким образом, расчет исковых требований основан на положениях статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Суд, в связи с наличием факта незаконного использования исключительных прав ответчиком, удовлетворяет требование истца о взыскании компенсации за нарушение исключительного права в размере 83 200 000 руб. в пользу истца.

В соответствии с п.1 ст. 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны, пропорционально размера удовлетворенных требований.

В силу п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

На основании изложенного суд удовлетворяет требования истца в установленной части.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ и относятся на ответчика.

Руководствуясь ст. 8, 11, 12, 307-309, 1484, 1487, 1515 ГК РФ, ст.ст. 4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 168-170,176  АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТ-МДТ" в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2 компенсацию в размере 83 220 000 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 000 руб.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

СУДЬЯ:М.А. Ведерников