АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-14035/2023

г. Нижний Новгород                                                                             06 мая  2024 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 23 апреля 2024  года

Полный текст решения изготовлен 06 мая 2024 года 

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Главинской Алёны Александровны  (шифр дела 55-273),

при ведении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания Калининой Е.С., 

рассмотрев в судебном заседании  дело   

по иску общества с ограниченной ответственностью «Импэкс-Мед» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) г. Москва, 

к ответчику индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Нижний Новгород, 

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 19.04.2004, ИНН: 

<

***>) г. Москва 

о взыскании 1 000 000 руб. 00 коп, о запрете использования товарного знака, признании действия актом недобросовестной конкуренции, 

при участии представителей: 

от истца: ФИО2 по доверенности от 11.03.2024,

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 12.09.2023, после перерыва не явился, 

от третьего лица: не явился,

установил:

о взыскании 9 055 276 руб. 00 коп. компенсации, исходя из пп. 2 п. 4ст. 1515 ГК РФ, о запрете использования товарного знака, признании действия актом недобросовестной конкуренции, с учетом уточнений, принятых определением  от 29.11.2023.

            Ответчик представил отзыв на иск, в котором с исковыми требованиями не согласен, указывает, что спорные товары находятся в открытой продаже, предприниматель не привлекался к ответственности за нарушение интеллектуальных прав истца. Размер компенсации является несоразмерным, ходатайствовал о его снижении ниже низшего предела либо однократной стоимости. Представил расчет средней стоимости  продажи термометра  за единицу  на маркетплейсе wildberries, представил   для приобщения товарные накладные на покупку спорного товара.  

            Дополнительные документы приобщены судом к материалам дела.

            В порядке ст. 163 АПК РФ в судебном заседании 09.04.2024 объявлялся перерыв  до 23.04.2024 до 14 час. 00 мин., после чего рассмотрение дела продолжено. 

            Ответчик после перерыва явку представителя в судебное заседание не обеспечил, направил ходатайство о  приобщении дополнительных документов, в обоснование того,  что  реализация спорного товара (термометр) не является существенной частью предпринимательской деятельности Ответчика, поскольку Ответчик реализует товар различных наименований (респираторы, фильтры для них, зарядные устройства, защитные очки, маски многоразовые, бинты, перчатки, благовония, смарт-часы и т.д.), представил документы в обоснование своих доводов, просил рассмотреть дело в его отсутствие. 

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения дела, явку представителя не обеспечило, позиции по делу не представило.        

На основании ст. 156 АПК РФ  дело рассмотрено в отсутствие ответчика и третьего лица. 

Исследовав материалы дела, суд усматривает основания для частичного  удовлетворения исковых требований, исходя из следующих обстоятельств дела, норм материального и процессуального права.

Как следует из материалов дела, ООО «Импэкс-Мед» принадлежит исключительное право на товарный знак №674442, что подтверждается выпиской из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания, дата регистрации 09.10.2018, дата приоритета 03.04.2017, дата истечения срока действия регистрации 03.04.2027, классы МКТУ 05, 09, 10, 11, 35.

13.01.2022 истцом установлена  реализация медицинских термометров, на которых размещены обозначения сходные до степени смешения с товарным знаком и тождественные ему, через сайты avito.ru и wildberries.ru и сайт, принадлежащий ответчику, tutrespirator.ru. 

На изображениях товаров, размещенных на сайтах, и в описании товаров используются обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком, что подтверждается скриншотами указанных сайтов.

В товарных чеках (товарных накладных) закупленных истцом товаров указаны сведения о продавце (ФИО, ИНН), стоимость, наименование и количество товара.

В целях досудебного урегулирования спора истец 07.04.2023, 27.06.2023  направил в адрес ответчика претензии с требованием о прекращении использования товарного знака и выплате компенсации.

Надлежащие доказательства направления претензий в адрес ответчика представлены в материалы дела. 

Указанные  претензии оставлены ответчиком без удовлетворения, что послужило истцу основанием для обращения с настоящим исковым заявлением в Арбитражный суд Нижегородской области.

В соответствии с п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) правом на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, примерный перечень которых предусмотрен в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Так, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, в отношении которых, товарный знак зарегистрирован, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Доказательств того, что истец предоставил ответчику право использовать товарный знак, в материалы дела не представлено.

Единственное исключение, когда законодателем разрешено использовать товарный знак без согласия правообладателя содержится в ст. 1487 ГК РФ, в соответствии с которой не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия.

Исходя из приведенных норм права, а также положений ч. 1 ст. 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу ст.ст. 65 и 66 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Доказательства в суд представляются лицами, участвующими в деле.

Материалами дела подтверждается наличие у истца исключительного права на товарный знак № 674442.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

В соответствии с пунктом 34 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, незаконное использование товарного знака посредством реализации товара, имитирующего товарный знак, является нарушением исключительных прав на такой товарный знак.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В пункте 42 Правил указано на то, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

В пункте 43 Правил указано на то, что изобразительные и объемные обозначения  сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В пункте 44 Правил указано на то, что при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 7.1.2.1. Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

При сравнении двух словесных обозначений следует установить наличие/отсутствие их сходства как по каждому из указанных признаков в отдельности, так и в совокупности

Общее правило, применяемое при экспертизе словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, связанных друг с другом по смыслу и грамматически, состоит в том, что при оценке их сходства с охраняемым (заявленным) словесным товарным знаком другого лица принимается во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части.

В соответствии с пунктом 7.1.2.2. Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12, сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях, т.е. при сравнении изобразительных и объемных обозначений сходство может быть установлено, например, если в этих обозначениях совпадает какой-либо элемент, существенным образом влияющий на общее впечатление, или в случае, если обозначения имеют одинаковые или сходные очертания, композиционное построение, либо если они сходным образом изображают одно и то же, в связи с чем ассоциируются друг с другом.

Как правило, первое впечатление является наиболее важным при определении сходства изобразительных и объемных обозначений, так как именно первое впечатление наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, уже приобретавшими такой товар. Следовательно, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявляет отличие за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

В соответствии с пунктом 7.1.2.4. Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом.

В первую очередь необходимо оценить общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений. Затем следует установить роль сходных элементов сравниваемых обозначений, учитывая их расположение в обозначении, то есть являются ли сходные элементы доминирующими, занимают ли центральное место в общем композиции обозначения.

При исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

При рассмотрении дела, судом на основании вышеприведенных критериев (нормативных правил, правовых подходов) был проведен анализ, оценка и сравнение спорных обозначений в целом.

При визуальном сравнении товарного знака №  321933    с обозначениями, использованными на страницах сайта neposeda-nn.ru, суд считает возможным установить визуальное сходство графических изображений, обозначения имеют визуальную (графическую) и смысловую (семантическую) тождественность, расположение отдельных частей изображений совпадает.

При этом визуальные цветовые отличия не оказывают решающего влияния при установлении сходства обозначения в целом в силу наличия фонетического, визуального и семантического сходства.

Оценив  сходность изображений на страницах сайта neposeda-nn.ru с товарным знаком, принадлежащим истцу, руководствуясь общим восприятием не отдельных элементов, а объектов в целом (общим впечатлением), учитывая не только визуальное сходство, но и различительную  способность, суд усматривает возможность реального их смешения в глазах потребителей.

Поскольку для признания сходства достаточно уже самой опасности, а не реального его смешения в глазах потребителей, суд полагает, что объекты исследования имеют общее зрительное сходство и сходны до степени смешения.

Ответчик в отзыве, ссылался на то, что реализованные им термометры, маркированные товарным знаком истца, введены в оборот с согласия истца и в силу ст. 1487 ГК РФ не являются контрафактными (т.д. 1 л. 22). 

В дополнении к отзыву, поступившем в суд 19.09.2023, Ответчик признал факт нарушения прав на товарный знак истца, но оспаривал только размер компенсации (т.д. 1 л. 28, абз. 3). 

При этом Ответчик признал факт продажи товаров, маркированных товарным знаком истца, как на сайте wildberries.ru, так и на сайтах avito.ru, tutrespirator.ru (т.д. 1 л. 29, абз. 3).

Факт размещения обозначения тождественного товарному знаку на товарах, которые реализовывались ответчиком, подтверждается закупленным истцом у ответчика товарами, скриншотами сайта wildberries.ru, а именно фотографиями товаров, на которых размещен товарный знак, в отзывах потребителей, которые приобрели товар через сайт wildberries.ru. 

При этом наличие прав истца на спорный товарный знак документально подтверждено.

Факт размещения предложения к продаже товаров (медицинских термометров), на которых размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком № 674442 и тождественные ему, подтверждается скриншотами сайтов wildberries.ru, avito.ru, tutrespirator.ru.

Согласно абз. 2 п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (Далее - Постановление № 10) допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения.

На сайте tutrespirator.ru указаны реквизиты ответчика: ИНН, ОГРН, ФИО и адрес, совпадающие с данными, указанными в ЕГРИП, что позволяет сделать вывод о том, что деятельность по продаже размещенных на этом сайте товаров ведется от имени ответчика, индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>). Следовательно, владельцем сайта является ответчик, что последним не оспаривается, и он несет ответственность за нарушение исключительных прав на данном интернет-ресурсе.

В соответствии с п. 78 Постановления № 10 владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (п. 17 ст. 2 ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Документальных доказательств того, что реализуемые ответчиком товары введены в гражданский оборот самим правообладателем или с его разрешения, в материалы дела не представлено.

Ответчик, осуществляя предпринимательскую деятельность при производстве и продаже товаров, которые в силу своей специфики потребления и назначения, могут содержать результаты интеллектуальной деятельности, не проявил необходимую степень заботливости и осмотрительности, какая требовалась исходя из условий оборота, не предпринял какие-либо мер для целей выявления правообладателей исключительных прав на изображение товарного знака.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все представленные истцом в обоснование заявленных требований доказательства, суд пришел к выводу о том, что истец доказал  факт нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак № 674442 без согласия правообладателя.

Оценив в порядке ст. 71 АПК РФ все представленные истцом в обоснование заявленных требований доказательства, суд пришел к выводу о том, что истец доказал факт нарушения ответчиком исключительного права на товарный знак.

Иные доводы ответчика подлежат отклонению, поскольку не подтверждены документально, противоречат имеющимся в материалах дела доказательствам, сделаны при неправильном и неверном применении и толковании норм материального и процессуального права, регулирующих спорные правоотношения, имеющиеся в материалах дела доказательства, оцененные судом по правилам статей 64, 67, 68, 71 АПК РФ, не подтверждают законности и обоснованности позиции ответчика.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

            Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. 

Таким образом, требование о запрете использования исключительного права является разновидностью требований о пресечении действий.

Надлежащих и достоверных доказательств того, что ответчиком приняты меры по прекращению использования сходного до степени смешения товарного знака истца, в материалы дела не представлено.

            Учитывая подтверждение материалами дела факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак №674442, исковые требования в части запрета ответчику использовать тождественное и сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 674442 обозначения любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, продавать, рекламировать, предлагать к продаже товары с использованием этих обозначений, а также использовать их в сети «Интернет», в том числе, на сайтах avito.ru, wildberries.ru, tutrespirator.ru для индивидуализации товара, в отношении которого зарегистрирован товарный знак или однородных товаров, подлежит удовлетворению. 

Истцом также заявлено требование о взыскании 9 055 276 руб. 00 коп. компенсации, исходя из пп. 2 п. 4ст. 1515 ГК РФ.

В силу п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (п. 6 ч. 2 ст. 131, абзац восьмой ст. 132 Гражданского процессуального кодекса РФ, п. 7 ч. 2 ст. 125 Арбитражного процессуального кодекса РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.  В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц (п. 61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.19 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ»).

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Оценка сопоставимости условий использования с обстоятельствами нарушения должна осуществляться судом, рассматривающим конкретное дело, а правовое регулирование не должно препятствовать нахождению баланса интересов правообладателя и ответчиков (постановление Конституционного Суда РФ от 24.07.20 № 40-П «По делу о проверке конституционности пп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда»).

Истец рассчитывает размер компенсации исходя из  сведений о продаже с маркетплейса  wildberries  4 527 638 рублей 00 копейки *2.

Довод ответчика о том, что реализованные им товары через сайт wildberris.ru были маркированы обозначениями «РосМедПрибор», «МедПром», «МЕДПРИБОР» или «TERMIMPEXST» не подтверждается материалами дела. Так, в частности, представленные Ответчиком товарные накладные, подтверждающие факт закупки термометров, не содержат информации об их маркировке спорными обозначениями («РосМедПрибор», «МедПром», «МЕДПРИБОР» или «TERMIMPEXST»).

Более того, из скриншотов, представленных истцом, следует, что термометры, маркированные вышеназванными обозначениями, отсутствуют в гражданском обороте, следовательно, ответчик не имел возможности реализовывать указанные термометры через карточки товаров.

Скриншоты карточек товаров, маркированных товарным знаком истца, а также фотографии товаров с нанесенными изображениями товарного знака истца в отзывах реальных покупателей товаров, реализованных ответчиком, в совокупности с доказательствами закупки истцом этих товаров подтверждают факт маркировки товаров, реализованных ответчиком, товарным знаком истца. 

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Обязанность по представлению в суд доказательств и доказыванию обстоятельств, обосновывающих требования и возражения стороны, возлагаются на эту сторону (ст.ст. 65, 66 АПК РФ).

В силу ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершение или несовершения ими процессуальных действий.

Поскольку доказательства наличия прав истцов на товарный знак №674442 представлены в материалы дела, исковые требования истца о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству РФ № 674442 в размере 9 053   рублей руб. 00 коп. за нарушение исключительного права на товарный знак заявлены правомерно.

Ответчиком заявлено  ходатайство о снижении размера компенсации  ниже низшего  предела либо однократного размере стоимости продукции. 

В обоснование ходатайства ответчик просит принять во внимание прекращение   использование товарного знака истца, совершение правонарушения в отношении указанного товарного знака впервые, незначительный объем реализованных изделий с использованием обозначения "Импекс-Мед" в процентном соотношении от общего объема реализованной ответчиком продукции, отсутствие грубого характера нарушения, попытки  урегулировать вопрос в досудебном порядке, превышение размера компенсации над размером убытков истца.

Как разъяснено в пункте 31 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.06.2021, при установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов возможно лишь в исключительных случаях и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края").

Как отмечено в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» (далее - постановление № 28-П), вводимые федеральным законодателем ограничения должны обеспечивать достижение конституционно значимых целей и не могут быть чрезмерными; принцип соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному правонарушению, относящийся к числу общепризнанных принципов права, нашедших отражение в Конституции Российской Федерации, предполагает дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.

Из приведенной правовой позиции следует, что если использование юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при осуществлении предпринимательской деятельности результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, в нарушение этих прав носит очевидно грубый характер либо размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным правилам, сопоставим с размером причиненных правообладателю убытков, то тяжесть последствий применения данной меры ответственности, как обусловленная целями охраны интеллектуальной собственности, должна презюмироваться соразмерной содеянному и не может влечь негативную конституционную оценку.

Вместе с тем нельзя исключать, что при некоторых обстоятельствах размер ответственности, к которой привлекается нарушитель прав на объекты интеллектуальной собственности, в сопоставлении с совершенным им деянием может превысить допустимый с точки зрения принципов равенства и справедливости предел и тем самым привести к нарушению статей 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, а в конечном счете - к нарушению ее статьи 21, гарантирующей охрану государством достоинства личности и не допускающей наказаний, унижающих человеческое достоинство.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении № 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» (далее - постановление № 40-П), с учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины.

При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (то есть не может быть менее стоимости права использования товарного знака).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

Определение размера компенсации относится к прерогативе суда, рассматривающего спор по существу, который определяет размер компенсации в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Суд отмечает, что снижение судом размера компенсации ниже низшего размера возможно при соблюдении критериев, приведенных в Постановлении № 28-П и Постановлении № 40-П, при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Установление наличия или отсутствия фактических обстоятельств, являющихся основанием для такого снижения компенсации, относится к компетенции суда.

Согласно Постановлению № 40-П суды не лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины. При этом, с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое, то есть применительно к данному спору не может составлять менее однократной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Суд, оценив в совокупности и взаимной связи представленные в материалы дела доказательства, ходатайство ответчика, пришел к выводу о возможности применения в рассматриваемом случае правовых позиций, изложенных в Постановлении № 28-П и Постановлении № 40-П, и снижения размера компенсации до однократного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, поскольку установил, что в материалах дела отсутствуют  доказательства, подтверждающие, что использование спорного товарного знака носило грубый характер, правонарушение в отношении указанного товарного знака совершено впервые, наличием кредитных обязательств.

Суд учел, что при определении размера компенсации необходимо учитывать не только интересы истца, но и интересы ответчика, в том числе его имущественное положение, продолжительность его коммерческой деятельности, иные обстоятельства и пришел к выводу, что взыскание компенсации в заявленном размере (9 055 276 руб. 00 коп.) нарушит баланс интересов сторон.

С учетом изложенного, суд исходит из доказанности наличия обстоятельств для снижения заявленного размера компенсации до однократного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак истца № 674442 , что составит  4 527 638 руб. 00 коп. 

По мнению суда, такой размер компенсации отвечает принципам разумности, справедливости и соразмерности последствиям нарушения, исходя из обстоятельств настоящего дела, с учетом характера допущенного нарушения прав истца.

Истцом также заявлено требование о признании действий  ответчика  актом недобросовестной конкуренции, в обоснование которого ссылается на действия ответчика по введению в заблуждение относительно способов и условий изготовления товара, наличие товара на рынке, изготовителя товара; истец и ответчик являются конкурентами с 27.06.2022 и по настоящее время; действия ИП ФИО1 направлены на получение конкурентных преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности в виде использования деловой репутации истца; действия ИП ФИО1 по распространению ложных сведений при реализации медицинских термометров противоречат положениям законодательства, а также требованиям добропорядочности, разумности и справедливости.

Согласно пункту 7 статьи 4 Федерального закона "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ (далее - Закон о защите конкуренции) конкуренция - это соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Так, из определения недобросовестной конкуренции, содержащегося в пункте 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции, следует, что для признания действий недобросовестной конкуренцией они должны одновременно выполнять несколько условий, а именно: действия должны совершаться хозяйствующими субъектами; быть направлены на получение преимуществ в предпринимательской деятельности; противоречить законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости; причинить или быть способными причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации (причинение вреда).

Согласно статье 14.5 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий по продаже, обмену или иному введению в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности, за исключением средств индивидуализации, принадлежащих хозяйствующему субъекту-конкуренту.

В соответствии с пунктом 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе: копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар.

В силу статьи 14.8 Закона о защите конкуренции не допускаются иные формы недобросовестной конкуренции наряду с предусмотренными статьями 14.1 - 14.7 указанного Федерального закона.

Нарушение хозяйствующим субъектом при ведении своей деятельности норм гражданского и иного законодательства, в том числе в случае неправомерного использования охраняемого результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, само по себе не означает совершение акта недобросовестной конкуренции.

При рассмотрении спора о нарушении запрета недобросовестной конкуренции должны быть установлены в совокупности:  факт осуществления хозяйствующим субъектом действий, способных оказать влияние на состояние конкуренции;  отличие избранного хозяйствующим субъектом способа конкуренции на рынке от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики; направленность поведения хозяйствующего субъекта на получение преимущества, в частности имущественной выгоды или возможности ее извлечения, при осуществлении экономической деятельности за счет иных участников рынка, в том числе посредством оказания влияния на выбор покупателей (потребителей), на возможность иных хозяйствующих субъектов, конкурирующих добросовестно, извлекать преимущество из предложения товаров на рынке, на причинение вреда хозяйствующим субъектам-конкурентам иными подобными способами (например, в результате использования (умаления) чужой деловой репутации).

При этом установлению подлежит вся совокупность вышеназванных обстоятельств, поскольку при недоказанности хотя бы одного из элементов состава действия лица по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

Для квалификации конкретных совершенных лицом действий как акта недобросовестной конкуренции следует исходить из цели таких действий (пункт 17 Постановления № 11, пункт 169 Постановления № 10). Цель действий может быть установлена исходя, в том числе из последующего поведения (действий или бездействия) правообладателя. Вместе с тем такая цель может быть установлена и на основании иных обстоятельств.

Исследовав и оценив по правилам статей 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные лицами, участвующих в деле, доказательств,   суд   пришел к выводу, что продажа ответчиком  контрафактного товара,   само по себе не является актом недобросовестной конкуренции. Согласно выписке из ЕГРИП деятельностью истца является Торговля оптовая фармацевтической продукцией (ОКВЭД 46.46), в  то время как  у ответчика с  иным ОКВЭД.

Доводы истца в данной части отклоняются судом, поскольку основаны на ошибочном толковании положений законодательства применительно к установленным фактическим обстоятельствам спора.

Поскольку признаков недобросовестной конкуренции в действиях предпринимателя   не установлено, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований.

Расходы истца по уплате государственной пошлины в размере 29 000 руб.подлежат возмещению за счет ответчика на основании ст. 110 Арбитражногопроцессуального кодекса Российской Федерации; оснований для пропорционального снижения суммы возмещаемых расходов по уплате госпошлины не имеется, поскольку снижение размера компенсации произведено в порядке реализации права суда.

С учетом уточнения (увеличения) исковых требований в части компенсации государственная пошлина в размере  45 276    руб. 00 коп. подлежит взысканию с ответчика в  доход федерального бюджета.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и будет направлен лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте Арбитражного суда в сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Руководствуясь статьями    110, 112, 167-170, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Запретить индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Нижний Новгород,  использовать тождественное и сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 674442 обозначения любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, продавать, рекламировать, предлагать к продаже товары с использованием этих обозначений, а также использовать их в сети «Интернет», в том числе, на сайтах avito.ru, wildberries.ru, tutrespirator.ru для индивидуализации товара, в отношении которого зарегистрирован товарный знак или однородных товаров.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Нижний Новгород, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Импэкс-Мед» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

<

...> 527 638 руб. 00 коп. компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству РФ № 674442, а также 29 000 руб. расходов по оплате госпошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Нижний Новгород, в доход федерального бюджета 45 276 руб. госпошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Настоящее решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента его принятия. 

Решение может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда апелляционной инстанции или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                                                 А.А. Главинская