АРБИТРАЖНЫЙ  СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-28380/2021

 

г. Нижний Новгород                                                                                     11 июля 2022 года

 

Резолютивная часть решения объявлена 29 июня 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 11 июля 2022 года.

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Духана Андрея Борисовича (шифр судьи 39-44), при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 304231128600230),  г. Краснодар,

к ответчикам: 

1) обществу с ограниченной ответственностью «Меркурий НН» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Нижний Новгород,

2) индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ИНН: 

<

***>, ОГРНИП: 

<

***>), д. Ройка Кстовского района Нижегородского области,

при участии в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: индивидуального предпринимателя ФИО4 (ОГРНИП 313344328300120, ИНН 

<

***>), общества с ограниченной ответственностью «Адилет» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), индивидуального предпринимателя ФИО5 (ОГРНИП 319527500095681, ИНН: 

<

***>), общества с ограниченной ответственностью «Истлайн» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о прекращении незаконного использования товарного знака, изъятии из оборота и уничтожении, солидарном взыскании  51 528 500 руб.,

при участии:

от истца: ФИО6 (по доверенности от 01.04.2020),

от ООО «Меркурий НН»: ФИО7 (по доверенности от 22.10.2021), 

от ИП ФИО3: ФИО7 (по доверенности от 26.11.2021),

от ООО «Адилет»: не явились,

от ИП ФИО4: ФИО8 (по доверенности от 01.04.2022), 

от ИП ФИО5: не явились, 

от ООО «Истлайн»: не явились. 

 

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Нижегородской области обратился индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – ИП ФИО2, истец) с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью «Меркурий НН» (далее – Общество, ООО «Меркурий НН», ответчик 1) и индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее – ИП ФИО3,                     ответчик 2) о солидарном взыскании компенсации за незаконное использование товарного                              знака со словесным обозначением 

 

по свидетельству Российской Федерации № 757312 в размере 51 528 500 руб.

Кроме того, истец просит суд обязать ответчиков прекратить использование товарного знака по свидетельству № 757312; изъять из оборота и уничтожить за счет  ООО «Меркурий НН» и ИП ФИО3 продукцию, содержащую изображение товарного знака № 757312,  а также орудия, оборудование или иные средства, используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на него.

Определением суда от 10.09.2021 исковое заявление принято к производству, назначено предварительное судебное заседание.

Арбитражный суд Нижегородской области определением от 25.11.2021 удовлетворил ходатайство представителя истца об истребовании в Федеральной таможенной службе таможенной декларации  № 10418010/021120/0315892, завершил предварительное судебное заседание и назначил дело к судебному разбирательству на 31.01.2022.

От Федеральной таможенной службы и Приволжского таможенного управления поступили таможенная декларация  № 10418010/021120/0315892 и сведения о совершении таможенных операций в отношении товаров, задекларированных по указанной декларации, содержащиеся в Центральной базе данных единой автоматизированной информационной системы таможенных органов по состоянию на 08.12.2021. 

Судебные заседания неоднократно откладывались определениями арбитражного суда.

Определением суда от 11.05.2022 судебное заседание отложено на  29.06.2022. 

В обоснование исковых требований истец указал, что 15.02.2021                                        ИП ФИО5 у ИП ФИО3 на основании товарной накладной                               № 15/02-42 от 15.02.2021 был приобретен товар: «Экокожа SHWITZER BMW 0500 Black» в количестве 40, 10 погонных метров стоимостью 50 125 руб. 

Согласно универсальному передаточному документу № 09/03-4 от 09.03.2021 ООО «Меркурий НН» реализовало ИП ФИО4 товар: «Экокожа SHWITZER BMW 1018 (графит)» в количестве 801, 10 погонных метром стоимостью 841 155 руб.  

На этикетках, упаковках, и оборотной стороне товара, поставленного ответчиками индивидуальным предпринимателям ФИО5 и ФИО4, размещен незаконно используемый товарный знак № 757312, что подтверждается заключением специалиста № 6920 от 20.05.2021. 

В свою очередь, указанный товар поставлен ответчикам обществом с ограниченной ответственностью «Адилет» по универсальному передаточному акту № 1119 от 09.02.2019. 

При этом в УПД № 09/03-4 от 09.03.2021 и УПД № 1119 от 09.02.2019 (позиция                № 38) указан регистрационный номер таможенной декларации № 10418010/021120/0315892.

Общий объем ввезенного товара по указанной таможенной декларации, на котором неправомерно использовался спорный товарный знак, составляет 20 621,5 погонных метров. Согласно информации, размещенной на сайтах ответчиков, переписке и передаточных документах стоимость 1 рулона (40,10 погонных метров) составляет 50 125 руб. 

Таким образом, по мнению истца, по таможенной декларации                                                       № 10418010/021120/0315892 было ввезено 514 рулонов товара на общую сумму 25 764 250 руб.

В этой связи истец просит взыскать с ответчиков компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, что составляет 51 528 500 руб. (25 764 250 руб.*2). При этом истец указывает, что ответчики применительно к пункту 6.1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) за совершенное правонарушение должны отвечать солидарно. 

От ответчика 1 в суд поступили отзыв на исковое заявление от 14.10.2021 и дополнение к отзыву от 11.01.2022, в которых Общество просит суд отказать истцу в удовлетворении иска по следующим основаниям: 

между истцом и ООО «Меркурий НН» имелись договорные отношения, которые прекратились после направления рассматриваемого иска в суд, ответчик 1 приобретал у истца продукцию «SCHWEITZER» товарным накладным № 164 от 11.06.2021, № 197 от 08.07.2021, № 227 от 30.07.2021,  № 251 от 17.08.2021; ООО «Меркурий НН» не ввозило на территорию Российской Федерации никаких товаров и не заполняло никаких таможенных деклараций; истец не приобретал товар у ответчика 1; 

ответчик 1 приобретал товар под названием  «SCHWEITZER» задолго до регистрации товарного знака № 757312: у ИП ФИО2  (счет – фактуры № 59 от 06.09.2018, № 73 от 17.10.2018, № 86 от 04.12.2018, №  27 от 27.03.2019), у ООО Интернет – магазин «Шумка» (счет – фактура № ФР – 000261 от 22.02.2019); 

истец не направлял в адрес ответчика уведомления о принадлежности товарного знака; 

указанный в УПД № 09/03-4 от 09.03.2021 номер таможенной декларации                                  № 10418010/021120/0315892 взят из УПД № 1119 от 09.02.2019, по которой приобретался  товар у ООО «Адилет», при этом наименование было изменено на основании акта о несоответствии наименования товара № 11 от 09.02.2021 и приказа № 2 о переименовании товара от 09.02.2021;

спорная продукция  приобреталась у истца по счетам-фактурам № 204 от 10.09.2020 и                           № 91 от 27.08.2019, а также с большой степенью вероятности могла являться предметом сделки с истцом по счетам-фактурам № 65 от 28.09.2018 и № 74 от 01.10.2018 или предметом сделки с ООО «Август» по счету-фактуре № 195 от 23.10.2019.     

нарушение исключительного права на товарный знак отсутствует, поскольку в УПД                  № 1119 от 09.02.2019 и УПД № 09/03-4 от 09.03.2021 указано наименование товара экокожа «SHWITZER», а не «SCHWEITZER»; 

сделка между ООО «Меркурий НН» и ИП ФИО4 совершена надлежащим образом, каких-либо претензий в адрес ответчика 1 не поступало;

между ООО «Меркурий НН» и ИП ФИО3, заключен договор, на основании которого предпринимателю реализуется продукция для дальнейшего осуществления его самостоятельной предпринимательской деятельности;

продукция, реализованная ответчиком 2 в пользу ИП ФИО5, приобретена ИП ФИО3 у ООО «Меркурий НН» по универсальному передаточному документу                   № 15/02-16 от 15.02.2021, которая, в свою очередь, приобретена ответчиком 1 у ООО «Адилет»;    

представленное истцом заключение специалиста является недопустимым доказательством, отсутствуют доказательства, подтверждающие, что осмотренный специалистом товар является товаром, поставленным ответчиком 1 в адрес ИП ФИО4, претензий о несоответствии приобретенного товара каким-либо стандартам в ООО «Меркурий НН» не поступало, ответчик 1 не наносил на спорный товар товарный знак и не располагает информацией о его нанесении; 

произведенный истцом расчет компенсации неверен, поскольку проданный товар не соответствует количеству, указанному в данном расчете; 

в связи с тем, что у ответчика 1 не осталось в наличии спорной продукции требование истца об изъятии из оборота и уничтожении продукции необоснованно.

Кроме того, в отзыве ответчик 1, ссылаясь на Постановление Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда», просит суд снизить размер компенсации за незаконное использование товарных знаков.

Ответчик 2 представил в суд отзыв на исковое заявление от 11.01.2022, в котором привел следующие доводы, являющиеся основанием для отказа в удовлетворении иска: истец не приобретал товар у ответчика 2; сделка между ИП ФИО3 и ИП ФИО5 совершена надлежащим образом, каких-либо претензий в адрес ответчика 2 не поступало; претензий о несоответствии приобретенного товара каким-либо стандартам ИП ФИО3 не поступало, ответчик 2 не наносил на спорный товар товарный знак и не располагает информацией о его нанесении; в связи с тем, что у ответчика 2 не осталось в наличии спорной продукции требование истца об изъятии из оборота и уничтожении продукции необоснованно. Остальные доводы аналогичны доводам ответчика 1, изложенным в дополнении к отзыву от 11.01.2022. 

Кроме того, в отзыве ответчик 2, ссылаясь на Постановление Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда», просит суд снизить размер компенсации за незаконное использование товарных знаков.

Также от представителя ответчиков поступило ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения в связи с несоблюдением обязательного досудебного порядка урегулирования спора. 

В отзыве на исковое заявление ИП ФИО4 просила суд удовлетворить исковые требования. В обоснование своей позиции третье лицо указало, что 02.03.2021 у ООО «Меркурий НН»  был сделан предварительный заказ на товар под товарным знаком «SCHWEITZER ORIGINAL», указанный на сайте данного общества. 09.03.2021 ООО «Меркурий НН» поставило ИП ФИО4 товар: «Экокожа SHWITZER BMW 1018 (графит) в количестве 801, 10 метром стоимостью 841 155 руб.  При этом в платежных документах вместо наименования товара «SCHWEITZER» указано «SHWITZER». По этой причине у ИП ФИО4 возникли предположения о незаконном использовании товарного знака и его контрафактности,  в связи с чем 12.03.2021 истцу направлено информационное письмо, в ответ на которое ИП ФИО2 предложила направить в ее адрес товар для проведения экспертной оценки и установления правомерности использования товарного знака. Впоследствии товар был направлен истцу для проведения исследования.     

ООО «Адилет» представило в суд отзыв на исковое заявление от 19.04.2022 и дополнение к нему от 20.06.2022,  в которых третье лицо просит суд отказать истцу в удовлетворении иска. Так, ООО «Адилет» указывает, что 02.11.2020 ООО «Истлайн» осуществлено декларирование перемещаемого через границу Российской Федерации товара путем подачи в Приволжский таможенный пост декларации № 10418010/021120/0315892. Указанный товар не содержал изображений каких-либо объектов интеллектуальной собственности третьих лиц и, следовательно, не отвечал признакам контрафактности товара. Утверждение истца о том, что в декларации № 10418010/021120/0315892 под товаром с классификационном кодом ТН ВЭД 3921131000 был указан товар с товарным знаком  «SCHWEITZER» является неподтвержденным и безосновательным, направленным на извлечение необоснованной выгоды из статуса правообладателя объекта интеллектуальной собственности. В составе товара с артикулом К034О была получена искусственная кожа с наименованием коллекции SHWITZER в количестве 973,1 метров. На указанном товаре отсутствовало какое-либо обозначение товарного знака как на обратной стороне искусственной кожи (подложке), так и на упаковке, ярлыках и т.п. Указанный товар был заказан ООО «Меркурий НН» в рамках совместного с ООО «Адилет» договора № 7/2019 от 02.12.2019 на поставку товара. Между сторонами договора было заключено дополнительное соглашение № 1, в соответствии с условиями которого ООО «Меркурий НН» осуществило предварительный заказ товара SHWITZER Black по предоставленному образцу. Последний представлял собой прямоугольный отрез искусственной кожи размером 20,5 х 7 см черного цвета с ворсистой подложкой серого цвета, без каких-либо надписей на ней. Изготовление товара производителем – компанией HANGZHOU KAIMI IMPORT AND EXPORT CO., LTD (Китай) было осуществлено в соответствии с предоставленным ООО «Меркурий НН» образцом. В дальнейшем ООО «Адилет» реализовало ООО «Меркурий НН» ранее заказанный товар – искусственную кожу SHWITZER Black в количестве 973,1 метров, что подтверждается                  УПД № 1119 от 09.02.2021 (строка 38). 

Представленный для исследования объект в количестве 21 рулона не имеет отношения к поставкам товара, осуществленным между ООО «Адилет» и ООО «Меркурий НН». Ни упаковка представленных для исследования объектов, ни товарные бирки не содержат указаний об источнике приобретения объектов исследования – рулонов экокожи в количестве 21 шт. Так, на фотографиях, размещенных на листах 21, 24, 28, 30, 34, 37, 40, 43, 47, 49, 52, 55, 58 заключения специалиста № 6920 от 20.05.2021, указаны бирки с неизвестными штрих-кодамии словом «Краснодар», которые явно не свидетельствуют о приобретении товара у конкретных продавцов, привлекаемых в качестве ответчиков по рассматриваемому спору. Специалистом исследовался товар в рулонах под артикулом К072О, сведения о котором содержатся на товарных бирках исследуемых объектов и зафиксированы при осуществлении фотографирования, при этом товар с артикулом К034О (в составе которого имелся товар «искусственная кожа SHWITZER Black в количестве 973,1 метров») был заявлен в декларации № 10418010/021120/0315892 без обозначений товарного знака. Реализация товара  «искусственная кожа SHWITZER Black в количестве 973,1 метров» со стороны ООО «Адилет» покупателю ООО «Меркурий НН» не является реализацией товара с нанесением на него товарного знака SCHWEITZER ORIGINAL. Наименование SHWITZER Black является внутренней торговой маркой товара, который, в свою очередь, не содержит изображения товарного знака истца. 

По состоянию  на дату размещения заказа о поставке искусственной кожи SHWITZER Black для ООО «Меркурий НН», равно как и на дату заключения дополнительного соглашения или дату передачи товара, указанную в УПД № 1119 от 09.02.2021, зарегистрированные на территории Российской Федерации права на наименование SHWITZER Black в сфере мебельных покрытий отсутствовали. О наличии  зарегистрированного товарного знака SCHWEITZER ORIGINAL при размещении заказа ООО «Адилет» не знало и не могло знать, учитывая результаты поискового запроса, предоставленные ФИПС. 

Более подробно доводы третьих лиц изложены в отзывах.

В судебном заседании 29.06.2022 представитель истца поддержал уточненные исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчиков просил суд отказать истцу в удовлетворении исковых на основании доводов, изложенных в отзывах. Дополнительно указал, что товар, поставленный ИП ФИО4 по УПД № 09/03-4 от 09.03.2021, не являлся объектом исследования, по результатам которого ООО «Эксперт» составлено заключение специалиста № 6920 от 20.05.2021. Поддержал  ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения. 

Представитель ИП ФИО4 поддержал доводы, изложенные в отзыве. Дополнительно указал, что поставленный  ООО «Меркурий НН» товар по УПД № 09/03-4 от 09.03.2021 не распаковывался. Установив, что в сопроводительных документах к товару вместо наименования товара «SCHWEITZER» указано «SHWITZER» направил данный товар истцу. Также представитель пояснил, что заказ ООО «Меркурий НН» на поставку товара от ИП ФИО4 сделал ее супруг – ФИО9

В подтверждение передачи товара от ООО «Меркурий НН» и его последующего направления в адрес истца от ИП ФИО4 в электронном виде через систему «Мой арбитр» в суд поступили накладные (экспедиторские расписки) от 10.03.2021                                        № 21-01211077548, от 16.03.2021 № 21-00061020679. Суд приобщает к материалам дела данные документы. 

Рассмотрев ходатайство ответчиков об оставлении искового заявления без рассмотрения, суд установил следующее.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено федеральным законом. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Меркурий НН» зарегистрировано по адресу: Базовый проезд, д. 1 д, помещение 2,                                     

<

...>.

В материалы дела в подтверждение соблюдения претензионного досудебного порядка урегулирования спора представлены следующие документы: претензия (требование) от 02.06.2021, адресованная ООО «Меркурий НН» (адрес: Базовый проезд, д. 1 д, помещение 2,                

<

...>); отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 35005952178506 (индекс места вручения – 603028), согласно которому данное уведомление истцом 02.06.2021 направлено ответчику по почте (возвращено отправителю 07.07.2021).

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

Согласно абзацу 2 пункта 1 статье 165.1 ГК РФ сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В абзаце 3 пункта 67 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат.

С учетом изложенного претензия от 07.07.2021 считается доставленной по указанному в Едином государственном реестре юридических лиц адресу ответчика 1.

В соответствии с пунктом  25  постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства» несоблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора в отношении вступающего в дело надлежащего ответчика, по общему правилу, не является основанием для оставления искового заявления без рассмотрения на основании абзаца второго статьи 222 ГПК РФ, пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ.

В этой связи отсутствие доказательств направления досудебной претензии в адрес                  ИП ФИО3, который определением суда от 25.11.2021 привлечен к участию в деле в качестве соответчика,  не может являться основанием для оставления иска без рассмотрения.  

Кроме того, частью 5 статьи 159 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если они не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлены на срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта, за исключением случая, если заявитель не имел возможности подать такое заявление или такое ходатайство ранее по объективным причинам.

В соответствии с правовой позицией, сформированной в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.12.2015 (пункт 4 подраздела II «Процессуальные вопросы» раздела «Судебная коллегия по экономическим спорам»), по смыслу пункта 8 части 2 статьи 125, части 7 статьи 126, пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ, претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату госпошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы.

Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав. 

Если из обстоятельств дела следует, что заявление ответчика об оставлении иска без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом досудебного порядка урегулирования спора направлено на необоснованное затягивание разрешения возникшего спора, суд на основании части 5 статьи 159 АПК РФ отказывает в его удовлетворении. 

Таким образом, согласно изложенной правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, несоблюдение досудебного порядка урегулирования спора не является безусловным основанием для оставления искового заявления без рассмотрения.

Исковое заявление принято к производству судом определением от 10.09.2021.

Во всех судебных заседаниях присутствовал представитель ответчиков, который возражал против исковых требований. 

В ходе рассмотрения дела в суде ответчик возражал против исковых требований по существу, требования претензии истца не удовлетворил, в связи с чем формальное требование к соблюдению претензионного порядка в данном случае не ведет к скорейшему разрешению спора и не отвечает целям предусмотренного законом досудебного (добровольного) порядка урегулирования спора.

На момент рассмотрения спора тридцатидневный срок истек, однако требования истца ответчиком в добровольном порядке не удовлетворены.

С учетом изложенного суд отказывает ответчикам в удовлетворении ходатайства об оставлении искового заявления без рассмотрения. 

Проверив материалы дела, изучив доводы, изложенные в исковом заявлении, в отзывах на исковое заявление, заслушав представителей в судебном заседании, арбитражный суд считает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ИП ФИО2 является правообладателем товарного знака  со словесным обозначением 

 

по свидетельству Российской Федерации № 757312 с датой приоритета от  

18.04.2019), зарегистрированного в отношении товаров 18-го класса " замша, за исключением используемой для чистки; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; молескин [имитация кожи]", 24-го класса «байка [ткань]; баннеры текстильные или пластиковые; бархат; белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье купальное [за исключением одежды]; белье постельное; белье столовое, за исключением бумажного; бортики-бамперы для детских кроватей [постельное белье]; бортовка; бумазея; вкладыши для спальных мешков; войлок; вымпелы текстильные или пластиковые; газ [ткань]; дамаст [ткани камчатные]; джерси [ткань]; дорожки для столов не из бумаги; дрогет [ткань с рисунком]; занавеси для душа текстильные или пластмассовые; занавеси текстильные или пластмассовые; занавеси тюлевые; зефир [ткань]; канва для вышивания или ткачества; кисея; конверты для новорожденных; креп [ткань]; крепон; марабу [ткань]; материалы для обивки мебели текстильные; материалы для текстильных изделий; материалы для фильтрования текстильные; материалы драпировочные для стен текстильные; материалы нетканые текстильные; материалы пластмассовые [заменители тканей]; материалы текстильные; маты на стол текстильные; мешки бивуачные, являющиеся защитными чехлами для спальных мешков; мешки спальные; мешки спальные для новорожденных; молескин [ткань]; муслин [ткань]; наволочки; наматрацники; одеяла; одеяла для домашних животных; парча; пеленки тканевые для младенцев; платки носовые из текстильных материалов; пледы для пикника; пледы дорожные; поддонники текстильные; подзоры для кроватей; подкладка [ткань]; подкладка для шляп текстильная; подхваты для занавесей текстильные; покрывала постельные; покрывала постельные бумажные; покрытия для мебели пластмассовые; полотенца текстильные; полотно; полотно из пенькового волокна; полотно прорезиненное, за исключением используемого для канцелярских целей; полотно текстильное для печатных машин; портьеры [занавеси]; простыни; пуховики [одеяла пуховые]; рукавицы для мытья тела; саваны; салфетки для протирания стеклянной посуды [полотенца]; салфетки для снятия грима текстильные; салфетки косметические текстильные; салфетки под приборы текстильные; салфетки столовые текстильные; сетки противомоскитные; ситец; скатерти клеенчатые; скатерти, за исключением бумажных; сукно бильярдное; тафта [ткань]; тик [полотно матрацное]; тик [ткань льняная]; ткани; ткани бельевые; ткани газонепроницаемые для аэростатов; ткани джутовые; ткани для обуви; ткани из волокна рами; ткани из дрока; ткани из искусственного шелка; ткани из стекловолокна текстильные; ткани клейкие, приклеиваемые при высокой температуре; ткани льняные; ткани обивочные для мебели; ткани пеньковые; ткани подкладочные для обуви; ткани с узорами для вышивания; ткани синельные; ткани ситцевые набивные; ткани трикотажные; ткани хлопчатобумажные; ткани шелковые для типографских шаблонов; ткани шерстяные; ткани эластичные; ткани, имитирующие кожу животных; ткань волосяная [мешковина]; ткань хлопчатобумажная для обертки сыров; тюль; флаги текстильные или пластиковые; фланель; холст [ткань]; чехлы для диванных подушек; чехлы для крышек туалетов тканевые; чехлы для мебели; чехлы для подушек; шевиот [ткань]; шелк [ткань]; этикетки из текстильных материалов», 40-го класса «аппретирование текстильных изделий; выделка шкур; вышивание; дубление; крашение кожи; крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий; крашение тканей; лощение мехов; обработка кожи; обработка краев тканей; обработка мехов; обработка мехов средствами против моли; обработка текстильных изделий средствами против моли; обработка тканей для придания несминаемости; обработка тканей для придания огнестойкости; обработка тканей, текстильных изделий; обработка шерсти; отбеливание тканей; переделка одежды; пошив одежды; прокат вязальных машин; раскрой тканей; сатинирование мехов; снование [ткачество]; сукноваляние; услуги по окрашиванию; услуги портных; фасонирование мехов по заказу; шелкография» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ признается исключительное право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Пунктом 1 статьи 1482 ГК РФ предусмотрено, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, примерный перечень которых предусмотрен в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.  Так, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых, товарный знак зарегистрирован, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению.

В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Обращаясь с иском по настоящему делу, ИП ФИО2 избрала вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ - в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. При этом расчет компенсации истец произвел на основании сведений о стоимости маркированного спорным товарным знаком товара, ввезенного по  таможенной декларации № 10418010/021120/0315892, на общую стоимость 25 764 250 руб. 

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление № 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно представленным в материалы дела документам и сведений Федеральной таможенной службы и Приволжского таможенного управления 02.11.2020 ООО «Истлайн» осуществлено декларирование перемещаемого через границу Российской Федерации товара путем подачи в Приволжский таможенный пост декларации № 10418010/021120/0315892. На основании данной декларации была ввезена продукция, в том числе товар «искусственная кожа» с артикулами К034О, К023О, К036О, К039О, К025О в количестве 20 621, 50 м (графа 31 декларации). 

В отзыве ООО «Адилет» указало, что указанный товар ввезен на территорию Российской Федерации по его заказу. 

В составе товара с артикулом К034О была получена искусственная кожа в количестве 973,1 метров. Указанный товар был заказан ООО «Меркурий НН» в рамках совместного с ООО «Адилет» договора № 7/2019 от 02.12.2019 на поставку товара и дополнительного соглашения № 1. 

В дальнейшем ООО «Адилет» реализовало ООО «Меркурий НН» ранее заказанный товар – искусственную кожу SHWITZER Black в количестве 973,1 метров, что подтверждается                  УПД № 1119 от 09.02.2021 (строка 38).

Обществом в материалы дела  представлен акт о несоответствии наименования товара от 09.02.2021 исх. № 11, согласно которому комиссия в составе директора  ФИО10, кладовщика ФИО11, менеджера по снабжению ФИО12 установила, что искусственная кожа SHWITZER Black, поступившая  по УПД № 1119 от 09.02.2021 от ООО «Адилет» является темно-серой в количестве 973,1 п/м. В соответствии с приказом № 2 о переименовании товара от  09.02.2021 в учете ООО «Меркурий НН» кожа SHWITZER Black в количестве 973,1 п/м переименована в экокожу SHWITZER BMW 1018 (графит)

На основании УПД № 15/02-16 от 15.02.2021 ООО «Меркурий НН» поставило ИП ФИО3 экокожу SHWITZER BMW 1018 (графит) в количестве 40,1 п/м на сумму 31 791 руб. 28 коп. (позиция 33).

Данные обстоятельства подтверждаются материалами дела и не оспариваются лицами, участвующими в деле. 

Впоследствии ООО «Меркурий НН» реализовало ИП ФИО4 товар: «Экокожа SHWITZER BMW 1018 (графит)» в количестве 801, 1 п/м стоимостью на сумму 841 155 руб., что подтверждается  УПД № 09/03-4 от 09.03.2021. 

15.02.2021 ИП ФИО5 у ИП ФИО3 на основании товарной накладной № 15/02-42 от 15.02.2021 был приобретен товар: «Экокожа SHWITZER BMW 0500 Black» в количестве 40, 1 п/м стоимостью 50 125 руб. 

С учетом данных обстоятельств, принимая во внимание последовательность совершенных действий, сопоставив количество, наименование и сроки поставленного по указанным первичным документам товара, суд приходит к выводу, что реализованный ИП ФИО3 в пользу ИП ФИО5 товар: «Экокожа SHWITZER BMW 0500 Black» в количестве 40, 1 п/м был приобретен у ООО «Меркурий НН», которое, в свою очередь, приобрело данный товар у ООО «Адилет». Реализованный ООО «Меркурий НН» в пользу ИП ФИО4 товар: «Экокожа SHWITZER BMW 1018 (графит)» в количестве 801, 1 п/м был приобретен аналогичным образом. Указанный товар ввезен на территорию Российской Федерации на основании таможенной декларации № 10418010/021120/0315892 по заказу ООО «Адилет».

В этой связи доводы ответчиков о том, что спорная продукция  приобреталась у истца по счетам-фактурам № 204 от 10.09.2020 и № 91 от 27.08.2019, а также с большой степенью вероятности могла являться предметом сделки с истцом по счетам-фактурам № 65 от 28.09.2018 и № 74 от 01.10.2018 или предметом сделки с ООО «Август» по счету-фактуре № 195 от  23.10.2019 не находят своего подтверждения.

Истец указывает, что ответчики на интернет-сайтах предлагали к продаже товар,  маркированный товарным знаком по свидетельству № 757312. В подтверждение этого истец представил скриншоты сайтов «меркурий-нн.рф» и «avtomateriali.ru», протокол осмотра доказательств 52 АА 4829670 от 22.11.2021, протокол осмотра письменных и вещественных доказательств 23 АВ 1144802 от 16.02.2021.

Нотариусом нотариального округа город областного значения город Нижний Новгород ФИО13 произведен осмотр интернет-сайтов https://xn----itbjedkmavb6a.xn—plai/, http://avtomateriali.ru/, по результатам которого составлен осмотра доказательств 52 АА 4829670 от 22.11.2021. В ходе осмотра сайта https://xn----itbjedkmavb6a.xn—plai/ установлено, что на данном сайте предлагается к продаже продукция, в том числе мебельные автомобильные ткани. В разделе «Контакты» указана организация, занимающаяся данной деятельностью -  ООО «Меркурий НН»; местоположение компании: 

<

...>; номера телефонов: 

<

***>, +7 (950) 615-14-74, +7 (910) 148-05-05. При осмотре сайта http://avtomateriali.ru/ установлено, что на данном сайте предлагается к продаже продукция, в том числе экокожа на микрофибре, искусственная кожа на микрофибре  для автомобиля. На сайте изображен логотип «AVTO FABRIC автомобильные материалы» и номера телефонов:                    

<

***>, +7 (831) 266-04-06, +7 (930) 688-63-17, +7 (910) 149-05-05.

Из скриншотов страниц сайта «меркурий-нн.рф» следует, что на данном сайте в разделе «Контакты» указана организация, занимающаяся данной деятельностью -  ООО «Меркурий НН»; местоположение компании: 

<

...>, склад 2;                                         номера телефонов: 

<

***>, +7 (950) 615-14-74, +7 (910) 148-05-05,                                  +7 (952) 783-58-77. В разделе «Наши партнеры» имеется указание на авто ткани и др. материалы AVTO FABRIC» . 

Из скриншотов страниц сайта «avtomateriali.ru» следует, что на данном сайте предлагается к продаже продукция, в том числе экокожа на микрофибре, искусственная кожа на микрофибре  для автомобиля. На сайте изображен логотип «AVTO FABRIC автомобильные материалы» и номера телефонов: 

<

***>, +7 (831) 266-04-06, +7 (930) 688-63-17,                      +7 (910) 149-05-05. В качестве лица, осуществляющего деятельность по продаже товара указан ИП ФИО3 (ИНН 

<

***>); фактический адрес: 

<

...>, склад 2.

Исследовав скриншоты страниц указанных сайтов, суд установил, что сайт                      «меркурий-нн.рф» в своей деятельности использует ООО «Меркурий НН», сайт «avtomateriali.ru» в своей деятельности использует ИП ФИО3

   Нотариусом Краснодарского нотариального округа ФИО14 произведен осмотр интернет-сайтов по адресам: http://www.instagram.com/, http://www.vk.com/, http://avtomateriali.ru/p494018235-shvaytser- schweitzer-original.html. 

По результатам осмотра указанных сайтов установлено следующее.

1. На изображении интернет-страницы по адресу:  http://www.instagram.com/avto.fabric/ зафиксировано: предложение к продаже экокожи Avto-Fabric с указанием сайта    «avtomateriali.ru»; фотография товара маркированного обозначением SCHWEITZER ORIGINAL, сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 757312.

2. На изображении интернет-страницы по адресу:  http://www.instagram.com/p/CLJshpRMCeb/ зафиксировано: предложение к продаже микрофибровой кожи Швайцер БМВ SCHWEITZER ORIGINAL BMWG по цене 1250 руб. за метр; номер телефона 

<

***>; фотография товара маркированного обозначением SCHWEITZER ORIGINAL, сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 757312.

3. На изображении интернет-страницы по адресу: www.vk.com/avtofabrik/ зафиксировано: предложение к продаже экокожи AUTO-FABRIC с указанием сайтов    «avtomateriali.ru», http://www.instagram.com/avto.fabric/; фотография товара маркированного обозначением SCHWEITZER ORIGINAL, сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 757312; предложение к продаже микрофибровой кожи Швайцер БМВ SCHWEITZER ORIGINAL BMWG по цене 1250 руб. за метр; номера телефонов: 

<

***>, +7 (831) 266-04-06

4. На изображении интернет-страницы по адресу: http://avtomateriali.ru/p494018235-shvaytser- schweitzer-original.html зафиксировано: предложение к продаже искусственной кожи Швайцер Schweitzer original BMW по цене 1250 руб. за пог.м; фотография товара маркированного обозначением SCHWEITZER ORIGINAL, сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 757312; логотип «AVTO FABRIC автомобильные материалы»; номера телефонов: 

<

***>, +7 (831) 266-04-06, +7 (930) 688-63-17, +7 (910) 149-05-05.

Кроме того, истец представил в материалы дела протокол осмотра письменных доказательств 34 АА 3636768 от 11.12.2021, составленный временно исполняющей обязанности нотариуса города Волгограда ФИО15 на основании заявления ФИО9, которым зафиксирована переписка в мессенджере  WhatsApp между заявителем и пользователем номера телефона 

<

***>. Согласно переписке указанных лиц пользователем номера телефона 

<

***> предлагался к продаже товар (экокожа) с изображением товарного знака по свидетельству № 757312, о чем свидетельствует фотография товара от 02.03.2021. После согласования условий поставки товара пользователь номера телефона 

<

***> отправил ФИО9 УПД № 09/03-4 от 09.03.2021 на товар: «Экокожа SHWITZER BMW 1018 (графит)» в количестве 801, 1 п/м стоимостью на сумму 841 155 руб.

С учетом изложенного, принимая во внимание, что сопровождение сделки по реализации товара по УПД № 09/03-4 от 09.03.2021 осуществлял менеджер с использованием номера телефона 

<

***>, который размещен на сайтах: http://avtomateriali.ru/,  www.vk.com/avtofabrik/, указанных страницах сайта http://www.instagram.com/avto.fabric/, при этом продавцом товара является ООО «Меркурий НН», суд приходит к выводу о том, что при осуществлении  предпринимательской деятельности сайты: http://avtomateriali.ru/,  www.vk.com/avtofabrik/, http://www.instagram.com/avto.fabric/ использовались обоими ответчиками.

Представленными доказательствами подтверждается нарушение ответчиками исключительного права истца на товарный знак  по свидетельству № 757312 путем предложения к продаже через интернет-сайты: http://avtomateriali.ru/, www.vk.com/avtofabrik/,                                                        http://www.instagram.com/avto.fabric/.

В подтверждение незаконного размещения товарного знака по свидетельству № 757312 на этикетках, упаковках, и оборотной стороне товара, поставленного ответчиком 1                            ИП ФИО4, истец представил заключение специалиста ООО «Эксперт» № 6920 от 20.05.2021. В рамках данного исследования 24.03.2021 проведен осмотр 21 рулона с экокожей, в ходе которого установлено, что данные объекты исследования имеют визуальное сходство с продукцией SCHWEITZER ORIGINAL. Рулоны с экокожей в количестве 21 шт.с изначальной стороны печатным штамповочным носителем нанесена информация, относящаяся к торговой марке SCHWEITZER ORIGINAL. В этой связи специалист пришел к выводу, что обозначение, нанесенное на рулоны с экокожей в количестве 21 шт. является сходным с зарегистрированным товарным знаком SCHWEITZER ORIGINAL. 

Исследовав данное заключение специалиста, суд установил, что в нем содержатся фотографии 21 рулона экокожи, маркированного обозначением SCHWEITZER ORIGINAL, сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 757312. На каждом рулоне  имеется этикетка с наименованием товара SHWITZER BLACK, указанием веса,  метража и артикула К072О.

В отзывах ответчиков и ООО «Адилет»  указано на отсутствие доказательств, подтверждающих, что осмотренный специалистом товар является товаром, поставленным ответчиком 1 в адрес ИП ФИО4

Суд не соглашается с указанными доводами по следующим основаниям: ИП ФИО4 подтвердила, что приобретенный ей товар у ООО «Меркурий НН» по УПД № 09/03-4 от 09.03.2021 был направлен истцу для проведения исследования, о чем свидетельствуют накладные (экспедиторские расписки) от 10.03.2021 № 21-01211077548, от 16.03.2021                                 № 21-00061020679; осмотр произведен в отношении 21 рулона, при этом из переписи в мессенджере  WhatsApp между ФИО9 и пользователем номера телефона 

<

***> (менеджером продавца) следует, что согласована поставка товара в количестве 21 рулона;  фотографии 21 рулона экокожи, маркированного обозначением SCHWEITZER ORIGINAL, аналогичны товару, предложенному к продаже на сайтах http://avtomateriali.ru/,  www.vk.com/avtofabrik/, http://www.instagram.com/avto.fabric/ и товару на фотографии от 02.03.2021, направленной ФИО9 пользователем номера телефона 

<

***> (менеджером продавца) при согласовании сделки; в этикетках  к каждому рулону экокожи и товарной накладной в наименовании товара имеется слово SHWITZER.

В связи с изложенным суд приходит к выводу о том, что в рамках данного исследования осмотрен товар, поставленный ООО «Меркурий НН» по УПД № 09/03-4 от 09.03.2021. Ссылка ООО «Адилет»  на то, что при ввозе в Российскую Федерацию товар «искусственная кожа SHWITZER Black в количестве 973,1 метров» имел артикул К034О не свидетельствует об обратном.

С учетом изложенного факт нарушения ответчиком 1 исключительного права истца на товарный знак  по свидетельству № 757312 при реализации товара по УПД № 09/03-4 от 09.03.2021 доказан.

Кроме того, в УПД № 09/03-4 от 09.03.2021 в наименовании товара указано «Экокожа SHWITZER BMW 1018 (графит)».  В товарной накладной № 15/02-42 от 15.02.2021 в наименовании товара указано «Экокожа SHWITZER BMW 0500 Black»

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482) и пунктом 162 Постановления № 10.

Пунктом 41 Правил № 482 предусмотрено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 указанных Правил.

Согласно пункту 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу пункта 44 Правил № 482 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил № 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При этом словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления № 10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

С учетом приведенных правовых норм и правовых позиций высшей судебной инстанции в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений. Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

Таким образом, права владельца товарного знака могут быть нарушены посредством использования самого товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Произведя анализ сходства сравниваемых обозначений, суд пришел к выводу о том, что слово «SHWITZER», указанное в наименовании товара в УПД № 09/03-4 от 09.03.2021 и товарной накладной № 15/02-42 от 15.02.2021 является обозначением, сходным до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком по свидетельству № 757312.

Более того, при установлении смешения сходных обозначений также проводится анализ однородности товаров, для которых зарегистрирован защищаемый истцом товарный знак, со спорным товаром ответчика.

Как следует из пункта 45 Правил № 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 757312 зарегистрирован, в том числе для товаров 18-го класса "замша, за исключением используемой для чистки; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; молескин [имитация кожи]" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Реализованный ответчиками товар по УПД № 09/03-4 от 09.03.2021 и товарной накладной № 15/02-42 от 15.02.2021 является однородным к товарам по классам МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

С учетом установленной высокой степени сходства сравниваемых товарного знака истца и используемых ответчиками обозначения и однородности сравниваемых товаров, суд пришел к выводу о возможности их смешения в гражданском обороте.

С учетом изложенного суд приходит к выводу, что спорное обозначение «SHWITZER» ассоциируется в целом с товарным знаком истца и свидетельствует о сходстве указанных обозначений до их степени смешения.

Доказательств законности использования ответчиком указанного обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в материалах дела не имеется.

При этом следует отметить, что в материалы дела не представлено доказательств, подтверждающих, что по товарной накладной № 15/02-42 от 15.02.2021 поставлен иной товар, чем товар, поставленный по УПД № 09/03-4 от 09.03.2021 и предлагаемый к продаже на сайтах http://avtomateriali.ru/,  www.vk.com/avtofabrik/, http://www.instagram.com/avto.fabric/.

Таким образом, применительно к пункту 4 статьи 1252 ГК РФ товар, реализованный по УПД № 09/03-4 от 09.03.2021 и товарной накладной № 15/02-42 от 15.02.2021, является контрафактным. 

Представитель ответчиков в судебном заседании указал, что при реализации спорного товара ответчики не обладали информацией о государственной регистрации товарного знака истца. ООО «Адилет» в отзыве указало, что по состоянию  на дату размещения заказа о поставке искусственной кожи SHWITZER Black для ООО «Меркурий НН», равно как и на дату заключения дополнительного соглашения или дату передачи товара, указанную в УПД № 1119 от 09.02.2021, зарегистрированные на территории Российской Федерации права на наименование SHWITZER Black в сфере мебельных покрытий отсутствовали. О наличии  зарегистрированного товарного знака SCHWEITZER ORIGINAL при размещении заказа ООО «Адилет» не знало и не могло знать, учитывая результаты поискового запроса, предоставленные ФИПС. 

Данные доводы суд признает несостоятельными, поскольку реализация ответчиками товара по УПД № 09/03-4 от 09.03.2021 и товарной накладной № 15/02-42 от 15.02.2021,  а также указанные выше осмотры сайтов осуществлены после государственной регистрации товарного знака по свидетельству № 757312.

С учетом положений статей 1484 и 1487 ГК РФ, а также правовой позиции, изложенной в пункте 15 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122, введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, маркированных товарным знаком, принадлежащим истцу, без согласия последнего, является незаконным.

Установив, факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак по свидетельству № 757312 и незаконного использования данного товарного знака ответчиками, суд приходит к выводу, что требования истца об обязании ООО «Меркурий НН» и                            ИП ФИО3 прекратить незаконное использование товарного знака по свидетельству                         № 757312 являются правомерными и подлежащими удовлетворению. 

Рассмотрев требование истца о солидарном взыскании с ответчиков компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству № 757312 в размере                   51 528 500 руб., суд приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 61 постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Как отмечено в пункте 62 постановления № 10, суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Согласно абзацу шестому пункта 61 постановления № 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимости контрафактных товаров, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В рассматриваемом случае истец произвел расчет компенсации на основании сведений о 

стоимости ввезенного на территорию Российской Федерации товара на основании таможенной декларации № 10418010/021120/0315892.  В этой связи компенсация в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, составляет 51 528 500 руб. (25 764 250 руб.*2). При этом в судебном заседании представитель истца пояснил, что в указанный расчет также входит стоимость товара, реализованного по УПД № 09/03-4 от 09.03.2021 и товарной накладной № 15/02-42 от 15.02.2021.

С учетом установленных обстоятельств по делу, учитывая, что ответчиками не осуществлялся ввоз товара по таможенной декларации № 10418010/021120/0315892, истцом не представлено доказательств, подтверждающих, что при ввозе по данной декларации товар был маркирован  обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 757312, суд считает ошибочным производить расчет компенсации на основании  сведений о стоимости ввезенного на территорию Российской Федерации товара по указанной таможенной декларации.

В данном случае применительно к  абзацу шестому пункта 61 постановления № 10 за основу определения размера компенсации следует принять стоимость контрафактного товара, реализованного ответчиками по УПД № 09/03-4 от 09.03.2021 и товарной накладной № 15/02-42 от 15.02.2021. 

В силу пункта 1 статьи 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства.

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 1252 ГК РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Согласно абзацу 3 пункта 71 Постановления № 10 положение о солидарной ответственности применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата.

В рассматриваемом случае суд установил, что ООО «Меркурий НН» реализовало                           ИП ФИО4 товар: «Экокожа SHWITZER BMW 1018 (графит)» в количестве 801, 1 п/м стоимостью на сумму 841 155 руб., что подтверждается  УПД № 09/03-4 от 09.03.2021.

 В свою очередь, ИП ФИО3 реализовал ИП ФИО5 товар: «Экокожа SHWITZER BMW 0500 Black» в количестве 40, 1 п/м стоимостью 50 125 руб. на основании товарной накладной № 15/02-42 от 15.02.2021. 

Изложенное свидетельствует о том, что ответчики осуществляют предпринимательскую деятельность раздельно, в связи с чем компенсация за незаконное использование товарного знака подлежит взысканию с каждого ответчика отдельно, исходя из стоимости реализованного контрафактного товара. Оснований для привлечения ответчиков к солидарной ответственности не  имеется.   

В этой связи требование истца о взыскании с ответчиков компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству № 757312 является правомерным в части взыскания с ООО «Меркурий НН» 1 682 310 руб. (двукратный размер стоимости контрафактного товара по УПД № 09/03-4 от 09.03.2021), с ИП ФИО3 100 250 руб. (двукратный размер стоимости контрафактного товара по товарной накладной № 15/02-42 от 15.02.2021).

Ответчики в отзывах просят суд снизить размер компенсации за незаконное использование товарного знака.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, содержащейся в Постановлении N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края", при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении N 40-П, с учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины.

При этом с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (то есть не может быть менее стоимости права использования товарного знака).

Снижение судом размера компенсации возможно при соблюдении критериев, приведенных в постановлении N 28-П и постановлении N 40-П, при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

Определение размера компенсации относится к прерогативе суда, рассматривающего спор по существу, который определяет размер компенсации в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как следует из материалов дела, ответчиками в отзывах приведены мотивированные ходатайства о снижении заявленного размера компенсации.

Проанализировав обстоятельства дела, учитывая, что ответчики ранее не допускали аналогичные нарушения, суд считает возможным снизить размер взыскиваемой компенсации до однократной стоимости товаров. В связи с этим с ООО «Меркурий НН» в пользу истца подлежит компенсация в размере 841 155 руб. (стоимость контрафактного товара по УПД                   № 09/03-4 от 09.03.2021); с ИП ФИО3 в пользу истца – компенсация в размере                            50 125 руб. (стоимость контрафактного товара по товарной накладной № 15/02-42 от 15.02.2021). 

В отношении требования истца об обязании ответчиков изъять из оборота и уничтожить за свой счет продукцию, содержащую изображение товарного знака № 757312, а также орудия, оборудование или иные средства, используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на него, суд считает необходимым отметить следующее.

Согласно пункту 2 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ под определение контрафактных товаров подпадают товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним по степени смешения обозначение. 

В отношении таких товаров предусмотрено, что в тех случаях, когда введение товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения. 

В рассматриваемом случае истцом не представлено доказательств наличия у ответчиков товара, помимо реализованного по УПД № 09/03-4 от 09.03.2021 и товарной накладной                        № 15/02-42 от 15.02.2021, содержащего изображение товарного знака № 757312, а также  орудий, оборудования или иных средств, используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав на него. Данный вывод подтверждается установленными обстоятельствами по делу. 

Кроме того, как следует из постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 N 8-П/2018 по делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 ГК РФ, требование об изъятии и уничтожении ввезенного товара подлежит удовлетворению только в целях установления ненадлежащего качества товаров и /или для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. Доказательств наличия указанных обстоятельств истцом не представлено. 

Таким образом, исковые требования в указанной части удовлетворению не подлежат.

В связи с частичным удовлетворением исковых требований и по правилам статьи                  110 АПК РФ судебные расходы подлежат пропорциональному распределению между сторонами.

При распределении расходов по уплате государственной пошлины суд исходит из того, что истцом заявлено четыре требования неимущественного характера (два, из которых удовлетворены) и одно требование имущественного характера (удовлетворено частично).

С учетом увеличения размера исковых требований и частичного удовлетворения иска  с истца в доход федерального бюджета подлежит взысканию 36 663 руб. государственной пошлины.

В постановлении Конституционного Суда РФ от 28.10.2021 № 46-П указано, что решение арбитражного суда о снижении размера компенсации за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, определенной истцом (правообладателем) в минимальном размере, установленном законом, - как по основаниям его принятия, так и по вызываемым юридическим последствиям - не может отождествляться с частичным удовлетворением исковых требований, обусловленным отсутствием (недоказанностью) надлежащих оснований для их признания судом полностью обоснованными.

В этой связи при распределении расходов по уплате государственной пошлины суд исходит из установленной суммы компенсации за незаконное использование товарного знака без учета ее снижения (1 682 310 руб. и 100 250 руб.).   

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

исковые требования удовлетворить частично.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Меркурий НН» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Нижний Новгород, прекратить незаконное использование товарного знака № 757312.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Меркурий НН»                    (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Нижний Новгород в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>,                                    ОГРНИП 304231128600230),  

<

...> 155 руб. компенсации, а также 12 530 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО3 (ИНН: 

<

***>, ОГРНИП: 

<

***>), д. Ройка Кстовского района Нижегородского области, прекратить незаконное использование товарного знака № 757312.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 (ИНН: 

<

***>, ОГРНИП: 

<

***>), д. Ройка Кстовского района Нижегородского области, в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 304231128600230),  

<

...> 125 руб. компенсации, а также 6389 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2                           (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 304231128600230),  г. Краснодар, в доход федерального бюджета 36 663 руб. государственной пошлины. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, если оно не будет отменено или изменено таким постановлением.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с даты принятия решения. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы; если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

 

Судья                                                                                                                                        А.Б. Духан