ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-5064/2023-ГК

Дело № А40-198190/22

г. Москва

27 июня 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 20 июня 2023 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 27 июня 2023 года 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи  Е.А. Птанской,

судей Д.В. Пирожкова, О.Н. Лаптевой

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Индивидуального предпринимателя ФИО2 

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 20 декабря 2022 года по делу                                    № А40-198190/22, принятое судьей Чадовым А.С., 

по иску Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс Профи»                                        (ОГРН: 

<

***>) 

к Индивидуальному предпринимателю ФИО2                            (ОГРНИП: 

<

***>) 

о взыскании компенсации 

при участии в судебном заседании представителей:

от истца – ФИО3 по доверенности от 01.09.2022г.,

от ответчика – ФИО4 по доверенности от 28.02.2023г. 

 

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс Профи» (далее - истец, правообладатель) обратилось  в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее - ответчик) о защите прав на товарные знаки №№ 86551, 86552, взыскании компенсации в размере 2 125 000 рублей.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 20.12.2022 исковые требования удовлетворены частично по основаниям, изложенным ниже.

Ответчик не согласился с принятым решением и обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил обжалуемый судебный акт отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов жалобы, заявитель ссылается на неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

В заседании суда апелляционной инстанции 20.06.2023 представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал, представил письменные объяснения.

Представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, представил отзыв, пояснения.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 20.12.2022 на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, истец является правообладателем исключительного права на товарные знаки SOTHYS №№ 86551, 86552. 

Исключительные права на указанные товарные знаки переданы по лицензионному договору от Сотис Интернасьональ, АО и зарегистрированы в установленном порядке в Роспатенте по российской национальной системе. В   соответствии с заключенным Лицензионным договором истец имеет право защищать  исключительные права в России.

В соответствии с п. 2.6. Лицензионного договора (в ред. Дополнительного соглашения к Лицензионному договору на использование Товарных знаков №№ 86551, 86552 от 24.03.2020, зарегистрирован 19.10.2020 РД0343922, от 29 октября 2021 года) Лицензиат несет единоличную ответственность за последствия любого ненадлежащего использования Товарных знаков, и обязан обеспечить гарантии Лицензиару и компании «Сотис Пэрис» в отношении любых претензий, которые могут возникнуть у третьей стороны.

В июне 2022 года истцу стало известно о том, что ответчик использует обозначение, тождественное с товарным знаком правообладателя. В частности, спорное обозначение используется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на страницах сайта, расположенного по адресу: https://kosmetika-рroff.ru. 

Данные обстоятельства подтверждаются Протоколом осмотра доказательств от 21.06.2022 нотариуса города Москвы ФИО5

Изобразительный и словесный элементы на сайте jтветчика фактически представляют собой товарные знаки истца и не имеет от них отличий, что вводит потребителей в заблуждение. При этом, правообладатель не состоит с нарушителем интеллектуальных прав в договорных отношениях, связанных с предоставлением права использования товарного знака.

Истец не давал ответчику своего согласия на использование Товарных знаков. Предлагаемая к продаже и реализуемая ответчиком продукция имеет признаки контрафактности.

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

Каких-либо доказательств факта исчерпания исключительных прав ответчиком не предоставлено, не предоставлены доказательства, подтверждающие факт введения спорного товара в оборот правообладателем.

Истец со своей стороны указал, что с указанным ответчиком его поставщиком ООО «Сталкер-Консалтинг» истец не имеет договорных отношений о передаче права использования товарных знаков №№ 86551, 86552, доказательств обратного ответчик в материалы дела не представил. 

Все заключенные истцом лицензионные договоры отражены в реестре Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Доказательств обратного ответчик в материалы дела не представил.

Истец, воспользовавшись правом, установленным ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правомерно требует компенсацию.

Между тем, судом установлены основания для снижения суммы компенсации. Согласно положениям пункта 3 статьи 1252 Кодекса, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При снижении размера компенсации суд принял во внимание добровольное прекращение ответчиком использования результатов интеллектуальной собственности истца, а также учел стоимость реализуемых товаров, которая существенно ниже размера заявленной компенсации.

Предоставленная суду возможность снизить размер компенсации в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательства является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом, то есть по существу, на реализацию требований части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Степень соразмерности заявленной истцом компенсации последствиям нарушения исключительного права является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из обстоятельств конкретного дела. Целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, восстановления имущественного положения пострадавшей стороны, а не наказания ответчика.

Таким образом, исходя из вышеуказанных обстоятельств, суд полагает, что разумным и соразмерным будет снизить компенсацию до 1 062 500 рублей.

 

Доводы апелляционной жалобы ответчика подлежат отклонению исходя из нижеследующих оснований. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

Каких-либо доказательств факта исчерпания исключительных прав ответчиком не предоставлено, не предоставлены доказательства, подтверждающие факт введения спорного товара в оборот правообладателем.

Истец со своей стороны указал, что с указанным ответчиком его поставщиком ООО «Сталкер-Кконсалтинг» истец не имеет договорных отношений о передаче права использования товарных знаков №№ 86551, 86552, доказательств обратного ответчик в материалы дела не представил. Все заключенные истцом лицензионные договоры отражены в реестре Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Доказательств обратного ответчик в материалы дела не представил.

Приложенные ответчиком товарные накладные не позволяют сделать вывод о том, что Ответчиком приобретались товары SOTHYS, наименование такого бренда в накладных не указано. Следовательно, невозможно сделать вывод о том, что товары, маркированные товарными знаками истца, были приобретены у                                            ООО «Сталкер-Консалтинг».

Вопреки доводам ответчика установление подлинности товаров не влияет на разрешение настоящего спора по существу, поскольку материалами дела подтверждается незаконность использования товарного знака истца.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В соответствии с п.п. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, размещение обозначения, тождественного или сходного с чужим товарным знаком, на сайте является самостоятельным нарушением исключительных прав правообладателя независимо от использования товарных знаков при реализации товаров.

Таким образом, требования истца к ответчику являются обоснованными.

Требуя взыскание компенсации в заявленном размере, истец указывал, что данный размер является обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушения.

Согласно ч. 1 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Исходя из конструкции данной нормы, можно отметить, что существенным условием для определения размера компенсации за нарушения интеллектуальных прав является установление последствий таких прав.

Истец, воспользовавшись правом, установленным ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правомерно требует компенсацию.

Ответчик утверждает, что приобрел товары SOTHYS с нанесенными на них товарными знаками №№ 86551, 86552 у ООО «Сталкер-Консалтинг» ИНН 

<

***> (124498 Москва, Зеленоград, Георгиевский пр-кт, д. 5), что подтверждает правомерность сделки по поставке товаров SOTHYS в адрес ответчика и, как следствие, подтверждается действие в отношении спорного товара принципа исчерпания прав (ст. 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации), что исключает удовлетворение исковых требований истца.

Однако, вопреки позиции заявителя, с указанным ответчиком его поставщиком ООО «Сталкер-Консалтинг» истец не имеет договорных отношений о передаче права использования товарных знаков №№ 86551, 86552, доказательств обратного ответчик в материалы дела не представил. Все заключенные истцом лицензионные договоры отражены в реестре Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Доказательств обратного ответчик в материалы дела не представил.

Как разъяснено Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 13.02.2018 № 8-П, согласно статье 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия, тем самым данная статья Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает национальный режим исчерпания исключительного права на товарный знак.

Поскольку установление того или иного режима исчерпания прав, по смыслу статей 71 (пункты «е», «ж», «л») и 74 (часть 2) Конституции Российской Федерации, является дискрецией федерального законодателя, названное законоположение само по себе не может рассматриваться как несовместимое с ее требованиями. Вместе с тем следует учитывать, что статья 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации действует в контексте принципов и норм Конституции Российской Федерации и в системной связи с другими положениями гражданского законодательства.

В рассматриваемом случае ответчиком надлежащих доказательств, подтверждающих введение товаров (конкретных товаров, реализуемых предпринимателем) в гражданский оборот на территории Российской Федерации самим правообладателем товарного знака или иным лицом с его согласия, не представлено.

Вопреки доводам ответчика установление подлинности товаров не влияет на разрешение настоящего спора по существу, поскольку материалами дела подтверждается незаконность использования товарного знака истца. 

Ответчиком указано, что товарные знаки SOTHYS были внесены в приказ Минпромторга от 19.04.2022 № 1532 только 21.07.2022.

Короткий период с даты Приказа № 1532 (19.04.2022) по дату внесения изменений (21.07.2022) является подтверждением того, что истец приложил все необходимые усилия для защиты своих интеллектуальных прав.

На момент судебного разбирательства, ответчик продолжает незаконно использовать товарные знаки истца, при этом, с момента включения их в перечень прошло 5 месяцев. 

Ответчик полагает, что истцом не представлены доказательства, подтверждающие средний размер платы за использование товарного знака.

В материалы дела истцом представлены сублицензионные договоры, подтверждающие стоимость простой неисключительной лицензии. В соответствии с ч. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, средний размер стоимости права истцом доказан. В обоснование данного довода истец прикладывает выписки из банков АО «Райффайзенбанк» и                АО «Альфа-банк».

Кроме того, суд апелляционной инстанции отмечает следующее. 

В соответствии с п. 1.4. Лицензионного договора территорией его действия является Российская Федерация, таким образом, истец имеет право защищать свои права на всей территории РФ.

В соответствии с п. 4 Дополнительного соглашения к Лицензионному договору и с п. 1.3. самого Лицензионного договора Исключительное право на использование товарных знаков предоставляется Лицензиату в отношении следующих способов использования на Договорной территории:

- путем размещения Товарных знаков на фасадах и в интерьере салонов красоты, спа-центров, а также иных помещений, оборудованных кабинетами красоты, принадлежащих прямо или косвенно Лицензиату, и продажи исключительно косметической продукции и косметических средств «Сотис», которые распространяются компанией «Бьюти Коллекшн»,

- путем размещения Товарных знаков на полиграфических материалах, относящихся исключительно к косметической продукции и косметическим средствам «Сотис», на одежде персонала, указанных выше учреждений, на майках и другой сувенирной продукции, относящейся исключительно к косметической продукции и косметическим средствам «Сотис», которые распространяются компанией «Бьюти Коллекшн»,

- путем использования Товарных знаков при размещении Товарных знаков на фасадах и в интерьере офисов продаж, принадлежащих прямо или косвенно Лицензиату, и предназначенных исключительно для косметической продукции и косметических средств «Сотис», которые распространяются компанией «Бьюти Коллекшн»,

- путем размещения Товарных знаков в предложениях о продаже косметической продукции и косметических средств «Сотис», которые распространяются компанией «Бьюти Коллекшн», а также в объявлениях, в сети Интернет, на вывесках и в рекламе, относящейся к такой продукции.

Таким образом, вопреки доводам ответчика право истца на использование товарных знаков не ограничено только товарами, на которых они размещены, а имеет гораздо более широкое влияние и более того, в тексте договора объем использования прав сформулирован даже более обширно, чем такой объем обозначен в п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

В соответствии с п. 9 Дополнительного соглашения к Лицензионному договору и с п. 2.11. самого Лицензионного договора, Если Лицензиару становится известно о том, что третьи лица нарушают права, предоставленные по настоящему Договору Лицензиату, либо по Дистрибьюторскому соглашению, касательно продвижения косметической продукции и косметических средств «Сотис», Лицензиат, после получения предварительного одобрения Лицензиара в письменной форме, предпринимает действия (в судебном или внесудебном порядке) в отношении таких лиц. Лицензиат предоставляет Лицензиару не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней проект искового заявления и/или процедурных документов на их предварительное утверждением Лицензиаром, чтобы убедиться в том, что ни один из пунктов не вредит и не наносит ущерб действительности Товарных знаков. Сопутствующие расходы и/или поступления, понесенные и/или полученные в результате судебного решения или соглашения между истцом и ответчиком, будут выплачиваться за собственный счет и/или относиться на счет собственной прибыли Лицензиата и/или Дистрибьютора, компании «Бьюти Коллекшн», в зависимости от обстоятельств.»

Ответчик признал, что размещал на сайте фотографии предлагаемого к продаже маркированных товарными знаками истца товаров, собственником которых он не является по его собственному заявлению, следовательно, ответчик размещал товарные знаки фактически не на товарах, которые он как их собственник мог предлагать к продаже, а как обозначения тождественные с чужим товарным знаком, что по смыслу п.п. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ является самостоятельным нарушением исключительных прав правообладателя. 

В данном случае, учитывая, что ответчик не является собственником размещенных им товаров, то и исчерпания права в соответствии со ст. 1487 ГК РФ возникнуть не может.

Таким образом, так как речь идет не о товарах, дистрибьютором которых является ООО «Бьюти Коллекшн», а о незаконном использовании тождественного обозначения в сети Интернет, то исковое заявление в соответствии с Лицензионным договором подается именно обладателем исключительных прав, а не Дистрибьютором.

Вопреки позиции ответчика, владельцем товарных знаков во исполнение п. 2.11. Лицензионного договора 10 июня 2022 года направлено истцу письмо о необходимости немедленно начать претензионно-судебную работу в отношении интернет-сайта https://kosmetika-proff.ru. Данное письмо содержится в материалах дела.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения Арбитражного суда.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. 

Руководствуясь статьями 110, 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 20 декабря 2022 года по делу   № А40-198190/22 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

 

Председательствующий судья:                                                                         Е.А. Птанская

                                                                                                                      

Судьи                                                                                                                      Д.В. Пирожков

 

                                                                                                                       О.Н. Лаптева