ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г.Самара, ул.Аэродромная, 11А, тел.273-36-45, e-mail: info@11aas.arbitr.ru, www.11aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

24 сентября 2019 года

гор. Самара

                      Дело № А55-23131/2018

Резолютивная часть постановления оглашена 17 сентября 2019 года

В полном объеме постановление изготовлено 24 сентября 2019 года

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Николаевой С.Ю., судей Пышкиной Н.Ю., Терентьева Е.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании 17 сентября 2019 года в зале № 6 апелляционную жалобу ФИО2 на решение Арбитражного суда Самарской области от 24 июня 2019 года, принятое по делу № А55-23131/2018 (судья Шехмаметьева Е.В.)

по иску Эколаб ЮЭсЭй (Ecolab USA Inc)

к ФИО2,

с участием третьих лиц:

- Общества с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»,

- Акционерного общества «Эколаб»,

о признании регистрации, администрирования и использования доменного имени нарушением прав истца на товарные знаки и фирменное наименование, об обязании пресечь нарушение исключительных прав истца и выплатить компенсацию в размере

3 000 000 руб., 

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО3 представитель по доверенности от 09.07.2018; 

от ответчика – ФИО4 представитель по доверенности 63 АА № 5310703 от 03.12.2018, ФИО5 представитель;

от третьих лиц - не явились, извещены надлежащим образом,

Установил:

Истец - Эколаб ЮЭсЭй (Ecolab USA Inc) обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском к ответчику - ФИО2 о признании регистрации, администрирования и использования доменного имени 

, а также использование веб-сайта www.ecolabhealthcare.ru нарушением прав Эколаб ЮЭсЭй (Ecolab USA Inc) на товарные знаки и фирменное наименование, об обязании пресечь нарушение исключительных прав истца на товарные знаки и фирменное наименование путем запрета ответчику использовать (администрировать) доменное имя 

, а также веб-сайт www.ecolabhealthcare.ru, о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков  в размере 3 000 000 руб., а также о признании порочащими деловую репутацию истца сведений, опубликованных на сайте ответчика (с учетом принятых судом уточнений иска).

Определением Арбитражного суда Самарской области от 27 сентября 2018 года исковое заявление принято к производству, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ».

Определением суда от 09 апреля 2019 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Акционерное общество «Эколаб».

Решением Арбитражного суда Самарской области от 24 июня 2019 года суд признал регистрацию, администрирование и использование ФИО2 доменного имени 

, а также использование веб-сайта www.ecolabhealthcare.ru нарушением прав Эколаб ЮЭсЭй (Ecolab USA Inc) на товарные знаки и фирменное наименование. Запретил ФИО2 использовать (администрировать) доменное имя 

, а также веб-сайт www.ecolabhealthcare.ru. Взыскал со ФИО2 в пользу Эколаб ЮЭсЭй (Ecolab USA Inc) 50 000 руб. компенсации, а также 14 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины. В остальной части в иске отказал.

Заявитель – ФИО2, не согласившись с решением суда первой инстанции, подал в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд апелляционную жалобу, в которой просит решение суда отменить в части удовлетворенных требований и принять новый судебный акт, которым будет полностью отказано в удовлетворении исковых требований.

Определением суда от 31 июля 2019 года 2019 года апелляционная жалоба оставлена без движения, установлен срок до 27 августа 2019 года для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления апелляционной жалобы без движения. 

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 августа 2019 года рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 17 сентября 2019 года на 12 час. 05 мин. 

Представители ответчика в судебном заседании поддержали доводы апелляционной жалобы.

Представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в мотивированном отзыве, просил взыскать компенсацию в полном размере - 3 000 000 руб.  

Представители третьих лиц в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом в соответствии с частью 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии со статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, извещенных о месте и времени судебного разбирательства. 

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверяется в соответствии со статьями 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Эколаб ЮЭсЭй (Ecolab USA Inc) является правообладателем охраняемых на территории Российской Федерации товарных знаков ECOLAB по международной регистрации № 1005780, ECOLAB по международной  № и ЕСОLAВ по международной регистрации № 1008102 (далее - «Товарные знаки»), зарегистрированных, в частности, в отношении:

- товаров 7 класса МКТУ: «машины для уборки»;

- услуг 35 класса МКТУ: «предоставление экономически-организационных консультаций в области управления гигиеной для отельной и кейтеринговой индустрии, пищевой промышленности, здравоохранения и промышленности»;

- услуг 37 класса МКТУ: «услуги по уборке в промышленности и коммерции»;

- услуг 41 класса: «образование и обучение в области предоставления коммерческих услуг по уборке, дезинфекции и гигиене; проведение тренингов в области управления гигиеной для отельной и кейтеринговой индустрий, пищевой промышленности, здравоохранения и промышленности».

Кроме того,  истцу принадлежит исключительное право на фирменное наименование Ecolab USA Inc., указанное в официальной выписке из торгового реестра. Обозначение «Ecolab», являющееся доминирующей и определяющей частью фирменного наименования истца, содержится в доменном имени  

,   и адресах электронной почты ecolabhealthcare.ru@gmail/com, oleg.litvin@ecolabhealthcare.ru, SamoKot.nik@ecolabhealthcare.ru,  AuStin.TX@ecolabhealthcare.ru.

Истцу стало известно о том, что ФИО2 зарегистрировал и использует доменное имя 

, что подтверждается ответом Общества с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен «РЕГ.РУ» от 29 августа 2017 года.

Кроме того, ответчик использовал обозначение, сходное до степени смешения с фирменным наименованием истца.

Как утверждает истец, ответчик не является лицом, уполномоченным истцом на использование товарных знаков, в том числе в доменном имени или на веб-сайте, в связи с чем указанные выше действия ответчика являются нарушением прав истца на товарные знаки и фирменное наименование, а также актом недобросовестной конкуренции.

16 ноября 2017 года истец направил в адрес ответчика претензионное письмо с требованием прекратить указанные выше действия. Письмом от 27 ноября 2017 года ответчиком отказано в добровольном удовлетворении досудебной претензии.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с рассматриваемым исковым заявлением.

Обосновывая решение, суд первой инстанции исходил из того, что представленные в материалы дела доказательства в совокупности в достаточной мере подтверждают факт незаконного использования ответчиком доменного имени 

, а также использование веб-сайта www.ecolabhealthcare.ru. Ответчик не является лицом, уполномоченным истцом на использование товарных знаков, в том числе в доменном имени или на веб-сайте.

Обжалуя судебный акт, заявитель указывает, что суд первой инстанции не учел фактические обстоятельства дела, а именно злоупотребление истцом своими правами, и не применил принцип «эстопель». Также, по мнению заявителя, суд не учел, что в настоящих отношениях применяются Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ. Также суд неверно применил нормы права в отношении определения размера компенсации. Помимо этого, суд неверно возложил на ответчика возмещение расходов по уплате государственной пошлины в размере 14 000 руб.

Рассмотрев доводы апелляционной жалобы, мотивированного отзыва, заслушав пояснения представителей сторон и изучив материалы дела, судебная коллегия приходит к следующему.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного   Кодекса   любым   не   противоречащим   закону   способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (статья 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе па этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот па территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях,  на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Перечень способов использования товарных знаков является открытым.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданского кодекса Российской Федерации) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Судом первой инстанции правомерно установлено, что доменное имя 

 включает в себя доминирующее словесное обозначение, тождественное товарным знакам истца, в сочетании с более слабым словом «healthcare», которое означает в переводе с английского языка «здравоохранение», или «медицинские услуги», то есть одна из областей деятельности, в которой истец осуществляет свою деятельность по продаже товаров и оказанию услуг. Таким образом, используемое ответчиком доменное имя является сходным до степени смешения с товарными знаками истца, а также может ввести потребителей в заблуждение, так как они могут справедливо полагать, что указанное доменное имя принадлежит истцу или его подконтрольной компании.

Товарные знаки также используются ответчиком в адресах электронной почты, указанных на вебсайте: ecolabhealthcare.m@gmail.com, oleg.litvin@ecolabhealthcare.ru, Samokot.nik@ecolabhealthcare.ru, Austin.TX@ecolabhealthcare.ru.

Доменное имя 

 идентифицирует соответствующий веб-сайт www.ecolabhealthcare.ru, на котором изображены тележки для уборки, маркированные обозначением, тождественным товарному знаку истца, под наименованием Mobilette, а также лейбл упаковки продукции с нанесенным товарным знаком, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра соответствующего веб-сайта. Таким образом, на веб-сайте размещена информация о товарах, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы.

При этом, как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, ответчик не является лицом, уполномоченным истцом на использование товарных знаков, в том числе в доменном имени или на веб-сайте.

Администрирование, то есть фактическое поддержание доменного имени в рабочем состоянии путем взаимодействия с регистратором доменного имени, а также использование доменного имени путем размещения на нем веб-сайта, является нарушением прав истца на товарные знаки и фирменное наименование.

По смыслу нормы статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

При этом истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение. Для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений (правовая позиция, выраженная в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 июля 2011 года № 2133).

Из разъяснений, данных в Информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» следует, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом,   несмотря   на   их  отдельные  отличия.

Доказательства, подтверждающие передачу ответчику прав на использование товарных знаков, в материалы дела не представлено.

Представленные в материалы дела доказательства в совокупности в достаточной мере подтверждают факт незаконного использования ответчиком доменного имени 

, а также использование веб-сайта www.ecolabhealthcare.ru.

Доводы жалобы относительно того, что Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ применяются к отношениям сторон, судебной коллегией отклоняются в силу следующего.

Данные правила регулируют процедуру регистрации и использования доменного имени. При этом пункт 3.14 Правил гласит: «В целях предотвращения возможных нарушений пользователю рекомендуется перед подачей заявки убедиться в отсутствии сходных с регистрируемым доменным именем товарных знаков, фирменных   наименований,    другой   интеллектуальной   собственности,    наименований некоммерческих организаций и государственных органов». То есть, действия Ответчика не соответствовали этому положению.

Кроме того, пункт 10.9 публичной оферты о регистрации доменных имен у Третьего лица - регистратора доменных имен (Рег.Ру), размещенная по адресу https://b2b.reg.ru/support/documents/retail oferta говорит: «Использование доменных имен Заказчиком не должно противоречить Миссии и ценностям доменов в зонах, указанных в пунктах 1.4 - 1.7 настоящего Договора, а также запрещает Заказчику нарушишь любые авторские и/или интеллектуальные права, включая права на товарные знаки (знаки обслуживания) т/или иные средства индивидуализации или иную интеллектуальную собственность». Таким образом, действия Ответчика являются и нарушением договора между ним и Третьим лицом.

Соответственно, требования Истца соответствуют и законодательству, и Правилам регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ. Кроме того, возможности правообладателей товарных знаков по защите своих прав при незаконной регистрации также предусмотрены Положением «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах», которое является частью Правил и публичной оферты Третьего лица.

Таким образом, ссылки Ответчика на то, что Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ (в качестве обычая) якобы ограничивают применение статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, не соответствует действительности, а действия Ответчика и противоречат этим Правилам, и нарушают условия договора с регистратором.

Согласно пункта 3 статьи 1252 и пункта 4 статьи 1515  Гражданского кодекса Российской Федерации при нарушении исключительного права на товарный знак правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 59, 61, 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации, исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В рассматриваемом случае истцом не представлено доказательств использования ответчиком доменного имени в коммерческих целях, убытки истцу не причинены. Сайт создан в информационных целях, а именно в целях информирования потребителей с комплектацией и документацией товаров, продаваемых на территории Российской Федерации.

С учетом изложенного, суд первой инстанции правомерно счел обоснованной компенсацию в размере 50 000 руб., в остальной части во взыскании компенсации отказал.

Ссылка жалобы на неразумность размера взысканной компенсации и также на то, что ее размер должен быть снижена до 300 руб., судебной коллегией отклоняется, как основанная на неверном толковании норм права и противоречащая судебной практике. 

Истцом также заявлено требование о признании порочащими деловую репутацию и об обязании ответчика удалить следующие сведения, размещенные ответчиком: «Также обращаем внимание, что 26 октября 2016 года появляется некий документ «Декларация о соответствии Тележки медицинской транспортировочной Mobilette Регистрационный номер РОСС  СН. РС52.Д00717 от 26 октября 2016 года код ТН ВЭД 3926909709- ОТХОДЫ, ОБРЕЗКИ И СКРАП; ПОЛУФАБРИКАТЫ; ИЗДЕЛИЯ (прочие) - Импортная пошлина 9.2 % - Это означает, что ввозится данная продукция на территории Российской Федерации под видом ОТХОДОВ, ОБРЕЗКОВ и Далее по списку!»

Указанное требование правомерно отклонено судом первой инстанции, поскольку из  представленных в дело документов следует, и подтверждается истцом, что данная декларация о соответствии принята в отношении третьего лица и деловую репутацию самого истца не затрагивает.

В данной части решение суда первой инстанции сторонами не оспаривается.

Заявитель жалобы также оспаривает размер взысканной с него государственной пошлины.

Рассмотрев указанный довод, судебная коллегия приходит к следующему.

Порядок распределения государственной пошлины по результатам рассмотрения арбитражного дела определен статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом данным Кодексом не предусмотрено применение по аналогии к нормам процессуального права норм материального права, в данном случае норм статьи 333 Гражданского кодекса.

Тот факт, что суду предоставлено право определять сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, не является основанием для применения пункта 9 постановления № 81, поскольку данное разъяснение не относится к статье 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Установленная пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации мера ответственности применяется по выбору истца вместо возмещения убытков. Требование об уплате компенсации подлежит удовлетворению при наличии доказательств несанкционированного использования товарного знака, то есть факта правонарушения. Размер же компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков.

Со ссылкой на положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд не вправе уменьшить размер компенсации, установленный пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку обязательство нарушителя исключительных прав на товарный знак по выплате компенсации не является неустойкой. Статья 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не может быть применена и по аналогии, поскольку в силу пункта 1 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации аналогия закона применяется в случае, если соответствующие отношения не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота. В данном случае существует специальное регулирование - при оценке соразмерности совершенного нарушения и ответственности за это суду предоставлена возможность определения конкретной суммы компенсации в пределах, установленных законом, - от 10 000 руб. до 5 000 000 руб.

В условиях, когда в законе указан минимальный и максимальный размер компенсации, а также предусмотрено право суда определять конкретный размер компенсации исходя из перечисленных выше критериев нарушения, истец, заявляя исковые требования в максимальном размере, в силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации несет риск наступления последствий совершения им процессуальных действий, который в рассматриваемом случае заключается в отнесении на истца государственной пошлины пропорционально размеру необоснованно заявленной компенсации.

При таких обстоятельствах оспариваемый судебный акт в части распределения судебных расходов нарушает единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права.

Данная правовая позиция изложена в Постановлении Президиума ВАС РФ от 04 февраля 2014 года № 9189/13 по делу № А51-22505/2012.

Таким образом, размер государственной пошлины, который подлежит взысканию с ответчика в пользу истца составляет 12 633 руб. (12 000 руб. – два требования неимущественного характера и 633 руб. (1,67 %) частичное удовлетворение имущественного характера). 

С учетом вышеизложенного Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд считает решение Арбитражного суда Самарской области от 24 июня 2019 года, принятое по делу № А55-23131/2018, подлежащим отмене в части распределения государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 24 июня 2019 года, принятое по делу № А55-23131/2018 отменить в части взыскания государственной пошлины.

Взыскать со ФИО2 в пользу Эколаб ЮЭсЭй (Ecolab USA Inc) 12 633 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части решение Арбитражного суда Самарской области от 24 июня 2019 года, принятое по делу № А55-23131/2018, оставить без изменения. 

Постановление может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в суд кассационной инстанции.

Председательствующий                                                                        С.Ю. Николаева 

Судьи                                                                                                       Н.Ю. Пышкина         

                                                                                                                  Е.А. Терентьев