АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43 – 1090/2022

г. Нижний Новгород                                                                             30  января 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 26 января 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 30 января 2023 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Логуновой Натальи Александровны (шифр 15-63), при ведения протокола секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Агростэк" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) г.Химки Московской области, к ответчику: ФИО2, г. Дзержинск Нижегородской области, о взыскании 5 000 000 рублей 00 копеек компенсации,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: не явился;

от ответчика: гр.ФИО2, паспорт;

в судебном заседании велось  протоколирование с использованием средств аудиозаписи,

установил:

в Арбитражный суд Нижегородской области обратилось общество с ограниченной ответственностью "Агростэк" (далее – истец) с иском к ФИО2 (далее - ответчик) о взыскании 5 000 000руб. 00 коп. компенсации.

Истец явку представителя в суд не обеспечил.

Ответчик в судебном заседании в удовлетворении иска просит отказать по доводам, изложенных в отзыве. 

Третье лицо явку представителя  в суд также не обеспечило.

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ без участия представителей указанных лиц.

Рассмотрев материалы дела суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, ООО «Агростэк» является официальным и эксклюзивным дистрибьютором испанской компании MAQUINARIA AGRICOLA CANCELA, S.L. (МАКУИНАРИА ГРИКОЛА КАНСЕЛА, СЛ.).

Компания MAQUINARIA AGRICOLA CANCELA, S.L. (МАКУИНАРИА ГРИКОЛА КАНСЕЛА, СЛ.) является одним из ведущих мировых производителей дробильного оборудования в области сельского хозяйства, промышленности, лесного хозяйства и строительства, а также владельцем исключительных прав на охраняемый на территории Российской Федерации и других стран мира товарный знак по международной регистрации №1385146.

На основании лицензионного договора №1/2021 от 01.06.2021 ООО «Агростэк» предоставлено исключительное право использования товарного знака  на территории Российской Федерации. К настоящему исковому заявлению приложена распечатка с официального сайта Роспатента, подтверждающая наличие исключительных прав ООО «Агростэк» на товарный знак.

В обоснование исковых требований истец ссылается на то,  что  на интернет-сайте tmc-cancela.com ответчиком осуществляется использование обозначений, тождественных и сходных до степени смешения  с товарными знаками правообладателя путем предложения к продаже товаров, маркированных соответствующими обозначениями, а также на графических изображениях (баннерах) и в текстовом виде.

Таким образом, очевидно, что в доменном имени tmc-cancela.com также используются обозначения, сходное до степени смешения с товарным знаком ООО «Агростэк».

По сетевому адресу https:// tmc-cancela.com размещена информация якобы от имени генерального директора ООО «Агростэк» следующего содержания: «Я, ФИО4 и директор и менеджер и сервисный инженер, и жнец и чтец и на дуде игрец. Настоящий эксклюзивчик».

На сайте размещено видео под названием «Отвратительное качество мульчеров ТМС CANCELA».

В соответствии с ответом на адвокатский запрос исх№3 от 09.11.2021, администратором домена второго уровня tmc-cancela.com является ФИО5. 

В качестве подтверждения факта нарушения в виде использования доменного имени "tmc-cancela.com", тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком «ТМС CANCELA»,  истцом представлены нотариальный протокол осмотра доказательств на сайте https://tmc-cancela.com; заверенные скриншоты из интернет-архива web.archive.org; ответ на адвокатский запрос №6144-С от 22.11.2021 о принадлежности домена tmc-cancela.com  ФИО5 (доказательство представлено в материалы дела). 

По мнению истца, действия ответчика по администрированию доменного имени  tmc-cancela.com являются актом недобросовестной конкуренции, нарушением исключительных прав на товарный знак «ТМС CANCELA», а также негативно влияют на имидж и деловую репутацию истца и третьего лица, формируют у потребителей ложное представление о деятельности истца и правообладателя.

23 ноября 2021 истец направил в адрес ответчика досудебную претензию об устранении нарушения исключительного права на товарный знак, в том числе о выплате компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак (л.д.13-17 том 1). 

Требование истца оставлено без удовлетворения, что послужило для истца основанием обратиться в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

В соответствии с п. 157 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума ВС РФ N 10), с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В связи с этим, употребление слов (в том числе, имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе, способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о защите нарушенного исключительного права на товарный доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак № 1385146 подтверждается материалами дела.

Судом, исходя из совокупности доказательств, представленных в материалы дела, установлено, что ФИО5 использовал обозначение "tmc-cancela.com" путем указания в качестве доменного имени в сети Интернет.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

Таким образом, пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. Поэтому размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном подпунктом 1 либо подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в том числе в двукратном размере стоимости данного товара, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской  Федерации” (далее – Пленум № 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации. 

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В данном случае истец просил по правилам пункта 1 части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на товарный знак в размере 5 000 000 руб. (с учетом уточнений).

Вместе с тем, законодательство требует, чтобы размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 62 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В пункте 62 Постановления № 10 указано, что суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ). 

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений

В качестве обоснования размера взыскиваемой суммы истец представил в материалы дела отчет ООО «Атлант Оценка» №А0-144/22 «Об оценке рыночной стоимости права использования объекта интеллектуальной собственности на условиях лицензионного договора: товарный знак №1385146 (ТЗ), дата международной регистрации 21.06.2017 года» от 11.02.2022 г. (далее по тексту - Отчет №АО-144/22). Согласно выводам ООО «Атлант Оценка» рыночная стоимость объекта оценки по состоянию на 15.01.2022 составляет 3 162 000руб. в месяц.

Согласно положениям частей 4 и 5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заключение эксперта не имеет для суда заранее установленной силы и подлежит оценке наряду с другими доказательствами.

Изучив и проанализировав представленные доказательства, суд не может принять отчет №АО144/22 истца с расчетом рыночной стоимости права использования объекта интеллектуальной собственности на товарный знак №1385146, в качестве доказательства, подтверждающего правомерность начисления компенсации в заявленном размере. 

При оценке отчета №АО144/22 судом выявленв нарушения требований федеральных стандартов оценки: ФСО №1-№3, ФСО №8, ФСО №11 (далее по тексту ФСО) и Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 2 Российской Федерации"(далее по тексту ФЗ №135). Так в Отчете №АО-144/22 отсутствует анализ текущего использования, прогнозных показателей производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг) с использованием товарного знака, что нарушает требование ФСО №11 п. 5; На стр. 30 Отчета №АО-144/22 оценщик применил ошибочную формулу; вместо расчета ТЗ он проводит только расчет ставки роялти и путем ее умножения на выручку получает якобы рыночную стоимость ТЗ. Однако, фактически оценщик производит только расчет дохода от использования ТЗ по роялти в один период времени, а дальнейшие расчеты, которые необходимо провести для определения рыночной стоимости ТЗ (прозноз выручки и дохода на период действия ТЗ, дисконтирование этих доходов) оценщик не производит. В Отчете №АО-144/22 на стр. 26-27 оценщик приводит описание доходного подхода и указывает, что проводил расчет доходным подходом; в Отчете №АО-144/22 оценщик не произвел всех расчетов, как требует п. 13 ФСО №11 и методика применения доходного подхода, в результате чего получил ошибочный результат и нарушил требования ФСО №11 п.13. ФСО №3 п.5. ст. 11 ФЗ №135; в Отчете №АО-144/22 оценщик строит расчеты на не проверяемой и ничем не подтвержденной исходной информации. На стр. 30 для определения доли лицензиара в прибыли лицензиата оценщик якобы определяет ее «экспертным методом» и приводит ничем не обоснованную таблицу №6. Источник информации возникновения данной таблицы в отчете отсутствует, данные таблицы разнятся со справочными, кроме того в отчете отсутствует анализ значений таблицы 6 на соответствие рыночным данным», 5 что нарушает требования ФСО №3 п.5 3 и п. 13.ФСО №34. Из недостоверной таблицы №6 оценщик заключает, что доля прибыли лицензиара в прибыли лицензиата составляет 0,5-0,7 (т.е.50-70%) и производит расчет ставки роялти исходя из этой доли (см. стр. 32 Отчета №АО-144/22). В итоге ставка роялти у Оценщика рассчитана исходя из доли 60%. Однако, согласно официальным источникам доля лицензиара в прибыли лицензиата определяется методом выделения доли лицензиара в прибыли лицензиата и составляет 10%. 25% или 50%. После ошибочного определения доли лицензиара в прибыли лицензиата оценщик проводит якобы расчет ТЗ (а по факту только расчет дохода от использования ТЗ в 2022 году) по предполагаемой выручке предприятия, которая «по данным заказчика» по непонятным причинам планируется возрасти в 3.4 раза (407295 /120668) по сравнению с выручкой 2021 года и составит 407 295 тыс. руб. В обоснование такого резкого роста в приложении к отчету приведена справка предприятия, не подтвержденная никакими расчетами данными либо анализами. Оценщик также не проанализировал, почему информация в справке кардинальным образом отличается от фактических и рыночных данных. Если проанализировать данные о выручке предприятия с 2019 года по 2021 год (См, табл. 9 на стр. 31 Отчета), то можно заметить, что в предыдущие периоды максимальный рост составлял 236% в 2020 году, после чего рост снизился до 109% в 2021. Кроме того, на предприятиях значительный рост выручки может наблюдаться в период становления и увеличения продаж (обычно в течение 1-2 лет) после чего предприятие выходит на стабильные темпы роста, которые соответствуют среднеотраслевым и исчисляются ростом в пределах 5% в год, по официальным прогнозам, социальноэкономического развития Российской Федерации, но не в разы.

Применительно к рассматриваемому спору, судом при определении размера компенсации, принят во внимание факт нарушения ответчиком исключительного права истца, суд исходя из обстоятельств нарушения, степени вины нарушителя, полагает достаточным взыскание компенсации в размере 50 000 руб. 00 коп.

В остальной части суд отказывает.

Доводы и возражения ответчика подлежат отклонению, поскольку не подтверждают правомерность позиции ответчика, противоречат имеющимся в материалах дела доказательствам, данные доводы сделаны при неправильном и неверном применении и толковании норм материального и процессуального права, регулирующих спорные правоотношения, имеющиеся в материалах дела доказательства, оцененные судом по правилам статей 64, 67, 68, 71 АПК РФ, не подтверждают законности и обоснованности позиции ответчика.

Как следует из статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В основу распределения судебных расходов между сторонами положен принцип возмещения их правой стороне за счет неправой.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Расходы по государственной пошлине в сумме 480руб. 00коп. относится на ответчика и подлежит взысканию в пользу истца.

В оставшейся части госпошлина относится на истца.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и в соответствии с частью 1 статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации будет направлено лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110,  167 — 171, 176, 180, 181, 182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

 

                                                              РЕШИЛ:

Взыскать с гр. ФИО2, Нижегородская область г. Дзержинск в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСТЭК" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ХИМКИ 50 000руб. 00 коп. компенсации, а также 480руб. 00коп. расходов по госпошлине.

Исполнительный лист выдается после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

В остальной части отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд.

Решение может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда  или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

 

Судья                                                                                      Логунова Н.А.