ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности иобоснованности определения арбитражного суда

Дело № А49-7267/2023

г. Самара

06 июня  2024 года

11АП-5659/2024

 

Резолютивная часть постановления оглашена 28 мая 2024 года

Постановление в полном объёме изготовлено 06 июня 2024 года

 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Митиной Е.А.,  при ведении протокола секретарем судебного заседания Степанец М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Крестьянское хозяйство ФИО1.» на определение Арбитражного суда Пензенской области от 29 февраля 2024 года о процессуальном правопреемстве по делу № А49-7267/2023 (судья Болгов С.В.), по иску закрытого акционерного общества «Микояновский мясокомбинат»  к обществу с ограниченной ответственностью «Крестьянское хозяйство ФИО1.» ,

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 9 492 820 руб. и о публикации решения суда в печатном издании,

с участием - общества с ограниченной ответственностью «Микояновский мясокомбинат»,

с участием в судебном заседании   с использованием системы веб - конференции:

  от ООО «Микояновский мясокомбинат» - представителя ФИО2, по доверенности от 24.03.2023  г.,

иные лица, участвующие в деле, не явились, извещены, 

 

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество «Микояновский мясокомбинат» (далее - ЗАО «Микояновский мясокомбинат», истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Крестьянское хозяйство ФИО1.» (далее - ООО «КХ ФИО1.», ответчик), в котором просило:

1. Взыскать с ООО «КХ ФИО1.» в пользу ЗАО «Микояновский мясокомбинат» компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 9 492 820 руб.

2. Обязать ООО «КХ ФИО1.» опубликовать за свой счет решение Суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в официальном бюллетене Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В ходе рассмотрения дела истцом было заявлено ходатайство о его замене на правопреемника -общество с ограниченной ответственностью «Микояновский мясокомбинат» (далее - ООО «Микояновский мясокомбинат»).

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 29 февраля 2024 года удовлетворено заявление закрытого акционерного общества «Микояновский мясокомбинат» и общества с ограниченной ответственностью «Микояновский мясокомбинат» о процессуальном правопреемстве; произведена замена истца по делу № А49-7267/2023 - закрытого акционерного общества «Микояновский мясокомбинат» (ОГРН 

<

***>) на его правопреемника - общество с ограниченной     ответственностью     «Микояновский     мясокомбинат» (ОГРН 

<

***>).

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «Крестьянское хозяйство ФИО1.» обратилось в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить определение суда первой инстанции.

В апелляционной жалобе заявитель выражает несогласие с процессуальной заменой истца его правопреемником на основании представленных истцом документов, ссылаясь на не уведомление ООО «Крестьянское хозяйство ФИО1.» о правопреемстве,  то обстоятельство, что существенные условия договора об отчуждении исключительного права являются экономически нецелесообразными, противоречат принципу разумности и соразмерности объему уступаемых требований, предмет договора об отчуждении исключительного права не определен.

В отзыве на апелляционную жалобу ООО «Микояновский мясокомбинат» просит оставить определение суда без изменения.

Представитель ООО «Микояновский мясокомбинат» - ФИО2, по доверенности от 24.03.2023  г., участвующий в судебном заседании   с использованием системы веб - конференции  апелляционную жалобу поддержал,  просил определение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Иные участвующие в деле лица в судебное заседание не явились.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд, руководствуясь статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассматривает дело и апелляционную жалобу в отсутствие иных не явивших лиц.  

Выслушав представителя ООО «Микояновский мясокомбинат», исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции, исходя из нижеследующего.

Из материалов дела следует, что предметом рассматриваемых в настоящем деле требований является взыскание с ООО «КХ ФИО1.» в пользу ЗАО «Микояновский мясокомбинат» компенсации за незаконное использование принадлежащего истцу товарного знака "МОСКВОРЕЦКАЯ" (свидетельство на товарный знак № 306754) в размере 9 492 820 руб.

Установлено, что 22.06.2023 между ЗАО «Микояновский мясокомбинат» (правообладатель) и ООО «Микояновский мясокомбинат» (приобретатель) заключен договор № Р-737-23 об отчуждении исключительного права на товарный знак, согласно которому правообладатель передает приобретателю в полном объеме принадлежащее ему исключительное право на товарный знак МОСКВОРЕЦКАЯ (свидетельство на товарный знак № 306754). Исключительное право на товарный знак передается приобретателю в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован. Перечень товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, содержится в свидетельстве на товарный знак.

Согласно пункту 2.7 договора вместе с исключительными правами на товарный знак правообладатель уступает приобретателю все права (требования) по обязательствам, возникшим вследствие нарушений исключительного права правообладателя на товарный знак, допущенных в период, предшествующий дате регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак в полном объеме, а именно: требование о возмещении убытков, причиненных правообладателю нарушениями исключительного права на товарный знак, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, в полном объеме; требования о выплате компенсаций за незаконное использование товарного знака в соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ, в полном объеме, ко всем лицам, допустившим нарушение исключительных прав правообладателя на товарный знак в вышеуказанный период.

Должниками по уступаемым требованиям являются лица (нарушители), допустившие нарушения исключительных прав правообладателя на товарный знак в период всего срока принадлежности правообладателю исключительных прав на товарный знак до даты государственной регистрации отчуждения этих исключительных прав приобретателю (пункт 2.8 договора).

Уступаемые права (требования) переходят от правообладателя к приобретателю в день перехода исключительного права на товарный знак, который определяется в соответствии с п. 4.2 договора (п. 2.9 договора).

Как указано в п. 2.10 договора, если к моменту государственной регистрации отчуждения исключительных прав на товарные знаки от правообладателя к приобретателю правообладателем предъявлен в суд иск к нарушителю о взыскании компенсации за незаконное использование ТЗ или о возмещении убытков, то стороны совершат необходимые действия для процессуального правопреемства в соответствии с процессуальным законодательством РФ.

Согласно п. 4.1. договора отчуждение исключительного права на товарный знак подлежит государственной регистрации в порядке, установленном ГК РФ. Расходы по государственной регистрации перехода исключительного права несет правообладатель.

В пункте 4.2. договора указано, что, исключительное право на товарный знак, отчуждаемое по настоящему договору, переходит приобретателю в момент государственной регистрации перехода исключительного права.

24.08.2023 Федеральной службой по интеллектуальной собственности произведена государственная регистрация отчуждения ООО «Микояновский мясокомбинат» исключительного права на товарный знак «МОСКВОРЕЦКАЯ» по свидетельству Российской Федерации № 306754.

Ссылаясь на вышеуказанные обстоятельства, истец просил произвести процессуальную замену  стороны - ЗАО «Микояновский мясокомбинат» на ООО «Микояновский мясокомбинат».

Согласно ч.1 ст. 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в  случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.

Из общего смысла данной нормы следует, что процессуальное правопреемство представляет собой переход процессуальных прав и обязанностей от одного лица к другому в связи с материальным правопреемством.

В соответствии со статьей 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

На основании статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

Согласно статье 388 Гражданского кодекса Российской Федерации уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору. Не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации товаров, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права.

Пунктом 2 статьи 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Согласно пункту 2 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Из материалов дела следует, что договор № Р-737-23 об отчуждении исключительного права на товарный знак заключен между ЗАО «Микояновский мясокомбинат» и ООО «Микояновский мясокомбинат» в письменной форме, сторонами согласованы все его существенные  условия.

Не уведомление должника о переходе права кредитора к другому лицу не влечет недействительность (не заключенность) договора.

В таком случае законом предусмотрены иные последствия.

Так, в соответствии с п. 3 ст. 382  Гражданского кодекса Российской Федерации если должник не был уведомлен в письменной форме о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск вызванных этим неблагоприятных для него последствий. Обязательство должника прекращается его исполнением первоначальному кредитору, произведенным до получения уведомления о переходе права к другому лицу.

Как разъяснено в п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 54 "О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки", в соответствии с пунктом 3 статьи 382 ГК РФ исполнение, совершенное должником первоначальному кредитору до момента получения уведомления об уступке, считается предоставленным надлежащему лицу. В этом случае новый кредитор вправе требовать от первоначального кредитора передачи всего полученного от должника в счет уступленного требования и возмещения убытков в соответствии с условиями заключенного между ними договора (статьи 15, 309, 389.1, 393 ГК РФ).

Согласно материалам дела ответчику было направлено заявление истца о процессуально правопреемстве, содержащее указание о новом кредиторе, объеме уступаемого права, что следует признать уведомлением должника о переходе прав правообладателя к иному лицу.

Заявитель апелляционной жалобы ссылается на то, что законом установлен запрет науступку без согласия должника права требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника (пункт 2 статьи 388 ГК РФ).

Согласно п. 2 ст. 388  Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника.

В пункте 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 54 указано, что при оценке того, имеет ли личность кредитора в обязательстве существенное значение для должника, для целей применения пункта 2 статьи 388 ГК РФ необходимо исходить из существа обязательства. Если стороны установили в договоре, что личность кредитора имеет существенное значение для должника, однако это не вытекает из существа возникшего на основании этого договора обязательства, то подобные условия следует квалифицировать как запрет на уступку прав по договору без согласия должника (пункт 2 статьи 382 ГК РФ).

В рассматриваемом случае договором не предусмотрено подобного ограничения на уступку прав. Применительно к отчуждению исключительного права на товарный знак, а равно к передаче прав по взысканию компенсации законодательство такого ограничения также не содержит.

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце втором пункта 70 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ», при предоставлении третьему лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору или при передаче третьему лицу исключительного права по договору о его отчуждении право требования возмещения убытков, причиненных допущенным до заключения указанного договора нарушением, или выплаты компенсации за такое нарушение не переходит к новому правообладателю. Соответствующее требование может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения.

В то же время, в соответствии с разъяснениями, приведенными в пункте 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 54 и в абзаце третьем пункта 70 Постановления № 10, право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке требования, которое подлежит регистрации в соответствующем порядке (пункт 2 статьи 389 ГК РФ).

Согласно пунктам 2.7, 2.8. договора об отчуждении ЗАО «Микояновский мясокомбинат» передает, а ООО «Микояновский мясокомбинат» принимает права (требования) возмещения убытков и взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака при выпуске, предложении к продаже и реализации контрафактных товаров ООО «КХ ФИО1.». Также в договоре описаны обстоятельства нарушения данным лицом прав первоначального истца.

Таким образом, ЗАО «Микояновский мясокомбинат» уступило право требования новому правообладателю в том числе к определенному лицу (ответчику), допустившему нарушение исключительного права правообладателя (правонарушителю), что не противоречит закону.

Ссылка заявителя жалобы на нецелесообразность заключения договора об отчуждении исключительного права судом апелляционной инстанции отклоняется как не имеющая правового значения для разрешения вопроса о процессуальном правопреемстве. Заявитель  стороной договора не является, его волеизъявление на заключение (одобрение) сделки не требуется.

При установленных обстоятельствах судом первой инстанции обоснованно произведена замена истца его правопреемником. 

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными, не влекущими отмену оспариваемого судебного акта.

Таким образом, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены определения суда первой инстанции о замене истца правопреемником.

Поскольку уплата государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы на данное определение законом не предусмотрена, заявителю подлежит возврату из федерального бюджета государственная пошлина в сумме 3 000 руб.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Пензенской области от 29 февраля 2024 года о процессуальном правопреемстве по делу № А49-7267/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Крестьянское хозяйство ФИО1.»  - без удовлетворения.

Возвратить ООО «Крестьянское хозяйство ФИО1.»  из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 3 000 руб., оплаченную по платежному поручению № 4868 от  26.03.2024 г.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам     в срок, не превышающий один месяц со дня вступления в законную силу обжалуемого постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

 

Судья                                                                                                            Е.А. Митина