АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Ростов-на-Дону

«25» апреля 2022 года.         Дело № А53-15232/2021

Резолютивная часть решения объявлена   «18» апреля 2022 года.

Полный текст решения изготовлен            «25» апреля 2022 года.

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Комурджиевой И.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело  по иску общества с ограниченной ответственностью «Каст-Экспо» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ответчикам:

- обществу с ограниченной ответственностью «Лидер Торг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

- обществу с ограниченной ответственностью «Лидер Групп» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора общество с ограниченной ответственностью «Вайлберриз» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании компенсации за незаконное использование дизайн-макетов 

при участии в судебном заседании:

от истца по средствам онлайн связи:  представитель ФИО2 по доверенности,

от общества с ограниченной ответственностью «Лидер Торг»: представитель ФИО3 по доверенности от 15.04.2021.

от общества с ограниченной ответственностью «Лидер Групп»: представитель не явился.

от третьего лица: представитель не явился.

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Каст-Экспо» (именуемый истец) обратилось в суд к обществу с ограниченной ответственностью «Лидер Торг» и обществу с ограниченной ответственностью «Лидер Групп» (ответчикам) с требованием об обязании выплатить в солидарном порядке компенсацию в сумме 5 000 000 рублей; обязании общество с ограниченной ответственностью «Лидер Групп» прекратить незаконное использование объектов при продаже товара (английская косметическая соль Epsom (Эпсом соль)) и прекращении незаконного использования указания «ХИТ ПРОДАЖ» при продаже товара (английская косметическая соль Epsom (Эпсом соль)).

К участию в процессе рассмотрения спора суд привлек третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора общество с ограниченной ответственностью «Вайлберриз» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

В процессе рассмотрения спора истец неоднократно уточнял заявленные требования, в редакции последних уточнений просил суд обязать общество с ограниченной ответственностью «Лидер Торг» выплатить денежную компенсацию в сумме 2 500 000 рублей; обязать общество с ограниченной ответственностью «Лидер Групп» выплатить денежную компенсацию в сумме 2 500 000 рублей.

Уточнения в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом приняты, что отражено в определении суда от 11.11.2021.

Судебное заседание по рассмотрению заявленного требования открыто 14 апреля 2022 года.

До начала судебного заседания посредством сервиса подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» от истца поступили письменные пояснения в обоснование своей позиции , ходатайство о назначении по делу социологической экспертизы, а также ходатайство об отложении судебного заседания с целью подготовки социологического исследования.

С учетом мнения лиц участвующих в судебном заседании суд приобщил поступившие документы к материалам дела. 

Представитель истца в судебном заседании заявил, что ходатайство о назначении по делу социологической экспертизы и ходатайство об отложении судебного заседания не поддерживает, в связи с отсутствием финансовой возможности проведения экспертизы.

Поскольку истец в судебном заседании не поддержал заявленные ходатайства, суд отклоняет поступившие ходатайства.

Представитель истца в судебном заседании пояснил предмет и основания иска, поддержал уточненные исковые требования в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика в судебном заседании выступил с пояснениями, возражал против удовлетворения заявленных требований, поскольку истцом не доказан факт переработки, а также не доказан факт нарушения прав истца и произведение дизайна, в связи с чем, отсутствует нарушение прав истца.

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом объявлялся перерыв в судебном заседании с  14.04.2022 по 18.04.2022.

Из информации, указанной на официальном сайте арбитражных судов (www.arbitr.ru), следует, что сведения об объявлении перерыва были своевременно размещены в разделе «Картотека дел».

После окончания перерыва судебное заседание продолжено 18.04.2022.

Представитель истца в судебном заседании пояснил предмет и основания иска, поддержал уточненные исковые требования в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика в судебном заседании выступил с пояснениями, возражал против удовлетворения заявленных требований, поскольку истцом не доказан факт переработки, а также не доказан факт нарушения прав истца и произведение дизайна, в связи с чем, отсутствует нарушение прав истца, поддержал ранее заявленное ходатайство об оставлении иска без рассмотрения, в связи с отсутствием соблюдения претензионного порядка урегулирования спора.

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер Групп» и третье лицо, извещенные надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства, явку представителей не обеспечили, возражений относительно рассмотрения дела в отсутствие представителей не заявили.

Спор рассматривается в порядке ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Рассмотрев заявленное ходатайство ответчика об оставлении искового заявления без рассмотрения суд не находит основания для его удовлетворения по следующим основаниям.

Согласно п. 2 ч. 1 статьи 148  Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии с ч. 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.

Истцом в материалы дела представлено претензионное письмо , а также факт направления претензии в адрес ответчика.

Таким образом, меры к досудебному урегулированию спора истцом соблюдены, претензия направлена ответчику заблаговременно с учетом времени, необходимого и установленного частью 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для предоставления ответа на нее и принятия мер к досудебному урегулированию спора. Таким образом, оснований для вывода о несоблюдении претензионного порядка не имеется.

Кроме того, оставляя иск без рассмотрения ввиду несоблюдения претензионного порядка урегулирования спора, суд должен исходить из реальной возможности погашения конфликта между  сторонами при наличии воли сторон к совершению соответствующих действий, направленных на разрешение спора. Следовательно, оставление без рассмотрения искового заявления не будет способствовать принципам эффективного правосудия.

Вместе с тем, ответчик за весь период рассмотрения спора не предпринимал действий по мирному разрешению спора. Ответчиком не доказаны конструктивные попытки взаимодействия с истцом по данному вопросу. Возражения ответчика в части несоблюдения истцом претензионного порядка, содержащиеся в представленном отзыве, сводятся к формальным возражениям  против рассмотрения иска судом без обоснования того, какие действия ответчик намерен предпринять и предпринимает для внесудебного разрешения спора.

Судом не принимаются доводы ответчика о несоблюдении претензионного порядка, поскольку истцом представлена претензия, а также доказательство его направления. Следовательно, истец исполнил обязанность, установленную Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Факт неполучения ответчиком претензии истца не привел к существенному нарушению его прав, так как ответчик своими действиями в ходе разбирательства не продемонстрировал заинтересованность в урегулировании спора и исполнении требований, указанных в претензии общества, во внесудебном порядке.

При таких обстоятельствах оставление иска без рассмотрения носило бы формальный характер, так как не способно достигнуть целей, которые имеет досудебное урегулирование спора.

Суд, исследовав материалы дела, изучив все представленные документальные доказательства и оценив их в совокупности, установил следующие фактические обстоятельства.

Общество с ограниченной ответственностью «КАСТ-ЭКСПО» является производителем и продавцом косметической продукции, в том числе, английской косметической соли для ванн Epsom (Эпсом соль).

Для индивидуализации своих товаров истец использует различные объекты интеллектуальной собственности и согласно иску , в том числе дизайн-макеты упаковок товаров.

Согласно иску истец является правообладателем исключительного авторского права на объекты на основании договора с их автором № 01-Д от «07» февраля 2020 года.

Размещение объектов на упаковках товара истца, а именно английской косметической соли для ванн Epsom (Эпсом соль), осуществляется следующим образом:

 

Истец предлагает к продаже и продает товар истца посредством интернет-сайта с доменным именем на момент предъявления настоящего иска www.wildberries.ru (далее – «Сайт») (артикулы № 13429192 и № 12015770).

Сайт принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз», что подтверждается договором, заключенным между истцом и обществом с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз «15» марта 2020 года, а также общедоступной информации, указанной на сайте в разделе «Реквизиты» (по адресу в сети Интернет https://www.wildberries.ru/services/rekvizity).

Сайт является витриной для продажи различных товаров различных производителей и продавцов. Оферта Вайлдберриз, приглашающая производителей и продавцов товаров заключать договор на реализацию их товаров посредством сайта, доступна по ссылке - https://suppliers-portal.wildberries.ru/confirm-offer-condition/product.

Обращаясь в суд с рассматриваемыми требованиями истец ссылается на то, что ему стало известно , что общество с ограниченной ответственностью «Лидер Торг» и общество с ограниченной ответственностью «Лидер Групп» использовали ряд нижеуказанных дизайн-макетов, путем размещения их на упаковке товара английская косметическая соль для ванн Epsom (Эпсом соль) при его предложении к продаже и продаже посредством сайта (артикулы № 15760997, № 15760998 и № 17656109).

Так, ответчики при реализации товара посредством сайта использовали следующие дизайн-макеты:

 

Согласно информации, указанной на сайте по состоянию на «19» декабря 2020 года (момент контрольной закупки товара), «24» декабря 2020 года (момент фиксации нарушения с целью последующего направления ответчику соответствующей претензии) и «05» февраля 2021 года (момент фиксации нарушения нотариусом для подготовки соответствующего протокола осмотра сайта), продавцом товара являлся общество с ограниченной ответственностью «Лидер Торг», что подтверждается нотариальным протоколом осмотра сайта от «05» февраля 2021 года.

По информации, указанной в чеке, выданном обществом с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз» «20» декабря 2020 года при контрольной закупке товара посредством сайта от «19» декабря 2020 года, а также информации, указанной на сайте по состоянию на «24» марта 2021 года (момент фиксации нотариусом факта приобретения товара посредством сайта ), «02» апреля 2021 года (момент фиксации нарушения для целей подготовки настоящего иска) и «07» апреля 2021 года (момент фиксации стоимости товара), продавцом товара является общество с ограниченной ответственностью «Лидер Групп», что подтверждается нотариальным протоколом осмотра сайта от «24» марта 2021 года.

Истец полагает, что в дизайн-макетах незаконно использованы объекты, дизайн-макеты созданы на основе объектов посредством их незаконной переработки, поскольку дизайн-макеты выполнены в одинаковом с объектами стилистическом решении, следовательно, дизайн-макеты выполнены таким образом, что у потребителя однозначно создается впечатление их схожести с объектами и, следовательно, принадлежности соответствующих товаров единому производителю / продавцу.

Кроме того, поисковая выдача сайта содержит товар истца и товар, расположенные рядом друг с другом, что, по мнению истца, является дополнительным фактором введения потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров, их принадлежности единому производителю / продавцу.

С учетом грубого характера нарушения исключительных прав истца, длительности нарушения, отказа ответчиков от урегулирования спора в досудебном порядке, истец полагает разумным требовать от ответчиков выплаты денежной компенсации в размере 5 000 000 рублей по 2 500 000 рублей на каждого. При расчете денежной компенсации истец использовал сведения ,указанные на сайте общества с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз» о количестве  продаж товара с артикулами , посчитал  приблизительную стоимость товара 6 175 200 рублей, в доказательства чему предоставил  скриншоты с сайта.

Указанные обстоятельства послужили основанием для предъявления рассматриваемых исковых требований. 

Ответчик с заявленными требованиями истца не согласился, в отзыве на исковое заявление ссылается на то, что дизайн упаковки ответчика существенно отличается от дизайна упаковки истца, дизайн-макет этикетки и упаковки истца не были зарегистрированы истцом в качестве промышленного образца, либо товарного знака.  

В целях полного и всестороннего исследования имеющих существенное значение для рассматриваемого спора обстоятельств, необходимы специальные познания, суд   с учетом ходатайств участников процесса, назначил по делу судебную экспертизу.

С учетом поступивших ответов, мнения лиц, участвующих в деле, суд определил назначить по  делу  экспертизу. 

Проведение экспертизы по делу суд определил поручить Автономной некоммерческой организации «Центр производства судебных экспертиз» судебному эксперту ФИО4, имеющей высшее образование по квалификации искусствовед, специализация искусствоведение, имеющей степень кандидата искусствоведения, являющейся членом НП НЦ «НЭиС»; члену международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, удостоверение Петровской академии наук и искусств, стаж экспертной работы с 2006 года.

На разрешение перед экспертом судом поставлены следующие  вопросы:

1. Имеется ли копирование, воспроизведение либо переработка дизайна упаковок (включая этикетки) английской косметической соли для ванн Epsom (Эпсом) ООО «КАСТ-ЭКСПО» (вещественное доказательство  №216/21) в дизайне упаковок аналогичного товара ООО «ЛИДЕР ТОРГ» и ООО «ЛИДЕР ГРУПП» (вещественное доказательство №215/21)?

2. Имеется ли смешение вышеуказанных дизайнов упаковок ООО «КАСТ-ЭКСПО» (вещественное доказательство  №216/21)  и дизайнов упаковок ООО «ЛИДЕР ТОРГ» и ООО «ЛИДЕР ГРУПП» (вещественное доказательство №215/21) в сознании рядовых потребителей? 

3. Имеется ли с точки зрения рядового потребителя наличие такого сходства между вышеуказанными дизайнами упаковок ООО «ЛИДЕР ТОРГ» и ООО «ЛИДЕР ГРУПП» » (вещественное доказательство №215/21)  и дизайнами упаковок ООО «КАСТ-ЭКСПО» вещественное доказательство  №216/21), что у рядового потребителя может / будет создаваться (создается) впечатление о принадлежности соответствующих товаров единому производителю или продавцу? 

4. Выполнены ли вышеуказанные дизайны упаковок ООО «ЛИДЕР ТОРГ» и ООО «ЛИДЕР ГРУПП» ( вещественное доказательство №215/21)  таким образом (в таком стилистическом решении), что у рядового потребителя может / будет создаваться (создается) впечатление об их схожести с дизайнами упаковок ООО «КАСТ-ЭКСПО» (вещественное доказательство  №216/21)?

В экспертную организацию суд определил направить вещественное доказательство №215/21(пакет пустой с надписью EPSOM английская соль 2,5 кг, пакет с содержимым с надписью EPSOM английская соль 1 кг) и вещественное доказательство  №216/21 (банка пустая с надписью KAST EXPO АНГЛИЙСКАЯ СОЛЬ для ванны 3 000 г).

В материалы дела поступило заключение эксперта №26010 по результатам проведенной судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности по делу №А53-15232/21 Арбитражного суда Ростовской области, выполненное Автономной некоммерческой организации «Центр производства судебных экспертиз» экспертом  ФИО4.

Заключение эксперта, выполненное на основании проведенного исследования и с учетом их результатов, оглашено в судебном заседании  в порядке  части 1, 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса РФ и  приобщено к материалам дела.

Из экспертного заключения № 26010 от 22.12.2020 следует, что эксперт пришел к следующим выводам.

По результатам проведенного сравнительного исследования по всем основным формально-стилевым признакам не было обнаружено копирования, воспроизведения либо переработки дизайна упаковок (включая этикетки) английской косметической соли для ванн Epsom (Эпсом) ООО «КАСТ-ЭКСПО» (вещественное доказательство № 216/21) в дизайне упаковок аналогичного товара ООО «ЛИДЕР ТОРГ и ООО «ЛИДЕР ГРУПП» (вещественное доказательство 215/21). Признаки переработки были обнаружены только в отношении цветового решения упаковок и этикеток английской косметической соли для ванн Epsom (Эпсом) ООО «КАСТ-ЭКСПО» (вещественное доказательство № 216/21) в дизайне упаковок аналогичного товара ООО «ЛИДЕР ТОРГ и ООО «ЛИДЕР ГРУПП» (вещественное доказательство 215/21).

Ввиду различий принципов оформления этикеток, доминирование изобразительного элемента или композиции из шрифтовых надписей, а также в виду различия формы и материала упаковки, несмотря на сходство цветового решения, в сознании рядовых потребителей не будет происходить смешения дизайнов упаковок ООО «КАСТ-ЭКСПО» (вещественное доказательство № 216/21) и дизайнов упаковок ООО «ЛИДЕР ТОРГ и ООО «ЛИДЕР ГРУПП» (вещественное доказательство 215/21).

Исходя из особенностей зрительного восприятия потребителя, а также установив, что только по сходному цветовому решению и по совпадению названия продукции «английская соль Epsom» между дизайнами упаковок ООО «ЛИДЕР ТОРГ и ООО «ЛИДЕР ГРУПП» (вещественное доказательство 215/21) и дизайном упаковок ООО «КАСТ-ЭКСПО» (вещественное доказательство № 216/21) с точки зрения рядового потребителя у него может создаваться впечатление о принадлежности соответствующих товаров единому производителю или продавцу.

В ходе проведенного сравнительного исследования, экспертом установлено, что различительные формально-стилистические признаки количественно преобладают над сходными чертами, следовательно дизайн упаковок ООО «ЛИДЕР ТОРГ и ООО «ЛИДЕР ГРУПП» (вещественное доказательство 215/21) выполнен таким образом (в таком стилистическом решении), что у рядового потребителя не может/не будет создаваться впечатление об их схожести с дизайнами упаковок ООО «КАСТ-ЭКСПО».

В связи с поступлением экспертного заключения и необходимостью получения у эксперта устных пояснения, суд определил вызвать в судебное заседание эксперта – ФИО4 с целью дачи устных пояснений относительно проведенного исследования, результаты которого отражены в заключении № 26010 от 22.12.2020.  

Руководитель Автономной некоммерческой организации «Центр производства судебных экспертиз» известил о невозможности явки эксперта ФИО4 по причине болезни.

Представитель истца просил ответить эксперта на вопросы,которые суд отразил в определении.

При содействии Арбитражного суда города Москвы с использованием системы видеоконференц-связи, в Арбитражный суд города Москвы явился эксперт  – ФИО4, дала пояснения относительно проведенного исследования, результаты которого отражены в заключении № 26010 от 22.12.2020.   Эксперт  ФИО4 ответила на вопросы участников процесса.

Арбитражный суд, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, с учетом их относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности и взаимной связи, считает заявленные требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, использование для индивидуализации товаров и услуг обозначения, тождественного или сходного с ним до степени смешения товарному знаку иного лица, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования тождественного или сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Факт принадлежности обществу с ограниченной ответственностью «Каст-Экспо»   права на объект английской косметической соли для ванн Epsom подтверждается договором с  автором № 01-Д от «07» февраля 2020 года,  Приложением №2 от 24 марта 2020 года  акт сдачи приемки услуг №2  на разработку дизайн-макета этикетки для готовой продукции «Английская соль 1000 г» на основании технического задания и Приложения №4 от 09 июня 2020 г акт сдачи –приемки услуг №4 к договору №01-Д от 07 февраля 2020 г на разработку дизайн макета этикетки для готовой продукции «Английская соль 3 000 г на основании технического задания.

 

Исходя из пункта 1 статьи 1259 ГК РФ произведения дизайна относятся к объектам авторских прав, независимо от достоинств и назначения произведения, а также способа выражения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1259 ГК РФ для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей.

При этом по смыслу пункта 2 статьи 1225, пункта 1 статьи 1255 ГК РФ авторские права охраняются законом и в соответствии с пунктом 1 статьи 1250 указанного Кодекса подлежат защите способами, предусмотренными ГК РФ.

Следовательно, авторские права на произведение подлежат защите независимо от того, зарегистрирован ли объект дизайна. Кроме того, авторские права на объект дизайна не подлежат какой-либо обязательной регистрации.

Кроме того, исходя из правовой позиции изложенной пункте 74 Постановления N 10, если в качестве промышленного образца с согласия правообладателя зарегистрирован объект авторских прав (или их совокупность), способ защиты исключительного права от совершаемых нарушений определяется характером такого нарушения. Если нарушитель совершает действия по использованию промышленного образца (статья 1358 ГК РФ), патентообладатель вправе осуществлять защиту способами, предусмотренными для защиты патентных прав (параграф 8 главы 72, статья 1252 ГК РФ). Если же одновременно с нарушением исключительного права на использование промышленного образца нарушено исключительное право на использование произведения (статья 1270 ГК РФ), защиту вправе осуществлять как обладатель авторского права, так и патентообладатель способами, предусмотренными для защиты соответствующих прав (статьи 1252, 1301, параграф 8 главы 72 ГК РФ).

Аналогичная правовая позиция ранее содержалась в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 5/29).

Исходя из разъяснений, изложенных в пункте 63 Постановления N 10 если имеется несколько принадлежащих одному лицу результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение, товарный знак и наименование места происхождения товара, товарный знак и промышленный образец, компенсация за нарушение прав на каждый объект определяется самостоятельно.

По смыслу пункта 2 статьи 1225 ГК РФ, пункта 1 статьи 1255 ГК РФ авторские права охраняются законом и в соответствии с пунктом 1 статьи 1250

Как разъяснено в пункте 164 постановления N 10, использованием товарного знака для целей статьи 1486 ГК РФ признается в числе прочего использование такого знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При использовании обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов судом должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на существо товарного знака вследствие такого использования.

Вопрос о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения на существо спорного товарного знака - остался ли он узнаваемым (отличаемым) для обычных (рядовых) потребителей соответствующего товара, - является вопросом факта, который устанавливается судом по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения.

При этом, как разъяснено в пункте 162 постановления N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Обозрев представленные в материалы дела обществом с ограниченной ответственностью «Каст-Экспо» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) упаковку истца товар – английская соль «Эпсом», а именно банка объемом 3 кг в количестве 1 шт. (содержимое отсутствует); упаковку ответчика товар – английская соль «Эпсом», а именно пакет объемом 2,5 кг. в количестве 1 шт. (содержимое отсутствует); упаковку ответчика товар – английская соль «Эпсом», а именно пакет объемом 1 кг. в количестве 1 шт., суд пришел к выводу, что дизайн упаковки ответчика отличается от дизайна упаковки истца. Указанные упаковки не сходны между собой. В основе дизайна упаковки ответчика лежит квадрат (на черном фоне упаковки нанесен ярко выраженный светлый квадрат, имеющий границы в виде черного фона), в то время как дизайн упаковки истца такого квадрата не содержит.

Доводы истца о том, что обе упаковки имеют схожую цветовую гамму, не могут быть приняты во внимание судом, поскольку указанная цветовая гамма не является однотипной с цветовой гаммой, используемой истцом.

Суд обращает внимание на различие в этикетках, используемых истцом и ответчиками, поскольку истец обладает правами, согласно представленному договору, именно на дизайн макета этикетки.

 В пункте 75 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", указано, что оценка о сходстве дизайна дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями.

В рассматриваемом случае, данные упаковки, на взгляд потребителя, не являются схожими, тем более до степени смешения.

Кроме того, суд обращает внимание на тот факт, что в основе дизайн-макета упаковки истца лежит стилистическое изображение ванной, в то время как дизайн ответчика указанного изображения не содержит. Более того, надписи на упаковках истца и ответчика существенно различаются, как по содержанию, так и по стилистике их нанесения.

Как видно из представленных этикеток, упаковки ответчика и истца отличаются по цветовой гамме, стилистике и нанесенным изображениям.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Между тем, опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара материалы дела не содержат. Ходатайство о назначении по делу соответствующей судебной экспертизы истцом не поддержано.  

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Проведенной экспертизой установлено, что дизайны названных упаковок идентичными не являются, несмотря на схожесть некоторых элементов (цветовой гаммы). Графические, стилистические элементы дизайнов упаковок различны.

Эксперт, отвечая на первый вопрос (имеется ли копирование, воспроизведение либо переработка дизайна упаковок истца и ответчиков), указал на следующее: «По результатам проведенного сравнительного исследования по всем основным формально-стилевым признакам не было обнаружено копирования, воспроизведения либо переработки дизайна упаковок (включая этикетки) английской косметической соли для ванн Epsom (Эпсом) ООО «КАСТ-ЭКСПО» (вещественное доказательство № 216/21) в дизайне упаковок аналогичного товара ООО «ЛИДЕР ТОРГ и ООО «ЛИДЕР ГРУПП» (вещественное доказательство 215/21). Признаки переработки были обнаружены только в отношении цветового решения упаковок и этикеток английской косметической соли для ванн Epsom (Эпсом) ООО «КАСТ- ЭКСПО» (вещественное доказательство №216/21) в дизайне упаковок аналогичного товара ООО «ЛИДЕР ТОРГ и ООО «ЛИДЕР ГРУПП» (вещественное доказательство 215/21)».

На вопрос № 2 (Имеется ли смешение дизайнов упаковок ООО «КАСТ-ЭКСПО» и дизайнов упаковок ООО «ЛИДЕР ТОРГ» и ООО «ЛИДЕР ГРУПП» в сознании рядовых потребителей) эксперт пришел к выводу , что «ввиду различий принципов оформления этикеток, доминирование изобразительного элемента или композиции из шрифтовых надписей, а также в виду различия формы и материала упаковки, несмотря на сходство цветового решения, в сознании рядовых потребителей не будет происходить смешения дизайнов упаковок ООО «КАСТ-ЭКСПО» и дизайнов упаковок ООО «ЛИДЕР ТОРГ и ООО «ЛИДЕР ГРУПП».

Отвечая на вопрос № 3, эксперт указал, что у рядового потребителя может создаваться впечатление о принадлежности соответствующих товаров единому производителя или продавцу, но только в силу схожести цветовых решений и совпадения названия продукции «английская соль Epsom».

На вопрос № 4 эксперт также ответил, что «в ходе проведенного сравнительного исследования, экспертом установлено, что различительные формально-стилистические признаки количественно преобладают над сходными чертами, следовательно дизайн упаковок ООО «ЛИДЕР ТОРГ и ООО «ЛИДЕР ГРУПП» выполнен таким образом (в таком стилистическом решении), что у рядового потребителя не может/не будет создаваться впечатление об их схожести с дизайнами упаковок ООО «КАСТ-ЭКСПО».

Как следует из материалов дела, процедура назначения и проведения экспертизы соблюдена, эксперт предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

При подготовке заключения экспертом использованы все необходимые данные,  проанализированы представленные судом материалы дела, проведена обработка и анализ результатов исследования, ответ на поставленный вопрос изложен четко и однозначно. Заключение содержит сведения о примененных методах исследования, необходимые расчеты и иные указанные в статье 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации положения.

У суда отсутствуют основания для вывода о недопустимости проведенной по делу судебной экспертизы, а равно недостоверности содержащихся в заключении выводов.

Согласно части 1 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение которой поручается тому же или другому эксперту.

В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов (часть 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ходатайств о проведении повторной либо дополнительной экспертизы участниками процесса не заявлялось.

Имеющиеся в материалах дела доказательства, исследованные и оцененные судом по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, являются достаточными для установления фактических обстоятельств дела и правильного разрешения настоящего спора по существу.

Результаты экспертизы признаются судом надлежащим доказательством, соответствующим критериям относимости и допустимости.

Верховный Суд России, в пункте 17 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ от 10 ноября 2021 года, указал на то, что «доводы заявителя о смешении элементов дизайнов сайтов до степени их схожести, указав, что они не могут быть приняты во внимание, так как понятие «смешение признаков» применимо к товарным знакам, то есть к средствам индивидуализации, правовое регулирование которых является отличным от регулирования прав на объекты авторских и смежных прав. В свою очередь, дизайн как самостоятельное произведение искусства подлежит защите лишь в случае доказанности незаконного использования именно этого объекта авторского права, что может иметь место при полной идентичности (совпадении) дизайнов».

Эксперт в судебном заседании пояснил, что форма , тип, и материал упаковки вещественного доказательства № 215/21 (пакет пустой с надписью EPSOM английская соль 2,5 кг, пакет с содержимым с надписью EPSOM английская соль 1 кг) принципиально отличаются по типу, форме и материалу от вещественного доказательства № 216/21 (банка пустая с надписью KAST EXPO АНГЛИЙСКАЯ СОЛЬ для ванны 3000 г.).

Объекты (пакет пустой с надписью EPSOM английская соль 2,5 кг, пакет с содержимым с надписью EPSOM английская соль 1 кг) представляют собой тип упаковки дой-пак пакет прямоугольной формы из гладкой бумаги. На лицевую и обратную стороны пакетов наклеены этикетки прямоугольной формы со шрифтовой надписью и текстовой информацией о продукции и производителе. 

Банка пустая с надписью KAST EXPO АНГЛИЙСКАЯ СОЛЬ для ванны 3000 г представляет собой упаковку в форме банки с круглым основанием и завинчивающейся круглой крышкой. Вдоль тулова наклеена сплошной лентой этикетка, на которой размещен изобразительный элемент, шрифтовая надпись и сопроводительная информация о производителе. На основании банки выдавлена надпись «KAST ЕХРО», а также значки, указывающие на способ утилизации.

Упаковка банка с надписью KAST EXPO АНГЛИЙСКАЯ СОЛЬ для ванны 3000 г. выполнена из пластика (банка и крышка), а этикетка на пакете с надписью EPSOM английская соль 2,5 кг, а также пакете с содержимым с надписью EPSOM английская соль 1 кг выполнена из бумаги.

По композиционному решению и по компоновке элементов в композиции этикеток объектов ответчика не было обнаружено признаков заимствования композиции этикетки истца.

Если сравнивать этикетку на лицевой и обратной стороне банки с этикеткой ответчика, видно, в этикетках истца в большей степени сбалансирована сочетание светлого и черного цветов фона, тогда как на этикетке ответчика в колористическом решении этикетки доминирует светло-розовый оттенок фона. 

По формату и пластической моделировки этикеток и упаковок объекта ответчика не было обнаружено признаков  заимствования принципов дизайнерского решения объекта истца.

Переработка произведения предполагает создание нового (производного) произведения на основе уже существующего (пункт 87 Постановления N 10).

При рассмотрении дел о нарушении исключительного права на произведение путем использования его переработки (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ) для удовлетворения заявленных требований должно быть установлено, что одно произведение создано на основе другого (пункт 95 Постановления N 10).

Между тем, в рассматриваемом случае истцом не доказано, что дизайн упаковки ответчиков выполнен путем переработки произведения дизайна, исключительное право на которое принадлежит истцу, в том числе вследствие способа изображения , расположения, создания внешней формы упаковки ответчика воспроизводящей элементы дизайна упаковки продукции, выпускаемой истцом.

Суд , принимая во внимание общее зрительное впечатление дизайнов упаковок,  не установил  факта переработки спорного произведения,  поскольку имеются различия и отсутствует полное воспроизведение ответчиком  формы, цветовой гаммы, а также подбора и расположения основных элементов, присущих дизайну упаковки истца, в связи с чем при зрительном восприятии данные упаковки  производят различное впечатление. 

С учетом изложенного истец не доказал факт использования ответчиками спорного изображения как самостоятельного произведения дизайна способами, предусмотренными статьей 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, включая его переработку, в связи с чем, в удовлетворении заявленных требований надлежит отказать.

В соответствии с частью 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при принятии решения арбитражный суд, в том числе, распределяет судебные расходы.

Истцом при подаче искового заявления по платежному поручению № 256 от 16.04.2021 оплачена государственная пошлина в сумме 48 000 рублей.

Исходя из правил, установленных статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы по оплате государственной пошлины, понесенные истцом при подаче искового заявления в сумме 48 000 рублей, подлежат отнесению судом на истца, поскольку в удовлетворении заявленных требований отказано.

В процессе рассмотрения спора истец заявил ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы, общество с ограниченной ответственностью «Лидер Групп» в свою очередь депонировал на депозитный счет суда денежные средства для проведения экспертизы в сумме 67 000 рублей.

Учитывая, что в удовлетворении заявленных требований отказано, расходы по оплате судебной экспертизы в сумме 46 000 рублей подлежат отнесению на истца путем обращения в пользу ответчика , а излишне перечисленная сумма на депозитный счет суда в размере 21 000 рублей подлежит возврату с депозита Арбитражного суда Ростовской области обществу с ограниченной ответственностью «Лидер Групп».

Руководствуясь статьями 110,167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении иска общества с ограниченной ответственностью «Каст-Экспо» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ответчикам  обществу с ограниченной ответственностью «Лидер Торг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  обществу с ограниченной ответственностью «Лидер Групп» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Каст-Экспо» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу обществу с ограниченной ответственностью «Лидер Групп» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) расходы по оплате судебной экспертизы в сумме 46 000 рублей.

Возвратить с депозита Арбитражного суда Ростовской области обществу с ограниченной ответственностью «Лидер Групп» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 21 000 рублей излишне внесенных за проведение судебной экспертизы  по платежному поручению № 528 от 09.11.2021 на сумму 67 000 рублей .

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

СудьяКомурджиева И. П.