АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А63-17880/2022

г. Ставрополь

26 сентября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 19 сентября 2023 года

 Решение изготовлено в полном объеме  26 сентября 2023 года

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Керимовой М.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Соловьевой О.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Элит Лига-региональная организация Сетевых Столовых», г. Ставрополь, ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***> к индивидуальному предпринимателю ФИО1, Ставропольский край, р-н Предгорный, станица Ессентукская, ИНН: 

<

***>, ОГРНИП: 

<

***> о взыскании компенсации, при участии в судебном заседании представителя истца ФИО2 по доверенности 01.11.2022, представителя ответчика,

установил:

ООО «Элит Лига-региональная организация Сетевых Столовых» обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением к ИП ФИО1 о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака № 364388 в сумме 192 000 рублей (уточненные требовнаия), исходя из расчета:

- за 2021 год, два способа использования (вывеска, меню): 120 000 руб. / 5 способов использования / 1 класса МКТУ х 2 = 96 000 руб.

- за 2022 год, два способа использования (вывеска, кассовый чек): 120 000 руб. / 5 способов использования / 1 класса МКТУ х 2 = 96 000 руб.

расходов по уплате государственной пошлины в размере 7 800 рублей.

В обоснование заявленных исковых требований истец ссылался на то, что ему принадлежит исключительное право на указанный товарный знак, однако ответчик без его разрешения использовал в своей коммерческой деятельности для индивидуализации услуг общественного питания обозначение «Шашлычный двор», являющееся сходным до степени смешения с товарным знаком истца. 

Исковое заявление было принято к производству в порядке упрощенного производства. Поскольку рассмотрение дела в порядке упрощенного производства не соответствовало целям эффективного правосудия, и не было направлено на правильное рассмотрение спора по существу, суд перешел к рассмотрению спора спор в общем исковом порядке.  

Ответчик, надлежащим образом извещенный о дате и времени рассмотрения дела в судебное заседание не явился, ранее исковые требования не признавал. 

Истец в судебном заседании уточнил исковые требования, уменьшив заявленную сумму компенсации до 152 000 руб., в связи с чем в судебном заседании 19.09.2023 был объявлен перерыв.

Информация об объявлении перерыва размещена на официальном сайте арбитражного суда http://www.stavropol.arbitr.ru. 

После перерыва судебное заседание продолжено в назначенное время, в отсутствие представителей. 

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассматривает дело по имеющимся доказательствам в отсутствие представителей участвующих в деле лиц, надлежащим образом извещенных о месте и времени проведения судебного заседания.  

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов, изложенных в исковом заявлении, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака   по свидетельству Российской Федерации № 364388, зарегистрированного 11.11.2008 в отношении услуг 43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) «закусочные, кафе, рестораны». 

В результате мониторинга истцу стало известно о том, что ответчиком 06.08.2022 на объекте оказания услуг общественного питания, расположенном по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, 

<

...> незаконно, без согласия истца, используется в своей коммерческой деятельности для индивидуализации услуг общественного питания обозначение «Шашлычный двор», являющееся сходным до степени смешения с товарным знаком истца. 

В адрес индивидуального предпринимателя ФИО1 электронной почтой 19.08.2022 направлена досудебная претензия с требованием о прекращении использования товарного знака, выплаты компенсации и о заключении лицензионного договора о правомерном использовании словесного обозначения товарного знака «Шашлычный двор». 

Указанная претензия и предложение о заключении лицензионного договора оставлены без удовлетворения, в результате чего истец обратился в суд с настоящим иском.

Правовой режим  различных  обозначений, используемых в  гражданском обороте для отличия товаров, работ и услуг одних лиц от однородных товаров, работ и  услуг других лиц закреплен нормами, содержащимися в главе 76 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами  индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым  предоставляется  правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными  настоящим Кодексом,  с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных  предпринимателей, признается  исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 1478 Гражданского кодекса Российской Федерации обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Статья 1482  Гражданского  кодекса Российской  Федерации  предусматривает, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя  которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим  закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. Правообладатель может  распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое  средство  по  своему  усмотрению  любым  не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности  или  средства  индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат  интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за  исключением случаев,  предусмотренных  настоящим  Кодексом.  Использование  результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и  влечет  ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за  исключением  случаев, когда использование  результата интеллектуальной  деятельности  или  средства  индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Статьей 1252 Гражданского  кодекса Российской  Федерации  предусмотрено, что  защита исключительных прав на  результаты  интеллектуальной деятельности и на  средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения  соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского  кодекса Российской  Федерации  в случаях, предусмотренных названных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В пункте 59 Постановления  Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация  подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт  принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

При  этом  вопрос  оценки  представленных  на  разрешение  спора  доказательств  на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Материалами дела подтверждается, что ООО «Элит Лига – Региональная организация сетевых столовых», ОГРН 

<

***>, г. Ставрополь, является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 364388, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.09.2007, срок действия регистрации по 20.09.2027.

Суд учитывает, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

При этом судом принято во внимание, что заключением Палаты по патентным спорам от 18.01.2023 отказано в удовлетворении возражения, поступившего 22.09.2022, и оставлена в силе правовая охрана товарного знака по свидетельству № 364388.

Следовательно, на дату рассмотрения спора подтверждена надлежащим образом правовая охрана товарного знака по свидетельству № 364388, принадлежащего истцу ООО «Элит Лига – Региональная организация сетевых столовых», ОГРН 

<

***>, г. Ставрополь.

В подтверждение факта использования ответчиком названного товарного знака истцом в материалы дела представлены скриншоты с сервисов Яндекс.Карты, 2ГИС, иных интернет источников, с изображением вывески «Шашлычный двор» и меню «Шашлычный дворик» по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, 

<

...>, отзывы реальных посетителей и потребителей услуг общественного питания заведения «Шашлычный двор» по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, 

<

...>, оставленные в сети интернет: https://yandex.ru/maps/org/shashlychny/51412863105/reviews/?ll=35.440403 %2C45.095347&z=13, а также чек от 06.08.2022 из заведения «Шашлычный двор», расположенного по адресу Республика Крым, г. Феодосия, 

<

...>, в котором указан ИНН ответчика.

Сам факт размещения спорного обозначения ответчиком не оспаривался. При этом предприниматель указывал на применение им патентной системы налогообложения (далее ПСНО) в отдельные месяцы спорного периода, в качестве доказательства того, что только в месяцы применения ПСНО им использовалось обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком истца. Указывал на то, что доказательства использования товарного знака в остальной период истцом не представлены.  

Суд, рассмотрев указанные доводы, считает их подлежащими отклонению, по следующим основаниям.

Аналогичность видов деятельности определяется судом исходя из позиции среднего потребителя товаров и услуг, адресата соответствующей деятельности. При этом учитывается, возможно ли смешение видов деятельности истца и ответчика в глазах такого потребителя. Предполагается, что деятельность истца и ответчика, охватываемая одним подклассом экономической деятельности по ОКВЭД, в глазах потребителя является аналогичной, если не доказано иное восприятие потребителем конкретных видов деятельности истца и ответчика.

Сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), то есть сведения о видах деятельности, которые лицо предполагает осуществлять, включаются в ЕГРЮЛ/ЕГРИП (подпункт «п» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

Согласно пункту 2 статьи 51 ГК РФ лицо, добросовестно полагающееся на данные ЕГРЮЛ, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам.

При этом презюмируется фактическое осуществление этих видов деятельности, если ответчиком не доказано, что они фактически не осуществляются (данная позиция отражена в Постановлении СИП от 03.05.2023 № С01-496/2023 по делу № А56-109932/2021; Постановление СИП от 16.03.2022 № С01-106/2022 по делу № А45-20614/2021).

ПСНО можно совмещать с иными режимами налогообложения (п. 1 ст. 346.43 НК РФ), поэтому применение ПСНО не означает, что индивидуальный предприниматель перестает использовать упрощённую систему налогообложения (далее УСНО). Более того, как утверждает Минфин, если налогоплательщик, применяющий УСНО, изъявит желание перейти на ПСНО в отношении всех осуществляемых им видов деятельности, то такой налогоплательщик не утрачивает права на применение УСНО. А отсутствие доходов от деятельности, не облагаемой налогом, уплачиваемым в связи с применением ПСНО, не обязывает его уведомлять о прекращении деятельности, в отношении которой применяется УСНО, в порядке, предусмотренном п. 8 ст. 346.13 НК РФ (Письмо от 18.07.2014 № 03-11-09/35436).

Следовательно, ИП на УСНО при переводе определенной деятельности на ПСНО не нужно уведомлять налоговый орган о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСНО, в порядке, установленном п. 8 ст. 346.13 НК РФ. 

Применение ответчиком УСНО подтверждается наличием факта осуществления им других видов деятельности помимо деятельности кафе (столовой), а именно: деятельность стоянок для транспортных средств и деятельность гостиницы, о чем неоднократно высказывалось также и представителем ответчика в судебных заседаниях, а также сведениями о наличии задолженности по налогу, взимаемому в качестве объекта налогообложения доходы (отчет с Сервиса проверки контрагентов www.prima-inform.ru представленным стороной истца).

Таким образом, наличие патента не подтверждает безусловно, что предпринимательская деятельность по оказанию услуг общественного питания велась исключительно в период выдачи патента, как и не опровергает того факта, что услуги не оказывались в другие периоды, поскольку существует еще УСНО для не патентных доходов.

По ходатайству ответчика суд истребовал у Межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю данные фискального накопителя о предпринимательской деятельности ответчика (работа кассового аппарата), данных эквайринга подтверждающего наличие операций по безналичному расчету, из которых следует, что ответчик использовал ККТ 0005466185009718 на объекте «Шашлычная» по адресу: Россия, Республика Крым, г. Феодосия, 

<

...> в период с 24.05.2021  по 31.12.2021 и в период с 01.01.2022  по 31.12.2022.

Из изложенного суд пришел к выводу о доказанности факта оказания ответчиком услуг общественного питания на объекте кафе «Шашлычный двор» по адресу: Россия, Республика Крым, г. Феодосия, 

<

...>, в вышеуказанный период.

Сравнив товарный знак истца с обозначением, используемым ответчиком, суд исходит из следующего. 

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление от 23.04.2019 № 10), для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. 

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. 

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. 

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. 

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара. 

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга. 

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. 

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 этих Правил.

Пунктом 42 данных правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. 

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Комбинированные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 44 Правил). 

Пунктом 7.1.2 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020 № 12 (далее Руководство) установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и комбинированными обозначениями, включающими словесные элементы. Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, объемными обозначениями, комбинированными обозначениями, включающими изобразительные или объемные элементы. Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного. 

При этом следует иметь в виду, что словесные обозначения могут включать как сильные, так и слабые элементы. 

Сильный элемент оригинален, не носит описательного характера и иногда лежит в основе серии знаков одного правообладателя, образуемой путем присоединения к нему различных частей слов или неохраняемых обозначений. 

Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков.

 В соответствии с пунктом 7.1.1 Руководства при анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака. 

В выводе о сходстве сравниваемых товарных знаков (заявленного обозначения или товарного знака) до степени смешения также должен учитываться факт наличия однородности товаров и/или услуг, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы (заявлены) (см. п. 7.2 главы 2 раздела IV настоящего Руководства). 

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. 

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. Те же принципы применяются при установлении однородности услуг. 

Таким образом, если обозначения имеют некоторые различия, а товары и/или услуги являются идентичными или в определенной степени однородными, что может привести к предположению об их возможной принадлежности одному правообладателю, то следует сформулировать вывод о сходстве до степени смешения таких товарных знаков или заявленных обозначений. 

Вероятность смешения зависит также от известности анализируемых обозначений, наличия иных товарных знаков, принадлежащих одному лицу (п. 7.3 главы 2 раздела IV Руководства). 

Товарный знак « » по свидетельству Российской Федерации № 364388 является комбинированным и представляет собой графическое изображение двух букв кириллицы, композиционно связанных так, что буква «К» образует нижнюю и среднюю часть треугольника, а верхнюю- буква «М». Все элементы композиции создают символическое изображение горящего очага, основанием которого служит слово «двор», а сводом - слово «шашлычный», выполненные шрифтом «Skazka for Sergie». Буква «К» - начальная в фамилии: ФИО3, а буква «М» - Михайлиди, которые принадлежат соучредителям предприятия. В целом композиция создает ощущение тепла, уюта и гостеприимства. Словесные элементы «ШАШЛЫЧНЫЙ ДВОР» выполнены буквами кириллицы. 

Ответчиком использовано словесное обозначение «Шашлычный двор» выполненного печатными буквами кириллицы красного цвета. 

Сравнив комбинированный товарный знак истца со словесным обозначением, используемым ответчиком, суд установил, что они включают фонетически тождественный словесный элемент «шашлычный», выполненный буквами кириллицы и слово «двор». Указанные обстоятельства (использование одного алфавита, слов, букв, слогов, звуков) обуславливают высокую степень фонетического сходства сравниваемых словесных элементов. 

Незначительные графические различия в шрифте сравниваемых словесных элементов не влияют на формирование иного восприятия этих словесных элементов. 

Словесный элемент «ШАШЛЫЧНЫЙ ДВОР» является доминирующим по отношению к изобразительному, поскольку занимает большую площадь в товарном знаке истца по сравнению с изобразительным элементом, в связи с чем на нем акцентируется внимание, а, кроме того, легко запоминается рядовым потребителем, имеет ясное для него значение.

Вопреки доводам ответчика, при таких обстоятельствах наличие в товарном знаке истца изобразительного элемента не свидетельствует о невозможности восприятия рядовыми потребителями обозначения «Шашлычный двор», используемого ответчиком, в качестве соответствующего товарного знака или невозможности предположения, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. 

Учитывая изложенные обстоятельства, суд пришел к выводу о высокой степени сходства сравниваемых обозначений. 

Как указано в пункте 45 Правил № 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. 

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. 

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю). 

В пункте 7.2.1 Руководства отмечено, что при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. 

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки. 

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. 

Принятая МКТУ не влияет на оценку однородности товаров и услуг. 

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. 

К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. 

Остальные признаки относятся к вспомогательным. 

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных. 

Как указано выше, товарный знак истца зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 43-го класса МКТУ «закусочные, кафе, рестораны». 

В свою очередь ответчик использовал сходное до степени смешения обозначение для индивидуализации услуг общественного питания кафе «Шашлычный двор», которое является однородным зарегистрированному товарному знаку для услуг «кафе».

Однородность указанных услуг, для которых зарегистрирован товарный знак истца и, в отношении которого ответчик использовал сходное до степени смешения обозначение, обусловлена принадлежностью их к общей родовой группе, виду, данные услуги имеют одно функциональное назначение, один круг потребителей, в связи с чем могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. 

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что действия ответчика по реализации услуг с использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, является нарушением исключительных прав истца на этот товарный знак. 

При этом, вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, свидетельствующие о законности использования данного объекта исключительных прав истца, в материалы дела не представлены. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. 

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. 

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

Истцом, как следует из его искового заявления, избрана компенсация, рассчитанная по подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ – в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

В пункте 61 постановления от 23.04.2019 № 10 обращено внимание на то, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. 

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель. 

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе. 

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика (если таковые имеются) о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права. 

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования (например, если ответчик неправомерно использовал произведение путем его воспроизведения, то за основу размера компенсации может быть взята стоимость права за правомерное воспроизведение).

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака.

Определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации. 

При этом представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель. 

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика. 

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства. 

Само по себе отличие обстоятельств допущенного нарушения от условий лицензионного договора не является основанием для признания указанного договора неотносимым доказательством. 

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом. 

Указанная правовая позиция выражена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2020 по делу № А49-8814/2018. 

В обоснование размера предъявленной к взысканию компенсации истцом представлен лицензионный договор от 17.08.2021, заключенный между истцом (лицензиар) и ИП ФИО4 (лицензиатом), согласно пункту 1.1 которого лицензиар предоставляет лицензиату право использование товарного знака «Шашлычный Двор» зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент), номер регистрации № 364388. дата регистрации 11.11.2008, срок действия исключительного права до 20.09.2027 (далее - Объект интеллектуальной собственности, ОИС) в порядке, предусмотренном Договором, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару обусловленное договором вознаграждение. 

Данный договор зарегистрирован Роспатентом 23.03.2022 за № РД0391889. 

Пунктом 2.1 договора предусмотрено, что Лицензиат вправе использовать Объект интеллектуальной собственности (далее по тексту - «ОИС») в отношении товаров и услуг 43 класса МКТУ (закусочные, кафе, рестораны) следующими способами: размещение словесного изображения ОИС на меню (перечня блюд и напитков заведения общественного питания); размещение словесного изображения ОИС на рекламной продукции заведения общественного питания; размещение словесного изображения ОИС на вывеске заведения общественного питания; размещение словесного изображения ОИС на товарных и кассовых чеках заведения общественного питания; использование словесного изображения ОИС в электронном адресе и доменном имени сайта заведения общественного питания.

Сумма лицензионного вознаграждения составляет 120 000 рублей в год (пункт 3.1 договора). 

Таким образом, из условий договора следует, что право использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 364388 предоставлено пятью способами на условиях неисключительной лицензии в отношении одного класса товаров МКТУ. Вознаграждение по договору на указанных условиях составляет 120 000 руб. 

При этом в лицензионном договоре вознаграждение установлено в фиксированном размере и не дифференцируется по способам использования товарного знака и по классам МКТУ, данные о том, как определяется именно такой размер вознаграждения, в лицензионном договоре отсутствуют. 

Вместе с тем из материалов дела следует, что фактически ответчик использовал товарный знак истца в заявленный период 2021-2022 гг. только двумя способами из способов, указанных в лицензионном договоре (на вывеске и меню в 2021, на вывеске и кассовом чеке в 2022). 

При этом, неисключительная лицензия на право использования вышеуказанных товарных знаков передана на весь срок действия договора в отношении всех товаров (услуг), указанных в свидетельстве на товарный знак. 

В связи с этим, суд пришел к выводу, что цена, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца теми способами, которыми его использовал ответчик за период 2021-2022 гг., составляет 152 000 руб., исходя из следующего расчета: 120000 /1 /1 /5 /12 х 2 х 2 х 2, то есть 120 000 руб. годовая стоимость лицензионного договора / 1 товарный знак / 1 класс МКТУ/ 5 способов использования, определенных и оцененных лицензионным договором / 12 количество месяцев в году х 19 девятнадцать месяцев использования: с июня по декабрь включительно в 2021 г. и с января по декабрь включительно 2022 г. х 2 двойная стоимость права = 76 000 руб. х 2 два способа использования товарного знака ответчиком (использование словесного изображения на вывеске кафе «ШАШЛЫЧНЫЙ ДВОР» и меню в 2021 г.; использование словесного изображения на вывеске кафе «ШАШЛЫЧНЫЙ ДВОР» и в кассовом чеке в 2022 г.), определенных и оцененных лицензионным договором = 152 000 рублей, цена, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Доказательства, опровергающие стоимость права использования этого знака, установленную названным лицензионным договором, в материалах дела отсутствуют. 

При таких обстоятельствах, с учетом невозможности снижения размера компенсации, рассчитанной по правилу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, оснований для определения судом иного размера компенсации не имеется. 

Суд не принимает довод ответчика о том, что при расчете суммы компенсации истец не правомерно включил в период пользования весь 2022 года. 

Суд считает, что  факт наличия патента на определенное время еще не свидетельствует однозначно о неиспользовании товарного знака, принадлежащего истцу. В данной части, суд принимает доводы истца, изложенные в дополнениях к возражениям, представленным в судебное заседание 25.07.2023. 

Иные доводы ответчика, приведенные в отзыве на иск и дополнениях к отзыву, не могут быть приняты во внимание, как противоречащие действующим нормам материального и процессуального права, а также имеющимся в деле доказательствам. 

Расходы по оплате государственной пошлины распределены судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 65, 156, 110, 167-171, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Уточнения исковых требований принять. 

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Элит Лига-региональная организация Сетевых Столовых», г. Ставрополь, удовлетворить.

Взыскать с ФИО1, Ставропольский край, р-н Предгорный, станица Ессентукская, ИНН: 

<

***>, ОГРНИП: 

<

***> в пользу общества с ограниченной ответственностью «Элит Лига-региональная организация Сетевых Столовых», г. Ставрополь, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, сумму компенсации в размере 152 000 рублей.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Взыскать с ФИО1, Ставропольский край, р-н Предгорный, станица Ессентукская, ИНН: 

<

***>, ОГРНИП: 

<

***> в доход федерального бюджета 5 560 рублей.

Решение может быть обжаловано через арбитражный суд Ставропольского края в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения, в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд и в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, в Суд по интеллектуальным правам, при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции.

СудьяМ.А. Керимова