ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-86143/2022

29 мая 2023 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть постановления объявлена     23 мая 2023 года

Постановление изготовлено в полном объеме  29 мая 2023 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Горбачевой О.В.

судей  Геворкян Д.С., Загараевой Л.П.

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем с/з ФИО1

при участии:  

от истца: ФИО2 по доверенности от 03.10.2022 (онлайн)

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 18.01.2022

от 3-го лица: 1) ФИО4 (по паспорту, онлайн); 2) ФИО5 по доверенности от 21.09.2021 (онлайн)

 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-5983/2023)  ООО "Завод зубных щеток" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.12.2022 по делу № А56-86143/2022 (судья Дорохова Н.Н.), принятое

по иску ООО "Завод зубных щеток"

к ООО "Лента"

3-е лицо: 1) ФИО4; 2) ООО "Орапро"

о взыскании, 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Завод зубных щеток» (адрес: 171842 

<

...> , ОГРН: 

<

***>,  далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Лента» (адрес: 197374, 

<

...>, литера Б, ОГРН: 

<

***>, далее - ответчик) о взыскании компенсации за нарушение  исключительных прав на промышленный образец  по патенту  № 123958 в размере  9 600 000 рублей, стоимости приобретенного  товара  в сумме 819,08  рублей.

К участию в деле  в качестве третьих лиц привлечены ФИО4 (правообладатель), общество с ограниченной ответственностью «Орапро» (адрес: 129281, 

<

...>, этаж 4, ОГРН: 

<

***>, далее - производитель).

Решением суда первой инстанции  от 30.12.2022  в удовлетворении  исковых требований отказано.

В апелляционной жалобе  истец, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции отменить и  удовлетворить исковые требования.  

В связи с наличием обстоятельств предусмотренных статьей 18 АПК Российской Федерации произведена замена состава суда (судья Будылева М.В. заменена на судью Геворкян Д.С.); рассмотрение жалобы начато сначала.

В судебном заседании представитель истца  доводы жалобы поддержал, настаивал на ее удовлетворении. ФИО4 согласился с доводами истца, просил отменить решение суда первой инстанции и принять новый судебный акт.

Представители  ответчика, ООО «Орапро»  с доводами жалобы не согласились  по основаниям, изложенным в отзывах, просили  решение суда первой инстанции  оставить без изменения.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела на основании лицензионного договора от 24.02.2021 N 123958 общество "Завод зубных щеток" является исключительным лицензиатом промышленного образца "Рукоятка зубной щетки" по патенту Российской Федерации N 123958, зарегистрированного 24.02.2021 на имя ФИО4 с приоритетом от 22.11.2019.

Истцу стало известно, что ООО «Лента»  в своей коммерческой деятельности неправомерно использует промышленный образец путем реализации изделия  через торговые точки ООО «Лента»:

"Зубная щетка торговой марки «365 дней» средней жесткости», материал: ручка – полистирол, щетина – РВТ (полибутилентерефталат),  ГОСТ 6388-91,  декларация соответствия  N РОСС RU Д-RU.АБ69. В.03055/19, зарегистрирована 18.12.2019; изготовитель: ООО «ОРАПРО».

ООО "Завод зубных щеток" проведена контрольная закупка, в рамках которой согласно кассовому чеку от 22.05.2021 N 0139 на сумму 610,08 рублей приобретен товар «Зубная щетка «365 дней» в количестве 41 штука, в  торговой точке розничной сети ответчика по адресу: 

<

...>; 

согласно кассовому чеку от 21.05.2021 N 0002 на сумму 209 рублей приобретен товар «Зубная щетка «365 дней» в количестве 10 штук в  торговой точке розничной сети ответчика по адресу: 

<

...>.

Правообладателем ФИО4 была заказана экспертиза приобретенного товара, по результатам проведения которой установлено наличие всех существенных признаков промышленного образца или совокупность признаков, нашедших отражение на изображениях промышленного образца по патенту Российской Федерации N 123958, в изделиях, реализуемых  ответчиком.

По заявлению правообладателя ФИО4, в порядке обеспечения доказательств, проведен осмотр доказательства и зафиксирован протоколом осмотра доказательств от 31.05.2021 нотариусом Удомельского городского нотариального округа Тверской области ФИО6, зарегистрирован в реестре N 69/4-н/69-2021-2-1251, в котором  зафиксированы данные о факте, размещенных в интернет-магазине сведений о товаре "Зубная щетка торговой марки «365 дней» средней жесткости».

Истец 26.08.2021 направил  в адрес  ответчика претензию, которая была оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в Арбитражный суд  с иском  о  взыскании компенсации в размере 9 600 00  рублей и расходов на приобретение товара  в размере 819,08 рублей.

Суд первой инстанции  отказал в удовлетворении  исковых требований.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав  доводы апелляционной жалобы, не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

В соответствии со статьей 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ установлено, что использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

Из пункта 1 статьи 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации  следует, что в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

При этом промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение (пункт 3 статьи 1358 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных этим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как отмечено в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных ГК РФ, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Согласно статье 1254 ГК РФ, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 названного Кодекса.

Согласно статье 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, применительно к настоящему спору в предмет доказывания со стороны истца входит факт принадлежности ему права на защиту исключительного права на промышленный образец по патенту Российской Федерации N 70505, а также факт нарушения ответчиком этого исключительного права одним из способов, перечисленных в пункте 2 статьи 1358 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании изделий, содержащих признаки названного промышленного образца, в противном случае он признается нарушителем исключительного права и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Факт принадлежности истцу исключительных прав на промышленный образец на основании договора о предоставлении исключительной лицензии подтверждено  материалами дела и сторонами не оспаривается.

Материалами  дела также установлен  факт предложения к продаже товара "Зубная щетка торговой марки «365 дней» средней жесткости», имеющего то же назначение, что и промышленный образец по патенту истца, и содержащего все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец.

В силу пункта 6 статьи 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя либо без его разрешения, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно в случаях, установленных настоящим Кодексом.

Материалами дела установлено, что реализуемый ответчиком товар, произведен ООО «Орапро», 18.12.2019 выдана декларация о соответствии РОСС RU ДRU.АБ69.В.03055/19, согласно которой товар, включающий в себя спорный промышленный образец, соответствует требованиям ГОСТ 6388-91.

Между ООО «Орапро» и ООО «Завод зубных щеток» были заключены договор от 05.04.2019 № 2  (о сотрудничестве (партнерстве)) и от 05.04.2019 № 3 (о реализации), предметом которых являлось обязательства по оказанию услуг по поставке товаров клиентам, принятие для реализации продукции, наименование, количество и цены которой указаны в соответствующих накладных, реализация продукции в розничной и оптовой сети осуществляется Получателем по ценам Поставщика.

Как следует из материалов дела в марте 2019 года  после выставки, проходящей  в Москве 20.03.2019, ответчик обратился  к истцу  с предложением рассмотреть вопрос  о поставке товаров.

Переговоры  осуществлялись по электронной почте  с доменным именем  1zzsh.com.

27.03.2019  от имени истца  поступило  электронное письмо следующего содержания: 

«Дарья, вечер добрый. 1. По щетке Эконом и эксклюзиву для Вашей сети. Можем подтвердить вашей сети экслюзив на эту идею: - щетка-эконом в коробе с информацией с отрывным верхом - видео во вложении - но без печати. Печать будем делать SMYK, согл вашему дизайну. Сама щетка упакована во Flow-Pack (целлофановый пакетик) со штрихкодом и любым текстом - бегущий рисунок - цвет 1 . Цветов щеток в упаковке - 5 видов : красный, фиолет, синий, зеленый, оранж - фото во вложении. Щетина белая, но можем обсудить любой другой цвет. Вариант короба на 50 шт в видео, может быть такой же, но на 100 шт - размер рассчитан на полочное либо прикассовое место. Объем данной продукции в месяц для вас может составлять на данный момент для начала 200 000 штук либо меньше, но не меньше 100 000 штук. Цена на данную щетку в такой упаковке, при данном объеме с доставкой до Вашего РЦ с НДС - 8,00 без бонусов. 2. Коллекция 2019 завода зубных щеток - ассортимент Во вложении презентация нашей продукции - которую можем производить для вашей сети под вашим СТМ - это коллекция 2019 года - она пока нигде не представлена вообще. Выбрав (заявив) полный объем по каким либо позициям у  Вас также может быть полный эксклюзив вообще на это изделие - подробнее могу объяснить по телефону. Смотрите, пожалуйста, презентацию, - выбирайте - определяйтесь. www.1zzsh.com. Доброго вечера)».

Таким образом,  менеджер  в переписке указал  на  официальный сайт с доменным именем www.1zzsh.com.

 Из представленных  в материалы дела доказательств следует, что администратором доменного имени www.1zzsh.com с 01.01.2019 по дату ответа является  истец (ответ на запрос Приморского суда от 01.09.2022).

Из переписки, представленной в материалы дела также следует, что письмом от 23.05.2019 истец уведомил ответчика  о том, что  в  связи с внутренним распределением производственной и торговой деятельности, сотрудничество по частной марке (категория зубные щетки) необходимо осуществлять  с компанией ООО «ОРАПРО», являющейся  торговым домом  Общество с ограниченной ответственностью «Завод зубных щеток».

Письмо отправлено с  электронной почты с доменным именем 1zzsh.com.

Из представлены ответчиком в материалы дела  скриншотов  сайта www.1zzsh.com, следует, что по состоянию на 21.05.2019, 22.06.2019, 09.08.2020, в разделе  контакты указано Общество с ограниченной ответственностью «Завод зубных щеток», телефоны, адрес, а  также адрес электронной почты: offiсе@1zzsh.com. 

01.05.2019 между  ответчиком (Покупатель) и  Обществом с ограниченной ответственностью «Орапро»  (Поставщик) заключен договор  поставки товаров № ЧМ-1122, по условиям которого поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить  непродовольственные товары  Частной марки («365 дней»). В рамках исполнения обязательств по данному договору, ООО «Орапро»  осуществляет поставку товаров,  а именно "Зубная щетка торговой марки «365 дней» средней жесткости», материал: ручка – полистирол, щетина – РВТ (полибутилентерефталат),  ГОСТ 6388-91,  декларация соответствия  N РОСС RU Д-RU.АБ69. В.03055/19, зарегистрирована 18.12.2019.

В разделе  договора «Реквизиты и подписи сторон» указан электронный адрес  поставщика (vva@1zzsh.com)/

Под администратором домена понимается пользователь, на имя которого зарегистрировано доменное имя (пункт 1.1 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденных решением Координационного центра национального домена в сети Интернет от 05.10.2011 N 2011-18/81).

Владелец сайта в сети Интернет - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети Интернет, в том числе порядок размещения информации на таком сайте (пункт 17 статьи 2 Закона об информации).

С помощью домена осуществляется адресация на сайт. При этом администратор домена определяет, на какой сайт доменное имя будет адресовать (путем указания IP-адреса сервера хостинг-провайдера, на котором размещен сайт).

   В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах.RU и. РФ (утверждены решением Координационного центра национального домена сети "Интернет" 05.10.2011 N 2011-18/81) администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок использования домена, осуществляет контроль  за созданием на основе  домена  адресов электронной почты.

Анализ представленной переписки, скриншотов с использованием  доменного имени  www.1zzsh.com, администратором которого является  истец, позволяет прийти к выводу о том, что  в рассматриваемом случае взаимосвязанные действия ООО «Завод зубных щеток» и ООО «ОРАПРО» свидетельствуют о том, что у указанных лиц был единый умысел на реализацию продукции путём поставки в ООО «Лента». 

Из ответа Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор  доменных имен РЕГ.РУ»  следует также, что  с администратором  доменного имени  www.1zzsh.com (истцом) велась переписка  по электронному адресу: ti@strela.info.

В лицензионном договоре  № 123958 в разделе «Адреса, реквизиты и подписи сторон» указан  адрес электронной почты Лицензиара ФИО4 - ab@strela.info.

В указанных адресах электронной почты использовано  одно и то же доменное имя второго уровня strela.info, что означает их взаимосвязь и единый  технологический фундамент  для регистрации. Оба адреса могут функционировать  только на  базе данного доменного  имени, которое имеет  одного  администратора.

Анализ указанных обстоятельств позволяет  сделать вывод о том, что  как истец, так и  правообладатель, обладали информацией как  о заключении договора  между ответчиком и ООО «ОРАПРО», так и о фактических поставках товаров, а также не были  лишены  возможности влиять на их состояние, что в свою очередь свидетельствует  о том, что спорный товар  введен в оборот с согласия  правообладателя. 

Кроме того, апелляционный суд приходит к выводу, что право требования  компенсации  в рассматриваемом случае  у истца отсутствует.

Действующая редакция Гражданского кодекса Российской Федерации признает право на предъявление требования о защите исключительного права за лицензиатами, обладателями исключительной лицензии (статья 1254 Гражданского кодекса Российской Федерации), если допущенным нарушением затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (абзац третий пункта 79 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10)).

Указанный подход основан на необходимости установления того факта, что конкретными действиями может быть нарушено конкретное право, принадлежащее конкретному лицу.

Основанием предъявления лицензиатом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права является нарушение полученных на основании лицензионного договора прав самого лицензиата, а не правообладателя.

С учетом этого лицензиаты - обладатели исключительной лицензии могут защищать права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ, лишь в случае, если допущенным нарушением затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Материалами дела  установлено, что лицензионный договор  № 123958, между ФИО4 и  истцом (лицензиат) заключен  24.02.2021. В  соответствии с пунктом 5.1. договор вступает в силу с  даты его регистрации  в установленном порядке в Роспатенте.

Лицензионный договор  № 123958  зарегистрирован  11.05.2021  за номером 

<

***>.

Из представленных в материалы дела  доказательств следует, что   реализованные ответчиком  21.05.2021 и 22.05.2021 товары, произведены Обществом с ограниченной ответственностью «ОРАПРО» 17.01.2020 (партия 001) и 05.08.2020 (партия 002) (введены  третьим лицом в гражданский оборот), то есть  до  даты заключения лицензионного договора и его регистрации.

Поскольку реализация ответчиком товаров, произведенных и введенных в оборот Обществом с ограниченной ответственностью «ОРАПРО» до заключения лицензионного договора и его регистрации, не нарушает прав истца, как владельца исключительной лицензии на  промышленный образец, возникших 11.05.2021, правовые основания для обращения в суд  с требованием взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на  промышленный образец у истца отсутствуют.

Ссылки на  предложение к продаже  товаров с использованием  промышленного образца на сайте ответчика отклоняются апелляционным судом, поскольку  представленные доказательства (протокол осмотра доказательств) не позволяют сделать однозначный вывод о том, что предложенные к продаже товары  изготовлены с использованием промышленного образца  по патенту № 123958.  

На основании изложенного  суд первой инстанции правомерно отказал истцу в  удовлетворении требований  о взыскании компенсации.

Следует отметить,  что  истец, будучи  уведомленным о производителе  спорных товаров, который своими действиями вводит  в гражданский оборот  зубные щетки  с использование  промышленных образцов  как по патенту  №  123958, так по патенту № 123868, требований о  защите  исключительных прав  к Общество с ограниченной ответственностью «Орапро»  не предъявляет.

При этом, согласно информации КАД Арбитр  в рамках дел А40-27344/2022, А40-199397/2021, А40-34003/2022, А50-22818/2021, А50-23225/2021, А50-22821/2021, А50-4334/2022, А50-25556/2022, А50-1758/2022  истец обращается в суд с требованием о взыскании компенсации  за нарушение прав на промышленный образец  к различным продавцам зубных щеток (аптечным сетям,  предпринимателям и т.д.).

Указанные действия истца  позволяют прийти к выводу о том, что и использование ООО «Орапро» промышленных образцов при производстве товаров осуществлено с согласия правообладателя, а фактически   целью обращения в суд является не защита нарушенного права, а получение  денежной компенсации.  

Из представленной в материалы дела  по запросу суда  информации  из налогового органа по месту учета  истца, следует, что среднесписочная численность  истца за 2021 год составила  1 человек, за 2022 год – 2 человека, промышленный образец по патенту №  123958, переданный  по лицензионному договору от 24.02.2021 в целях серийного производства истцом  в 2021, 2022 году не использовался.    

При этом, апелляционный суд признает необоснованной  позицию ответчика, поддержанную судом первой инстанции,  о том, что использование спорного промышленного образца до момента его патентования, то есть до момента возникновения у истца исключительного права не образует состав правонарушения по следующим основаниям. 

Согласно абзацам первому и четвертому пункта 1 статьи 1363 ГК РФ исключительное право на промышленный образец и удостоверяющий это право патент действует при условии соблюдения требований, установленных названным Кодексом, в течение пяти лет с даты подачи заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности или в случае выделения заявки (пункт 4 статьи 1381) с даты подачи первоначальной заявки.

При этом согласно абзацу пятому пункта 1 статьи 1363 ГК РФ защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена только после государственной регистрации промышленного образца и выдачи патента (статья 1393 ГК РФ).

Как следует из приведенных положений закона, правовое регулирование отношений по созданию и использованию промышленных образцов предполагает возможность защиты исключительных прав на соответствующие объекты интеллектуальной собственности и, таким образом, возможность применения мер гражданско-правовой ответственности за их незаконное использование лишь после государственной регистрации таких объектов и выдачи патента на них, то есть после возникновения юридически значимых обстоятельств, вследствие наступления которых все третьи лица считаются уведомленными о возникновении патентных прав у правообладателя.

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 1392 ГК РФ промышленному образцу, на который подана заявка в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, со дня публикации сведений о заявке (пункт 4 статьи 1385 ГК РФ) до даты публикации сведений о выдаче патента (статья 1394 ГК РФ) предоставляется временная правовая охрана в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в опубликованной заявке на промышленный образец, но не более чем в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в решении указанного федерального органа о выдаче патента на промышленный образец.

Согласно пункту 3 статьи 1392 ГК РФ лицо, использующее заявленный промышленный образец в период, указанный в пункте 1 настоящей статьи, выплачивает патентообладателю после получения им патента денежное вознаграждение. Размер вознаграждения определяется соглашением сторон, а в случае спора - судом.

Приведенные нормы статьи 1392 ГК РФ были введены в действие Федеральным законом от 27.12.2018 N 549-ФЗ, который вступил в законную силу 27.06.2019.

Наряду с гарантией защиты исключительных прав лиц, получивших патент на промышленный образец, действующее законодательство предусматривает также возможность обеспечения законных интересов субъектов, подавших заявку на выдачу патента на промышленный образец. Указанная возможность выражается в праве таких лиц на получение вознаграждения за использование заявленного промышленного образца третьим лицом со дня публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента. Размер этого вознаграждения определяется по соглашению сторон, а в случае спора - судом.

Таким образом, режим правового регулирования отношений по созданию и использованию промышленных образцов не является единым, а его содержание зависит от наступления конкретных юридически значимых обстоятельств, составляющих предусмотренную законом процедуру получения патента на промышленный образец.

Как  следует из материалов  дела, реализованные ответчиком  21.05.2021 и 22.05.2021 товары, произведены Обществом с ограниченной ответственностью «ОРАПРО» 17.01.2020 (партия 001) и 05.08.2020 (партия 002) (введены  третьим лицом в гражданский оборот), то есть в период  между датами приоритета (22.11.2019) и регистрации промышленного образца истца (24.02.2021).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1392 ГК РФ промышленному образцу, на которое подана заявка в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, со дня публикации сведений о заявке (пункт 1 статьи 1385) до даты публикации сведений о выдаче патента (статья 1394) предоставляется временная правовая охрана, а согласно пункту 3 той же статьи лицо, использующее заявленный промышленный образец в период, указанный в пункте 1 этой статьи, выплачивает патентообладателю после получения им патента денежное вознаграждение.

В рассматриваемом случае  исковые требования заявлены после получения правообладателем патента и заключения лицензионного договора, в связи с чем  требование о взыскании компенсации, как вознаграждения за использование  промышленного образца, основано на  положениях  статьи 1392 ГК РФ.

Ссылка  ответчика  на выводы  суда по интеллектуальным правам, изложенным в  постановлении по делу № А10-6733/2019,  отклоняются апелляционным судом, поскольку при рассмотрении дела № А10-6733/2019  было установлено,  что на момент  подачи  заявки  положения статьи 1392 ГК РФ  в редакции Федерального закона от 27.12.2018 N 549-ФЗ, вступившего в законную силу 27.06.2019, и не имеющего обратную силу, не действовали.

В настоящем деле установлено, что  на момент приоритета (22.11.2019)  статья 1392 ГК РФ, в редакции Федерального закона от 27.12.2018 N 549-ФЗ, вступила в законную силу, в связи с  чем на спорный промышленный образец распространяется временная правовая охрана, предусматривающая возможность правообладателя  после регистрации патента  обратиться в суд с требованием о выплате вознаграждения. 

Вместе с тем, в рамках данного спора  правообладателя с требованием о взыскании с ответчика денежного вознаграждения не обращался.

На основании изложенного ошибочный вывод суда первой инстанции не привел к принятию неправильного решения.

Кроме того, апелляционный суд считает необходимым отметить, что  заявленный размер компенсации  истцом также не доказан. В рассматриваемом случае  истец обратился в суд с требование о взыскании компенсации на основании пункта 2 статьи 1406.1 ГК РФ в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель,  а именно в сумме 9 600 000 рублей. В обоснование размера  компенсации  истец указал на  размер лицензионного  вознаграждения, определенного  лицензионным договором № 123958 от 24.02.2021, заключенным между истцом  и правообладателем ФИО4 в сумме 4 800 000 рублей.

Оценив  условия  лицензионного договора. Апелляционный суд приходит к выводу о том, что согласованное  в договоре вознаграждение  не является  ценой, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель. Из  условий лицензионного договора следует, что  истцу  предоставлено право  на серийное производство  изделий с использованием промышленного образца и их продажа, изготовление, ввоз и предложение к продаже продукции на всей территории РФ на срок действия патента (полный срок действия патента 25 лет). При этом,  в рассматриваемом случае  ответчиком  не осуществляется ни серийное  производство, ни изготовление продукции с использованием  промышленного образца, что  исключает вывод о  соответствии  лицензионного вознаграждения, определенного  в п. 3.1. договора, цене которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование тем способом, который использовал нарушитель.

Принимая во внимание, что дело рассмотрено судом первой инстанции полно и всесторонне, нормы материального и процессуального права не нарушены, выводы суда о применении норм права соответствуют установленным по делу обстоятельствам и имеющимся доказательствам, у апелляционной инстанции не имеется правовых оснований для отмены принятого решения.

Руководствуясь статьями  269 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области от 30.12.2022 по делу N А56-86143/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление  может  быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

 

О.В. Горбачева

Судьи

 

Д.С. Геворкян

 

Л.П. Загараева