АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А63-16740/2019

г. Ставрополь

23 марта 2022 года.

Резолютивная часть решения объявлена 16 марта 2022 года.

Решение изготовлено в полном объеме 23 марта 2022 года.

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Безлепко В.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Стороженко С.Ю., рассмотрев в судебном заседании материалы дела по исковому заявлению 

индивидуального предпринимателя ФИО1, ОГРН 

<

***>, г. Невинномысск, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Заморский сувенир»,                                     ОГРН 

<

***>, г. Невинномысск,

к обществу с ограниченной ответственностью «Гранд Кенди», 

<

...>,               г. Ереван, 

о запрете использовать полезную модель по патенту Российской Федерации № 179676, в том числе производить (изготавливать), предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации или хранить для этих целей продукцию «Молочно-шоколадное драже «Jоусо», в которой использована указанная полезная модель; 

об обязании изъять из оборота и уничтожить за свой счет всю продукцию «Молочно-шоколадное драже «Jоусо»,

об обязании опубликовать решение суда о незаконном использовании полезной модели по патенту Российской Федерации № 179676 в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности с указанием действительного правообладателя, 

при участии в судебном заседании представителей истца ФИО2 по доверенности от 18.07.2019 №26АА3807625, представителя ООО «Гранд Кенди» путем использования вэб-конференции ФИО3 по доверенности от 29.04.2021 № 08/2021, в отсутствие представителя соответчика, надлежащим образом извещенного,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1,                             ОГРН 

<

***>, г. Невинномысск обратилась в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Заморский сувенир», ОГРН 

<

***>, г. Невинномысск (ответчик 1), к ООО «Гранд Кенди», 

<

...>, г. Ереван (ответчик 2),  о запрете использовать полезную модель по патенту Российской Федерации № 179676, в том числе производить (изготавливать), предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации или хранить для этих целей продукцию «Молочно-шоколадное драже «Jоусо», в которой использована указанная полезная модель;  об обязании изъять из оборота и уничтожить за свой счет всю продукцию «Молочно-шоколадное драже «Jоусо»,  об обязании опубликовать решение суда о незаконном использовании полезной модели по патенту Российской Федерации №179676 в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности с указанием действительного правообладателя. 

Определением от 31.01.2020 по делу № А63-16740/2019 назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено эксперту Научно-образовательного центра судебной экспертизы и экспертных исследований СКФУ, г. Ставрополь, (патентному поверенному) ФИО4, по вопросу: 

- используется ли в продукте «Драже молочное JOYCO», реализуемом ООО «Гранд Кенди», каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели согласно патенту Российской Федерации RU179676?

От Научно-образовательного центра судебной экспертизы и экспертных исследований СКФУ, г. Ставрополь, поступило заключение экспертов от 02.03.2020 №26-Э-20, согласно которому в продукте драже молочное «JOYCO», реализуемом ООО «Гранд Кенди», не использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели согласно патенту №179676.

В судебном заседании 04.08.2020 представитель истца заявил ходатайство о проведении повторной экспертизы, поскольку экспертное заключение, подготовленное экспертом ФИО4  не является допустимым доказательством  по настоящему делу, выводы эксперта  противоречат объективным данным, технологии изготовления  конфеты,  что позволяет сделать вывод о наличии неопределенности  в его заключении, которое   опровергается письменной рецензией ФИО5, которая приобщена судом к материалам дела.

Определением председателя 1 судебного состава Арбитражного суда Ставропольского края от 06.11.2020 дело № А63-16740/2019 передано судье Безлепко В.В., поскольку судья Гладских Н.В. отсутствует ввиду отпуска и данное обстоятельство приводит к невозможности осуществления судопроизводства по делу №А63-16740/2019 в установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации процессуальные сроки.

Определением от 14.12.2020 по делу назначена повторная экспертиза Автономной некоммерческой организации «Лаборатория по производству судебной экспертизы объектов патентных прав и средств индивидуализации» (ОГРН 

<

***>, 140090, 

<

...>) эксперту ФИО6.

Определением от 22.03.2021 удовлетворено заявление ответчика 2 об отводе эксперта ФИО6, поскольку в рамках настоящего дела им экспертной оценке подвергался тот же продукт «Молочно-шоколадное драже «JOYCO», в отношении которого им ранее уже была дана экспертная оценка в заключениях от 01.10.2018 № 1, 2, 3, суд пришел к выводу о том, что данный эксперт не может быть признан объективным и беспристрастным при проведении судебной экспертизы спорного продукта, так как он связан своей прежней оценкой. Указанным определением от 22.03.2021 назначена повторная судебная экспертиза, проведение которой поручено эксперту ФИО7 Автономная некоммерческая организация «Центр по проведению судебных экспертиз и исследований», г. Москва.

Согласно заключению эксперта от 11.05.2021 №394/21 АНО «Центр по проведению судебных экспертиз и исследований» в продукте «Драже молочное JOYCO», реализуемом ООО «Гранд Кенди», используется каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели согласно патенту Российской Федерации RU179676.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования и просил суд удовлетворить их, представил дополнительные доказательства, которые суд приобщил к материалам дела. 

ООО «Заморский сувенир», извещённый о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, своего представителя в судебное заседание не направил, о причинах неявки не сообщил, отзыв на исковое заявление не представил. 

Представитель ООО «Гранд Кенди» возражал против удовлетворения исковых требований, просил в удовлетворении исковых требований отказать в полном объёме. В обоснование возражений сослалось на то, что  анализируемый продукт производства ООО «Град Кенди» не содержит всех признаков полезной модели, указанных в независимом п. 1 формулы полезной модели, поскольку не имеет никаких впадин в корпусе конфеты, смещающих ее центр тяжести и, соответственно, не предназначен для выполнения функции игрушки. По мнению ответчика 2, конфета «Драже молочное» производства ООО «Гранд Кенди» содержит корпус и внешнюю оболочку из сахарной глазури шарообразной формы и обертку из прозрачного материала, в которую завернут корпус конфеты, посредством соединения боковой и торцевых сторон обертки с нанесенным изображением, при этом прочность соединения торцевых сторон обертки выполнена меньшей, чем прочность соединения боковой ее стороны, с возможностью вскрытия обертки с торцевой ее стороны посредством сжатия обертки и извлечения корпуса конфеты с торцевой стороны, не касаясь конфеты пальцами. Никаких полостей, выемок, впадин нарушающих сферическую форму корпуса конфеты, в том числе, смещающих ее центр тяжести, в продукте не имеется. Более того, конфета выпущена в составе не менее двух драже в одной прозрачной упаковке, т.е. драже не предназначено для качения ни в обертке, ни без нее, что также подтверждается тем, что обертка выполнена так, чтобы соблюдались гигиенические требования при потреблении конфеты, что исключает катание ее по каким-либо поверхностям и касание пальцами. Продукт производства ООО «Град Кенди» не содержит всех признаков полезной модели, указанных в независимом п.1 формулы полезной модели, поскольку не имеет никаких впадин в корпусе конфеты, смещающих ее центр тяжести и, соответственно, не предназначен для выполнения функции игрушки. В продукте «Драже молочное» в общей упаковке в форме животного «Панда», производства ООО «Гранд Кенди», 

<

...>, 

<

...>, не использована полезная модель «Конфета» по патенту РФ №179676. Также ответчик 2 указывает на недопустимость заявления абстрактных требований об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. 

Исследовав материалы дела, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению частично по следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что ФИО1 является патентообладателем полезной модели - конфета, охраняемой патентом Российской Федерации № 179676, 13.12.2017, со следующей формулой:

1) Конфета, содержащая корпус с внешней поверхностью, верхним участком, нижним участком, внешний покров, скрепленный с внешней поверхностью, отличающийся тем, что внешний покров выполнен в виде тела качения и ориентирован по форме сферы, а корпус выполнен с фактическим центром тяжести и геометрическим центром тяжести, при этом фактический центр тяжести расположен за пределами геометрического центра тяжести и размещен в нижнем участке путем выпадения впадины в верхнем участке; 

2) Конфета по п. 1, отличающаяся тем, что корпус выполнен из конфетной массы;

3) Конфета по п. 1, отличающаяся тем, что внешний покров выполнен в виде одного слоя, выполненного из шоколадной глазури; 

4) Конфета по п. 1, отличающаяся тем, что внешний покров выполнен в виде одного слоя, выполненного из сахарной глазури; 

5) Конфета по п. 1, отличающаяся тем, что внешний покров выполнен в виде двух слоев,  выполненных из шоколадной и сахарной глазури. 

ФИО1 10 июля 2018 года в 15 часов 26 минут по адресу регистрации ООО «Заморский сувенир»: 

<

...>, приобретено, в том числе, 100 гр продукта, которое вводит в оборот ООО «Гранд Кенди» под названием «Молочно-шоколадное драже «Joyco». Покупателю выдан товарный чек от 10.07.2018 № 385 на сумму 850 руб.

В соответствии с постановлением от 26.10.2018 оперуполномоченного ОЭБ и ПК отдела МВД России по г. Невинномысску отказано в возбуждении уголовного дела в отношении руководителя ООО «Заморский сувенир» - ФИО8 по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 180 УПК РФ за отсутствием состава преступления.

В ходе проверки была проведена патентно-техническая экспертиза на предмет установления обстоятельства использования-неиспользования полезной модели, удостоверенной патентом № 179676. 

В результате проведения экспертизы установлено, что продукт, вводимый в гражданский оборот под торговым названием «Молочно-шоколадное драже «Joyco», помещенный в полость упаковки, содержащей информацию ООО «Гранд Кенди», адрес: 

<

...>, 

<

...> содержит признак полезной модели, приведенный в независимом пункте, содержащийся в патенте № 179 676 «Конфета» формулы полезной модели, то есть продукт является материальным носителем указанной формы модели. 

Согласно постановлению от 26.02.2019 мирового судьи судебного участка № 4 г.Невинномысска ФИО8 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначен штраф в размере 10 000 руб. 

Использование полезной модели осуществляется без согласия патентообладателя. 

Претензии от 01.07.2019 и 21.06.2019, направленные в адрес ООО «Гранд Кенди» и ООО «Заморский сувенир» соответственно, оставлены без ответа. 

Произведенными контрольными закупками от 26.07.2019, 27.02.2022 установлен факт реализации продукции под торговым названием «Молочно-шоколадное драже «Joyco».

Указывая, что данная продукция содержит признаки полезной модели, содержащиеся в патенте № 179 676 «Конфета», расценивая действия ответчиков по использованию полезной модели ФИО1 актом недобросовестной конкуренции, нарушающим исключительные права истца, ФИО1 обратилась с иском в арбитражный суд. 

Оценивая доводы сторон, суд руководствовался следующим.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации полезная модель является результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которой предоставляется правовая охрана (далее - интеллектуальная собственность). 

На результат интеллектуальной деятельности признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом (ст. 1226 Гражданского кодекса РФ). 

В соответствии со статьей 1231 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации действуют исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, установленные международными договорами Российской Федерации и настоящим Кодексом.

На территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации (статья 1346 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Статьей 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. 

Согласно пункту 2 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376 Кодекса).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели (пункт 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации).

С учетом изложенного и в соответствии с предметом и основаниями заявленных исковых требований, в предмет доказывания по данному делу входит установление обстоятельств использования в продукции ответчиков всех признаков полезной модели Истца. 

Как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 № 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой̆ и апелляционной̆ инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской̆ Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

Полезная модель истца относится к пищевой промышленности, в частности к кондитерской, и может быть использована при производстве конфет. 

Материалами дела, в том числе товарным чеком от 10.07.2018 № 385, постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от 26.10.2018 оперуполномоченного ОЭБ и ПК отдела МВД России по г. Невинномысску установлено, что ООО «Заморский сувенир» осуществлял предложение к продаже и реализацию продукции «Молочно-шоколадное драже «Joyco». ООО «Гранд Кенди», являясь изготовителем продукции, также осуществляются действия по предложению к продаже и ее реализации. 

В ходе проверки была проведена экспертиза на предмет установления обстоятельства использования-неиспользования полезной модели, удостоверенной патентом № 179676. Эксперт установил, что продукт, вводимый в гражданский оборот под торговым названием «Молочно-шоколадное драже «Joyco», помещенный в полость упаковки, содержащей информацию ООО «Гранд Кенди», адрес: 

<

...>, 

<

...> содержит признак полезной модели, приведенный в независимом пункте, содержащийся в патенте № 179 676 «Конфета» формулы полезной модели, то есть продукт является материальным носителем указанной формы модели. 

Вывод об отсутствии состава преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ, был сделан по причине незначительного материального ущерба патентообладателю.

Постановлением Невинномысского городского суда Ставропольского края от 26.02.2019 года директор ООО «Заморский сувенир» привлечен к административной ответственности по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.12 КоАП РФ. 

В рамках рассмотрения дела судом была назначена судебная экспертиза на предмет выявления в продукции «Молочно-шоколадное драже «Joyco» всех признаков патента истца, проведение которой было поручено эксперту Автономной некоммерческой организации «Центр по проведению судебных экспертиз и исследований», г. Москва ФИО7.

Согласно заключению судебной экспертизы от 11.05.2021 № 394/21 установлено, что в продукте «Драже молочное «Joyco», изготавливаемом ООО «Гранд Кенди», используется каждый признак полезной модели, приведённый в независимом пункте формулы полезной модели согласно патенту Российской Федерации RU 179676. Эксперт, проводивший экспертизу, был допрошен в судебном заседании и дал исчерпывающие ответы по поводу проведённой экспертизы на вопросы суда и сторон. Оснований сомневаться в достоверности заключения эксперта, а также в его квалификации у суда не имеется.

При этом принадлежность истцу исключительных прав, в защиту которых был заявлен иск, а также введение ответчиками в гражданский оборот спорной продукции ООО «Гранд Кенди» не оспариваются. 

Таким образом, факт использования объекта исключительных прав истца Ответчиками установлен материалами дела. 

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (правообладатель), вправе использовать такой результат по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Использование полезной модели осуществляется без согласия истца. 

Претензии от 01.07.2019 и 21.06.2019, направленные в адрес ООО «Гранд Кенди» и ООО «Заморский сувенир» соответственно, оставлены без ответа. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1406 Гражданского кодекса Российской Федерации споры, связанные с защитой патентных прав, рассматриваются судом. К таким спорам относятся, в том числе, споры о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Пункт 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; 

3) о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи – к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права. 

В соответствии со ст. 1407 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладатель вправе в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252 настоящего Кодекса потребовать публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца или об ином нарушении его прав.

Согласно абзацу 3 пункта 3 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Согласно п. 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения.

Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет») также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Аналогичная позиция изложена в материалах судебной практики по аналогичным делам, в том числе и в Определении Верховного Суда РФ от 07.06.2016 № 303-ЭС15-9147 по делу № А51-14039/2014, на которое ссылалось в период рассмотрения спора ООО «Гранд Кенди». 

Требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (пункт 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения.

При этом длящееся правонарушение характеризуется непрерывным осуществлением противоправного деяния, начинается с момента совершения правонарушения и кончается вследствие действия самого нарушителя, направленного к прекращению правонарушения, или наступления событий, препятствующих совершению правонарушения.

Меры, предусмотренные статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (в том числе требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным правонарушением.

Согласно представленных в материалы дела документам о продаже (кассовые и товарные чеки), ООО «Гранд Кенди» на протяжении всего времени рассмотрения спора и до настоящего момента продолжает вводить в гражданский оборот контрафактную продукцию - «Молочно-шоколадное драже «Joyco». 

Указанный товар, который полностью повторяет признаки патента истца, реализуется ООО «Гранд Кенди» на официальном сайте https://joyco.am/, а также на онлайн площадках https://www.wildberries.ru, http://www.armeniaonline.ru, https://sbermarket.ru, https://www.ozon.ru. https://msk.metro-cc.ru. 

Требование истца касается конкретных товаров, а именно «Молочно-шоколадное драже «Joyco», в которых использован патент № 179676, исключительные права патентообладателя на который принадлежат ФИО1, запрет использовать, в том числе производить (изготавливать), предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации или хранить для этих целей заявлен именно в отношении данной продукции.

Таким образом, с учетом длящегося и непрекращающегося нарушения прав истца, данное требование не является абстрактным и соответствует мерам по охране прав истца от незаконных действий ответчика.

В материалы дела не представлены доказательства, безусловно подтверждающие наличие в настоящее время на производстве, складах, торговых площадях ответчиков кондитерских изделий (продукции), содержащих все существенные признаки промышленного образца по патенту № 179676, 13.12.2017, количество таких товаров не определено, не зафиксировано и ничем не подтверждено.   

Между тем, судом не установлено, а истцом не указано какая конкретная партия продукции (место ее нахождения, дата изготовления) ответчиками должна быть за свой счет изъята из гражданского оборота и уничтожена, а также истцом не представлены доказательства наличия у ответчиков конкретной продукции на складах, в торговых точках или иных местах. 

Суд считает, что удовлетворение соответствующего требования истца к ответчикам фактически неисполнимо и противоречит принципу исполнимости судебного акта. 

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской̆ Федерации арбитражный̆ суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей̆ 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской̆ Федерации установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В этой связи суд отказывает истцу в требованиях в части обязания ООО «Гранд Кенди» и ООО «Заморский сувенир» изъять из оборота и уничтожить за свой счет всю продукцию «Молочно-шоколадное драже «Joyco».

Также суд принимает во внимание, что в материалы дела не представлено доказательств, что ООО «Заморский сувенир» продолжает реализовывать контрафактную продукцию на момент рассмотрения спора по существу, что является основанием к отказу в иске к данному ответчику.

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном данным Кодексом, требования о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права. 

Как разъяснено в пункте 58 постановления от 23.04.2019 № 10, заявляя требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), истец должен указать, где требуется осуществить соответствующую публикацию, и обосновать причины своего выбора. Ответчик вправе представить свои возражения о месте публикации решения. Оценивая доводы истца и возражения ответчика по предложенному месту публикации, суд вправе определить место публикации решения исходя из того, что выбор такого места должен быть направлен на восстановление нарушенного права (например, в том же печатном издании, где была опубликована недостоверная информация о правообладателе; в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности; в источнике, место распространения которого определяется местом производства и распространения контрафактных товаров или местом осуществления и характером деятельности истца). 

Поскольку факт нарушения исключительных прав истца ответчиком установлен судом, и истцом заявлено требование об обязании ответчика публиковать решение суда о допущенном нарушении с указанием истца в качестве правообладателя в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, данное требование также подлежит удовлетворению. 

Согласно части 1 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает срок их совершения. 

В данном случае суд считает необходимым установить месячный срок для публикации ответчиком 2 судебного акта, поскольку только в отношении ООО «Гранд Кенди» иск удовлетворен частично. 

Ходатайство ответчика ООО «Гранд Кенди» о назначении повторной судебной экспертизы не подлежит удовлетворении по следующим основаниям.

Ходатайство обосновано мнением ответчика ООО «Гранд Кенди» о том, что в ходе опроса эксперта последний не подтвердил использование в спорной продукции каждого независимого пункта формулы полезной модели. При этом ответчик не приводит ссылок на неустранимые противоречия и неясности в самом заключении эксперта. Согласно же проведённой экспертизы в спорной продукции использована полезная модель истца. При этом каких-либо неясностей или противоречий заключение экспертизы не содержит, и в ходатайстве ответчика о назначении повторной экспертизы отсутствуют соответствующие указания. 

В решении Суда по интеллектуальным правам от 14.10.2021 по делу №СИП-213/2021, вступившем в законную силу, указано, что раскрытие сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники подтверждается тем, что материальные носители спорной полезной модели производятся на основании лицензионного договора ООО «Шоколенд», сведения о государственной регистрации предоставления права пользования которому по договору содержатся в Государственном реестре. В материалы дела патентообладателем представлен акт от 11.01.2021, составленный о том, что с мая 2019 года по лицензионному договору от 16.04.2019 производится продукция с использованием полезной модели по патенту Российской Федерации № 179676.

Помимо этого в материалы дела представлены заключение эксперта ФИО7, подготовленное на основании определения Арбитражного суда Ставропольского края по делу № А63-16740/2019, и заключение эксперта ФИО6, подготовленное на основании обращения начальника полиции отдела МВД России по городу Невинномысску. По результатам проведения экспертиз предупрежденные об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения эксперты пришли к выводу о том, что исследуемый продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в формуле по патенту Российской Федерации № 179676, то есть продукт является материальным носителем полезной модели. При этом из содержания исследовательской части заключений усматривается, что у экспертов как лиц, обладающих специальными познаниями в определенной области техники, не возникло неясности в отношении полноты раскрытия сущности полезной модели». 

Так как судом установлено, что продукция ООО «Шоколенд» производится с использованием полезной модели истца, то экспертом правомерно произведено сравнение спорной продукции с продукцией ООО «Шоколенд». Эксперт также провёл исследование на предмет использования каждого независимого пункта формулы полезной модели в продукции ООО «Гранд Кенди» вопреки утверждению ответчика об обратном, о чём в заключении экспертизы указано со всей очевидностью. 

Заключение эксперта ФИО6, подготовленное на основании обращения начальника полиции отдела МВД России по городу Невинномысску, также имеется и в материалах настоящего дела, которое расценивается судом как иное доказательство наряду со всеми доказательствами по делу. 

Таким образом, вступившим в законную силу судебным актом установлено обстоятельство, что в спорной продукции ООО «Гранд Кенди» использован каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту Российской Федерации №179676. 

В соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. 

Так как решение Суда по интеллектуальным правам от 14.10.2021 по делу № СИП-213/2021 вступило в законную силу и при рассмотрении указанного дела участвовали и ООО «Гранд Кенди», и ООО «Шоколенд», то установленные данным решением обстоятельства не доказываются вновь при рассмотрении настоящего дела, а, следовательно, отсутствуют основания для назначения повторной экспертизы.

В связи с отказом ответчику – 2 в назначении повторной экспертизы с депозитного счета Арбитражного суда Ставропольского края подлежат возврату денежные средства в размере 87 458 руб. 86 коп., уплаченные по платежному поручению от 07.10.2021 № 3901, о чем вынесено отдельное определение.

Суд соглашается с доводами истца о том, что в качестве доказательства не может быть принято экспертное заключение от 02.03.2020 №26-Э-20, поскольку эксперт ФИО4 является патентным поверенным, зарегистрированным в Реестре патентных поверенных РФ от 18.05.2015 № 1738 по специализации: товарные знаки и знаки обслуживания. При этом квалификация эксперта в отношении полезной модели подтверждена уже после проведения экспертизы.

Суд учитывает, что, исходя из существующей практики, оплате не подлежат расходы за проведение экспертизы, в случае если эксперт отказался от выполнения работ, экспертиза не проведена полностью или частично. 

Рассмотрев заявление Научно-образовательного центра судебной экспертизы и экспертных исследований СКФУ о взыскании денежных средств за проведенную экспертизу, суд считает его подлежащим удовлетворению и при этом учитывает, что ФИО4 выполнены работы по производству экспертизы и экспертное заключение представлено в материалы дела.

Из смысла Постановления от 04.04.2014 № 23 следует, что проверка достоверности заключения эксперта слагается из нескольких аспектов: компетентен ли эксперт в решении вопросов, поставленных перед экспертным исследованием, не подлежит ли эксперт отводу по основаниям, указанным в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации, соблюдена ли процедура назначения и проведения экспертизы, соответствует ли заключение эксперта требованиям, предъявляемым законом.

Основания несогласия с экспертным заключением должны сложиться при анализе данного заключения и его сопоставления с остальной доказательственной информацией.

Согласно пункту 25 Постановления от 04.04.2014 № 23, если эксперт ответил не на все поставленные перед ним вопросы или провел исследование не в полном объеме в связи с тем, что выявилась невозможность дальнейшего производства экспертизы и подготовки заключения (например, объекты исследования непригодны или недостаточны для дачи заключения и эксперту отказано в их дополнении, отпала необходимость в продолжении проведения экспертизы), эксперту (экспертному учреждению, организации) оплачивается стоимость фактически проведенных им исследований с учетом представленного экспертом финансово-экономического обоснования расчета затрат.

Исходя из буквального толкования данных разъяснений, оплате не подлежит только такая экспертиза, которая содержит ответы не на все вопросы, вследствие не проведения непосредственно экспертных действий.

Недостаточная ясность или полнота заключения эксперта, возникновение вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела, возникновение сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличие противоречий в выводах эксперта в качестве правовых последствий влекут не отказ в оплате экспертизы, а иные последствия, предусмотренные статьей 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в виде назначения дополнительной либо повторной экспертизы.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 05.04.2011 № 15659/10 по делу № А08-8887/2009-30, выплата вознаграждения эксперту не ставится в зависимость от соответствия или несоответствия экспертного заключения предъявляемым к нему требованиям и оценки его судом, непринятие его в качестве доказательства по делу не может являться основанием для освобождения стороны, заявившей о назначении экспертизы, от выплаты вознаграждения и, соответственно, от возмещения по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебных расходов на оплату экспертизы стороной по делу при принятии решения по иску.

При таких обстоятельствах в пользу Научно-образовательного центра судебной экспертизы и экспертных исследований Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский Федеральный университет» подлежат перечислению с депозитного счета арбитражного суда, имеющиеся там денежные средства в размере 20 000 руб. (по платежному поручению от 29.12.2020 №128), о чем вынесено самостоятельное определение, а недостающие согласно заявлению от 01.09.2021 экспертной организации денежные средства в размере 55 000 руб. подлежат взысканию с ответчика 2, поскольку судебный акт принят не в его пользу, а в иске к ответчику 1 отказано в полном объеме.

При этом внесение денежных средств на депозит суда в размере 20 000 руб. по платежному поручению от 29.12.2020 №128 произведено ФИО1, поэтому с ООО «Гранд Кенди» подлежат взысканию в пользу истца расходы за производство первоначальной экспертизы, а также с ответчика 2 в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате судебной экспертизы, проведенной экспертом ФИО7 АНО «Центр по проведению судебных экспертиз и исследований», г. Москва, в размере 35 000 руб. по платежному поручению от 14.04.2021.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 23 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах», при частичном удовлетворении требования неимущественного характера расходы по уплате государственной пошлины в полном объеме взыскиваются с противоположной стороны по делу.

Таким образом, правило распределения расходов пропорционально размеру удовлетворенных требований, предусмотренное абзацем 2 части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на требования неимущественного характера не распространяется. Следовательно, частичное удовлетворение нематериальных требований не является основанием для пропорционального распределения расходов по государственной пошлине. В этом случае государственная пошлина в полном объеме относится на ответчика.

Суд считает, что при трех заявленных истцом требованиях нематериального характера (о запрете использовать, об обязании изъять и об обязании опубликовать решение) государственная пошлина за их рассмотрение подлежала оплате при подаче иска в размере 18 000 руб. (3 х 6 000 руб.).

Поскольку истцом оплачена госпошлина в общей сумме 30 000 руб. (по платежным поручениям от 16.08.2019 № 2, от 03.09.2019 № 4), то излишне оплаченная госпошлина в сумме 12 000 руб. подлежит возврату истца из федерального бюджета, а в части полного отказа в требованиях истца об обязании изъять из оборота и уничтожить за свой счет продукцию – расходы по оплате госпошлины относятся на истца.

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО1, ОГРН 

<

***>, г. Невинномысск удовлетворить частично.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Гранд Кенди» (

<

...>, 

<

...>) использовать полезную модель по патенту Российской Федерации № 179676, в том числе производить (изготавливать), предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации или хранить для этих целей продукцию «Молочно-шоколадное драже «Jоусо», в которой использована указанная полезная модель.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Гранд Кенди» (

<

...>, 

<

...>) в месячный срок со дня вступления решения в законную силу опубликовать решение суда о незаконном использовании полезной модели по патенту Российской Федерации № 179676 в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) с указанием действительного правообладателя - индивидуальный предприниматель ФИО1 (ОГРН 

<

***>).

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гранд Кенди» (

<

...>, 

<

...>) в пользу Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский Федеральный университет» (

<

...>) 55 000 руб. в счёт оплаты проведённой по делу судебной экспертизы.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гранд Кенди» (

<

...>, 

<

...>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1, ОГРН 

<

***>, г. Невинномысск судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 12 000 руб. и расходы по оплате судебных экспертиз в сумме 55 000 руб.

Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО1, ОГРН 

<

***>, г. Невинномысск из федерального бюджета излишне оплаченную госпошлину в сумме 12 000 руб., уплаченную по платежному поручению от 03.09.2019 № 4.

Исполнительные листы и справка на возврат госпошлины выдается по ходатайству взыскателя после вступления в законную силу судебного акта.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в арбитражный суд кассационной инстанции (Суд по интеллектуальным правам) в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                      В.В. Безлепко