АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-20220/2017

г. Новосибирск

27 сентября 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 23 сентября  2019 года. 

 Полный текст решения изготовлен  27 сентября 2019 года.

     Арбитражный     суд    Новосибирской    области    в  составе судьи  Шевченко С.Ф., при ведении протокола судебного заседания  секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело  № А45-20220/2017 по  иску   

общества с ограниченной ответственностью «Фэмилиа Трэйдинг» (Familia Trading S. a. r.l), Люксембург, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Мазаика» (ОГРН 

<

***>),    

                                                        г. Новосибирск, 

третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора:

1. «Концепт»  в лице конкурсного управляющего ФИО2 (ОГРН 

<

***>, 630117, 

<

...>, этаж 3, офис 33, а/я 521),

2.   общество с ограниченной ответственностью «Эталон» (ОГРН 

<

***>, 630096, 

<

...>),

3. общество с ограниченной ответственностью «МАКСИМА ГРУПП» (ОГРН 

<

***>, 123022, 

<

...>),

4. индивидуальный предприниматель ФИО3,   

                                              г. Новосибирск,

о пресечении нарушения прав на товарные знаки и взыскании компенсации в размере 1000000 руб.,

и встречному иску ООО «Мазаика»  о признании действий общества с ограниченной ответственностью «Фэмилиа Трэйдинг» (Familia Trading S. a. r.l)  по обращению с иском о защите прав на товарные знаки №№ 379310, 273592, 358641, 358973 злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции,

         при участии в судебном заседании представителей:

         от истца: ФИО4 (по доверенности от 19.06.2019);

         от ответчика: ФИО5 (по доверенности от 21.03.2019),

          Общество с ограниченной ответственностью «Фэмилиа Трэйдинг» (Familia Trading S. a. r.l) – далее истец) обратилось в арбитражный суд с  уточнёнными в ходе судебного разбирательства требованиями к обществу с ограниченной ответственностью «Мазаика», настаивая на  обязании ответчика прекратить использование любыми способами изображений «ФЭМИЛИ», сходных до степени смешения с товарными знаками Правообладателя; взыскании  1000000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков; взыскания судебной неустойки в размере 10000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта.

         Ответчик правопритязания истца отклонил, ссылаясь на отсутствие правовых оснований для удовлетворения иска.  

          Определением суда от 12.12.2017 по ходатайству ответчика к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора привлечены  ООО «Концепт»,     ООО «ЭТАЛОН»  и  ООО «МАКСИМА ГРУПП».

        Определением суда от 17.01.2018 удовлетворено ходатайство ИП ФИО3 о вступлении в дело в качестве  4-го третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора.

         Определением суда от 15.12.2017  принято встречное исковое заявление ООО «Мазаика» о признании действий общества с ограниченной ответственностью «Фэмилиа Трэйдинг» (Familia Trading S. a. r.l)  по обращению с иском о защите прав на товарные знаки №№ 379310, 273592, 358641, 358973 злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции.         

           Дело рассматривается по имеющимся в нём доказательствам, в порядке, обусловленном частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей третьих лиц, надлежащим образом извещённых о времени и месте судебного разбирательства согласно статье 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.    

          Рассмотрев имеющиеся в деле доказательства, заслушав представителей сторон, арбитражный суд установил следующее:

Истец позиционирует в качестве правообладателя товарных знаков по свидетельствам №№ 379310, 273592, 358641, 358973. Компания Фэмилиа Трэйдинг предоставила исключительное право на использование Товарных знаков ООО «Максима Групп», заключив с ним лицензионный договор (дата государственной регистрации договора 16.04.2014 № РД0145910).

Перечисленные выше товарные знаки, как следует из пояснений представителя истцов и не опровергается ответчиками, представляют собой группу (серию), регистрация данных товарных знаков имеет целью индивидуализацию услуг, предоставляемых ООО «Мазаика», в том числе услуг магазинов розничной торговли.

Компанией Фэмилиа Трэйдинг выявлено осуществление ответчиком деятельности по организации магазинов розничной торговли с использованием обозначения ФЭМИЛИ. Так 01.06.2017  истцом была осуществлена проверочная закупка в магазине «ФЭМИЛИ» по адресу: 

<

...>. В качестве доказательства представлена копия чека № 9089 от 01.06.2017, а также Отчёт ООО «Юридическая компания «Интеллектуальные ресурсы» по сбору информации о магазинах сети ФЭМИЛИ (www/naroi.ru)  в городах: Барнаул, Новосибирск, Кемерово, Томск, Красноярск. На момент проверочной закупки по данному адресу торговую деятельность осуществляло ООО «Мазаика» (ОГРН 

<

***>).

Полагая, что использованием ответчиком обозначения ФЭМИЛИ при организации деятельности магазинов нарушены принадлежащие Компании Фэмилиа Трэйдинг исключительные права на товарные знаки №№ 379310, 273592, 358641, 358973, истец направил в адрес ответчика претензию от 22.06.2017, согласно почтовой квитанции и описи вложения.

Отказ ответчика от использования обозначения сходного до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими истцу послужил основанием для обращения Компании Фэмилиа Трэйдинг за судебной защитой с рассматриваемыми требованиями.

Исковые требования Компании Фэмилиа Трэйдинг мотивированы выявлением использования ответчиком в связи с организацией деятельности магазинов обозначения «ФЭМИЛИ», сходного до степени смешения с товарными знаками №№ 379310, 273592, 358641, 358973, представляющими, по утверждению истца, группу товарных знаков, используемых истцом для индивидуализации собственных услуг, в том числе услуг магазинов.

В обоснование своей правовой позиции истец ссылается на статьи 11, 12, 308.3, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организуя защиту против иска, ответчик  апеллировал  к  отсутствию сходства до степени смешения поименованных в исковом заявлении товарных знаков и используемого ответчиком обозначения, отсутствие реального смешения обозначений в глазах потребителей; использование им в своей деятельности зарегистрированного товарного знака № 594923, принадлежащего ООО «Эталон». Вместе с тем, ответчик оценивает действия истца по обращению за судебной защитой в качестве злоупотребления правом.

Возражая против исковых требований, ООО «Мазаика» обратилось с встречным исковым заявлением к ООО «Фэмилиа Трэйдинг» о признании действий истца злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией.

Компания Фэмилиа Трэйдинг встречные исковые требования отклонила, указав на осуществление ответчиком деятельности по организации магазинов с использованием спорного обозначения в составе группы лиц в течение длительного времени; деятельность ответчика считает недобросовестной; настаивает на нарушении ответчиком исключительных прав на серию принадлежащих истцу товарных знаков.

ООО «Максима Групп» представило отзыв, сообщило о наличии взаимосвязи ООО «ТКФ» и ООО «Максима Групп» как дочерних предприятий по отношению к Компании Фэмилиа Трэйдинг; указанные организации используют серию товарных знаков, зарегистрированных за истцом; встречные исковые  требования ООО «Мазаика» считает не подлежащими удовлетворению. 

ООО «Эталон» представило отзыв на исковое заявление, ссылается на использование в деятельности магазинов товарного знака по свидетельству № 594923.

ООО «Концепт» представило отзыв на исковое заявление, сообщило об отсутствии его участия в группе лиц, использующих спорное обозначение, в связи с введением в отношении него процедуры банкротства – конкурсного управления; товарный знак по свидетельству № 594923 первоначально принадлежал ООО «Концепт» и был продан им ООО «Эталон» на открытом аукционе по продаже имущества должника.

ИП ФИО3 представил отзыв на исковое заявление со ссылкой на то, что  является правообладателем исключительных прав на товарный знак № 638798; право на использование этого товарного знака предоставлено им ответчику на основании Лицензионного договора от 18.12.2017; полагает, что сходство до степени смешения   товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 638798 и указанных истцом товарных знаков отсутствует; обращение Компания Фэмилиа Трэйдинг за судебной защитой считает злоупотреблением правом; первоначальные исковые требования  полагает необоснованными. 

Определением суда от 17.04.2018 производство по делу было приостановлено до вступления в законную силу судебных актов по делу № СИП-134/2018 по исковому заявлению Компании Фэмилиа Трэйдинг, ООО «Максима Групп» к ИП ФИО3  о признании действий по регистрации и использованию товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 638798 злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции. Определением от 25.03.2019 производство по делу возобновлено.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2019, оставленным без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2019 по делу № СИП-134/2018 действия индивидуального предпринимателя ФИО3 по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 638798 признаны злоупотреблением правом. 

          Определив предмет доказывания в рамках настоящего дела, проанализировав доводы истца, сопоставив их с нормами действующего законодательства, проверив их обоснованность, арбитражный суд пришел к убеждению о  правомерности требований истца по первоначальному иску и необоснованности встречного иска, при этом суд исходит из следующего:   

         На основании пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации   товарные знаки являются средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, приравниваются к результатам интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Согласно статье 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В силу пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если указанным Кодексом не предусмотрено иное (статья 1233). 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с нормой статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. 

Как следует из пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 Кодекса.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

На основании положений статей 1235, 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации  право использования результата интеллектуальной деятельности может быть предоставлено на основании лицензионного договора, в силу которого договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Исходя из приведенных норм права и положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по спору о защите исключительных прав на товарные знаки входят следующие обстоятельства: со стороны истца - факты принадлежности ему исключительных прав на товарные знаки и нарушения этих прав ответчиком путем использования соответствующих товарных знаков без согласия правообладателя, а со стороны ответчика - выполнение им требований закона при использовании товарных знаков истца.

Компания Фэмилиа Трэйдинг является обладателем комплекса исключительных прав на следующие товарные знаки:

- товарный знак по свидетельству № 379310, дата приоритета: 17.03.2008, зарегистрирован 15.05.2009 в отношении услуг 35 класса МКТУ - продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе оптовые торговые предприятия, через магазины, в том числе через интернет – магазины; представление товаров во всех медиасредствах с целью рознич6ной продажи; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; срок действия регистрации до 17.03.2018; 

- товарный знак  по свидетельству № 273592, дата приоритета: 21.06.2003, зарегистрирован 16.08.2004 в отношении услуг 35 класса МКТУ - продвижение товаров для третьих лиц, в том числе через магазины, услуги магазинов, в том числе реализация товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; срок действия регистрации продлен до 21.06.2023; 

- товарный знак  по свидетельству № 358641, дата приоритета: 03.04.2007, зарегистрирован 28.08.2008 в отношении услуг 35 класса МКТУ - продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе через оптовые торговые предприятия, через магазины, в том числе интернет-магазины; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); срок действия регистрации 03.04.2017; 

- товарный знак  свидетельству № 358973, дата приоритета: 03.04.2007, зарегистрирован 04.09.2008 в отношении услуг 35 класса МКТУ - продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе через оптовые торговые предприятия, через магазины, в том числе интернет-магазины; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); срок действия регистрации до 03.04.2017.

В обоснование обстоятельств совершения ответчиком нарушения исключительных прав истца на вышеуказанные товарные знаки, истцом представлен отчет ООО «Юридическая компания «Интеллектуальные ресурсы» от 2017 года по сбору информации о магазинах сети ФЭМИЛИ в городах: Барнауле, Новосибирске, Кемерово, Томске, Красноярске, содержащий сведения об организации магазинов ООО «Мазаика» в 

<

...>; кассовый чек от 01.06.2017.

Как видно из представленного отчета и фотоматериалов, по указанному адресу в городе Барнауле осуществляется деятельность магазина розничной торговли с размещением на фасаде здания, входной группе, в витринах магазина вывесок с обозначением ФЭМИЛИ и указанием на осуществление деятельности ООО «Мазаика», содержащих сведения о режиме работы, сайте в сети Интернет, регистрационных номерах, месте нахождения ответчика как лица, осуществляющего данную деятельность. Из отчета также следует, что адрес  магазина указывались на сайте в сети Интернет по адресу: «www.naroi.ru» как адреса магазинов сети «Фэмили», наряду с другими магазинами.

Сопоставление содержания кассового чека от 01.06.2017, отчета, фотоматериалов позволяет установить, что деятельность в магазине по указанному адресу осуществляет непосредственно ООО «Мазаика», установивший кассовые аппараты, осуществляющий продажи в этом магазине с использованием контрольно-кассовой техники.

Кроме того, ответчиком представлены соглашение от 28.02.2019 о расторжении договора аренды от 01.12.2015 № 047/.5 аренды нежилого помещения.  

Таким образом, представленные в дело доказательства в совокупности подтверждают осуществление ответчиком деятельности магазинов розничной торговли товарами народного потребления по указанным выше адресам с использованием обозначения ФЭМИЛИ.

Исходя из правового смысла статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком истца и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение ответчика и товарный знак истца.

Согласно пункту 3.4 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198, действовавших на момент выявления использования обозначения, При установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным.

Действующее в настоящее время Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденное приказом Роспатента от 24.07.2018 № 128, содержит рекомендации, согласно которым под однородными товарами понимаются товары, в отношении которых у потребителя может создаваться представление об их принадлежности одному и тому же изготовителю. Степень возможного смешения потребителями сравниваемых товарных знаков и обозначений оценивается при анализе совокупности всех факторов и обстоятельств. Речь может идти о степени сходства товарных знаков и обозначений, степени однородности товаров и услуг, известности и репутации товарного знака на рынке, наличии серии товарных знаков (т.е. группы вариантов товарных знаков, объединенных сильным элементом), соответствующем круге потребителей. При определении однородности услуг также может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду (пункт 7 главы 2 раздела IV).

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированной в постановлениях от 24.12.2002 № 10268/02, от 18.07.2006 № 2979/06, от 17.09.2013 № 5793/13, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Товарный знак по свидетельству № 379310 зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ - продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе оптовые торговые предприятия, через магазины, в том числе через интернет – магазины; представление товаров во всех медиасредствах с целью рознич6ной продажи; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Товарный знак по свидетельству № 273592 зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ - продвижение товаров для третьих лиц, в том числе через магазины, услуги магазинов, в том числе реализация товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]. Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2015 по делу № СИП-505/2015 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству № 273592 в части услуг 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Товарный знак по свидетельству № 358641 зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ - продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе через оптовые торговые предприятия, через магазины, в том числе интернет-магазины; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами). 

Товарный знак свидетельству № 358973, зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ - продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе через оптовые торговые предприятия, через магазины, в том числе интернет-магазины; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

Соответственно, товарные знаки зарегистрированы в отношении услуг 35 класса МКТУ, в том числе услуг магазинов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности разъяснено, что исходя из определений, содержащихся в словарях, торговля - это вид предпринимательской деятельности, связанный не только с куплей-продажей товаров, но и оказанием сопутствующих услуг покупателям (например, услуги по расфасовке, упаковке, хранению товаров, переделке одежды). Торговля подразделяется на оптовую и розничную (информационное письмо от 23.12.2011 № 2). Розничная торговля - это торговля товарами и оказание услуг покупателям для личного, семейного, домашнего использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Для обозначения услуг, в той или иной степени связанных с торговой деятельностью, кроме упомянутого ранее термина «продвижение товаров для третьих лиц», могут быть использованы иные термины, содержащиеся в 35 классе МКТУ.

ООО «Мазаика» осуществляет с использованием обозначения ФЭМИЛИ деятельность магазинов розничной торговли.

Таким образом, деятельность магазинов розничной торговли, осуществляемая ответчиком с использованием спорного обозначения, обладает признаком однородности услугам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, в том числе услугам магазинов, услугам по продвижению товаров.

Товарный знак № 273592 представляет собой комбинированное обозначение, состоящий из изображения трех людей (двух взрослых и ребенка) и надписи ФАМИЛИЯ, выполненной стандартным шрифтом русскими заглавными буквами над изображением людей  с дуговым изгибом, товарный знак выполнен черным цветом на белом фоне.

Словесный товарный знак № 379310  состоит из одного слова ФАМИЛИЯ, выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, черным цветом на белом фоне.

Комбинированный товарный знак № 358641, кроме словесного обозначения ФАМИЛИЯ, выполненного заглавными буквами, содержит стилизованное изображение трех фигур, а также неохраняемый элемент «универмаги распродаж», выполнен в синем и салатовом цветах.

Комбинированный знак № 358973 состоит из словесного обозначения ФАМИЛИЯ, стилизованного изображения трех фигур и неохраняемого элемента «универмаги распродаж», выполнен в синем и салатовом цветах.

Сравниваемое обозначение ФЭМИЛИ, применяемое ООО «Факел», представляет собой комбинированное обозначение, состоящее слова ФЭМИЛИ, выполненного заглавными буквами русского алфавита черным цветом, и изображения пакета (красно – зеленого цвета) со стилизованным изображением четырех фигур людей (силуэты фигур белого цвета на фоне пакета).

В пункте 32 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, определено, что к словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, другие единицы языка, а также их сочетания. К изобразительным обозначениям относятся изображения живых существ, предметов, природных и иных объектов, а также фигуры любых форм, композиции линий, пятен, фигур на плоскости.

В соответствии с абзацем 5 § 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. 

Согласно пункту 4.2 Методических рекомендаций от 31.12.2009 № 197 Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Звуковое сходство определяется на основании признаков, характеризующих взаимное расположение звуков в словесном обозначении (пункт 4.2.1).

При определении графического сходства принимаются во внимание общее зрительное впечатление, вид шрифта, графическое написание с учетом характера букв, алфавит, буквами которого написано слово, иные признаки (пункт 4.2.2.1).

Смысловое (семантическое сходство) определяется на основании подобия заложенных в обозначение понятий, идей, совпадения одного из элементов обозначения, противоположности заложенных идей.

Согласно пункту 7.1.1 Руководства, утвержденного приказом Роспатента от 24.07.2018 № 128, обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Иными словами, сравниваемые обозначения признаются тождественными, если они полностью совпадают. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Иными словами, сходными признаются обозначения, производящие в целом сходное впечатление, несмотря на некоторые отличия составляющих их элементов.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Вывод о сходстве обозначений должен быть основан на производимом ими общем впечатлении, которое формируется в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, а также доминирующих словесных или изобразительных элементов, например, в комбинированном обозначении. При анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака.

В первую очередь необходимо оценить общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений. Затем следует установить роль сходных элементов сравниваемых обозначений, учитывая их расположение в обозначении, то есть являются ли сходные элементы доминирующими, занимают ли центральное место в общей композиции обозначения (пункт 7.1.2.4 Руководства от 24.07.2018 № 128).

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (п. 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ №122 от 3.12.2007 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума № 3691/06 от 18.06.2006, для признания сходства обозначений уже достаточно самой опасности, а не реального смешения обозначений в глазах потребителя.

В пункте 75 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»   разъяснено, что вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, с учетом пункта 162 этого постановления.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется (пункт 162 Постановления от 23.04.2019 № 10).

По смыслу приведенного выше правового подхода установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению, формируемому с позиции обычного потребителя, заведомо не обладающего специальными (экспертными) познаниями, что исключает проведение экспертизы с целью оценки противопоставляемых обозначений, вопреки доводу ответчика.

Угроза смешения зависит, во-первых, от различительной способности охраняемого товарного знака, во-вторых, от сходства товарных знаков и спорного обозначения, в-третьих, от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг

Согласно статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Угроза смешения товарных знаков и противопоставляемого обозначения в отношении однородных услуг магазинов усиливается тем, что товарные знаки имеют доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию, а именно доминирующий словесный элемент ФАМИЛИЯ. В результате основной потребитель идентифицирует товары и услуги в первую очередь по привычным ему серийным элементам товарных знаков. Как правило, он руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг.

При сопоставлении товарных знаков ФАМИЛИЯ и спорного обозначения ФЭМИЛИ с точки зрения их графического и визуального сходства следует учитывать основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

Спорное обозначение имеет доминирующий словесный элемент ФЭМИЛИ, выполненный стандартным шрифтом контрастным (темным) цветом на светлом фоне.

Различие в цветовой гамме принадлежащих истцу товарных знаков и спорного обозначения, а равно различие в количестве слогов в словесном элементе, не влияют на общее впечатление, создаваемое данными обозначениями у потребителя, при общем семантическом и фонетическом сходстве словесных элементов. Включение в состав словесного элемента слова world, выполненного мелким шрифтом прописными буквами, не препятствует созданию сходного с товарными знаками впечатления основным словесным элементом ФЭМИЛИ.

Включение в состав обозначения изображения пакета с нанесенными силуэтами фигур людей также не оказывает влияние на общее восприятие словесного элемента как доминирующего в данном обозначении, поскольку не является составной частью словесного элемента ФЭМИЛИ и не занимает преобладающую позицию в спорном обозначении.

О том, что опасность смешения существует, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного кафедрой Методологии социологических исследований МГУ имени М.В. Ломоносова по обращению истцов в 2015 года, о чем составлен аналитический отчет, социологического исследования по выявлению мнения респондентов относительно фонетического сходства обозначений, проведенного ВЦИОМ в 2016 году.

Представленный ответчиком аналитический отчет, составленный 28 августа – 30 сентября 2015 года Российским обществом социологов Центр «Общественное мнение», не опровергает наличие сходства противопоставляемых обозначений, поскольку совокупностью представленных в дело доказательств, в том числе исходя из проведенного судом анализа товарных знаков и используемого ответчиком обозначения, подтверждается наличие угрозы смешения противопоставляемых обозначений. При этом существование мнений отдельных респондентов об отсутствии сходства этих обозначений, отраженное в представленном ответчиком отчете, само по себе не исключает угрозу смешения обозначений.

При оценке представленного ответчиком исследования по определению наличия / отсутствия сходства до степени смешения товарных знаков с обозначением ФЭМИЛИ, выполненное в 2017 году патентным поверенным ФИО6, суд принимает во внимание, что в данном исследовании проведены сравнения отдельных элементов обозначений, в том числе букв, слогов, без учета общего впечатления, создаваемого обозначениями.

Представленное исследование проведены специалистом, обладающим именно специальными познаниями, субъективное мнение которого с очевидностью будет отличаться от мнения рядового потребителя, обычно воспринимающего применяемые в гражданском обороте средства индивидуализации, исходя из общего впечатления.

Вывод о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения входит в компетенцию суда, и данный вопрос должен быть разрешен с позиции рядового потребителя, не обладающего специальными знаниями о методиках исследования обозначений.

С учетом изложенного представленное ответчиком заключение (исследование) специалиста не принимается судом в качестве доказательства наличия или отсутствия сходства обозначений.

Довод ответчика об использовании им товарных знаков №№ 594923, 638798 суд полагает неубедительным по следующим причинам.

На основании пункта   2 статьи 1490 Гражданского кодекса Российской Федерации отчуждение и залог исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 Кодекса.

Правомерное использование ответчиком товарного знака по свидетельству № 594923 не нашло подтверждения при рассмотрении дела. Доказательства государственной регистрации предоставления права использования данного товарного знака ООО «Факел» суду не представлены.

Товарный знак  по свидетельству № 638798 зарегистрирован за ФИО3, которым право использование товарного знака ООО «Факел» было предоставлена на основании лицензионного договора от 18.12.2017, зарегистрированного  лишь 26.03.2018

Решением Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2019, оставленным без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2019 по делу № СИП-134/2018 действия индивидуального предпринимателя ФИО3 по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 638798 признаны злоупотреблением правом. Кроме того, на основании решения Роспатента от 26.08.2019 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 638798 признана недействительной полностью, о чем внесена запись в Государственный реестр.

Следовательно, использование ответчиком указанных выше обозначений не устраняет допущенное им нарушение исключительных прав истца на принадлежащие ему товарные знаки, поименованные в исковом заявлении.

Довод ответчика об отсутствии самостоятельного использования истцом указанных им товарных знаков, опровергается материалами дела, в том числе фотоматериалами, протоколом от 22.01.2016 об осмотре вещественных доказательств, составленным временно исполняющим обязанности нотариуса города Москвы ФИО7 (представлен истцом в электронном виде с возражениями на отзыв от 20.10.2017).

Как разъяснено в 154 Постановления от 23.04.2019 № 10, в силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Соответственно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Положениями статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации установлены способы защиты прав на средства индивидуализации, к которым, в частности, отнесено предъявление требований о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Поскольку исключительные права на товарные знаки №№ 379310, 273592, 358641, 358973 принадлежат истцу, а совершение ответчиком действий, нарушающих исключительные права истца на указанные товарные знаки, подтверждается материалами дела, требования истца о прекращении прекратить использование обозначения «ФЭМИЛИ», сходного до степени смешения с товарными знаками № 379310, № 273592, № 358641, № 358973, в отношении услуг магазинов, в том числе реализации товаров признаются судом правомерными и подлежащими удовлетворению.

Суд критически оценивает довод ответчика о прекращении деятельности магазина (Соглашение о расторжении договора аренды с арендодателем, акт приёма-передачи от 28.02.2019, уведомление о снятии с учёта обособленного подразделения, карточка снятия с учёта ККТ) в 

<

...>, так как ответчик не представлял в материалы дела сведения о наличии  количества обособленных подразделений ООО «Мазаика», а взаимозависимость с другими компаниями позволяет осуществлять деятельность и по другим адресам в магазинах, принадлежащих взаимозависимым компаниям.

Судом установлено и ответчиком не опровергнуто, что в состав группы компаний «ФЭМИЛИ» входят следующие юридические лица: 

- ООО «Концепт» (ОГРН 

<

***>)- директор ФИО8;

- ООО «Планета детства БР» (ОГРН 

<

***>) Директор ФИО9;

- ООО «Меркурий» (ОГРН 

<

***>), Директор ФИО10;

- ООО «Колибри» (ОГРН 

<

***>) Директор ФИО10;

- ООО «Мазаика» (ОГРН 

<

***>) Директор ФИО10;

- ООО «Созвездие» (ОГРН 

<

***>) Директор ФИО10;

- ООО «Карусель» (ОГРН 

<

***>) Директор ФИО10;

- ООО «Верона» (ОГРН 

<

***>) Директор ФИО11;

- ООО «Альмира» (ИНН 

<

***>) Директор ФИО11;

- ООО «Тиара» (ОГРН 

<

***>) Директор ФИО11;         - ООО «Гелиос» (ОГРН 

<

***>) Директор ФИО11;

- ООО «Факел» (ОГРН 

<

***>) Директор ФИО11;

- ООО «Мир Одежды» (ОГРН 

<

***>) Директор ФИО12;

- ООО «Детская оптовая компания» (ОГРН 

<

***>) Директор ФИО13.

Группа компаний использует ликвидацию юридических лиц и открытие новых компаний, продолжающих осуществлять ту же деятельность с целью ухода от ответственности за допущенные нарушения, которые не прекращаются и после принятия арбитражными судами решений о запрете использования обозначения (деятельность продолжается от лица новых юридических лиц, прежние юридические лица ликвидируются).

Суд также принимает во внимание, что решением Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2019 по делу № СИП-134/2018 установлены действия ООО «Мазаика» в составе группы лиц, допускающей использование спорного обозначения при организации деятельности сети магазинов «Фэмили». При этом доказательства прекращения использования спорного обозначения в деятельности указанного магазина ответчиком не представлены.

Ответчик после возобновления производства по делу 25.03.2019 не заявлял о прекращении деятельности магазина ООО «Мазаика» в г. Барнауле, а предпочитал защиту иными способами, что свидетельствует о его недобросовестности и злоупотреблении процессуальными правами при организации защиты.

Такое поведение, связанное с сокрытием информации о прекращении деятельности подразделения  указывает на манипулирование доказательствами, «придерживание» их до удобной для стороны ситуации, и, в конечном счёте свидетельствует о намерениях ответчика к дальнейшему извлечению прибыли посредством организации сети магазинов сети «Фэмили».

Пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу положений пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на товарные знаки №№ 379310, 273592, 358641, 358973, представляющие собой серию товарных знаков, предназначенных для индивидуализации одного ряда товаров, в сумме 1 000 000 руб. 

Как усматривается из правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 62 Постановления от 23.04.2019 № 10, по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ). 

Согласно правовому подходу, изложенному в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П, в силу значительной специфики объектов интеллектуальной собственности, обусловленной их нематериальной природой, правообладатели ограничены как в возможности контролировать соблюдение принадлежащих им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и в возможности установить точную или по крайней мере приблизительную величину понесенных ими убытков (особенно в виде упущенной выгоды), в том числе, если правонарушение совершено в сфере предпринимательской деятельности.

Пункт 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации во взаимосвязи с другими положениями данного Кодекса, включая его статьи 1301, 1311 и 1515, закрепляет в числе прочего правила, которыми должен руководствоваться суд при определении размера компенсации в случае, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации: в таких случаях размер компенсации определяется судом - в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости - за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; если же права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации может быть снижен судом ниже пределов, установленных данным Кодексом.

Целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, а не наказание ответчика. Совокупность мер гражданско-правовой ответственности за нарушение права на товарный знак составляет самостоятельный и достаточный комплекс средств для обеспечения защиты интересов правообладателя, не может преследовать цели защиты исключительно интересов правообладателя и должно быть направлено прежде всего на пресечение противоправного поведения, посягающего на публичный порядок, в частности, недопущение оборота контрафактных товаров.

Размер компенсации за неправомерное использование товарного знака должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя, что соответствует правовому подходу, сформулированному в постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 № 8953/12.

Из материалов дела следует, что деятельность   ответчика в городе Барнауле фактически осуществлялась с 01.12.2015 года (в помещении по договору  аренды от 01.12.2015 № 047/.5). 

Несмотря на принятие истцом мер к урегулированию спора в досудебном порядке, ответчик продолжил использование товарного знака после направления в его адрес претензии и в период рассмотрения данного спора судом, скрывая от суда факт закрытия магазина. Указанные обстоятельства свидетельствуют о длительности использования ответчиком принадлежащих истцу товарных знаках (более трех лет),   грубом характере нарушения и неясности цели прекращения деятельности обособленного подразделения в период нахождения сторон в споре.

При определении размера компенсации судом приняты во внимание пояснения истца, характер допущенного нарушения, широкое использование товарных знаков ответчиком при организации деятельности сети магазинов, вхождении ООО «Мазаика» в группу компания признанных Судом по интеллектуальным правам нарушителями интеллектуальных имущественных прав другого субъекта, распространение сведений об этих магазинах с использованием общедоступных ресурсов в сети Интернет, объем предложений о продаже товаров, длительность совершения ответчиком нарушения. Судом также учтена принадлежность товарных знаков одному правообладателю. 

При этом суд принимает во внимание несение истцом финансовых затрат на продвижение обозначения магазинов и принятие мер, направленных на усиление различительной способности товарных знаков и формирование узнаваемости обозначения потребителями продукции.

С учетом изложенного, исходя из требований разумности и справедливости, арбитражный суд полагает возможным взыскание компенсации в размере 1 000 000 руб. (по 250000 руб. за использование каждого  товарного знака).

  Указанный размер компенсации учитывает необходимость компенсировать убытки, причиненные правообладателю, исходя из требований разумности и справедливости, объективных трудностей в оценке таких убытков, длительности и злостности совершения ответчиком правонарушений, и одновременно обеспечивает применение общей превенции допущенного ответчиком правонарушения в области охраны интеллектуальной собственности.

Судом отклонены доводы ответчика со ссылкой на данные бухгалтерского учёта о небольшом размере прибыли. Как следует из представленных ответчиком результатов финансовой деятельности, при общем размере выручки от основного вида деятельности в 2018 году 18079 тыс. руб., чистая прибыль составила 441 тыс. руб. Однако применительно к необходимости корректирования результатов ответчиком в виду его установленной судом недобросовестности, для целей налогового учёта ответчиком  мог быть необоснованно  завышен размер расходов по обычной деятельности.

С учётом избранного истцом способа защиты, длительности и злостности нарушения интеллектуальных прав истца с целью извлечения прибыли, вхождения ответчика в группу взаимозависимых лиц, допускающих аналогичные нарушения, не имеют правового значения для определения размера компенсации результаты хозяйственной деятельности ответчика, направленной в конечном итоге на извлечение прибыли.

По встречным исковым требованиям ООО «Мазаика» о признании действий Компании Фэмилиа Трэйдинг по обращению за судебной защитой злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией суд исходит из следующего.

В силу пункта 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) недобросовестная конкуренция – это любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. 

В главе 2.1 Закона о защите конкуренции  приведен открытый перечень действий, являющихся недобросовестной конкуренцией, на что прямо указывает статья 14.8 этого Закона, согласно которой не допускаются иные формы недобросовестной конкуренции наряду с предусмотренными статьями 14.1 - 14.7 этого Федерального закона.

При этом при анализе вопроса о том, является ли конкретное совершенное лицом действие актом недобросовестной конкуренции, подлежат учету не только указанные законоположения, но и положения статьи 10.bis Парижской конвенции, в силу которых актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. Для квалификации конкретных совершенных лицом действий как акта недобросовестной конкуренции следует исходить из цели таких действий.

В силу пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление в иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Как разъяснено в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно пункту 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Непосредственной целью санкции, содержащейся в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно отказа в защите права лицу, злоупотребившему правом, является не наказание лица, злоупотребившего правом, а защита прав лица, потерпевшего от этого злоупотребления (пункт 5 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.11.2008 № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Указанная норма предполагает осуществление контрагентом права исключительно с намерением причинить вред другому лицу. Следовательно, для квалификации действий истца, как совершенных со злоупотреблением правом, должны быть представлены доказательства того, что сторона имела умысел на реализацию какой-либо противоправной цели.

Злоупотребление правом может быть вызвано такими действиями лица, которые ставят другую сторону в положение, когда она не могла реализовать принадлежащие ей права.

При решении вопроса о наличии в поведении того или иного лица признаков злоупотребления правом суд должен установить, в чем заключалась недобросовестность его поведения при заключении оспариваемых договоров, имела ли место направленность поведения лица на причинение вреда другим участникам гражданского оборота, их правам и законным интересам, учитывая и то, каким при этом являлось поведение и другой стороны заключенного договора. Данный вывод соответствует правовому подходу, сформулированному в пункте 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1(2014), утвержденному Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 24.12.2014.

В обоснование обращения за судебной защитой Компания Фэмилиа Трэйдинг указала на выявление длительного и грубого нарушения ответчиком принадлежащих Компании исключительных прав на товарные знаки, используемые ею в собственной деятельности и деятельности группы субъектов предпринимательской деятельности, связанных с этой Компанией лиц при организации сети магазинов розничной торговли.

Исходя из целей законодательного регулирования режима средств индивидуализации товаров и услуг, установления правовой охраны соответствующим обозначениям при их регистрации в качестве товарных знаков, предъявление истцом требований о прекращении использования товарных знаков при выявлении их неправомерного использования соответствует стандартам добросовестного поведения участника гражданского оборота, разумно ожидаемого от любого правообладателя, заинтересованного в продолжении защиты принадлежащих ему результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации товаров и услуг.

Применительно к спорной правовой ситуации, поведение ответчика, в течение длительного времени продолжавшего неправомерное использование соответствующих обозначений, в том числе и после приобретения осведомленности о принадлежности исключительных прав на обозначение истцу, не может быть признано соответствующем разумному поведению добросовестного участника гражданских правоотношений.

При таких обстоятельствах арбитражный суд не усматривает оснований для удовлетворения встречных исковых требований ООО «Мазаика» и отказывает во встречном иске.

Разрешая ходатайство Компании Фэмилиа Трэйдинг   о взыскании с ответчика судебной неустойки на случай неисполнения решения суда в пределах 10000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта, арбитражный суд пришёл к следующему.  

По правилам части 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда, являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, исполнение судебного решения, в том числе вынесенного в пользу кредитора в случае нарушения должником гражданско-правового обязательства, по смыслу части 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации, гарантирующей каждому судебную защиту его прав и свобод, следует рассматривать как элемент судебной защиты; соответственно, защита нарушенных прав не может быть признана действенной, если судебный акт или акт иного уполномоченного органа своевременно не исполняется, что обязывает федерального законодателя при выборе в пределах своей конституционной дискреции того или иного механизма исполнительного производства осуществлять непротиворечивое регулирование отношений в этой сфере, создавать для них стабильную правовую основу и не ставить под сомнение конституционный принцип исполнимости судебного решения (постановления от 30 июля 2001 года № 13-П, от 15 января 2002 года № 1-П, от 14 мая 2003 года № 8-П, от 14 июля 2005 года № 8-П, от 12 июля 2007 года № 10-П и от 26 февраля 2010 года № 4-П).

Нормой статьи  308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации суду предоставлено право по требованию кредитора присудить неустойку на случай неисполнения судебного акта об обязании должника исполнить обязательство в натуре в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

Пунктом 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка).

Согласно пункту 31 названного постановления суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. 

Пунктом 32 Постановления от 24.03.2016 № 7 разъяснено, что размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Таким образом, размер неустойки, подлежащей взысканию в случае неисполнения обязанной стороной судебного акта, законом не регламентирован, при этом решение вопроса разумности ее размера относится к компетенции суда и разрешается с учетом конкретных обстоятельств дела.

При определении размера судебной неустойки суд принимает во внимание характер обязанности, возложенной на ответчика, учитывает необходимость соблюдения баланса интересов участвующих в деле лиц.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о соразмерном размере судебной неустойки последствиям неисполнения судебного акта о возложении на ответчика обязанности прекратить использование спорных обозначений, в размере 5 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта. 

В случае неисполнения ответчиком установленной судебным актом обязанности, исходя из принципов справедливости и соразмерности присуждения судебной неустойки на случай неисполнения судебного акта, требования Компания Фэмилиа Трэйдинг о взыскании судебной неустойки следует признать обоснованным и подлежащим удовлетворению в сумме 5 000 рублей ежедневно, начиная со следующего дня после вступления решения в законную силу.  

          По результатам рассмотрения спора государственная пошлина, уплаченная истцом при обращении за судебной защитой и государственная пошлина, уплаченная ответчиком при обращении со встречным иском, подлежит отнесению на ответчика в полном объёме на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

           Руководствуясь статьями 110, 132, 167-170, 176   Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд                      

Р Е Ш И Л:

По первоначальному иску:

        Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Мазаика» (ОГРН 

<

***>) использование обозначения «ФЭМИЛИ», сходное до степени смешения с товарными знаками № 379310, № 273592, № 358641, № 358973, в отношении услуг магазинов, в том числе реализации товаров.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Мазаика» (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Фэмилиа Трэйдинг» (Familia Trading S. a. r.l), Люксембург компенсацию за незаконное использование товарных знаков № 379310, № 273592, № 358641, № 358973  в размере 1 000 000 руб., а также судебные расходы по оплате госпошлины в размере 29 000 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Мазаика» (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Фэмилиа Трэйдинг» (Familia Trading S. a. r.l), Люксембург на случай неисполнения судебного акта судебную неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта, начиная со следующего дня после вступления решения суда в законную силу.

         В остальной части требований отказать.

  По встречному иску:

  В  удовлетворении требований отказать.

         Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

        Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд  в течение месяца после его принятия. 

        В суд кассационной инстанции решение подлежит обжалованию при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья

С.Ф. Шевченко