АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А11-2247/2021

25 октября 2022 года

г. Владимир

 

Резолютивная часть решения объявлена

18 октября 2022 года.                                                             

Решение в полном объеме изготовлено

25 октября 2022 года.    

 

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Евсеевой Н.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску         общества с ограниченной ответственностью «Тривиум-XXI» (115088,

<

...>, этаж 2, пом.VI, ком.1, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Славянская аптека» (601125, Владимирская область, Петушинский район, пос. Вольгинский, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о признании лекарственного препарата контрафактным, о взыскании убытков в сумме 42 048 906 руб. 19 коп., о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в сумме 170 287 500 руб.,

при участии в судебном заседании: от истца – представителя ФИО2 по доверенности от  10.01.2022 №11/01 сроком действия один год (диплом о высшем юридическом образовании), представителя ФИО3 по доверенности от 16.08.2022 сроком действия три года (диплом о высшем юридическом образовании); от ответчика – представителя  ФИО4 по доверенности от  03.02.2020 сроком действия три года (диплом о высшем юридическом образовании); представителя ФИО5 по доверенности от  19.05.2021 сроком действия три года (диплом о высшем юридическом образовании), представителя ФИО6 по доверенности от 02.03.2020 сроком действия три года,  установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «Тривиум-XXI» (далее – ООО «Тривиум-XXI», истец) обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (заявление от 27.05.2022), к обществу с ограниченной ответственностью «Славянская аптека» (далее – ООО «Славянская аптека», ответчик), в котором просит признать контрафактным произведенный ответчиком лекарственный препарат Мелоксикам, раствор для внутримышечного введения 10 мг/мл (регистрационное удостоверение ЛП-003170, дата государственной регистрации: 31.08.2015) серий 020119; 051119; 041119; 031119; 071219; 061219; 051219; 021019 (в части 50 131 упаковок №3 лекарственного препарата Мелоксикам);  061119, обязать ответчика опубликовать решение суда о допущенном нарушении исключительных прав ООО «Тривиум-XXI» на сайте www.slavapteca.ru в разделе «Продукция» по адресу http://slavapteca.ru/product, а также взыскать с ответчика в пользу истца убытки за нарушение исключительного права на фирменное наименование ООО «Тривиум-XXI» в размере 42 048 906 руб. 19 коп., компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №465837 в размере 170 287 500 руб.

Исковые требования заявлены на основании статей 15, 1229, 1252, 1474, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответчик в отзывах на исковое заявление просил в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме. Указал, что истцом не представлены доказательства нарушения ответчиком его исключительных прав на фирменное наименование, поскольку ответчик выступает в гражданском обороте под собственным средством индивидуализации – фирменным наименованием ООО «Славянская аптека», основным видом деятельности общества является производство лекарственных препаратов, истец права на производство лекарственных средств не имеет и их производителем не является. Выразил несогласие с доводами истца о неполучении им упущенной выгоды, способе ее расчета и размере. Не отрицает, что часть лекарственного препарата серий 031119, 051119 была ошибочно реализована ответчиком субъектам фармацевтической деятельности, и общество получило доход в размере 306 790 руб. 80 коп. Пояснил, что серии лекарственного препарата 020119, 051119, 041119, 031119, 071219, 061219, 041019, 031019, 051219, 021019, 061119 были полностью уничтожены ответчиком с привлечением специализированной организации в связи с решением Минздрава России от 04.03.2020 №20-3/294. Также считает, что истцом не доказан факт использования ответчиком товарного знака «ТРИВИУМ» как средства индивидуализации лекарственного препарата как товара. Указал, что фирменное наименование истца не является товарным знаком, что подтверждается заключением патентного поверенного от 14.05.2021. Кроме того, ответчик сослался на то, что вопреки позиции истца производство лекарственного препарата осуществлялось как на основании письменных заявок, так и на основании устных заявок истца, что являлось для обеих сторон обычной практикой делового оборота. Отметил, что серии лекарственного препарата 020119, 051119, 041119, 031119, 071219, 061219, 061119 выпускались по устным заявкам истца, а серии 021019, 031019, 041019 – по письменной заявке №54. Помимо изложенного ответчик, оспаривая представленный истцом  расчет, указал, что  часть произведенного лекарственного препарата не предназначалась для реализации, поскольку была отобрана для контроля качества готовой продукции и передана в отдел контроля качества для проведения исследований; продукция, отобранная для контроля качества расходуется при проведении исследований, за исключением тех упаковок, которые передаются на хранение в архив, следовательно, данная готовая продукция не предназначена для введения в гражданский оборот; вместе с тем в паспортах на серии лекарственного препарата указано количество продукции в серии, включая и те, которые предназначены для передачи в отдел контроля качества; количество готовой продукции, отбираемой для контроля качества, а также  материальный баланс производства серии лекарственного препарата отражается в Протоколе упаковки. Подробно возражения ответчика изложены в отзывах на заявление.

Кроме того, заявлением от 13.04.2022 ответчик, поддерживая возражения, изложенные в отзывах на иск, в полном объеме, заявил ходатайство о снижении размера компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак до минимального размера. В обоснование ходатайства представил дополнительные доказательства.

Истец в возражениях на доводы ответчика указал на их несостоятельность. Отметил, что в материалы дела не представлены доказательства, подтверждающие обстоятельства, которые бы свидетельствовали о принадлежности ответчику основанного на законе или договоре права использования исключительных прав истца.  Пояснил, что вопреки доводам ответчика о наличии устных заявок истца на производство препарата, в рамках договора подряда заказ производства лекарственного препарата осуществлялся исключительно на основании письменных заявок, более того, под каждую заявку истца ответчиком выставлялся счет, а после его оплаты и поставки в адрес ответчика сырья для производства, произведенный препарат поставлялся истцу по товарным накладным с актом. Подробно позиция истца изложена в письменных пояснениях.

В судебном заседании представители истца просили иск удовлетворить, представители ответчика – в иске отказать. Пояснили, что вопреки предложению суда проведенные сторонами переговоры относительно мирного урегулирования спора не привели к заключению мирового соглашения. Настаивали на рассмотрении спора в настоящем судебном заседании.

Изучив материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, согласно сведениям, содержащимся в выписке из  Единого государственного реестра юридических лиц,                     ООО «Тривиум-XXI» зарегистрировано в качестве юридического лица 27.04.2006. Общество является обладателем исключительного права на фирменное наименование общество с ограниченной ответственностью «Тривиум-XXI» и на сокращенное фирменное наименование ООО «Тривиум-XXI», фирменное наименование охраняется в отношении следующих видов деятельности: выпуск готовых лекарственных форм на основе контрактного производства; оптовая торговля фармацевтической продукцией, в том числе лекарственными средствами для медицинского применения.

ООО «Тривиум-XXI» является правообладателем словесного товарного знака № 465837 «ТРИВИУМ», зарегистрированного в Государственной реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.07.2012 с приоритетом от 22.04.2021 по заявке №2011712527, в том числе  в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг по регистрации знаков  (МКТУ) – фармацевтические препараты (срок действия регистрации истекает 22.04.2031 (изменение к свидетельству от 22.12.2020), что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания).

ООО «Тривиум-XXI» с 31.08.2015 являлось владельцем регистрационного удостоверения № ЛП-003170 лекарственного препарата  (торговое наименование «МЕЛОКСИКАМ» (до 20.02.2016 «МЕЛОКВИТИС», международное наименование «Мелоксикам»), лекарственная форма – раствор для внутримышечного введения, 10 мг/мл,  форма выпуска – раствор для внутримышечного введения, 10 мг/мл (ампула) 1.5 мл x 3/5/10 (пачка картонная), производителем (производственной площадкой) лекарственного препарата являлось ООО «Славянская аптека».

18.04.2016 между ООО «Тривиум-XXI»  (заказчик) и ООО «Славянская аптека» (исполнитель) заключен договор производственного подряда (проведения работ производственного характера), включая использование помещений и оборудования, необходимого для осуществления производства лекарственного препарата № 18-04/ПП-2016 (далее – договор), по условиям  пункта 1.1 которого исполнитель обязался по заданию заказчика выполнить работы производственного характера, необходимые для производства лекарственного препарата в соответствии с нормативно-технической документацией на производство лекарственного препарата и ФСП и сдать результаты этих работ (произведенный лекарственный препарат) заказчику. Договору вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2017. Действие договора может быть продлено по соглашению сторон (пункт 13.1 договора). Согласно пункту 1.3 договора продукция производится из сырья (далее – субстанции или сырье) заказчика и материалов исполнителя. На основании пункта 1.4 договора наименование и количество изготавливаемого лекарственного препарат, срок начала и окончания работ по производству лекарственного препарата, определяются сторонами в спецификациях, которые после подписания становятся неотъемлемой частью настоящего договора.  Решение о выпуске каждой серии лекарственного препарата в обращение, принимается заказчиком (пункт 5.5 договора).

По заявке от 22.04.2019 №54 ООО «Тривиум-XXI» заказало у                   ООО «Славянская аптека» лекарственный препарат в количестве:100 000 упаковок № 3, 150 000 упаковок № 5.

Письмом от 20.08.2019 №107 ООО «Тривиум-XXI» заявило об отмене заявки на производство от 22.04.2019 №54, просило ООО «Славянская аптека» возвратить денежные средства, внесенные в качестве предоплаты за производство препарата.

Как указывает истец, впоследствии ООО «Тривиум-XXI»  обнаружило на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) информацию о производстве                        ООО «Славянская аптека» в период с 28.10.2019 по 04.12.2019 лекарственного препарата Мелоксикам (регистрационное удостоверение №ЛП-003170) следующих серий: 051119; 041119; 031119; 071219; 061219; 041019; 031019; 051219; 021019; 061119.

Как указывает ответчик, во исполнение заявки ООО «Тривиум XXI»    от 22.04.2019 №54 ООО «Славянская аптека» произвело для ООО «Тривиум XXI» лекарственный препарат серий 021019, 031019, 041019.

10.02.2020 ООО «Тривиум XXI» направило всем заинтересованным лицам уведомительное письмо об обнаружении на рынке контрафактных серий лекарственного препарата «Мелоксикам», в том числе серий: 021019, 031019, 041019, произведенных ООО «Славянская аптека» по договору подряда, и о направлении соответствующей информации в Росздравнадзор. 

Министерством здравоохранения России на основании заявления владельца регистрационного удостоверения ООО «Тривиум XXI» принято решение от 04.03.2020 № 20-3/294 об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения лекарственного препарата (регистрационное удостоверении от 31.06.2015 № ЛП-00З170. Решение от 04.03.2020                           № 20-3/294 опубликовано на сайте Минздрава России 05.03.2020г. 06.03.2020г. 

ООО «Славянская аптека» направило в Минздрав России письмо исх. № 05-03/2020 от 05.03.2020 с просьбой разъяснить возможность нахождения в гражданском обороте лекарственного препарата «Мелоксикам» после отмены его государственной регистрации и исключения из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения. 

23.03.2020 ООО «Славянская аптека» получило от Росздравнадзора «Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований» от 23.03.2020 №02-14882, в котором Росздравнадзор указал на недопустимость производства и продажи лекарственного препарата «Мелоксикам» в связи с его исключением 04.03.2020 из государственного реестра лекарственных средств и обратил внимание на возможность привлечения к административной или уголовной ответственности в случае совершения подобных действий.

Как указывает истец, на каждой упаковке лекарственного препарата  Мелоксикам серий: 020119; 051119; 041119; 031119; 071219; 061219; 041019; 031019; 051219; 021019; 061119, произведенного и веденного ответчиком в гражданский оборот без разрешения истца, размещено обозначение                 ООО «Тривиум-XXI», являющееся фирменным наименованием истца и включающее в качестве основного индивидуализирующего элемента, принадлежащий истцу товарный знак «ТРИВИУМ» по свидетельству                     № 465837.

Претензией от 29.12.2020 № 273, полученной адресатом 13.01.2021,  ООО «Тривиум-XXI» обратилось к ООО «Славянская аптека» с требованием возместить убытки в связи с неправомерным использованием фирменного наименования ООО «Тривиум-XXI», выплатить компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак № 465837, уничтожить за свой счет находящийся в распоряжении ООО «Славянская аптека» лекарственный препарат Мелоксикам, произведенный без согласия и разрешения правообладателя.

ООО «Славянская аптека» в ответ на претензию письмом от 08.02.2021 № 08-02/2021 указало, что отсутствуют правовые основания для удовлетворения предъявленных требований. 

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения ООО «Тривиум-XXI» в арбитражный суд с настоящим иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о признании произведенный ответчиком лекарственного препарата Мелоксикам серий 020119; 051119; 041119; 031119; 071219; 061219; 051219; 021019 (в части 50 131 упаковок №3 лекарственного препарата Мелоксикам);  061119 контрафактным, обязании ответчика опубликовать решение суда о допущенном нарушении исключительных прав, взыскании убытков за нарушение исключительного права на фирменное наименование ООО «Тривиум-XXI» в сумме 42 048 906 руб. 19 коп. и компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 465837 в сумме 170 287 500 руб.

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 465837 в сумме 170 287 500 руб.

В соответствии со статьей 138 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае и в порядке, установленных настоящим кодексом и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания и т.п.).

Согласно статье 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. 

В силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). 

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерацииустановлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

Исходя из приведенных норм, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по спору о защите исключительных прав на товарные знаки входят следующие обстоятельства: со стороны истца – факты принадлежности ему исключительных прав на товарный знак и нарушения этих прав ответчиком путем использования соответствующего товарного знака без согласия правообладателя, а со стороны ответчика – выполнение им требований закона при использовании товарного знака истца. 

При этом на ответчика возлагается бремя доказывания выполнения им требований законодательства при использовании спорного товарного знака. В противном случае такое лицо признается нарушителем исключительного права, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Принадлежность истцу исключительных прав на товарный знак №465837  «ТРИВИУМ» подтверждена материалами дела, и ответчиком не оспаривается.

В обоснование правомерности использования средства индивидуализации  ответчик ссылается на производство всех серий препарата в рамках договора производственного подряда от 18.04.2016 №18-04/ПП-2016 и в соответствии со сложившимися деловыми отношениями сторон.

Действительно, по общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 ГК РФ), договор простого товарищества (глава 55 ГК РФ), договор подряда (глава 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (глава 39 ГК РФ), предварительный договор (статья 429 ГК РФ), в том числе лицензионный (1235 ГК РФ).

Истец, в свою очередь, утверждает, что ООО «Тривиум-XXI» не давало поручений ООО «Славянская аптека» на производство спорных серий препарата, не поставляло активную фармацевтическую субстанцию для производства лекарственного препарата, как это предусмотрено договором подряда, а также не принимало решений о выпуске данных серий препарата в обращение.

Как следует из пояснений истца, между сторонами сложился следующий порядок исполнения договора подряда: заказчик направлял исполнителю  заявки на производство лекарственного препарата (заказы), содержащие сведения о количестве упаковок товара и количество ампул в упаковке (№ 3 или № 5),  сведения о распределении продукции между                ООО «Тривиум-XXI» и ООО «Славянская аптека», а также субстанцию для изготовления препарата, на основании заявки исполнитель выставлял заказчику счет на оплату работ и производил необходимое заказчику количество лекарственного препарата, далее сторонами подписывался акт выполненных работ, впоследствии ООО «Тривиум-XXI» на основании договора поставки от 09.06.2016 № 182 продавало ООО «Славянская аптека» лекарственный препарат, что подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, в том числе заявками на производство препарата, счетами на оплату, актами выполненных работ по договору производственного подряда, отчетами о расходовании сырья и материалов, товарными накладными, перепиской сторон, нотариальными протоколами осмотра доказательств от 25.10.2021 серии 77АГ № 8192530, от 28.10.2021 серии 77 АГ № 8192662, иными доказательствами. 

Между тем вопреки сложившемуся между сторонами порядку исполнения договора, а также вопреки условиям договора, спорные серии лекарственного препарата произведены ответчиком без согласия истца. Более того, по условиям пункта 1.4 договора наименование и количество изготавливаемого лекарственного препарата, срок начала и окончания работ по производству лекарственного препарата, определяются сторонами в спецификациях, которые после подписания становятся неотъемлемой частью настоящего договора. Доказательства подписания сторонами спецификаций в материалы дела не представлены. 

К доводам ответчика о наличии устной договоренности с истцом об изготовлении лекарственного препарата спорных серий суд относится критически, поскольку в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не подтверждены какими-либо доказательствами. Кроме того, в договоре подряда сторонами не согласована возможность изготовления ответчиком препарата на основании устных заявок.

Доводы ответчика об изготовлении всего лекарственного препарата серии 021019 по письменной заявке истца от 22.04.2019 №54, не нашли документального подтверждения в ходе судебного разбирательства. Ссылка ответчика на преюдициальность решения Арбитражного суда г. Москвы                 от 15.04.2021 по делу № А40-223104/220 подлежит отклонению, поскольку в рамках настоящего спора судом подлежит установлению количество контрафактного товара, изготовленного ответчиком без согласия истца. Так, согласно паспорту лекарственного препарата от 20.01.2020 №02 ответчиком 30.10.2019 произведен препарат серии 021019 в количестве  150 131 упаковок (№ 3). Как следует из заявки № 54, истец заказал изготовление препарата  № 3 в количестве 100 000 упаковок. Более того, письмом от 20.08.2019 № 107 ООО «Тривиум-XXI» заявило об отмене заявки на производство                            от 22.04.2019 № 54, однако препарат был произведен 30.10.2019. Доказательства, бесспорно свидетельствующие о том, что на момент получения от заказчика письма № 107 ответчик приступил к исполнению заявки, не представлены. При этом в направленном в ответ письме                         от 20.08.2019 № 20-08/2019 ответчик сообщил о готовности передать истцу материалы (комплектующие для производства ЛП), приобретенные для исполнения заявки на производство №54, вместо возврата предоплаты.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в совокупности и взаимосвязи, суд приходит к выводу о том, что препарат № 3 в количестве 50 131 упаковка изготовлен  ответчиком не в рамках спорной заявки, то есть без согласия истца, доказательства обратного в материалах настоящего дела отсутствуют. 

Таким образом, доказательств предоставления ответчику права на введение в гражданский оборот в установленном порядке лекарственного препарата серий: 020119; 051119; 041119; 031119; 071219; 061219; 051219; 021019 (в части 50 131 упаковок № 3 лекарственного препарата Мелоксикам); 061119, в материалы дела не представлено.

Факт производства препаратов указанных серий ООО «Славянская аптека» подтверждается паспортами на препарат, и ответчиком не оспаривается. Кроме того, как указывает сам ответчик и подтверждается представленными в материалы дела ответами контрагентов                                   ООО «Славянская аптека», представленными по запросу суда, часть лекарственного препарата была реализована ответчиком третьим лицам. Ссылка ответчика на то, что товар был  реализован обществом ошибочно, не имеет правового значения для настоящего спора.    

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу о том, что факт совершения ответчиком действий по производству и реализации без согласия правообладателя товарного знака лекарственного препарата Мелоксикам подтверждается материалами дела.

В пункте 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление №10) разъяснено, что вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, с учетом пункта 162 этого постановления. 

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (пункт 13 информационного письма Президиума Высшего арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 №122).

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее – Обзор), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется (пункт 162 постановления №10). 

По смыслу приведенного выше правового подхода установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению, формируемому с позиции обычного потребителя, заведомо не обладающего специальными (экспертными) познаниями, что исключает проведение экспертизы с целью оценки противопоставляемых обозначений. 

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482 (далее – Правила №482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил №482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. 

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 

Как следует из материалов дела, на упаковках лекарственного препарата Мелоксикам имеется надпись: «Произведено ООО «Славянская аптека» по заказу ООО «Тривиум-XXI», «Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителей: ООО «Тривиум-XXI», Россия, 115088, 

<

...>, Э 2, пом. VI, комн. 1». В инструкции к препарату также ООО «Тривиум-XXI» указано в качестве организации, принимающей претензии потребителей, указаны контактные данные общества и интернет сайт: http://triwium21.ru. Также, как следует из представленной истцом распечатки со страницы сайта ООО «Славянская аптека» slavapteca.ru/product от 24.02.2021, фотография упаковки препарата Мелоксикам с регистрационным номером ЛП-003170 размещена ответчиком на сайте компании в разделе «Продукция». Кроме того, согласно информации размещенной открытом доступе в сети Интернет на указанной странице сайта до настоящего времени изображена упаковка препарата Мелоксикам со ссылкой на ООО «Тривиум-XXI» и выше указанные сведения.

Суд, проанализировав схожесть словесного обозначения                             ООО «Тривиум-XXI» с товарным знаком № 465837  «ТРИВИУМ», установил следующее. Словесное обозначение ООО «Тривиум-XXI» состоит из аббревиатуры «ООО» слова «Тривиум» и римских цифр «XXI», при этом слово «Тривиум» является сильным элементом.При сравнении словесного обозначения ООО «Тривиум-XXI» и товарного знака «ТРИВИУМ», прежде всего, учитывается сходство сильных элементов, а именно слов «Тривиум» и «ТРИВИУМ». Данные словесные обозначения полностью идентичны. 

По смыслу разъяснений, данных в абзаце тринадцатом пункта 162 постановления № 10, опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара являются дополнительными доказательствами смешения (вероятности смешения) спорного и противопоставленных товарных знаков.

В обоснование довода о сходстве обозначений до степени смешения истцом в материалы дела представлено  исследование «Мнение респондентов относительно сходства/различия обозначений «ТРИВИУМ» и                             ООО «Тривиум-XXI», подготовленное Фондом содействия изучению общественного мнения  «ВЦИОМ» в 2021 году, которое подлежит оценке наряду с иными доказательствами. Как следует из исследования, на вопрос «Как Вы считаете, они схожи или не схожи между собой по внешнему виду?» каждый второй респондент (50%) считает тестируемые обозначения в той или иной степени схожими между собой по внешнему виду; на вопрос «Как Вы считаете, данные обозначения скорее схожи в целом, несмотря на отдельные отличия, или скорее различны в целом, несмотря на отдельные сходства?» большинство респондентов (62%) указали, что данные обозначения скорее схожи в целом, несмотря на отдельные различия; на вопрос «Если бы в аптеке Вы увидели лекарственные препараты, на упаковках которых размещены данные обозначения, Вы могли бы или не могли воспринять их как продукцию сотрудничающих между собой производителей?» две трети  опрошенных респондентов (65%) склоняются к мнению, что могли бы воспринять лекарственные препараты, маркированные данными обозначениями, в качестве продукции  сотрудничающих между собой производителей. Согласно исследованию опрос проводился в 15 городах Российской Федерации, опрошено 1000 респондентов, всем респондентам демонстрировалось изображение упаковки препарата Мелоксикам и обозначение ТРИВИУМ.

Ссылка ответчика на то, что в случае, если бы им использовался при производстве лекарственного препарата товарный знак истца, он должен быть изображен рядом с торговым наименованием препарата, например Мелоксикам-тривиум, подлежит отклонению судом. 

В определении от 15.12.2020 Верховный Суд Российской Федерации указал, что незначительные отличия шрифта обозначения (его размер, место размещения и так далее) не имеют правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений. Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 № 16577/2011.

В представленном ответчиком заключении патентного поверенного               от 14.05.2021 указано, что в силу различия функциональной природы информации, иного графического решения и отсутствия слова «Тривиум» в логотипе препарата «Мелоксикам», обозначения ООО «Тривиум-XXI», размещенные на его упаковке не являются сходными до степени смешения с товарным знаком «Тривиум».

Учитывая, что вопрос о сходстве обозначения до степени смешения может быть разрешен судом самостоятельно с позиции рядового потребителя, суд считает, что данное заключение не имеет заранее установленной силы для суда.

Доводы ответчика о том, что Мелоксикам является рецептурным препаратом, в связи с чем клиенты аптек лишены возможности выбора лекарственных препаратов и ознакомлением с информацией, содержащейся на упаковке препаратов, подлежат отклонению. Суд считает, что с точки зрения обычного потребителя, как оптового покупателя (аптек), так и розничных покупателей, ознакомленных с лекарственными препаратами, произведенными по заказу истца, в том числе препаратами на которых размещается товарный знак истца, не имеет существенное значение при выборе лекарственного препарата  место расположения надписи. При этом вопреки позиции ответчика, розничный покупатель при покупке рецептурного лекарства  в аптеке не лишен возможности выбрать любой препарат соблюдая указание в рецепте на международное непатентованное наименование лекарства (в данном случае Мелоксикам).

При изложенных обстоятельствах суд, проведя сравнение спорных обозначений на предмет установления вероятности их смешения, оценив представленные в материалы доказательства,  приходит к выводу о том, что товарный знак истца «ТРИВИУМ» и словесное обозначение ООО «Тривиум-XXI» сходны до степени смешения.

Таким образом, производство, реализация и предложение к продаже ответчиком лекарственного препарата  с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу, является нарушением исключительных прав правообладателя.

Вопреки позиции ответчика, факт разработки макета упаковки товара самим истцом, не свидетельствует о правомерности использования на упаковке товара, произведенного без согласия правообладателя, обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, исключительные права на который принадлежат истцу. 

Ссылка ответчика на то, что им была реализована лишь часть произведенного лекарственного препарата, также не имеет правого значения, поскольку из системного толкования положений статей 1229, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что производство контрафактного товара с его вводом в гражданский оборот и последующая реализация контрафактной продукции представляют собой самостоятельные нарушения исключительных прав правообладателя.

При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что действия ответчика по изготовлению, предложению к продаже, реализации лекарственного препарата, на упаковке которого размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, исключительные права на  который принадлежат истцу, является нарушением прав правообладателя. 

Пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. 

Компенсация рассчитана истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, в сумме 170 287 500 руб. (85 143 750 руб.*2).

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее – Обзор от 23.09.2015), суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Как разъяснено в пункте 61 постановления №10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора от 23.09.2015, определения Верховного Суда Российской Федерации от 11.07.2017 №308-ЭС17-3088, №308-ЭС17-4299). Аналогичное положение о том, что суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации, изложено в пункте 59 постановления №10.

В обоснование размера компенсации истец указал, что ответчиком были произведены следующие серии контрафактного лекарственного препарата Мелоксикам: серия 020119 в количестве 50 123 упаковки № 5, серия 051119 в количестве 100 163 упаковки № 5, серия 041119 в количестве 150 131 упаковки №3, серия 031119 в количестве 150 131 упаковки № 3, серия 071219 в количестве 100 163 упаковки №5, серия 061219 в количестве 100 211 упаковки № 3, серия 051219 в  количестве 100 211 упаковки № 3, серия 021019 в количестве 50 131 упаковки № 3, серия 061119 в количестве 100 163 упаковки № 5. Из встречного искового заявления ответчика по делу №А40-274303/19 следует, что лекарственный препарат Мелоксикам реализовывался ответчиком иным лицам по цене 70 руб. за упаковку № 3 и 135 руб. за упаковку № 5. При этом в материалы дела представлена товарная накладная от 20.12.2019 № 389, в которой содержатся сведения о том, что 10 080 упаковок № 3 лекарственного средства Мелоксикам серии 051119 проданы ответчиком по цене 90 руб., а 10 080 упаковок № 3 лекарственного средства Мелоксикам серии 031119 проданы ответчиком по цене 41 руб. Сумма компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров товара упаковки № 3 составляет 76 529 460 руб. (рассчитано по формуле: 2*(70*540 735+41*10 080), где 2 – двукратный размер, 70 рублей – цена упаковки № 3, 540 735 – количество упаковок № 3 (за вычетом 10 080 упаковок), 41 руб. – цена упаковки № 3, 10 080 – количество упаковок №3). Сумма компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров товара упаковки №5 составит 93 758 040,00 рублей (рассчитано по формуле 2*(135*340 532+90*10 080), где 2 – двукратный размер, 135 руб. – цена упаковки № 5, 340 532 – количество упаковок № 5 (за вычетом 10 080 упаковок), 90 руб. – цена упаковки № 5, 10 080 – количество упаковок №5).

Подробный расчет компенсации приведен истцом в следующей таблице.

№ серии

Количество, уп.

Стоимость       единицы, руб.

Стоимость      серии, руб.

 

020119

50 123

135

6 766 605

051119

10 080

90

907 200

051119

90 083

135

12 161 205

041119

150 131

70

10 509 170

031119

10 080

41

413 280

031119

140 051

70

9 803 570

071219

100 163

135

13 522 005

061219

100 211

70

7 014 770

021019

50 131

70

3 509 170

061119

100 163

135

13 522 005

051219

100 211

70

7 014 770

ИТОГО

85 143 750

Двукратный размер 

170 287 500 

Оценив доводы сторон и представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу о том, что определенная истцом стоимость произведенных ответчиком препаратов, подтверждена надлежащими доказательствами и ответчиком документально не опровергнута.

В то же время ответчик, возражая относительно предъявленных требований, указал, что не все лекарственные препараты спорных серий были произведенные ответчиком в целях выпуска в гражданский оборот для дальнейшей реализации, часть лекарственного препарата  произведена для проведения контроля качества продукции.

Пояснил, что количество упаковок лекарственного препарата, отбираемых для контроля качества готовой продукции, установлено в локальном нормативном акте ООО «Славянская аптека» – Стандартная операционная процедура «Порядок отбора проб готовой продукции для проведения контроля» Ф01/СОП-КК-04/16.4». Отобранное из серии количество готовой продукции передается в отдел контроля качества для проведения исследований. Количество готовой продукции отбираемой для контроля качества, а так же материальный баланс производства серии лекарственного препарата отражается в «Протоколе упаковки», который оформляются в порядке, предусмотренном Стандартной операционной процедурой «Порядок написания протоколов производства и упаковки» СОП-Дк-06/16.2. В разделе «5.8. Учет ГП на контроль» протокола указывается количество готовой продукции, переданной в отдел контроля качества для контроля качества. В разделе «5.9. Баланс стадии упаковки, сводный баланс выпуска серии» протокола также указывается количество готовой продукции, отобранной в отдел контроля качества, а в строке «Получено готового продукта, уп.» – количество упаковок лекарственного препарата в серии, которое непосредственно предназначено для введения в гражданский оборот (для передачи заказчику или покупателю). В представленных истцом паспортах на серии лекарственного препарата  указано количество продукции в серии (уп.), то есть общее количество упаковок, включая и те которые предназначены для передачи в отдел контроля качества для контроля качества готовой продукции (для отбора проб). Готовая продукция, отобранная для контроля качества, расходуется при проведении исследований, за исключением тех упаковок готовой продукции, которые передаются на хранение в архив (п/п № 3 – «ОКК архив» раздела «5.8. Учет ГП на контроль» протокола).

В сводной таблице ответчик указал количество препарата, переданного на контроль.

№ п/п

Наименование лекарственного препарата и № упаковки

Серия

Кол-во уп. ГП в серии согласно паспорту на серию

Общее кол-во ГП

переданного в ОКК на полный контроль соответствия Сп

Кол-во уп. ГП согласно

баланса стадии упаковки (получено готового

продукта, уп.)

 

2

3

4

5

6

1.

«Мелоксикам», раствор для внутримышечного введения 10 мг/мл 1,5 № 5

020119

50 123

83 уп. (415 ампул)

50 040

2.

«Мелоксикам», раствор для внутримышечного введения 10 мг/мл 1,5 № 3

021019

150 131

131

(393 ампулы)

150 000

3.

«Мелоксикам», раствор для внутримышечного введения 10 мг/мл 1,5 № 3

031119

150 131

131

(393 ампулы)

150 000

4.

«Мелоксикам», раствор для внутримышечного введения 10 мг/мл 1,5 №3

041119

150 131

131

(393 ампулы)

150 000

5.

«Мелоксикам», раствор для внутримышечного введения 10 мг/мл 1,5 :Чо 5

051119

100 163

83

(415 ампулы)

100 080

6.

«Мелоксикам», раствор для внутримышечного введения 10 мг/мл 1,5 №5

061119

100 163

83

(415 ампулы)

100 080

7.

«Мелоксикам», раствор для внутримышечного    введения 10 мг/мл 1,5 № 3

051219

100211

131

(393 ампулы)

100 080

8.

«Мелоксикам», раствор для внутримышечного введения 10 мг/мл 1,5 №3

061219

100211

131

(393 ампулы)

100 080

9.

«Мелоксикам», раствор для внутримышечного введения 10 мг/мл 1,5 № 5

071219

100 163

83

(415 ампулы)

100 080

 

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о правомерности заявленных ответчиком возражений. 

Из материалов дела следует, что при расчете суммы компенсации истец использовал сведения о количестве лекарственного препарата, указанного в паспортах на серии, без учета того, что готовая продукция, отобранная для контроля качества, не предназначена для введения в гражданский оборот, поскольку расходуется при проведении исследований и передается на хранение в архив. Количество лекарственного препарата, отобранное для контроля качества, подтверждено представленными в материалы дела доказательствами, в частности протоколами упаковки препарата Мелоксикам, и истцом документально не опровергнуто.

При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что количество лекарственного препарата, отобранного для контроля качества, подлежит исключению из расчета компенсации, представленного истцом. 

Исключив данное количество препарата из расчета истца и произведя расчет подлежащей взысканию компенсации, суд установил, что размер стоимости контрафактных  экземпляров товаров, произведенных с целью реализации и введения в гражданский оборот, составляет 85 056 879 руб., следовательно, компенсация в двукратном размере стоимости контрафактных  экземпляров товаров составляет сумму 170 113 758 руб.

В то же время ответчиком заявлено ходатайство о снижении размера компенсации до минимального размера. В обоснование ходатайства ответчик указал, что нарушение исключительных прав является однократным и не носило грубого характера; ответчик ранее не нарушал интеллектуальные права истца и иных лиц; использование товарного знака истца не является существенной частью предпринимательской деятельности ответчика, поскольку ООО «Славянская аптека», как производитель лекарственных средств, в предпринимательской деятельности использует собственный товарный знак;  заявленная истцом компенсация несоразмерна характеру нарушения и приведет к его неосновательному обогащению; ответчик не получил какого-либо дохода от реализации спорных серий лекарственного препарата, поскольку спорные серии уничтожены;  имущественное положение истца не претерпело негативных изменений, отсутствуют доказательства возникновения у истца убытков вследствие нарушения его исключительного права либо иных негативных последствий и необходимости восстановления имущественного положения истца; взыскание компенсации в заявленном размере приведет к неминуемому банкротству ООО «Славянская аптека» в связи с тяжелым финансовым положением ответчика, в частности согласно бухгалтерскому балансу                    ООО «Славянская аптека» за 2020 год общество имеет непокрытый убыток в размере 120 644 000 руб.

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации               от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» (далее – постановление №40-П) определены порядок и условия снижения размера компенсации, определенного подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В абзаце четыре пункта 5 постановления № 40-П указано, что впредь до внесения в гражданское законодательство изменений, вытекающих из указанного постановления, суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации величины.

При этом – с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности – размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (т.е. не может составлять менее стоимости права использования товарного знака).

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, установив факт нарушения ответчиком исключительных прав истца, приняв во внимание конкретные  обстоятельства настоящего дела, заявленное ответчиком ходатайство о снижении размера компенсации, приведенные в обоснование ходатайства доводы и представленные доказательства, характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, отсутствие доказательств причинения каких-либо крупных убытков правообладателю,  а также с учетом того, что нарушение совершено ответчиком впервые, ответчик прекратил производство  и реализацию лекарственного препарата  с использованием товарного знака истца, произведенный контрафактный препарат уничтожен ответчиком добровольно, о чем свидетельствуют представленные в материалы дела акты, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд приходит к выводу о снижении размера компенсации до однократного размера стоимости товаров, на которых размещен товарный знак истца –  85 056 879  руб.

В остальной части требование истца о взыскании компенсации удовлетворению не подлежит.

Каких-либо доказательств чрезмерности указанной суммы компенсации ответчиками вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика убытков за нарушение исключительного права на фирменное наименование ООО «Тривиум-XXI» в размере 42 048 906 руб. 19 коп.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в  счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет». Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц.

В пункте 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Таким образом, в приведенной норме сформулировано три признака противоправности использования другим лицом фирменного наименования правообладателя: во-первых, тождественность используемого другим лицом фирменного наименования фирменному наименованию правообладателя или сходство этих наименований до степени смешения; во-вторых, осуществление данными юридическими лицами аналогичной деятельности; в-третьих, более позднее включение в ЕГРЮЛ фирменного наименования другого лица.

Право на фирменное наименование подлежит защите при установлении совокупности признаков противоправности использования другим лицом фирменного наименования правообладателя.

Следовательно, в предмет доказывания по настоящему делу входят сходство фирменных наименований, а также наличие угрозы их смешения и потенциальная возможность введения в заблуждение потребителей или контрагентов при использовании фирменного наименования ответчиком путем осуществления деятельности, аналогичной деятельности истца.

В соответствии с подпунктами 13 и 14 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации фирменное наименование и товарный знак (знак обслуживания) являются самостоятельными объектами интеллектуальной собственности, имеющими целью индивидуализировать в первом случае участника гражданского оборота, во втором – товары и/или услуги, производимые им. Фирменное наименование, включенное в товарный знак или знак обслуживания, охраняется независимо от охраны товарного знака или знака обслуживания (абзац второй пункта 2 статьи 1476).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц исключительное право Истца на фирменное наименование  – общество с ограниченной ответственностью «Тривиум-XXI», и сокращенное фирменное наименование – ООО «Тривиум-XXI», возникло со дня государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно с 27.04.2006.

Фирменное наименование истца используется им в качестве средства индивидуализации, в том числе на упаковке лекарственного препарата Мелоксикам, что подтверждается макетами первичной и вторичной упаковки лекарственного препарата, утвержденными Минздравом России.

Как следует из материалов дела, ООО «Тривиум-XXI» осуществляет следующие виды деятельности: выпуск готовых лекарственных форм на основе контрактного производства; оптовая торговля фармацевтической продукцией, в том числе лекарственными средствами для медицинского применения. 

ООО «Славянская аптека» осуществляет следующие виды деятельности: торговля оптовая фармацевтической продукцией; производство лекарственных средств, предназначенных для медицинского применения.

Как следует из материалов дела, на упаковке произведенного ответчиком лекарственного препарата спорных серий размещено сокращенное  наименование истца ООО «Тривиум-XXI», и указано, что лекарственный препарат произведен по заказу ООО «Тривиум-XXI», что ООО «Тривиум-XXI» является организацией, принимающей претензии потребителей,  а также на упаковке указан адрес истца, что исключает какие-либо сомнения в том, что на упаковке используется именно фирменное наименование истца.

В силу абзаца 2 пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Как следует из материалов дела и ответчиком документально не опровергнуто, истец не предоставлял ответчику исключительные или неисключительные права на использование своего фирменного наименования.

С учетом ранее изложенных выводов суда и фактических обстоятельств спора, установленных судом, суд приходит к выводу о том, что действия ответчика по производству, предложению к продаже, реализации лекарственного препарата, на упаковке которого размещено сокращенное  фирменное наименование ООО «Тривиум-XXI», являются нарушением исключительных прав истца.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о возмещении убытков к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса.

Статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

По смыслу указанной нормы лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать наличие состава правонарушения: факт причинения убытков, противоправное поведение лица, действиями (бездействием) которого причинены убытки, причинную связь между указанными действиями (бездействием) и убытками, размер убытков, а также принятие мер по разумному уменьшению размера понесенных убытков.

Привлечение лица к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков возможно только при доказанности всей совокупности вышеперечисленных условий, отсутствие хотя бы одного из элементов состава гражданского правонарушения исключает возможность привлечения к имущественной ответственности.

Причинно-следственная связь между нарушением права и причинением убытков должна быть прямой; единственной причиной, повлекшей неблагоприятные последствия для истца в виде убытков, являются исключительно действия (бездействия) ответчика и отсутствуют какие-либо иные обстоятельства, повлекшие наступление указанных неблагоприятных последствий. Убытки истца являются прямым необходимым следствием исключительно действий (бездействия) ответчика, а именно в результате действий (бездействия) ответчика (причина) наступили неблагоприятные последствия для истца в виде убытков (следствие).

Дефиниция такого вида убытков как упущенная выгода сформулирована в абзаце 1 пункта 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснения относительно правовой природы упущенной выгоды содержаться также в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление №25), пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – постановление №7).

Как разъяснено в пункте 5 постановления №7, по смыслу статей 15 и 393 ГК РФ, кредитор представляет доказательства, подтверждающие наличие у него убытков, а также обосновывающие с разумной степенью достоверности их размер и причинную связь между неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником и названными убытками. При установлении причинной связи между нарушением обязательства и убытками необходимо учитывать, в частности, то, к каким последствиям в обычных условиях гражданского оборота могло привести подобное нарушение. Если возникновение убытков, возмещения которых требует кредитор, является обычным последствием допущенного должником нарушения обязательства, то наличие причинной связи между нарушением и доказанными кредитором убытками предполагается.

В пункте 12 постановления № 25 разъяснено, что по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

В пункте 3 постановления № 7 отмечено, что при определении размера упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления (пункт 4 статьи 393 ГК РФ). В то же время в обоснование размера упущенной выгоды кредитор вправе представлять не только доказательства принятия мер и приготовлений для ее получения, но и любые другие доказательства возможности ее извлечения. Должник не лишен права представить доказательства того, что упущенная выгода не была бы получена кредитором.

С учетом приведенных позиций высшей судебной инстанции по вопросу относительно взыскания упущенной выгоды и распределении бремени доказывания при этом, для привлечения лица к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания упущенной выгоды необходимо установить наличие состава гражданского правонарушения, включающего наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинно-следственную связь между этими элементами, а также в установленных законом случаях вину причинителя вреда.

Вместе с тем, для взыскания упущенной выгоды истцу необходимо доказать, какие доходы он реально (достоверно) получил бы, если бы не было нарушено его право на фирменное наименование при обычных условиях гражданского оборота. Под обычными условиями оборота следует понимать типичные условия функционирования рынка, на которые не воздействуют непредвиденные обстоятельства, либо обстоятельства, трактуемые в качестве непреодолимой силы.

Таким образом, при предъявлении исковых требований о взыскании упущенной выгоды истцу необходимо было представить доказательства реальности получения дохода (наличия условий для извлечения дохода, проведение приготовлений, достижение договоренностей с контрагентами и прочее).

Необходимым условием для удовлетворения требования о взыскании упущенной выгоды является установление допущенного ответчиком нарушения (нарушений) как единственного препятствия для получения истцом дохода при принятии им всех необходимых мер к его получению (данный правовой подход следует из постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.05.2013 № 16674/12).

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом разъяснений, содержащихся в постановлении №7 и постановлении № 25, бремя доказывания наличия и размера упущенной выгоды лежит на истце, который исходя из своей процессуально-правовой позиции по делу должен доказать, что он имел возможность получить определенный доход, однако нарушение его прав ответчиком стало единственной причиной, лишившей его возможности получения выгоды.

Как следует из искового заявления, истец связывает возникновение у него упущенной выгоды в размере 42 048 906 руб. 19 коп.  с незаконным производством ответчиком лекарственного препарата спорных серий в обход обычных условий гражданского оборота, что явилось единственной причиной, по которой истец не получил доход от реализации данного лекарственного препарата. Как указывает истец, неполученный доход, на который увеличилась бы имущественная масса истца, право которого нарушено, если бы нарушения не было, составил бы сумму в размере стоимости лекарственного препарата Мелоксикам по спорным девяти сериям за вычетом расходов истца на контрактное производство лекарственного препарата, включая стоимость сырья (субстанции).

Между тем истцом не оспаривается, что ООО «Тривиум-XXI» не производит лекарственные препараты, не является производственной площадкой; производство лекарственного препарата Мелоксикам прекращено ответчиком по волеизъявлению самого истца, отменившего регистрационное удостоверение на препарат. Владелец регистрационного удостоверения, понимая, какие последствия может повлечь отмена его государственной регистрации, имел возможность поступить разумно и воспользоваться иным предоставленным ему законом субъективным правом на внесение в документы изменений, содержащихся в регистрационном досье на зарегистрированный лекарственный препарат и исключить производственную площадку (производителя) ООО «Славянская аптека» из регистрационного досье.

Доказательства того, что из-за действий ответчика по производству спорных серий препарата истец был лишен возможности получить новое регистрационное удостоверение на лекарственный препарат, заключить договор подряда с  иной производственной площадкой, производить и реализовывать данный препарат потребителям с целью получения прибыли, в материалах дела отсутствуют. Как следует из пояснений истца, в спорный период времени регистрационное удостоверение на лекарственный препарат Мелоксикам им не оформлялось,  по заказу ООО «Тривиум-XXI» иные лица лекарственный препарат Мелоксикам не производят.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что истец не доказал тот факт, что он имел все условия для получения дохода в испрашиваемой сумме убытков. Истец не представил доказательств проведения приготовлений к соответствующей производственной деятельности, достижение договоренностей с контрагентами.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что из материалов дела не усматривается, что истец имел в наличии все условия для извлечения дохода и нарушение его прав ответчиком стало единственной причиной, лишившей его возможности получения выгоды. Также истцом не доказана причинно-следственная связь между фактом производства ответчиком лекарственного препарата, с размещенным на его упаковке фирменным наименованием истца, и возникновением у истца убытков.

Таким образом, суд приходит к выводу о недоказанности совокупности оснований, необходимых для привлечения ответчика к деликтной ответственности.

При изложенных обстоятельствах суд отказывает в удовлетворении требования истца о взыскании убытков в сумме 42 048 906 руб. 19 коп.

Кроме того, истцом заявлено требование о признании произведенного ответчиком лекарственного препарата Мелоксикам спорных серий контрафактным.

По смыслу положений статей 1474, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак, фирменное наименование или сходное с ними до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Таким образом, требование истца  о признании контрафактным произведенного ответчиком лекарственного препарата Мелоксикам, раствор для внутримышечного введения 10 мг/мл (регистрационное удостоверение ЛП-003170, дата государственной регистрации: 31.08.2015) серий 020119; 051119; 041119; 031119; 071219; 061219; 051219; 021019 (в части 50 131 упаковок № 3 лекарственного препарата Мелоксикам);  061119, подлежит удовлетворению.

Также истцом заявлено требование об обязании ответчика опубликовать решение суда на сайте www.slavapteca.ru в разделе «Продукция» по адресу http://slavapteca.ru/product.

В пункте 58 постановления № 10 разъяснено, что заявляя требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации), истец должен указать, где требуется осуществить соответствующую публикацию, и обосновать причины своего выбора. Ответчик вправе представить свои возражения о месте публикации решения. Оценивая доводы истца и возражения ответчика по предложенному месту публикации, суд вправе определить место публикации решения исходя из того, что выбор такого места должен быть направлен на восстановление нарушенного права (например, в том же печатном издании, где была опубликована недостоверная информация о правообладателе; в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности; в источнике, место распространения которого определяется местом производства и распространения контрафактных товаров или местом осуществления и характером деятельности истца).

Ответчик возражений в отношении данного требования не заявил.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд считает требование подлежащим удовлетворению.

Как разъяснено в пункте 48 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при взыскании компенсации за незаконное использование интеллектуальной деятельности судебные расходы на оплату государственной пошлины относятся на истца пропорционально размеру необоснованно заявленной им компенсации.

С учетом изложенного и в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Излишне уплаченная истцом по платежному поручению от 24.02.2021 № 254 государственная пошлина в сумме 12 000 руб. подлежит возврату ему из федерального бюджета на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 80 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вещественное доказательство – лекарственный препарат в упаковке подлежит уничтожению после вступления решения в законную силу и истечения срока, установленного для его кассационного обжалования.

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

признать контрафактным произведенный обществом с ограниченной ответственностью «Славянская аптека» лекарственный препарат Мелоксикам, раствор для внутримышечного введения 10 мг/мл (регистрационное удостоверение ЛП003170, дата государственной регистрации: 31.08.2015) серий 020119; 051119; 041119; 031119; 071219; 061219; 051219; 021019 (в части 50 131 упаковок № 3 лекарственного препарата Мелоксикам); 061119. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Славянская аптека» опубликовать решение суда о допущенном нарушении исключительных прав общества с ограниченной ответственностью «Тривиум-XXI» на сайте www.slavapteca.ru в разделе «Продукция» по адресу http://slavapteca.ru/product.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Славянская аптека» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Тривиум-XXI» компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в сумме 85 056 879  руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 166 230 руб. 42 коп.  

Выдача исполнительного листа осуществляется после вступления решения в законную силу по правилам статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В остальной части иска отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Тривиум-XXI» из федерального бюджета государственную пошлину, уплаченную по платежному поручению от 24.02.2021 №254, в сумме 12 000 руб.

Основанием для возврата государственной пошлины является настоящее решение.

Вещественное доказательство уничтожить после вступления решения в законную силу и истечения срока, установленного для его кассационного обжалования.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд (г. Владимир) через Арбитражный суд Владимирской области в течение месяца с момента принятия решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам (г. Москва) в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья              Н.В. Евсеева