АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-16318/2021

г. Новосибирск

23 ноября 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 16 ноября 2022 года.

Решение изготовлено в полном объеме 23 ноября 2022 года.

Арбитражный суд в составе судьи Голубевой Ю.Н., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Бердск

к обществу с ограниченной ответственностью Новосибирский энергомашиностроительный завод «Тайра» (ул. Софийская, д. 2а,  г. Новосибирск, Новосибирская обл., 630056, ОГРН 

<

***>),

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора - общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский центр сертификации и мониторинга качества продукции»,

о защите прав на товарный знак, взыскании 190 000 рублей компенсации,

при участии в судебном заседании представителей:

истца: ФИО3, доверенность от 14.03.2022, паспорт, диплом;

ответчика: ФИО4, доверенность от 28.01.2020, паспорт, диплом; ФИО5, доверенность от 15.04.2021, паспорт, диплом; ФИО6, доверенность от 15.04.2021, паспорт, диплом,

третьего лица: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее по тексту – истец, ИП ФИО2) обратился в арбитражный суд с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью Новосибирский энергомашиностроительный завод «Тайра» (далее по тексту – ответчик, ООО НЭМЗ «Тайра») со следующими требованиями:

обязать общество с ограниченной ответственностью Новосибирский энергомашиностроительный завод «Тайра» удалить обозначение «АГЖУ-ТАЙРА-ХХХ-Х-Х», сходное до степени смешения с товарным знаком индивидуального предпринимателя ФИО2, с материалов, которыми ООО НЭМЗ «Тайра» сопровождает выполнение работ и (или) оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок, в частности:

- из содержания сертификата соответствия серии RU № 0171471;

- из содержания ТУ-28.25.14-094-11865045-2017;

- из конструкторской документации;

- из руководства по эксплуатации оборудования;

- из руководства по сборке оборудования;

- из паспорта изделия;

- с шильд оборудования (информационных табличек);

обязать общество с ограниченной ответственностью Новосибирский энергомашиностроительный завод «Тайра» удалить обозначение «АГЖУ-Тайра» с сайта с доменным именем tayra.ru.;

взыскать с общества с ограниченной ответственностью Новосибирский энергомашиностроительный завод «Тайра» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 компенсацию в размере 190 000 рублей.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский центр сертификации и мониторинга качества продукции».

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования в уточненном виде, просил удовлетворить их в полном объеме.

Ответчик в судебном заседании и представленном отзыве исковые требования не признал по основаниям, указанным в отзыве, просил отказать в их удовлетворении в полном объеме.

Третье лицо в судебное заседание не явилось, отзыв на исковое заявление суду не представило.

В силу пункта 3 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, третье лицо считается извещенным надлежащим образом, и суд считает возможным разрешить спор в его отсутствие на основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В обоснование исковых требований истец ссылается на следующие обстоятельства.

Индивидуальный предприниматель ФИО2 является правообладателем товарного знака «АГЖУ», что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 769714, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 04.08.2020. Срок действия исключительного права, как указывает истец, установлен с 05.12.2019 по 05.12.2029.

Решением Роспатента от 25.02.2022 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 769714 признана недействительной частично, ее действие сохранено, в частности, относительно скрубберов (частей газовых установок).

Товарный знак «АГЖУ» используется ИП ФИО2 для индивидуализации оборудования, предназначенного для очистки воздуха от пыли и газа, а именно - пылеулавливающего газоочистного оборудования для очистки промышленных воздушных выбросов при помощи воды либо водных растворов.

Скруббер - это устройство, используемое для очистки твёрдых или газообразных сред от примесей в различных химико-технологических процессах.

По мнению истца, принцип работы аспирационной газо-жидкостной установки полностью совпадает с принципом работы скруббера, а товарный знак «АГЖУ» в значительной степени является известным, узнаваемым среди потребителей - профессиональных инженеров, однако товары, производимые истцом, не ограничены в обороте и могут предлагаться неопределенному кругу потребителей.

Как указывает истец, ответчик использует обозначения, сходные с товарным знаком «АГЖУ», следующим образом.

Ответчик использует обозначение «АГЖУ-ТАЙРА-ХХХ-Х-Х», где X -буквенно-цифровое обозначение модульного ряда, что подтверждается сертификатом соответствия серии RU № 0171471, выданным ООО «Новосибирский центр сертификации и мониторинга качества продукции» сроком с 17.10.2017 г. по 19.03.2022 г. включительно.

Также, ответчик использует обозначение «АГЖУ-Тайра» для рекламы оборудования, размещая его на своем сайте с доменным именем tayra.ru, что подтверждается протоколом осмотра доказательств от 02.03.2021.

На сайте tayra.ru размещена реклама аспирационной газо-жидкостной установки АГЖУ для очистки «мокрым» способом загрязненного воздуха от механических примесей, пыли, аэрозолей, паров и газовых примесей в составе аспирационных систем.

Истец не давал ответчику разрешение на использование товарного знака «АГЖУ».

Истец полагает, что обозначения «АГЖУ-ТАЙРА-ХХХ-Х-Х», где X -буквенно-цифровое обозначение модульного ряда, «АГЖУ-Тайра» являются сходными до степени смешения с товарным знаком «АГЖУ».

Таким образом, по мнению истца, такое использование товарного знака «АГЖУ» является нарушением исключительного права истца на товарный знак №769714.

11.03.2021 истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием удалить обозначение, сходное до  степени смешения с товарным знаком ИП ФИО2, которая была оставлена ответчиком без удовлетворения.

Неисполнение ответчиком претензионных требований истца послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением. 

Полагая, что ответчик нарушил исключительное право истца на товарный знак № 769714 «АГЖУ», истец также заявил о взыскании с ответчика компенсации по правилам пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, согласно которому правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом расчет компенсации истцом произведен, исходя из отчета оценщика № 19/04/21-ИС от 20.05.2021, согласно которому рыночная стоимость использования исключительного права на товарный знак «АГЖУ» составляет 95 000 рублей.

Таким образом, истцом заявлена компенсация за незаконное использование этого права в размере 190 000 рублей (95000Х2).

Анализ представленных доказательств в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации свидетельствует об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска, при этом суд исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Товарный знак служит средством индивидуализации производимых товаров, позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем, вызывает определенное представление о продукции.

Как подтверждается материалами дела, истец являлся правообладателем товарного знака № 769714 «АГЖУ», зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.08.2020 с датой приоритета 05.12.2019.

Возражая против заявленных исковых требований, ответчик указал на злоупотребление правом со стороны истца при регистрации им  товарного знака «АГЖУ» №769714, поскольку ответчик с 2017 года производит и продвигает на рынок Аспирационные Газо-Жидкостных Установоки (АГЖУ) – ТАЙРА, что также подтверждается представленными в материалы дела скриншотами с сайта «https://tayra.ru/» от 14.11.2017, полученными с помощью сервиса webarhive.org.

17.10.2017 ООО НЭМЗ «ТАЙРА» был получен сертификат соответствия, в том числе, на изделие «АГЖУ-ТАЙРА».

В период с 26.12.2016 по 11.10.2019 ФИО2 занимал должность начальника отдела аспирационного оборудования ООО «НЭМЗ «ТАЙРА», что подтверждается представленным в материалы дела трудовым договором от 26.12.2016 № ТН0000301.

В указанный период, как указывает ответчик, было принято решение называть пылегазоочистное оборудование «Аспирационная газожидкостная установка (АГЖУ-ТАЙРА)», с чем был согласен ФИО2, таким образом, ООО «НЭМЗ «ТАЙРА» на законном основании начало использовать данное обозначение, не имея никаких ограничительных условий такого использования, в том числе, по срокам. В момент начала использования обозначения «Аспирационная газожидкостная установка (АГЖУ-ТАЙРА)» никто из сторон не считал его охраняемым объектом интеллектуальных прав.

Согласие ФИО2 с использованием ООО «НЭМЗ «ТАЙРА» обозначения «Аспирационная газожидкостная установка (АГЖУ-ТАЙРА)» для своей продукции подтверждается, в том числе, Приказом №87 от 20.09.2017 о введении нового названия оборудования, завизированного ФИО2, и ТУ 28.25.14-094-11865045-2017, подписанными ФИО2

Усматривая в действиях ИП ФИО2 признаки недобросовестности и злоупотребления правом при получении правовой охраны на товарный знак «АГЖУ» №769714, истец 05.07.2021 обратился в Палату по патентным спорам с возражениями против предоставления правовой охраны товарному знаку №769714.

28.12.2021 Палатой по патентным спорам удовлетворено возражение ООО НЭМЗ «ТАЙРА» против предоставления правовой охраны товарному знаку № 769714 частично.

25.02.2022 подписано Решение Роспатента по результатам рассмотрения возражение ООО НЭМЗ «ТАЙРА» против предоставления правовой охраны товарному знаку № 769714, согласно которому коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения: удовлетворить возражение, поступившее 05.07.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №769714 недействительным в отношении

- товаров 06 класса МКТУ «трубы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха металлические»,

- товаров 07 класса МКТУ «аппараты для очистки под высоким давлением; воздуходувки [детали машин]; машины воздуходувные; машины для всасывания, сжатия и транспортировки газов воздуходувные; установки всасывающие промышленные; установки для отсасывания пыли [очистные установки]; установки для удаления пыли [очистные установки]; устройства воздухоотсасывающие; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях»,

- товаров 11 класса МКТУ «аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха или воды; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; воздухоочистители для кухонь; газоохладители, не являющиеся частями машин; кондиционеры; кондиционеры для транспортных средств; приборы для очистки газов; приборы и машины для очистки воздуха; стерилизаторы воздуха; установки для кондиционирования воздуха; установки для фильтрования воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; устройства для охлаждения воздуха; фильтры для кондиционирования воздуха»,

- услуг 37 класса МКТУ «установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха.

Коллегией Палаты по патентным спорам в Решении Роспатента от 25.02.2022 сделан вывод о том, что «в отношении очистного оборудования, обозначение «АГЖУ» отражает характеристики установки, а именно вид (установка), свойства (очистка с использованием газожидкостного слоя) и назначение (очистка воздуха от различных загрязнений)».

Решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-257/2022 от 14.07.2022 Решение Роспатента от 25.02.2022 признано законным и обоснованным.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП257/2022 от 20.10.2022 решение от 14.07.2022 оставлено без изменения, а кассационная жалоба ИП ФИО2 – без удовлетворения.

Таким образом, судом установлено, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №769714 частично прекращена, в том числе в отношении оборудования, в отношении которого заявлены настоящие исковые требования - аспирационные газо-жидкостные установки АГЖУ для очистки «мокрым» способом загрязненного воздуха от механических примесей, пыли, аэрозолей, паров и газовых примесей в составе аспирационных систем.

Доводы истца о том, что ответчиком нарушены права ИП ФИО2 на товарный знак № 769714 в части его использования относительно скрубберов (частей газовых установок), судом отклонен, поскольку, товар «скрубберы [части газовых установок]» в 11 классе МКТУ товарного знака по свидетельству № 769714, указан именно как части газовых установок, а не как оборудование для газо-жидкостной очистки воздуха.

При этом факт использования ответчиком скрубберов, как части газовых установок, истцом в настоящем случае не доказан.

Кроме того, суд считает необходимым отметить, что между обозначением ответчика и товарным знаком истца отсутствует сходство до степени смешения.

Из материалов дела следует, что очистное оборудование ООО НЭМЗ «ТАЙРА» имело наименование «Аспирационная газо-жидкостная установка «АГЖУ-ТАЙРА». Это означает, что аббревиатура «АГЖУ», расшифровка которой дана в наименовании, является лишь одним из элементов обозначения, носит характер информирования, а не индивидуализации.

Индивидуализирующим в таком случае является фантазийным элемент «Тайра», который охраняется в качестве самостоятельного товарного знака №306437.

Таким образом, элемент «АГЖУ» имеет целью информирования потребителей о характере оборудования, что в соответствии с п. 157 Постановления Пленума Верховного суда №10 не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги.

Роспатент в решении 25.02.2022 сделал вывод о том, что обозначение «АГЖУ» является описательным для очистного оборудования, в связи с чем признал недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку № 769714 для всех товаров и услуг, имеющих отношение к очистке.

Суд по интеллектуальным правам по делу №СИП-257/2022 в решении от 14.07.2022 отметил, что «исходя из установленного семантического значения спорного обозначения в целом, Роспатент пришел к правильному выводу о том, что при восприятии заявленного обозначения «АГЖУ» у адресного потребителя возникают ассоциации с соответствующей аспирационной газожидкостной установкой, в связи с чем, для заявленных товаров оно указывает на их свойства и назначение» (абз. 5 стр. 14 Решения).

Учитывая вышесказанное, а также, что в обозначении «Аспирационная газожидкостная установка «АГЖУ-ТАЙРА» элемент «АГЖУ» является описательным, поскольку расшифровывается, как «аспирационная газо-жидкостная установка», что подтверждено выводами в решении Роспатента от 25.02.2022г, нельзя говорить о наличии сходства между используемым ответчиком обозначением и товарным знаком №769714.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Пунктом 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Пунктом 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

С учетом изложенного, требования истца являются необоснованными, поскольку истцом не доказано нарушение прав ИП ФИО2 на товарный знак № 769714 при использовании ответчиком спорного товара, в связи с чем заявленные исковые требования удовлетворению не подлежат.

В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, государственная пошлина подлежит отнесению на истца. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

в иске отказать.

Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд, город Томск.

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого решения, в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам, г.Москва, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья

Ю.Н. Голубева