Арбитражный суд Мурманской области ул. Академика Книповича, д.20, г. Мурманск, 183038, http://murmansk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

дело № А42-11798/2022

город Мурманск

1 ноября 2023 года

резолютивная часть решения объявлена 26 октября 2023 года.  

Арбитражный суд Мурманской области в составе судьи Лесного Ивана  Анатольевича, при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи  помощником судьи Юнсон В.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  индивидуального предпринимателя ФИО1 к индивидуальному  предпринимателю ФИО2 о взыскании, с участием третьего лица  – Хурсит Балчи, при участии в заседании представителей посредством веб-конференции:  от истца – ФИО3 по доверенности от 27.01.2023, от третьего лица – ФИО4 по доверенности от 04.07.2023,  

установил:

предприниматель ФИО1, место регистрации: г. Москва,  ОГРНИП 320774600193970, ИНН 

<

***>, обратился в Арбитражный суд  Мурманской области с иском к предпринимателю ФИО2, место  регистрации: пгт Мурмаши Мурманской области, ОГРНИП 320745600062791, ИНН  

<

***>, о взыскании 300 000 рублей компенсации за нарушение исключительного  права на товарный знак "DIOX" № 894497.  

Определением от 27.12.2023 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке  упрощенного производства.  

В отзыве от 25.01.2023, поступившем в суд 02.02.2023, ответчик представил  сертификат авторизации дилера от 01.11.2021, что предприниматель ФИО2 официальный дистрибьютер на территории России, странах СНГ и Европы и  авторизована на продажу и маркетинг продукции компании DIOX; также представил  заявку № 112746 от 29.11.2022 на регистрацию спорного товарного знака на территории  Республики Казахстан, в письменных пояснениях, поступивших в суд 27.09.2023 в  электронном виде, указал, что приобретал товар у дистрибьютора - Д.Н. Лазаревны.  

В возражениях на отзыв от 06.02.2023, истец указал, что ответчик не обладает  исключительным правом на товарный знак.  

Определением от 06.03.2023 производство по делу приостанавливалось до  окончательного разрешения дела № А56-119258/2022  

Определением от 15.06.2023 суд возобновил производство по делу и перешел к  рассмотрению дела по общим правилам искового производства.  

Определением от 03.10.2023 в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Хурсит Балчи  (Турецкая Республика, г. Бурса).  

Третье лицо по иску возражает, представило копию заявления о недобросовестной  конкуренции и нарушении антимонопольного законодательства, направленное в  Федеральную антимонопольную службу, ходатайство об истребовании доказательств,  ходатайства о приобщении дополнительных документов.  

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного  разбирательства, в судебное заседание не явился, представил ходатайство об отложении  судебного разбирательства.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации (далее – АПК РФ) арбитражный суд откладывает судебное  разбирательство в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.  

В каждой конкретной ситуации суд, исходя из обстоятельств дела и мнения лиц,  участвующих в деле, самостоятельно решает вопрос об отложении слушания дела, за  исключением тех случаев, когда суд обязан отложить рассмотрение дела ввиду  невозможности его рассмотрения в силу требований АПК РФ.  

В данном случае, учитывая, что рассмотрение дела по существу возможно по  представленным в дело доказательствам, и явка ответчика не признана обязательной, суд  отклонил ходатайство об отложении судебного заседания.  

Ходатайство об истребовании доказательств в порядке статьи 66 АПК РФ, судом  отклонено, поскольку не представлено допустимых доказательств, что третье лицо не  может представить истребуемые документы самостоятельно.  

Представитель истца на иске настаивает, пояснил, что товарный знак Хурсита Балчи  зарегистрирован на территории иностранного государства и не распространяет своего  действия в РФ.  

Представитель третьего лица просит в иске отказать. 

Как установлено, индивидуальный предприниматель ФИО1  является обладателем исключительного права на товарный знак "DIOX" № 894497  (приоритет товарного знака 31.05.2022, зарегистрирован 26.09.2022, срок действия до  31.05.2032). Указанный товарный знак охраняется в отношении широкого перечня  товаров 29, 30, 32 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, в частности, товарный знак  зарегистрирован для следующих товаров 30 класса МКТУ: напитки чайные; кофе, чай,  какао и их заменители.  

14.11.2022 истцу стало известно, что на портале "Wildberries"  https://www.wildberries.ru/catalog/130159052/detail.aspx?targetUrl=BP&size=225268168  

индивидуальный предприниматель ФИО2 использует  обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком "DIOX" № 894497 на  предлагаемых к продаже упаковках чая.  

Как указывает истец, по информации на портале «Wildberries» ответчик продал  более 400 товаров. Стоимость товара за период (13.11.2022 – 21.12.2022) составляла от  1630 рублей до 2088 рублей. Сумма, на которую ответчик осуществил продажу товара с  незаконным использованием товарного знака, по расчету истца составляет 743 600 рублей  

Истец полагает, что количество и стоимость проданного товара с незаконным  использованием товарного свидетельствуют о грубом характере нарушения  исключительного права на товарный знак.  

17.11.2022 истец направил ответчику досудебную претензию для урегулирования  спора. Ответчик претензию не удовлетворил, не прекратил использование в сети Интернет  обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком Правообладателя,  компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 300 000  рублей не выплатил, что послужило основанием для обращения в суд.  

Исходя из отзыва и представленных доказательств третьего лица, Турецким  ведомством по патентам и товарным знакам был зарегистрирован товарный знак № 2018  106021 «Diox» в отношении товаров 35-го класса МКТУ на срок десять лет, начиная с  23.11.2018; в отношении 30-го класса МКТУ дата приоритета 18.08.2022, дата  регистрации 16.12.2022, в отношении 5-го класса МКТУ дата приоритета 15.12.2022, дата  регистрации 15.05.2023, владельцем товарного знака является Хурсит Балчи; указанный  товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении диетических веществ,  пригодных для медицинского и ветеринарного применения, биологически активных  добавок для людей и животных, пищевых добавок, лекарственных препаратов для  похудения, лекарственных растений и лечебных травяных напитков;  

С конца 2016 года на основании заключаемых дистрибьюторских договоров,  производимый чай под товарным знаком DIOX распространялся на территории  европейских, азиатских стран, а также в Российской Федерации, и на сегодняшний день  является общеизвестной, распространенной, узнаваемой у потребителя продукцией. Для  распознавания и идентификации производителя, на каждой коробке с чаем имеется  голограмма со штрих кодом, при проверке которого открывается именно страница  официального сайта - турецкого производителя Хурсит Балчи.  

На территории России заключено более 30 дистрибьюторских договоров с третьим  лицом на продажу продукции под торговой маркой DIOX.  

ФИО1 в ноябре 2022 года посещал производственное  предприятие Хурсита Балчи в Турции, проявил интерес к объему производимой  продукции, количеству российских предпринимателей-дистрибьюторов, обосновывая  возможностью самому заняться реализацией продукции под маркой DIOX, приобрел  пробную партию чая для похудения с целью реализации на российских маркетплейсах.  Пытался заключить с третьи лицом согласие на регистрацию товарного знака "DIOX"   № 894497.  

Также Хурситом Балчи представлены скриншоты с сайтов маркет-плейсов,  подтверждающие продажи чая «Diox» до даты приоритета на него истца.  

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)  товарные знаки являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности  средствами индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана  (интеллектуальной собственностью).  

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и  приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной  деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права,  которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в  случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и  иные права (право следования, право доступа и другие).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо,  обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или  на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат  или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.  Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат  интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если  настоящим Кодексом не предусмотрено иное.  

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим  лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства  индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).  

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован  товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования  товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не  противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе  способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может  распоряжаться исключительным правом на товарный знак.  

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право  на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или  услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем  размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров,  которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на  выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории  Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на  территорию Российской Федерации.  

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его  товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых  товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого  использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).  

В соответствии со статьей 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на  которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения  обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать по своему  выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от  десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из  характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно  размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования  товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах  обычно взимается за правомерное использование товарного знака.  

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются  способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и  последствий нарушения этого права.  

Пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на  результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации  осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий,  нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие  действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении  убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной  деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с  правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его  исключительное право и причинившему ему ущерб; об изъятии материального носителя в  соответствии с пунктом 4 этой статьи – к его изготовителю, импортеру, хранителю,  перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю  

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на  основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических  обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного  знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (третий абзац того же  пункта).  

В силу пункта 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите  конкуренции» действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на  получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности,  противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота,  требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут  причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или  могут нанести вред их деловой репутации, квалифицируются как недобросовестная  конкуренция.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускается осуществление  гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в  обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное  осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается  использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также  злоупотребление доминирующим положением на рынке.  

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 ГК РФ,  суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного  злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или  частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК  РФ).  

В соответствии с положениями параграфа 2 статьи 10.bis Конвенции по охране  промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) и пункта 1 статьи 10 ГК  РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении  исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого  поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их  совокупности и взаимной связи.  

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном  поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало  или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на  регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали  соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или  оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое  обозначение приобрело известность среди потребителей.  

Кроме того, если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко  использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с  последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов  могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на  рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции  товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.  

Также могут быть квалифицированы в качестве недобросовестной конкуренции  действия лица по регистрации товарного знака в случае регистрации лицом обозначения,  ранее использовавшегося без регистрации в качестве товарного знака иным лицом и  получившего известность в результате именно такого использования.  

При рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в  качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия  недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после  регистрации) поведение правообладателя.  

С учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости  использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не  подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые  направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных  с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его  использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в  установленный законом период времени усилий для использования товарного знака,  отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии  достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является  злоупотреблением правом со стороны истца.  

Таким образом, из указанных разъяснений судов высших судебных инстанций  следует, что в случае, если по материалам дела и исходя из конкретных фактических  обстоятельств, усматривается, что зарегистрированное обозначение, ранее использовалось  без регистрации в качестве товарного знака иным лицом и получило известность в  результате именно такого использования, а товарный знак правообладателем не  используется, однако им применены конкретные меры по защите исключительного права,  такие действия могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.  

Поскольку товарный знак «Diox» был зарегистрирован Хурсит Балчи (Hurşit BALCI)  на территории Турецкой республики в 2019 году, и продукция этого правообладателя  широко представлена на маркетплейсах в России, в том числе ее реализацией занимался  ответчик на основании сертификата авторизации дилера от 01.11.2021, истец при этом не  представил доказательств использования товарного знака для маркировки выпускаемой  им аналогичной продукции (товаров), суд приходит к выводу, что действия истца  являются недобросовестными и не подлежат судебной защите.  

Спорное обозначение «Diox» начало использоваться на территории Российской  Федерации ранее регистрации истцом своего товарного знака и стало узнаваемым  потребителями, а истец попытался воспользоваться такой репутацией.  

Судом также принято во внимание, что товарный знак № 894497 зарегистрирован  истцом в отношении товаров 29, 30, 32 и 35 классов МКТУ, что исключает возможность  правовой охраны для классов, в отношении которых товарный знак не зарегистрирован.  

В рамках дела № А57-34173/2022 было представлено заключение специалиста от  23.01.2023, в котором сделан вывод относительно класса, к которому может быть отнесен  чай "DIOX", а также отсутствия однородности исследуемого товара с товарами, для  индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак.  

Так, в заключение специалиста указано, что детокс – напиток «DIOX» по его  назначению необходимо классифицировать согласно перечню 5 класса МКТУ. Исходя из  перечня одиннадцатой редакции, наиболее близкими по назначению товарами являются:  чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей. Входящие в объем правовой  охраны обозначения товары, являющиеся предметом анализа, а именно: напитки чайные;  кофе, чай, какао и их заменители; включены в 30 класс МКТУ.  

Спорный товар отличается от обычного чая (30 класс МКТУ) своими свойствами и  функциональным назначением. Цель приобретения потребителями указанного «Чая для  похудения» - очищение организма и снижение массы тела (похудение). Товар имеет  специфический состав и противопоказания, в том числе, ограничение по возрасту. Таким  образом, круг потребителей спорного товара и товаров, для индивидуализации которых  истцом зарегистрирован товарный знак, является различным, что исключает вероятность  смешения товарных знаков и введения потребителей в заблуждение.  

Хурситом Балчи зарегистрирован товарный знак «Diox» в том числе в отношении 

5-го класса МКТУ дата приоритета 15.12.2022, следовательно, товар, предлагаемый  ответчиком к продаже, относится к иному классу МКТУ, что также исключает  возможность нарушения прав истца.  

В силу части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в  законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не  доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором  участвуют те же лица.  

Также в п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 "О  практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных,  изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного  знака", указано следующее: Вместе с тем, судам следует учитывать, что в соответствии с  действующим законодательством регистрация товарного знака не дает правообладателю  права запретить использование этого товарного знака другими лицами в отношении  товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской  Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. Следовательно, такие  товары не могут признаваться контрафактными в случаях использования в отношении  таких товаров зарегистрированного товарного знака лицом, не являющимся его  владельцем.  

Суд принимает во внимание, что правообладателем товарного знака «DIOX»  Хурситом Балчи был выдан ответчику сертификат об авторизации дилера от 01.11.2021 г.  в целях продажи продукции, маркированной товарным знаком «DIOX», на территории  

Российской Федерации, т.е. товар был введен в гражданский оборот правомерно и с  согласия правообладателя товарного знака, в связи с чем доводы истца, что товарный знак  Хурсита Балчи зарегистрирован на территории иностранного государства и не  распространяет своего действия в РФ, подлежат отклонению.  

На основании изложенного суд приходит к выводу о недоказанности нарушения  имущественных прав истца и недоказанности того, что целью предъявления данного иска  являлась именно защита нарушенных имущественных прав истца, а не формальное  предъявление иска исключительно с целью получения компенсации.  

В удовлетворении иска следует отказать. 

Судебные расходы, связанные с оплатой госпошлины за рассмотрение иска остаются  на истце.  

Судебный акт выполнен в форме электронного документа, поэтому в соответствии с  частью 1 статьи 177 АПК РФ, он направляется лицам, участвующим в деле, и другим  заинтересованным лицам посредством его размещения в установленном порядке в сети  интернет в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его  принятия. По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку.  

Руководствуясь статьями 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Мурманской области  

решил:

в удовлетворении иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца со дня  принятия.  

Судья Лесной И.А.