АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-4022/2023

г. Ярославль

09 апреля 2024 года

Резолютивная часть решения принята 26.03.2024 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Тепениной Ю.М. 

при ведении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление  

индивидуального предпринимателя ФИО2 

(ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

к  индивидуальному предпринимателю ФИО3 

(ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

о запрете использования обозначения (с учётом изменения предмета иска и уточнения исковых требований – взыскании 234 880 руб.),

 

в отсутствие участников процесса, 

 

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО2 обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к  индивидуальному предпринимателю ФИО3 о запрете использования обозначения «Планета» при осуществлении деятельности по реализации товаров (произведенных третьими лицами).

В ходе рассмотрения спора истец изменил предмета иска, просил  взыскать с ответчика 600 000 руб. компенсации за использование обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащими истцу знаками обслуживания по свидетельствам РФ № 299509, 647502.

К судебному заседанию 26.03.2024 от индивидуального предпринимателя ФИО2 поступило уточненное исковое заявление о взыскании с  индивидуального предпринимателя ФИО3 234 880 руб. компенсации, рассчитанной на основании положений подп. 2 п. 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ.

Представителем ответчика направлено ходатайство о рассмотрении дела в свое отсутствие, ранее изложенную позицию по делу данный участник процесса поддержал.

Судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ принято уточнение исковых требований от 18.03.2024.

На основании положений статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ дело рассмотрено в отсутствие сторон.

Исследовав материалы дела (в том числе, представленные в электронном виде), суд установил следующее.

Истец является правообладателем товарных знаков (знаков обслуживания) «ПЛАНЕТА» по свидетельствам Российской Федерации № 299509, 647502 (далее – Товарные знаки), зарегистрированных в отношении различных услуг 35 класса МКТУ, связанных с продажей и продвижением товаров. 

Ответчиком использовалось обозначение «ПЛАНЕТА» для индивидуализации услуг магазина, находящегося по адресу: 

<

...>.

В виде компенсации за нарушение исключительных прав на указанные товарные знаки, истец просит взыскать с ответчика 234 880 рублей по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Неисполнение ответчиком претензионных требований явилось основаниям для обращения истца в арбитражный суд с настоящими уточненными исковыми требованиями. 

Ответчик в письменном отзыве пояснил, что арендуемое помещение ранее использовалось в торговой деятельности иным предпринимателем, который для индивидуализации магазина по адресу: 

<

...>/ ФИО4, 5 при продаже товаров использовал обозначение «Планета». Ответчик с момента заключения договора аренды продолжил использовать торговую точку в том состоянии, в котором она была оборудована прежним арендатором. С мая 2023 ответчик прекратил использование вывески  «Планета».

Возражая против расчета истца, ответчик указал, что лицензионные договоры, заключенные с ИП ФИО5, ИП ФИО6, ООО Планета не могут выступать в рассматриваемом случае достоверным подтверждением стоимости права использования спорных товарных знаков при расчете компенсации в связи с заключением таких договоров задолго до фиксации истцом факта использования ответчиком спорных товарных знаков (27.10.2022г). Экономические условия, существовавшие на дату заключения таких договоров, существенно отличаются от имевших место в октябре 2022 года, что с очевидностью отразилось на стоимости предоставления права использования товарных знаков. Сведений о наличии иных, заключенных истцом в отношении спорных товарных знаков лицензионных договорах, в материалах дела не имеется.

Обстоятельства использования товарного знака по лицензионному договору от 02.02.2022, заключенному с ИП ФИО7, являются, по мнению предпринимателя, сравнимыми с обстоятельствами использования товарных знаков ответчиком, как по предмету, так и по способу использования. Право использования товарных знаков по лицензионному договору от 02.02.2022 предоставлено на территории одного субъекта Российской Федерации, по лицензионному договору предоставлено право использовать товарный знак в отношении услуг 35 класса МКУ. Лицензиарами по лицензионному договору от 02.02.2022 выступают как истец, так и ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп». Поскольку истцом не представлено доказательств, что нарушение носило длящийся характер (зафиксирован факт ведения деятельности с вывеской, содержащей обозначение Планета только 17.10.2022), с учетом того, что нарушение было совершено в пределах одной торговой точки, ежегодный платеж, закрепленный в лицензионном договоре от 02.02.2022, ценообразование которого несопоставимо с названными обстоятельствами, не может быть положен в основу расчета размера компенсации. Соотнеся условия указанного лицензионного договора от 02.02.2022 и обстоятельства допущенного нарушения, ответчиком произведен контррасчет на сумму 4 166,66 руб. (путем деления ежегодного платежа 25 000 руб. на 12 месяцев и умножения полученной суммы на 2 (двукратная стоимость использования права). 

В случае несогласия суда  с приведенным расчетом, ответчик указал на возможность определения размера компенсации исходя из данных лицензионного договора с ИП ФИО6  Размер лицензионных платежей по данному договору определен с учётом торговой площади, сопоставимой с торговыми площадями предпринимателя. Расчет компенсации при данном подходе: 58 720 руб. : 3 х2х2=78 293,33 руб.

Оценив доводы сторон, представленные (в том числе, в электронном виде) доказательства, суд исходит из следующего.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее – Постановление N 10), размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора от 23.09.2015, определения Верховного Суда Российской Федерации от 11.07.2017 N 308-ЭС17-3088, N 308-ЭС17-4299). Аналогичное положение о том, что суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации, изложено в пункте 59 Постановления N 10.

Вместе с тем в пункте 61 Постановления N 10 разъяснено, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, императивно определена законом, доводы ответчика (если таковые имеются) о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При определении стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования (например, если ответчик неправомерно использовал произведение путем его воспроизведения, то за основу размера компенсации может быть взята стоимость права за правомерное воспроизведение).

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Само по себе отличие обстоятельств допущенного нарушения от условий лицензионного договора не является основанием для признания указанного договора неотносимым доказательством.

Суд может определить другую стоимость права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Факт принадлежности истцу исключительного права на товарные знаки, а также нарушения ответчиком исключительных прав истца установлен судом на основании оценки представленных в материалы дела доказательств и ответчиком не оспорен в установленном порядке.

Сходство сравниваемых обозначений предпринимателем также не опровергается.

Оценивая наличие сходства между товарным знаком истца и обозначением ответчика, суд отмечает следующее: при оценке тождественности или сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначением и товарным знаком суд руководствуется не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, методологическими подходами правоприменительной практики, изложенными в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 N 128 (далее - Руководство N 128)

Таким образом, суд приходит к выводу, что обозначение «ПЛАНЕТА Одежда обувь» и спорный товарный знак «ПЛАНЕТА» являются сходными до степени смешения за счет фонетического и семантического признаков сходства.

Ответчиком приведены мотивированные возражения относительно расчета истца.

Как следует из материалов дела, в обоснование требований о взыскании компенсации в размере 234 880 рублей в качестве двукратной стоимости права использования товарных знаков предпринимателем представлен лицензионный договор от 01.01.2020 с ИП ФИО6, по условиям которого за использование товарных знаков лицензиат обязуется выплачивать лицензионные платежи 58 720 руб. в год.

Принимая во внимание обстоятельства нарушения, предприниматель просил взыскать 234 880 рублей как двукратную стоимость права использования товарного знака из расчета, 58 720 руб. (стоимость права использования трех товарных знаков по договору с ИП ФИО6) : 3 (количество товарных знаков по договору с ИП ФИО6) х 2 (количество товарных знаков истца, исключительные права на которые нарушены ответчиком) х 3 (количество лет использования ответчиком обозначения) х 2 (двукратная стоимость) = 234 880 руб.

Исходя из расчета размера компенсации, приведенного истцом, соотносимости условий договора и обстоятельств допущенного нарушения, суд пришел к выводу о правомерности требований предпринимателя.

Аналогичный подход к расчету был также предложен ответчиком (за исключением периода использования).

Вместе с тем, ответчиком в отзыве даны пояснения об использовании спорного обозначения с момента заключения договора аренды (сентябрь 2019) до мая 2023, поэтому оснований для непринятия расчета истца в данной части не имеется.

Возражения ответчика о заключении лицензионного договора с ИП ФИО6 задолго до фиксации истцом факта использования спорных товарных знаков (октябрь 2022) не свидетельствуют о невозможности применения методики, избранной истцом. 

Сопоставимость условий лицензионного договора с ИП ФИО6 и обстоятельств использования товарных знаков ответчиком данным участником процесса не оспаривается.

Наличие иных лицензионных договоров, с иными лицами само по себе не опровергает расчет истца.

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 24.07.2020 N 40-П указал, что подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса в системной связи с абзацем вторым пункта 3 его статьи 1252 допускает различные правовые оценки в зависимости от того, кто является правообладателем и нарушителем, а равно от способа нарушения.

Например, возможна ситуация, когда субъект права, занимающийся предпринимательской деятельностью и являющийся конкурентом правообладателя товарного знака, маркирующего им свои товары, маркирует, не заключив лицензионный договор, товары тем же товарным знаком или обозначением, сходным с ним до степени смешения (пункт 2 статьи 1515 данного Кодекса), намереваясь незаконно эксплуатировать экономический успех правообладателя.

Иную оценку может получить ситуация, когда право на товарный знак нарушено индивидуальным предпринимателем, занимающимся розничной торговлей и продающим товары, маркированные товарными знаками правообладателя, который, в свою очередь, не производит товары, а заключает лицензионные договоры с производителями. Здесь появляются риски заключения лицензионных договоров лишь для обоснования большого размера взыскиваемой компенсации, без намерения их реально исполнять. Такое злоупотребление должно быть исключено при установлении и исследовании фактических обстоятельств дела судом, имеющим возможность оценить доказательства исполнения договора.

Применительно к последней ситуации в законодательстве отсутствуют критерии сравнимости обстоятельств нарушения с условиями использования товарного знака, для которых определена стоимость, положенная в основу компенсации, исчисленной в двукратном размере.

Между тем в этом случае индивидуальный предприниматель, не занимаясь, в отличие от лицензиатов, изготовлением товаров, нарушает право на товарный знак иным способом, например, продает малоценный товар хозяйственного назначения и тем самым причиняет правообладателю незначительный ущерб. Нет в законе и критериев для установления сравнимости обстоятельств при заключении нескольких лицензионных договоров.

В рассматриваемой ситуации оснований для снижения заявленного истцом размера компенсации, исходя из длительности периода использования спорных обозначений, характера деятельности предпринимателя (осуществление торговой деятельности в торговом центре, с получением дохода) суд не усматривает.  Доказательств причинения правообладателю незначительного ущерба в материалах дела не имеется.

Принимая во внимание результаты рассмотрения настоящего спора и положения статьи 110 АПК РФ, судебные расходы отнесены на ответчика.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (ч.1 ст.177 АПК РФ).

 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  индивидуального предпринимателя ФИО3 

(ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) 234 880 руб. компенсации, а также 6 000 руб. в возмещение расходов на уплату государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 

(ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета 1 198 руб. государственной пошлины. Исполнительный лист выдать по истечении 10-дневного срока со дня вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, - через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

 

Судья

Ю.М. Тепенина