ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-12946/2024

Дело № А40-112444/22

г. Москва

23 апреля 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 16 апреля 2024 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 23 апреля 2024 года 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Т.В. Захаровой,

судей В.В. Валюшкиной, Ю.Н. Кухаренко,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.А. Елмановой, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью «М-Паркет» на решение Арбитражного суда г. Москвы от 25 января 2024 года по делу №А40-112444/22, 

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «М-Паркет» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

к ФИО1 

третье лицо: Акционерное общество «Региональный сетевой информационный центр» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

о признании администрирования доменного имени "mosparket.ru" нарушением исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 841700; о запрете использования в сети "Интернет" доменного имени "mosparket.ru"; о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 841700 в размере 500 000 руб., 

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности от 01.12.2023,

от ответчика: ФИО1 лично (паспорт),

от третьего лица: не явился, извещен, 

 

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «М-Паркет» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ФИО1 (далее – ответчик) о признании администрирования доменного имени "mosparket.ru" нарушением исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 841700; о запрете использования в сети "Интернет" доменного имени "mosparket.ru"; о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 841700 в размере 500 000 руб., с учетом принятых судом первой инстанции уточнений исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ. 

            К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Акционерное общество «Региональный сетевой информационный центр».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.11.2022, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2023, исковые требования удовлетворены частично. Администрирование доменного имени "mosparket.ru" ФИО1 признано нарушением исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 841700; ФИО1 запрещено использование доменного имени "mosparket.ru" в отношении товаров и услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков; с ФИО1 в пользу общества "М-Паркет" взыскана компенсация в размере 100 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 14 600 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04.08.2023 по делу N А40-112444/2022 решение Арбитражного суда города Москвы от 30.11.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2023 отменены, дело N А40-112444/2022 направлено в Арбитражный суд города Москвы на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении дела истец представил заявление об уточнении исковых требований, которое принято судом первой инстанции к рассмотрению в порядке ст. 49 АПК РФ, о признании использования доменного имени mosparket.ru в отношении товаров и услуг 35 класса 3 МКТУ нарушением исключительных прав ООО «М-ПАРКЕТ» на товарный знак «МОСПАРКЕТ Магазин напольных покрытий» (Свидетельство на товарный знак № 841700), об обязании удалить с сайта с доменным именем mosparket.ru информацию о следующих товарах и услугах 35 класса МКТУ, по которым предоставлена правовая охрана на товарный знак «МОС-ПАРКЕТ Магазин напольных покрытий» (Свидетельство на товарный знак № 841700): демонстрация товаров, а именно, напольных покрытий; презентация товаров, а именно, напольных покрытий на всех медиасредствах с целью розничной продажи; распространение образцов напольных покрытий; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, а именно, напольных покрытий; услуги оптовой и розничной продажи товаров, а именно, напольных покрытий с использованием интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, а именно, напольными покрытиями], о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «МОС-ПАРКЕТ Магазин напольных покрытий» (Свидетельство на товарный знак № 841700) в размере 500 000 рублей 00 копеек.

Решением от 25 января 2024 года Арбитражный суд города Москвы в удовлетворении исковых требований отказал.

Не согласившись с принятым решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель ссылается на нарушение судом норм материального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание не явилось, в связи с чем жалоба рассмотрена без его участия в порядке, установленном статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить, иск удовлетворить.

Ответчик возражал по доводам, изложенным в жалобе, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 25.01.2024 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 841700.

В обоснование исковых требований общество указало, что магазин "Моспаркет" использует сходное с указанным товарным знаком до степени смешения обозначение без получения согласия правообладателя на Интернет сайте mosparket.ru, при этом само указанное доменное имя сходно до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком. 

Администратором доменного имени второго уровня mosparket.ru является ФИО1

Истец полагает, что ФИО1 нарушает принадлежащее ему исключительное право на товарный знак при осуществлении рекламы, демонстрации, презентации и продажи напольных покрытий с использованием указанного Интернет-сайта. 

Истец 20.03.2022 направил ФИО1 претензию с требованием прекратить незаконное использование спорного товарного знака, прекратить использование в сети "Интернет" доменного имени "mosparket.ru", а также иных доменных имен, сходных до степени смешения с указанным товарным знаком; передать обществу права по администрированию доменного имени "mosparket.ru", а также иных доменных имен, сходных до степени смешения с товарным знаком.

Поскольку инициированный досудебный порядок урегулирования спора не принес положительного результата, истец обратился в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Согласно статье 1225 ГК РФ товарные знаки являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации товаров и услуг, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. 

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В силу положений пункта 158 Постановления N 10 требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт). 

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Согласно пункту 159 Постановления N 10 требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

Требование о взыскании компенсации (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

Исследовав  и  оценив  представленные  в  материалы  дела  доказательства  по правилам статьи  71 Арбитражного  процессуального  кодекса  Российской  Федерации, установив, что путём инициации настоящего судебного разбирательства с применением к ответчику конкретных избранных истцом мер защиты очевидным образом свидетельствуют о намерении истца причинить вред ответчику, что в силу части 2 статьи 10 ГК РФ является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции  отказал в удовлетворении исковых требований.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции и считает, что доводы апелляционной жалобы истца подлежат отклонению по следующим основаниям.

Согласно абзацу третьему пункта 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

При рассмотрении довода о наличии в действиях лица по применению конкретных мер защиты исключительного права признаков злоупотребления правом суд должен исходить из оценки совокупности фактических обстоятельств, которые могут свидетельствовать о преследуемой правообладателем цели.

Истец заявил требования о признании использования доменного имени mosparket.ru в отношении товаров и услуг 35 класса 3 МКТУ нарушением исключительных прав ООО «М-ПАРКЕТ» на товарный знак «МОСПАРКЕТ Магазин напольных покрытий» (Свидетельство на товарный знак № 841700), об обязании удалить с сайта с доменным именем mosparket.ru информацию о следующих товарах и услугах 35 класса МКТУ, по которым предоставлена правовая охрана на товарный знак «МОС-ПАРКЕТ Магазин напольных покрытий» (Свидетельство на товарный знак № 841700), о взыскании компенсации в размере 500 000 рублей.

Однако на момент регистрации в 2021 году Товарного знака № 841700, в защиту которого предъявлен иск, спорное доменное имя уже было зарегистрировано и использовалось ФИО1 длительный период с 2012 года, задолго до регистрации истцом товарного знака.

В подтверждение факта того, что ответчик рекламировал свои услуги, используя доменное имя в период с 2012 года (более 9 лет), ответчик ссылается на следующие доказательства: письмо регистратора доменных имён от 18.09.2012; Договор 1293092/NIC-D об оказании услуг от 26.01.2012 и Счёт-фактура № 1099724 от 19.09.2012; Акты об оказании услуг по Договору 1293092/NIC-D от 26.01.2012 за 2012 – 2021; Справка о принадлежности домена и Доверенность № АО-2 от 01.01.2022; Скриншот экрана сайта ответчика от 15.08.2022, на котором указаны категории оказываемых услуг; фрагмент переписки от 29.03.2013, подтверждающей вёрстку сайта; листовка с обозначением, используемым ответчиком с 2015 по 2018; портфолио сайта ответчика от 24.08.2016; подтверждение оказания Яндекс.Директ рекламных услуг (сентябрь 2016, ноябрь 2016, январь 2017, февраль 2017, декабрь 2017 – январь 2018, ноябрь 2018, февраль 2020, май 2022, июнь 2022, июль 2022); фрагмент письма от 03.03.2017, подтверждающий ребрендинг; фрагмент письма от 14.12.2017, подтверждающий ребрендинг; листовка с обозначением, используемым ответчиком с 2018 по декабрь 2021; фрагмент переписки от 25.01.2018, подтверждающий ребрендинг; фотография от 28.01.2018, подтверждающая создание обозначения ответчика; фрагмент письма от 17.02.2018, подтверждающий вёрстку сайта; фрагмент переписки от 23.04.2018, подтверждающей заказ листовок; заказ листовок № 139527 от 26.04.2018; фрагмент переписки от 12.12.2018, подтверждающей заказ листовок; заказ листовок и флаеров № 162124 от 12.12.2018; фрагмент письма от 08.02.2019, подтверждающий изменение в вёрстке сайта; счёт на оплату № 85 от 05.04.2019 об оклейке автомобилей обозначением ответчика; фотография, подтверждающая оклейку автомобилей обозначением ответчика; образец оклейки автомобилей; фрагмент переписки от 02.09.2019, подтверждающей заказ листовок; заказ листовок и флаеров № 185949 от 02.09.2019; фрагмент переписки от 18.05.2021, подтверждающей заказ листовок; заказ листовок и флаеров № 234863 от 18.05.2021.

Кроме того, 02.12.2019 ответчиком была подана заявка на государственную регистрацию обозначения «МОСПАРКЕТ» в качестве товарного знака (что подтверждается решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака от 27.02.2021), а дата подачи истца заявки на государственную регистрацию Товарного знака – 25.12.2019 (что подтверждается Выпиской из Роспатента).

При этом одним из оснований для отказа Роспатента в государственной регистрации обозначения «МОСПАРКЕТ» в качестве товарного знака ответчика являлось то, что «…заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением, используемым истцом… кроме того, от данной компании подано к регистрации обозначение (заявка № 2019767183), а также в материалы рассматриваемой заявки поступило обращение, в котором высказана обеспокоенность относительно возможной регистрации рассматриваемого обозначения в качестве товарного знака») (абз. 6 стр. 2 решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака от 27.02.2021).

Ответчиком представлен скриншот экрана монитора, подтверждающий получение претензии истца от 16.12.2021, а также текст претензии истца от 16.12.2021.

Так, истцом в течение менее месяца после принятия решения Роспатентом о государственной регистрации Товарного знака, в защиту которого предъявлен иск, в адрес ответчика направлена претензии от 16.12.2021, в которой содержались одновременно следующие требования и предложения:

– Требование прекратить использование, а также удалить обозначение «МОСПАРКЕТ»;

- прекратить использование Доменного имени;

- выплатить компенсацию за нарушение исключительного права истца на Товарный знак;

– Предложение заключить возмездный договор об отчуждении исключительного права на Товарный знак и возмездный лицензионный договор о предоставлении права использовать Товарный знак.

Несмотря на то, что доменное имя не является объектом исключительных прав, дата регистрации доменного имени имеет значение с точки зрения оценки правомерности использования в домене обозначений, сходных до степени смешения с различными средствами индивидуализации, поскольку при ранней регистрации доменного имени и его добросовестном использовании едва ли можно говорить о нарушении исключительных прав в отношении недавно зарегистрированного тождественного или сходного до степени смешения товарного знака.

Обратный захват доменных имен представляет собой заведомо недобросовестные действия правообладателей товарных знаков, направленные на инициацию судебных разбирательств против администраторов сходных или тождественных доменных имен, использующихся добросовестно.

При этом ссылка истца на то, что ООО «М-ПАРКЕТ» не имеет целью «обратный захват доменного имени», поскольку у Общества имеется свой интернет сайт moс-parket.ru, подлежит отклонению.

Доменное имя - символьное обозначение, используемое для адресации в сети Интернет, позволяет заменить адрес, состоящий из последовательности чисел, словесным обозначением, которое является более информативным и запоминающимся потребителю (пользователю сайта, покупателю в Интернет-магазине и т.п.), делая сайт узнаваемым, способствуя привлечению целевой аудитории и рекламе, что повышает коммерческую ценность доменного имени.

Своеобразная конкуренция администраторов доменных имен с правообладателями иных объектов гражданских прав остро проявляет себя в отношениях, связанных с товарными знаками. 

Вместе с тем, не только правообладатели средств индивидуализации заинтересованы в защите своих прав от недобросовестных действий лиц, использующих сходное с товарным знаком обозначение без соответствующего разрешения. Защита интересов правообладателей средств индивидуализации не может выступать причиной неоправданного притеснения прав добросовестных администраторов доменных имен в ситуациях, когда регистрация доменного имени задолго до возникновения исключительных прав на средства индивидуализации, что может свидетельствовать об отсутствии у владельца доменного имени намерений воспользоваться чужими интеллектуальными правами. 

При столкновении интересов указанных лиц подлежит оценке конкурентная тактика и соответствие обычаям делового оборота, как поведение правообладателя товарного знака, так и администратора доменного имени.

Учитывая существенную разницу в сроках между регистрацией товарного знака истца в 2021 году и регистрацией доменного имени в 2012 году с последующим его использованием ответчиком на протяжении длительного периода (более 9 лет), а также совокупность вышеуказанных обстоятельств в поведении истца в процессе рассмотрения заявки ответчика на регистрацию его товарного знака, обстоятельства подачи заявки истцом на регистрацию товарного знака практически одновременно с ответчиком, а также принимая во внимание предъявление истцом 16.12.2021 претензионных требований ответчику с предложением заключить возмездный договор об отчуждении исключительного права на Товарный знак и возмездный лицензионный договор о предоставлении права использовать Товарный знак, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что путём инициации настоящего судебного разбирательства с применением к ответчику конкретных избранных истцом мер защиты очевидным образом свидетельствуют о намерении истца причинить вред ответчику, что в силу части 2 статьи 10 ГК РФ является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Таким образом, оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на заявителя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд, 

 

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 25 января 2024 года по делу                           № А40-112444/22 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

 

Председательствующий судья                                                         Т.В. Захарова 

 

Судьи:                                                                                                В.В. Валюшкина

 

Ю.Н. Кухаренко 

 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.