Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-76354/2022

26 мая 2023 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  27 февраля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен  26 мая 2023 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Кузнецова М.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЧИЖИК" (адрес:  Россия 125424, Москва, Волоколамское ш., д. 79 к. 1, этаж 3 помещение 3.04 ком 5 (рм1), Москва; Россия 143922, г.Балашиха, Московская область, мкр.Заря, ул.Молодежная, д.17, кв.8, ОГРН: 

<

***>);

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА АЦТЕК"

; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА АЦТЕК" адрес:  Россия 190000, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>/ЮС/302; Россия 143922, Балашиха, Московская обл., мкр. Заря, Молодежная, 17, кв. 8, ОГРН:  

<

***>)

О взыскании 5 000 000руб.

при участии

- от истца: представитель ФИО2 (дов. от 22.04.2022г.) 

- от ответчика: представитель ФИО3 (дов. от 29.08.2022г.)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Чижик» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «ФАБРИКА АЦТЕК» (далее – ответчик) об обязании ответчика удалить товарный знак «ЧИЖИК ПЫЖИК» и/или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг ответчика, в том числе с документации, рекламы, вывесок, прекратить размещение и распространение информации в сети Интернет или осуществление информирования неопределенного круга лиц иным способом о продаже товара (продажу товара), с использованием товарного знака «ЧИЖИК-ПЫЖИК», а именно товара «Шоколадная медаль «Чижик Пыжик»; удалить товарный знак «ЧИЖИК-ПЫЖИК» и/или сходное с ним до степени смешения из HTML-кода сайта http://aztecmc.ru; изъять из оборота и уничтожить за счет ответчика контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак «ЧИЖИК-ПЫЖИК» и/или сходное с ним до степени смешения, а именно товара «Шоколадная медаль «Чижик-Пыжик», а также взыскать с ответчика сумму компенсации в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей за нарушение исключительного права истца на товарный знак «ЧИЖИК-ПЫЖИК».

Ответчик возражал относительно удовлетворения иска по основаниям, изложенным в отзыве, в том числе ссылаясь на то, что обозначение «Чижик-Пыжик» на сувенирной продукции воспринимается как указание на героя фольклорной песенки и в тесной связи  с Санкт-Петербургом и конкретным местом на Фонтанке, где установлен памятник данному персонажу, что истец не является ни производителем шоколада, ни лицом, осуществляющим его оборот, в связи с чем отсутствует угроза смешения сувенирной продукции ответчика с товарным знаком истца, на чрезмерный характер требуемой истцом компенсации.

Истец уточнил исковые требования, отказавшись от иска в части требования об обязании ответчика удалить товарный знак «ЧИЖИК ПЫЖИК» и/или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг ответчика, в том числе с документации, рекламы, вывесок, прекратить размещение и распространение информации в сети Интернет или осуществление информирования неопределенного круга лиц иным способом о продаже товара (продажу товара), с использованием товарного знака «ЧИЖИК-ПЫЖИК», а именно товара «Шоколадная медаль «Чижик Пыжик»; удалить товарный знак «ЧИЖИК-ПЫЖИК» и/или сходное с ним до степени смешения из HTML-кода сайта http://aztecmc.ru; изъять из оборота и уничтожить за счет ответчика контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак «ЧИЖИК-ПЫЖИК» и/или сходное с ним до степени смешения, а именно товара «Шоколадная медаль «Чижик-Пыжик», и просит взыскать с ответчика сумму компенсации в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей за нарушение исключительного права истца на товарный знак «ЧИЖИК-ПЫЖИК». Уточнение принято судом.

Заслушав представителей сторон и исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака (п.2 ст.1229 ГК РФ):

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся  или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других спосоьах адресации.

В силу п.3 ст.1484 ГК РФ, никто не вправе использовать  без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате  такого  использования возникнет вероятность смешения.

Незаконное размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, этикетках, упаковках товаров, в силу п.1 ст.1515 ГК РФ, свидетельствует об их контрафактности.

В соответствии с п.2 ч.1 ст.1252 ГК РФ, Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Согласно п.156 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», способы использования товарного знака, входящие в состав исключительного права в силу положений пунктов 1 и 2 статьи 1484 ГК РФ, не ограничиваются лишь изготовлением товаров с размещением на них этого товарного знака.

Исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение, в том числе предложение о продаже, товара в котором, а равно на этикетках, упаковке, выражен товарный знак, а также охватывает использование товарного знака в товаросопроводительной  документации.

В соответствии с п.157 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей

В связи с этим, злоупотребление слов, в том числе имен нарицательных, зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общепотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги, в том числе способами, перечисленными в п.2 ст.1484 ГК РФ, например, в письменных публикациях или устной речи.

Согласно п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, ноо идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака  и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

В соответствии с п.55  Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети "Интернет".

Согласно разъяснениям, содержавшимся в п.14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006г. №15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», и положениям ст.65 АПК РФ, истец обязан доказать факт принадлежности ему авторских прав и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Аналогичное бремя доказывания распределяется и при установлении факта законности/незаконности использования товарного знака.

В силу требований, изложенных в статье 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте.

Как следует из материалов дела, на основании  договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг от 02.08.2017г., истец обладает правом использования на территории Российской Федерации товарного знака №390930, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.10.2009г., приоритет товарного знака – 30.05.2007г., срок действия до 30.05.2027г., объем правовой охраны в отношении товаров 5,16,29,30,31 МКТУ, в том числе и в отношении следующих товаров: напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, шоколад.

Согласно нотариальному протоколу осмотра доказательств от 24 мая 2022 года, оформленного нотариусом ФИО4, копия которого представлена в материалы дела, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет осуществляется реклама товара – «Шоколадная медаль «Чижик-Пыжик» на этикетках, упаковках которого незаконно размещен используемый товарный знак, использование товарного знака и в адресе интернет-страницы, осуществляется на сайте с доменным именем принадлежащим ответчику, с совпадением сочетаний изобразительных и словесных элементов.

Сходство до степени смешения используемого ответчиком обозначения «Шоколадная медаль «Чижик-Пыжик» с товарным знаком истца №390930 является очевидным и не требует дополнительного исследования, поскольку уже при первичном визуальном сравнении можно однозначно установить, что используемое ответчиком обозначение по фонетическому (звуковому) и семантическому (смысловому) признаку совпадает с товарным знаком истца №390930. Имеющиеся графические отличия используемого ответчиком обозначения «Шоколадная медаль «Чижик-Пыжик» и товарного знака №390930 не оказывают существенного влияния на производимое ими общее впечатление и на вывод о наличии высокой степени сходства между сравниваемыми обозначениями.

Использование обозначения осуществляется ответчиком в отношении товара – шоколад, являющегося идентичным товарам, в отношении которых истцу предоставлено исключительное право использования товарного знака№390930.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1301 ГК РФ определены способы защиты исключительного права на произведение, одним из которых является требование автором или иным правообладателем по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 000руб. до 5 000 000руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно ст.1515 ГК РФ, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В силу пунктов 59 и 60 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019г. №10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несенных убытков и их размер. Нарушение прав на каждый результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации является самостоятельным основанием применения мер защиты интеллектуальных прав (ст.ст.1225,1227,1252 ГК РФ).

Таким образом, сам факт продажи ответчиком такого товара, вне зависимости от наличия или отсутствия вины последнего, является достаточным условием  для применения к нему мер гражданской ответственности. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Поскольку судом установлен факт нарушения ответчиком исключительных прав истца, требование истца о взыскании компенсации является правомерным.

В обоснование требования о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак и за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 5 000 000руб., истец ссылается на то, что ответчик является производителем продукции шоколадная медаль «ЧИЖИК-ПЫЖИК» (кондитерской фабрикой), что указано на его официальном сайте и имеет основной ОКВЭД- производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий.

Представленный истцом в материалы дела лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака другому лицу, не свидетельствует сам по себе о фактическом производстве маркированного товарным знаком товара, так как относится к иному временному периоду: ответчик вывел спорный товар из оборота к июлю 2022 года, лицензия предоставлена 30 июня 2022 года. Суд также отмечает, что финансовые условия указанного договора существенно отличаются от размера заявленных истцом требований к ответчику: согласно п. 4.1 указанного договора лицензиат выплачивает истцу роялти в размере 20 рублей за каждую коробку лицензионной продукции, в то время как производство и реализация 5039 единиц продукции ответчиком,  несоразмерны максимальному размеру компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, предъявленной в настоящем исковом заявлении.

С учетом всех установленных по делу обстоятельств, исходя из принципов разумности и справедливости, фактического устранения допущенного нарушения исключительных прав истца, с учетом возможных убытков, объема реально выпущенной продукции, суд признал соразмерную компенсацию в сумме 400 000руб.

Суд отклоняет довода ответчика о том, что истец злоупотребляет своими правами в силу ст.10 ГК РФ, в силу которой не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Как следует из п.154 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», неиспользование товарного знака лицом, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Представленные в материалы дело доказательства свидетельствуют об использовании товарного знака №390930 в своей коммерческой деятельности.

Руководствуясь статьями 170,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

1. Взыскать с ООО «Фабрика Ацтек» в пользу ООО «ТД Чижик» 400 000руб. компенсации и 3 840руб. расходов по госпошлине.

2. В остальной части в иске – отказать.

Вещественные доказательства по делу уничтожить после вступления решения суда в законную силу в установленном законом порядке.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья Кузнецов М.В.