Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-125337/2022

10 октября 2023 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  09 октября 2023 года.

Полный текст решения изготовлен  10 октября 2023 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Евдошенко А.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью "Брендбокс" 

ответчик: 1) Общество с ограниченной ответственностью "Лео Август Брендинг" 

                 2) ФИО2

о запрете использования товарного знака в доменном имени

при участии

от истца: генеральный директор ФИО3 (паспорт, выписка из ЕГРЮЛ)

от ответчика: представитель ФИО4 (доверенность)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Брендбокс" (далее - истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Лео Август Брендинг" (далее - ответчик) о запрете использования словесного обозначения «brandbox» для индивидуализации однородных услуг, в отношении которых оно зарегистрировано в качестве товарного знака, в том числе в доменном имени - brandbox.one.

Ответчик представил письменный отзыв, пояснил, что при осуществлении своей деятельности до даты регистрации товарного знака №909548 использовал обозначение «brandbox» при оказании услуг по разработке фирменного стиля, логотипа, нейминга, дизайна сайтов и иных услуг, связанных с брендингом. Сразу после того, как ответчику стало известно о регистрации товарного знака №909548 использование обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком было прекращено. До получения искового заявления, 15.12.2022 ответчик прекратил использование сайта brandbox.one, о чем свидетельствует запись в DNS1 сервере (ns1.r01.ru, ns2.r01.ru). Данная информация подтверждает, что домен был размещен на площадке доменных имен и фактически не вел пользователей на Интернет-сайт brandbox.one.

Истец заявил ходатайство об уточнении иска, просил признать нарушением исключительного права на товарный знак истца путем использования обозначения «brandbox» ответчиком для индивидуализации однородных услуг, в отношении которых оно зарегистрировано в качестве товарного знака, в том числе в доменном имени - brandbox.one.

В порядке статьи 49 АПК РФ суд отклонил данное ходатайство.

Определением от 19.06.2023 суд направил запрос в АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» для получения сведений об администраторе домена и дополнительного подтверждения того факта, что домен и сайт фактически не используются ответчиком для индивидуализации товаров (услуг), охраняемых товарным знаком истца.

От АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» поступил ответ, согласно которому администратором домена второго уровня brandbox.one с момента его регистрации 04.10.2019 по настоящее время является ФИО2.

При этом, 26.12.2022 во исполнение определения суда от 23.12.2022 регистратором домена были установлены ограничения, которые запрещают аннулирование доменного имени, передачу права администрирования доменного имени другому лицу, а также передачу доменного имени другому регистратору.

Истец заявил ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве соответчика - ФИО2.

В порядке статьи 46 АПК РФ суд удовлетворил ходатайство истца.

В судебном заседании  09.10.2023 истец уточнил исковые требования, просил запретить ФИО2 (ИНН 

<

***>) использование словесного обозначения «brandbox», тождественного товарному знаку №909548 в доменном имени - brandbox.one.

Уточнение исковых требований рассмотрено и принято судом в порядке статьи 49 АПК РФ.

Ответчик поддержал ранее заявленные возражения, пояснил, что домен принадлежит ФИО2, однако домен не используется для продвижения товаров и услуг, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака.

С учетом совокупности установленных по делу обстоятельств и исследованных доказательств применительно к предмету настоящего спора, суд полагает возможным рассмотреть дело в настоящем судебном заседании по имеющимся материалам дела.

Заслушав пояснения представителей сторон, исследовав и оценив материалы дела, суд установил следующие обстоятельства. 

Истец (Общество с ограниченной ответственностью «Брендбокс») является обладателем исключительного права на товарный знак «BRANDBOX» по свидетельству РФ № 909548, приоритет: 24.04.2020, дата государственной регистрации: 08.12.2022, дата истечения срока действия исключительного права: 24.04.2030, в отношении услуг 35, 42 и 45 классов Международного классификатора товаров и услуг (далее - «МКТУ»), включая услуги 35 класса МКТУ «агентства рекламные; макетирование рекламы; маркетинг; разработка рекламных концепций; реклама» и услуги 42 класса МКТУ «дизайн веб-сайтов; дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов, создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц». 

В ходе мониторинга сети интернет истец обнаружил, что ответчик использует словесное обозначение «BRANDBOX» в доменном имени brandbox.one для продвижения на сайте аналогичных услуг по «упаковке» бренда, а именно по разработке рекламных концепций - «неймингу», созданию фирменного стиля, дизайну рекламных материалов и сайтов, в подтверждение чего истец представил распечатки с сайта (скриншоты) от 09.12.2022, размещённого по адресу в сети интернет brandbox.one.

Полагая, что ответчик, при администрировании домена и сайта, использует тождественное (сходное до степени смешения) с товарным знаком словесное обозначение «BRANDBOX» в отношении услуг по «упаковке» бренда, а именно по разработке рекламных концепций - «неймингу», созданию фирменного стиля, дизайну рекламных материалов и сайтов, истец, посчитав свои права нарушенными, обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Как разъяснено в пункте 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление № 10), такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет") также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Как отмечено в пункте 158 Постановления N 10, требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Таким образом, при рассмотрении спора о защите исключительных прав на товарный знак, помимо установления наличия или отсутствия сходства спорного обозначения с доменным именем, необходимо установить, имеются ли доказательства нарушения права правообладателя на средство индивидуализации путем использования доменного имени ответчиком.

Наличие тождественности (сходства до степени смешения) используемого в домене обозначения с товарным знаком истцом подтверждается материалами дела, ответчиком не оспаривается. 

Исходя из совокупности представленных доказательств и оценке приведенных в обоснование заявленных требований и возражений доводов сторон, суд установил факт нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак истца путем использования ответчиком в доменном имени и на сайте в сети интернет тождественного обозначения для продвижения аналогичных видов предлагаемых к продаже услуг, в отношении которых распространяется правовая охрана товарного знака.

В подтверждение факта нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак путем непосредственного использования ответчиком домена, истцом представлены скришоты страницы сайта ответчика от 09.12.2022, из содержания которых видно, что в домене и на сайте размещены спорные обозначения (brandbox), тождественные (сходные до степени смешения) с товарным знаком истца, для продвижения аналогичных услуг по дизайну веб-сайтов, дизайну визитных карточек, дизайну графическому рекламных материалов, созданию и техническому обслуживанию веб-сайтов для третьих лиц.

В данном случае, использование ответчиком в домене и на сайте обозначения, тождественного (сходного до степени смешения) с товарным знаком, является нарушением исключительных прав на указанный объект интеллектуальной собственности в отношении услуг 42 класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак. При этом, ответчик не оспаривал факт использования до даты регистрации товарного знака истца и получения претензии спорного обозначения «brandbox» при оказании услуг по разработке фирменного стиля, логотипа, нейминга, дизайна сайтов и иных услуг, связанных с брендингом. 

Согласно пункту 159 Постановления №10 требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

Требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака в доменном имени, а равно требование о взыскании компенсации (подпункт 3 пункта 1, пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрирован этот товарный знак. При этом такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. При наличии соответствующих оснований администратор доменного имени вправе предъявить регрессное требование к лицу, фактически разместившему информацию об однородных товарах на соответствующем ресурсе сети "Интернет" под спорным доменным именем.

По ходатайству истца данные об администраторе доменного имени истребуются у регистратора доменного имени в порядке, предусмотренном статьей 57 ГПК РФ, статьей 66 АПК РФ.

В соответствии с позицией, сформированной судебной практикой, администратор домена самостоятельно определяет, как будет использоваться домен, а также несет ответственность за порядок использования доменного имени, в том числе за возможные нарушения прав на товарные знаки третьих лиц.

Из материалов дела следует, что администратором доменного имени является ФИО2, который также выступает генеральным директором (участником) Общества с ограниченной ответственностью "Лео Август Брендинг", осуществляющего деятельность, в том числе по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса. 

При этом, из содержания удостоверенной скриншотами информации на сайте видно, что Общество с ограниченной ответственностью "Лео Август Брендинг" позиционирует себя в качестве лица, продвигающего IT-услуги и услуги по дизайну товаров/упаковки товаров, услуги по дизайну и созданию веб-сайтов, услуги дизайнеров в области упаковки и т.д.

Вместе с тем, предметом спора является требование о запрете использования товарного знака в доменном имени, в связи с чем, надлежащим ответчиком по данному требованию является ФИО2, администрирующий домен brandbox.one и обеспечивающий работу сайта, тогда как Общество с ограниченной ответственностью "Лео Август Брендинг" не имеет технической возможности по администрированию домена brandbox.one и организации работы сайта, к которому адресует домен, в связи с чем, заявленные истцом в отношении администратора домена требования (с учетом принятого уточнения), признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Доводы ответчика о прекращении нарушения и использования домена в отношении других видов услуг, не относящихся к товарному знаку истца, судом отклоняются, поскольку опровергаются доказательствами, свидетельствующими об обратном, в том числе распечатками с сайта ответчика от 09.12.2022, что не устраняет наличие угрозы и возможности дальнейшего нарушения исключительных прав по использованию товарного знака в домене и на сайте с использованием тождественного обозначения в отношении охраняемых товарным знаком услуг.

Наличие или отсутствие информации, содержащей сведения о предлагаемых услугах с использованием спорного обозначения товарного знака, не исключает саму опасность появления данной информации в дальнейшем.  Ограничения по доступу к сайту не свидетельствуют о прекращении администрирования спорного домена и возможности работы сайта в дальнейшем. Оснований считать, что в будущем домен не будет использоваться для продвижения аналогичных услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, не имеется.  

Из буквального толкования предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 1252 ГК РФ способа защиты исключительных прав - пресечение действий по использованию товарного знака, который связан с одним из перечисленных в статье 12 ГК РФ способов защиты прав, а именно - пресечение действий, нарушающих право, следует, что под реализацией этих способов защиты имеется в виду прекращение нарушения, носящего длящийся характер. Заявленные требования направлены не только на пресечение действий, имевших место до обращения с иском в суд и на момент рассмотрения спора, но и на пресечение действий, нарушающих права правообладателя, создающих угрозу их нарушения в дальнейшем. 

На основании изложенного, правообладатель вправе воспользоваться своим правом на защиту нарушенного исключительного права путем предъявления требований к нарушителю о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в том числе потребовать от ответчика воздержаться от дальнейшего использования спорного обозначения товарного знака в доменном имени в отношении аналогичных (однородных) услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак.

Доводы ответчика о том, что товарные знаки истца зарегистрированы позднее, свидетельствуют лишь о том, что истец получил возможность защиты с момента регистрации, но не означают сами по себе добросовестности/недобросовестности действий сторон спора.

В пункте 33 Постановления N 10 отмечено, что пункт 1 статьи 1225 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана на основании и в порядке, предусмотренных частью четвертой ГК РФ. При этом к числу результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, охраняемых в этом порядке, не отнесены, в частности, доменные имена.

Принимая во внимание, что доменное имя не является объектом исключительных прав, а гражданское законодательство не устанавливает какого-либо преимущества в обладании и использовании доменного имени в зависимости от даты его регистрации по отношению к дате приоритета средства индивидуализации, дата регистрации доменного имени не имеет правового значения при оценке правомерности использования в домене обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ (пункт 154 постановления от 23.04.2019 N 10).

Предоставление правовой охраны товарному знаку в установленном законом порядке недействительным не признано.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 19.05.2022 по делу СИП-19/2022, оставленным без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2022, признано недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.12.2021 в части отказа в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.06.2021 об отказе в государственной  регистрации обозначения по заявке № 2020721519 в качестве знака обслуживания как не соответствующее требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При этом, товарный знак, хоть и зарегистрированный позднее спорного домена ответчика, имеет сходство до степени смешения с фирменным наименованием истца, под которым последний осуществляет свою деятельность, в том числе деятельность специализированную в области дизайна, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, следовательно, указанные обстоятельства рассматриваемого дела не позволяют признать действия истца по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, направленным на «обратный захват домена».

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Запретить ФИО2 (ИНН 

<

***>) использовать тождественное товарному знаку №909548 словесное обозначение «brandbox» в доменном имени brandbox.one, для индивидуализации услуг 42 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

 

Взыскать с ФИО2 (ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Брендбокс" (ИНН 

<

***>) 6 000 руб. расходов по оплате госпошлины.

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                                                   Евдошенко А.П.