ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27 

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

дело № А53-40760/2020

город Ростов-на-Дону

17 марта 2022 года

15АП-398/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 14 марта 2022 года

Полный текст постановления изготовлен 17 марта 2022 года

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  Величко М.Г.

судей Барановой Ю.И., Шапкина П.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

при участии:

от истца посредством системы онлайн: представитель ФИО2 по доверенности от 16.07.2021 (подключился в 14 час. 55 мин.),

от ИП ФИО3: представитель ФИО4 по доверенности от 11.05.2021,

 от ООО «Гринмар»: представитель ФИО5 по доверенности от 16.08.2021,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы индивидуального предпринимателя ФИО3 и общества с ограниченной ответственностью «Ералаш»

на решение Арбитражного суда Ростовской областиот 15.12.2021 по делу № А53-40760/2020 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Ералаш»

к ответчикам: индивидуальному предпринимателю ФИО3; обществу с ограниченной ответственностью «Гринмар»

об обязании ООО «Гринмар» прекратить администрирование доменного имени

ERALASH-KA.COM в сети Интернет; о взыскании солидарно с ответчиков 900 000 руб. компенсации,

                                  УСТАНОВИЛ:

        общество с ограниченной ответственностью «Ералаш» (далее - ООО «Ералаш», истец, общество) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее - ИП ФИО3, предприниматель) об обязании прекратить администрирование доменного имени ERALASH-KA.COM в сети Интернет, о взыскании денежной компенсации в размере 900 000 руб.

        Определением от 26.07.2021 по ходатайству истца к участию в деле в качестве ответчика привлечено общество с ограниченной ответственностью «Гринмар» (далее - ООО «Гринмар»).

        Определением от 22.09.2021 на основании статьи 49 АПК РФ удовлетворено ходатайство истца об уточнении исковых требований, приняты к рассмотрению требования об обязании ООО «Гринмар» прекратить администрирование доменного имени eralash-ka.com; о взыскании с ответчиков солидарно денежной компенсации в размере 900 000 рублей за нарушения исключительного права ООО «Ералаш» на товарный знак по свидетельству № 193377        

 Решением от 15.12.2021  с предпринимателя ФИО3 в пользу ООО «Ералаш» взыскано  450 000 руб. компенсации за использование товарного знака по свидетельству №193377; 10500 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины, в удовлетворении остальной части иска отказано.

          Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «Ералаш» обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение от 15.12.2021 отменить, удовлетворить требования истца в полном объеме. Заявитель жалобы указывает, что суд неправомерно  исключил из числа ответчиков ООО «Гринмар», как администратора доменного имени, осуществлявшего регистрацию и администрирование доменного имени ERALASH-KA.COM с 2019г.; отказал в удовлетворении искового требования о прекращении администрирования доменного имени ERALASH-KA.COM; изменил сумму удовлетворенного искового требования в части взыскания денежной компенсации. Размер компенсации истцом рассчитан из документально подтвержденной стоимости годовой лицензии правообладателя, взимаемой с участников делового оборота заинтересованных лиц в добровольном порядке. При этом согласия на использование товарного знака ИП ФИО3 от правообладателя не получала, официально за получением лицензии не обращалась. Суд пришел к ошибочному выводу о непричастности ООО «Гринмар» к нарушению интеллектуальных прав истца. Нарушение  исключительного права истца на товарный знак осуществлялось ответчиками различным способами, в том числе путем его использования в доменном имени ERALASH-KA.COM, к  участию в деле следовало привлечь и  ООО «РЕГ.РУ» в качестве третьего лица.

         ИП ФИО3, также обратилась с апелляционной жалобой, в которой просит решение от 15.12.2021 отменить. В обоснование жалобы заявитель указывает, что ИП ФИО3 ввиду того, что в материалах дела фактически отсутствовали доказательства соблюдения истцом обязательного досудебного порядка урегулирования спора, в ходе судебного разбирательства ЗАЯВЛЕНО ходатайство об оставлении иска без рассмотрения. При этом, ИП ФИО3 ссылалась на то, что претензия от 03.08.2020 № 2008131 адресована ИП ФИО3 (иная фамилия). Кроме того, исходя из отчета об отслеживании почтового отправления № 117105500031305 усматривается, что 24.08.2020 претензия ООО «Ералаш» от 03.08.2020 №2008131, прибыла в место вручения и отправлена за истечением срока хранения обратно отправителю 24.09.2020. Однако, отчет об отслеживании почтового отправления № 117105500031305 не содержит упоминания о том, что сотрудниками ФГУП «Почта РФ» были предприняты действия по вручению почтового отправления получателю, в соответствии с требованиями Порядка приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений. 

           ООО «Гринмар» в отзыве на апелляционную жалобу ООО «Ералаш» просит отказать в удовлетворении апелляционной жалобы общества, указывая, что  фактически использовавшим результаты интеллектуальной деятельности на сайте https://eralash-ka.com является ответчик ИП ФИО3 

         ИП ФИО3 в отзыве на апелляционную жалобу ООО «Ералаш» просит отклонить доводы заявителя в части определения судом компенсации стоимости использования товарного знака. По мнению ответчика, информационная справка ООО «Ералаш» № 81 от 13.10.2020 не может являться надлежащим доказательством стоимости товарного знака для расчета компенсации, взыскиваемой с ИП ФИО3, так как указанные тарифы установлены истцом после истечения вменяемого ответчику в вину периода нарушения прав на использование товарного знака, которое согласно содержанию иска имело место в течении одного года, в период с 2019 по август 2020 гг. Предоставленные истцом в материалы дела лицензионные договоры, в отсутствие доказательств их исполнения сторонами, доказательств внесения платы за использование товарного знака по предоставленным истцом договорам, не являются, доказательствами получения платы за правомерное использование товарного знака, а доказывают лишь намерение сторон воплощенное в содержании договоров. 

Представитель истца в судебном заседании доводы своей апелляционной жалобы поддержал, дал пояснения по существу спора; против доводов апелляционной жалобы ИП ФИО3 возражал.

Представитель ИП ФИО3 против доводов апелляционной жалобы истца возражал, доводы своей апелляционной жалобы поддержал, дал пояснения по существу спора.

Представитель ООО «Гринмар» против доводов апелляционной жалобы истца возражал, доводы своей апелляционной жалобы поддержал, дал пояснения по существу спора.

         Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверяется Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом в соответствии с главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

         Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционных жалоб, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что апелляционные жалобы не подлежат удовлетворению.

         Как следует из материалов дела и установлено судом, ООО «Ералаш»  является правообладателем комбинированного товарного знака Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 193377; дата приоритета - 26.01.1999; перечень товаров и услуг предусмотрен в следующих классах МЕСТУ: 01, 02, 3, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 31, 33, 34, 36,37,38, 39, 42.

         Истец пояснил, что при проведении мониторинга сети Интернет в августе 2020г. был установлен действующий веб-сайт https://eralash-ka.com. 

        По данным службы WHOIS интернет-сервиса REG.RU вебсайт https://eralash-ka.com был зарегистрирован 29.08.2019, то есть намного позже регистрации товарного знака по свидетельству 193377.

         Истец установил, что на страницах веб-сайта https://eralash-ka.com содержалась следующая информация и изображения:

        1. На главной странице веб-сайта https://eralash-ka.com было указано наименование магазина: «Детские игрушки Ералаш-ка» г.Ростов-на-Дону, ул. Аксайский проспект, 7 лит А, ЦТ «Атлант» сектор «Изумруд» 8 ряд 3 место».

        2. На странице https://eralash-ka.com/kontakty указано: «Ералаш-ка - оптовый интернет-магазин детских игрушек, спортивных товаров и детской мебели».

        Истец считает, что ИП ФИО3 использовала в своей предпринимательской деятельности товарный знак по свидетельству № 193377 в отношении 28 класса Международной классификации товаров и услуг путем: регистрации в сети Интернет сайта с доменным именем «ERALASH-KA.COM»; указания на вывеске магазина детских игрушек словосочетания «Ералаш-ка» по адресу: 

<

...>; указания словосочетания «Ералаш-ка» в наименовании интернет-магазина в сети Интернет на сайте https://eralash-ka.com.

          19 августа 2020г. в адрес ИП ФИО3 была направлена досудебная претензия с требованием прекратить неправомерное использование обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 193377, а также о взыскании денежной компенсации в размере 2 500 000 рублей.

        В сентябре-октябре 2020г. между истцом и ответчиком проводились переговоры с целью урегулирования возникшего конфликта, осуществлялась переписка по электронной почте, в которой предприниматель сообщила о приостановлении работы сайта https://eralash-ka.com, однако стороны не пришли к решению вопроса о размере компенсации.

         Истец заявил, что стоимость права (годовой лицензии) на использование товарного знака по свидетельству № 193377 составляет 450 000 рублей; срок незаконного использования товарного знака - 12 месяцев и выше; двукратный размер стоимости права использования товарного знака - 450 000 x 2 = 900 000 рублей.

        ИП ФИО3 иск не признала; не подтвердила ведение электронной переписки с истцом по согласованию размера компенсации полномочным представителем; заявила, что не является администратором сайта с доменным именем ERALASH-KA.COM. Пояснила также, что магазин «Детские игрушки Ералаш-ка» в ЦТ «Атлант» был переименован в «Развлекарики»; магазин не функционирует в связи с административным закрытием рынка «Атлант». Ответчик считает, что истцом нарушен претензионный порядок разрешения спора, так как претензия направлена на имя «Криворученко», а фамилия предпринимателя - «Криворучко», в связи с чем просила оставить иск без рассмотрения. Заявила также о чрезмерно высоком размере требуемой компенсации. В связи с административным закрытием рынка «Атлант» и соответственно закрытием магазина торговля в них прекращена, материальное положение предпринимателя тяжелое и не позволяет уплатить значительную для предпринимателя сумму компенсации.

        ООО «Гринмар» иск не признало, заявило, что администратором доменного имени eralash-ka.com оно не является; обратило внимание на противоречивые ответы регистратора доменных имен; на неверное указание в ответах адреса ООО «Гринмар».

        Принимая решение по делу, суд первой инстанции правомерно исходил из следующего.

        Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, приведенной в пункте 78 Постановления N 10, владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Закона об информации), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта.

        Если владелец сайта вносит изменения в размещаемый третьими лицами на сайте материал, содержащий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, разрешение вопроса об отнесении его к информационным посредникам зависит от того, насколько активную роль он выполнял в формировании размещаемого материала и (или) получал ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала. Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

         Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Закона об информации), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

        Судом отмечено, что из приведенной правовой позиции не следует, что применительно к обстоятельствам данного дела, к ответственности за нарушение исключительного права на произведение путем размещения его на сайте, может быть привлечен только администратор спорного домена.

         Под администратором домена понимается пользователь, на имя которого зарегистрировано доменное имя (пункт 1.1 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденных решением Координационного центра национального домена в сети Интернет от 05.10.2011 N 2011-18/81).

        Владелец сайта в сети Интернет - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети Интернет, в том числе порядок размещения информации на таком сайте (пункт 17 статьи 2 Закона об информации).

         С помощью домена осуществляется адресация на сайт. При этом администратор домена определяет, на какой сайт доменное имя будет адресовать (путем указания IPадреса сервера хостинг-провайдера, на котором размещен сайт).

        Администратор домена устанавливается с помощью онлайн-сервиса whois (www.whois-service.ru), если данные администратора не скрыты, или путем запроса регистратору доменов.

        Владелец сайта может быть установлен на основании договора на размещение сайта на сервере, заключаемого между хостинг-провайдером и владельцем сайта.

        Решение вопроса о привлечении администратора домена к ответственности зависит прежде всего от того, в домене и/или на сайте неправомерно используется результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

       В случае неправомерного использования только на сайте результатов интеллектуальной деятельности и/или средств индивидуализации непосредственным нарушителем является владелец сайта (то есть лицо, определяющее порядок использования сайта) и/или пользователь, неправомерно разместивший материал, к которым применяются меры ответственности за это нарушение.

        Вместе с тем, в случае участия администратора домена в совершении правонарушения на сайте он также может быть привлечен к ответственности (в частности, если он осознанно предоставил возможность использования домена для совершения действий, являющихся нарушением, или получал доход от неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации).

        Если нарушение совершено на сайте, то надлежащим ответчиком по иску о защите исключительных прав, в том числе о пресечении нарушения (прекращении использования спорных объектов на сайте), является владелец сайта, поскольку именно он имеет возможность удалить информацию с сайта.

        По общему правилу владелец сайта может быть установлен на основании информации, сведений, размещенных на таком сайте.

        Однако в некоторых исключительных случаях с учетом оценки соразмерности меры защиты нарушению иск о пресечении нарушения, совершаемого на сайте, может быть предъявлен к администратору домена, не являющемуся владельцем сайта, например, когда владелец сайта не исполняет соответствующий судебный акт о пресечении нарушения, то возможно предъявление требования к администратору домена о прекращении адресации на сайт.

        Как указывалось выше, в силу того, что, как правило, администратор домена и владелец сайта являются одним и тем же лицом, можно исходить из презумпции того, что администратор домена является одновременно владельцем сайта, если владелец сайта не доказал иное.

       Однако иное может следовать, например, и из информации, размещаемой на самом спорном сайте. 

        Так, согласно пункту 2 статьи 10 Закона об информации владелец сайта в сети Интернет обязан размещать на принадлежащем ему сайте информацию о своих наименовании, месте нахождения и адресе, об адресе электронной почты для обеспечения возможности правообладателям направлять претензии по поводу нарушений на сайте. В связи с этим наличие информации о наименовании организации, ее месте нахождения и адресе, об адресе электронной почты на сайте; размещение на сайте средств индивидуализации такой организации и/или ее товаров и услуг может свидетельствовать о том, что данная организация является владельцем сайта.

        Решение вопроса о привлечении владельца сайта к ответственности зависит от того, размещает он на сайте свой материал или материал третьих лиц.

        Владелец сайта, который размещает свой материал на сайте, - непосредственный нарушитель - отвечает за использование этого материала на общих основаниях.

        Судом установлено, что информация на спорном сайте размещена об ответчике ИП ФИО3, содержит сведения о предпринимателе, адресе магазина, и предложения к продаже товаров детского ассортимента. Размещенные на сайте сведения направлены именно на популяризацию и продажу предлагаемых ею товаров и соответствуют ее интересам.

         Относимости к деятельности предпринимателя ФИО3 общества с ограниченной ответственностью «Гринмар» судом не установлено, в связи с чем требования к ответчику ООО «Гринмар» о прекращении администрирования доменного имени не могли быть удовлетворены.

         Кроме того, согласно ответу ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» от 14.07.2021 исх. № 12578, поступившему по запросу суда (определение от 17.05.2021), администратором доменного имени eralash-ka.com в соответствии с регистрационными данными является: Evgeniy Malikov. (г.Ростов-н/Д, ул.20-я 

<

...>).

        Согласно ответу ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» от 28.05.2021 исх. № 10043, направленному на основании определения суда от 19.04.2021, администратором доменного имени eralash-ka.com в соответствии с регистрационными данными является: GRINMAR, LLC- г.Ростов н/Д, ул.Обороны, 42.

       На запрос (определение) от 22.09.2021 регистратор направил ответ от 12.10.2021 исх. 18232, в котором подтвердил, что администратором доменного имени eralash-ka.com является GRINMAR, LLC. Однако адрес этого лица указан другой: г.Ростов н/Д, ул.20-я 

<

...>.

        В ответе от 03.11.2021, поступившим на определение от 21.10.2021, ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» сообщил, что в период с 2019-08-29 по 2021-08-29 администратором домена был клиент, указавший следующие данные о себе: наименование GRINMAR, LLC; адрес: г.Ростов н/Д, 29 

<

...>; далее адрес электронной почты, номер телефона (которые не приводятся в судебном акте).

         Регистратор также пояснил, что сведения об администраторе доменного имени eralash-ka.com, хранящиеся в реестре доменной зоны.СОМ. 

        Сведения в реестр вносит администратор домена самостоятельно и может при необходимости актуализировать данные.

        Регистратор сообщил, что по состоянию на 3.11.2021 доменное имя находится в процессе освобождения. 

        В судебном заседании суда первой инстанции от 19.04.2021 суд задал в сети Интернет название сайта «Ералаш-ка», но сайт является недоступным. Введя название сайта «Развлекарики», открылся магазин «Развлекарики». 

Судом первой инстанции совместно с представителем истца произведен осмотр сайта, каких-либо упоминаний о «Ералаш-ке» не установлено.

        В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

        В силу статьи 1477 Гражданского кодекса РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

        Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

        Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

       Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

        Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

       В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

       Статьей 1252 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

       1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

       2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения,

      - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

        3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

        4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

       5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

        Как разъяснено в пункте 43.2 Постановления Пленума N 5/29, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

        В соответствии с положениями пункта 3 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

        По смыслу пункта 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

        Название магазина ответчика «Ералашка» полностью включает в себя товарный знак истца. 

        Факт использование ИП ФИО3 товарного знака истца подтвержден материалами дела.

         В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

        1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

        2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

        Как разъяснено в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Пленум N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

         В абзаце 2 пункта 61 Пленума N 10 указано, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

        Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель (абз. 5 п. 61 Пленума N 10).

        В данном деле истец определил размер компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, исходя из двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, в обоснование которой представил вышеупомянутый лицензионный договор.

          ООО «Ералаш» в обоснование размера компенсации за использование товарного знака в материалы дела представлены лицензионные договоры на использование товарного знака «Ералаш». Представлена информационная справка о ценовой политике ООО «Ералаш» при определении размера лицензионных платежей за использование товарных знаков, согласно которой торговля детскими товарами (свидетельство №193377) сумма лицензионных платежей (минимальное значение) составляет 5% от выручки, но не менее 450 000 руб. для региональных центров и городов от 100 000 жителей.

          Ответчик заявила о снижении компенсации в связи с тяжелым материальным положением, административным закрытием и сносом рынка «Атлант»,  в котором находился магазин и самого магазина. При этом, правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые, использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не является существенной частью его предпринимательской деятельности, не носит грубый характер. Предприниматель ранее не допускала аналогичных нарушений, в том числе и в отношении прав истца. 

         На основании указанного, суд пришел к выводу, что заявленная истцом компенсация несоразмерна последствиям нарушения и несправедлива, в связи с чем подлежит снижению.

         В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2016 г. N 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами арбитражного суда Алтайского края указано, что возможность применения подобных специальных способов защиты, освобождающих правообладателя от доказывания в суде размера причиненных убытков, сопряжена со значительной спецификой объектов интеллектуальной собственности, обусловленной их нематериальной природой, ограниченностью правообладателей как в возможности контролировать соблюдение принадлежащих им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и в возможности установить точную или по крайней мере приблизительную величину понесенных ими убытков. Тем самым приведенное правовое регулирование позволяет взыскивать в пользу лица, чье исключительное право на объект интеллектуальной собственности было нарушено,

компенсацию в размере, который может и превышать размер фактически причиненных ему убытков.

      Конституционный Суд Российской Федерации указал, что допущение законом такой, штрафной по своей природе, ответственности за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации возможности нельзя признать мерой, несовместимой с основными началами гражданского законодательства, в том числе учитывая ее направленность на цели общей превенции соответствующих правонарушений, реализацию предписаний статьи 44 (часть 1) Конституции Российской Федерации и выполнение Российской Федерацией принятых на себя международных обязательств.

       Одновременно, Конституционный Суд указал, что отсутствуют основания полагать, что статьями 1301, 1311 и пунктом 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации, предусматривающими данную меру ответственности, не учитывается принцип соразмерности ответственности совершенному правонарушению, ввиду чего суд, следуя данному указанию и исходя из общих начал гражданского законодательства, не лишен возможности принять во внимание материальное положение ответчика – индивидуального предпринимателя, факт совершения им правонарушения впервые, степень разумности и добросовестности, проявленные им при совершении действия, квалифицируемого как правонарушение, и другие обстоятельства, например наличие у него несовершеннолетних детей.

        Проверяя конституционность положений абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК Российской Федерации, прямо дозволяющего при наличии определенных условий и с учетом характера и последствий нарушения возможность снижения размера компенсации ниже предела, установленного подпунктом 1 статьи 1301, подпунктом 1 статьи 1311 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса, но не более чем до пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения в ситуации, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что не исключаются ситуации, при которых определяемая на основании указанных норм Гражданского кодекса Российской Федерации мера ответственности за однократное нарушение исключительных прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации - даже принимая во внимание его характер и последствия, а также другие обстоятельства дела - может оказаться чрезмерной, не отвечающей требованиям разумности и справедливости. Причем, если применение подобной санкции к нарушителю - юридическому лицу обычно не приводит к непропорциональному вторжению в имущественную сферу его участников - физических лиц, то в отношении индивидуального предпринимателя оно не исключает возложение на нарушителя столь серьезных имущественных обязательств, что их исполнение, в свою очередь, может не только поставить под сомнение продолжение им предпринимательской деятельности (что само по себе можно рассматривать как конституционно допустимое следствие совершенного правонарушения), но и крайне негативно отразиться на его жизненной ситуации. При этом - учитывая, что в силу статьи 24 Гражданского кодекса Российской Федерации Российской Федерации гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание, - последствия применения данной санкции сохраняются для нарушителя даже после прекращения им предпринимательской деятельности.

         В Постановлении N 28-П также отмечено, что вводимые федеральным законодателем ограничения должны обеспечивать достижение конституционно значимых целей и не быть чрезмерными; принцип соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному правонарушению, относящийся к числу общепризнанных принципов права, нашедших отражение в Конституции Российской Федерации, предполагает дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания. Нельзя исключать, что при некоторых обстоятельствах размер ответственности, к которой привлекается нарушитель прав на объекты интеллектуальной собственности, в сопоставлении с совершенным им деянием может превысить допустимый с точки зрения принципов равенства и справедливости предел и тем самым привести к нарушению статей 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, а в конечном счете - к нарушению ее статьи 21, гарантирующей охрану государством достоинства личности и не допускающей наказаний, унижающих человеческое достоинство. Устанавливаемые в целях защиты конституционно значимых ценностей, должны определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении которого они применяются) тому вреду, который причинен в результате противоправного деяния, с тем чтобы обеспечивались соразмерность мер уголовного и административного наказания совершенному правонарушению, а также баланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств. Взыскание предусмотренной подпунктом 1 статьи 1301, подпунктом 1 статьи 1311 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации компенсации за нарушение интеллектуальных прав, будучи штрафной санкцией, преследующей в том числе публичные цели пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности, является, тем не менее, частноправовым институтом, в рамках которого защита имущественных прав правообладателя должна осуществляться с соблюдением вытекающих из Конституции Российской Федерации требований справедливости, равенства и соразмерности, а также запрета на осуществление прав и свобод человека и гражданина с нарушением прав и свобод других лиц. Учитывая, что при рассмотрении дела о защите интеллектуальных прав на стороне истца может выступать экономически более сильное, нежели ответчик, лицо, отсутствие у суда правомочия при наличии определенных обстоятельств снижать размер компенсации за однократное неправомерное использование нескольких результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации ниже установленных законом пределов может привести – вопреки конституционным требованиям справедливости и равенства - к явной несоразмерности налагаемой на ответчика имущественной санкции ущербу, причиненному правообладателю, и тем самым - к нарушению баланса их прав и законных интересов, которые защищаются статьями 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации и соблюдение которых гарантируется основанными на этих статьях принципами гражданско-правовой ответственности в сфере предпринимательской деятельности. Отсутствие у суда, столкнувшегося с необходимостью применения на основании прямого указания закона санкции, являющейся - с учетом обстоятельств конкретного дела - явно несправедливой и несоразмерной допущенному нарушению, возможности снизить ее размер ниже установленного законом предела подрывает доверие граждан как к закону, так и к суду.

В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П указано на то, что суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (т.е. не может составлять менее стоимости права использования товарного знака).

        С учетом изложенного, суд правомерно счел возможным взыскать компенсацию ниже установленного законом минимального размера (то есть ниже двукратной стоимости права лицензионного пользования спорным товарным знаком), что составляет 450 000 руб. В удовлетворении остальной части иска судом отказано.  

Исследовав материалы дела, принимая во внимание правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированные в постановлениях от 13.12.2016 N 28-П, от 13.02.2018 N 8-П и от 24.07.2020 N 40-П, а также правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации, изложенную в пункте 62 постановления N 10, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о наличии оснований для снижения размера компенсации.

Судом апелляционной инстанции приняты во внимание характер допущенного ответчиком правонарушения, степень его вины, в частности, то обстоятельство, что правонарушение совершено ответчиком впервые и не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности, последующее поведение ответчика (прекращение нарушения прав истца), а также учитывая сложное материальное положение предпринимателя в связи с общеизвестным фактом по административному закрытию и сносу рынка «Атлант», в котором располагался магазин.

Судебная коллегия также отклоняет ссылку ООО «Ералаш» о том, что в обязательном порядке к участию в деле следовало  привлечь ООО «РЕГ.РУ», так как из оспариваемого текста решения не следует, что  данным судебным актом нарушаются права данного юридического лица. 

  Судом верно установлено, что отсутствуют основания и для солидарного взыскания компенсации с  ООО «Гринмар».

Из материалов дела не следует, что  действия предпринимателя и  ООО «Гринмар» были согласованы, общий умысел предпринимателя и ООО «Гринмар» на реализацию товара истцом не доказан.

        В удовлетворении заявления ИП ФИО3 об оставлении иска без рассмотрения судом правомерно отказано ввиду его необоснованности. 

        В материалы дела истцом представлена переписка сторон по факту нарушения прав истца и размера компенсации (л.д. 37-43, т. 1).

        Довод ответчика о том, что переписка велась неуполномоченным лицом, не подтвержден.

        Судом отмечено, что ошибка в претензии в фамилии предпринимателя также не может быть основанием для вывода о несоблюдении досудебного прядка, так как отсутствие намерения ответчика в добровольном порядке урегулировать спор явствует из его процессуального повеления в ходе рассмотрения дела. 

         Претензионный порядок разрешения споров служит целям добровольной реализации гражданско-правовых обязательств без участия юрисдикционных государственных органов. Совершение спорящими сторонами обозначенных действий после нарушения (оспаривания) субъективных прав создает условия для урегулирования возникшей конфликтной ситуации еще на стадии возникновения спора, то есть стороны могут ликвидировать зарождающийся конфликт, согласовав между собой все спорные моменты, вследствие чего не возникает необходимость в судебном разрешении такого спора. Нормативное установление требования обязательного соблюдения истцом претензионного порядка урегулирования спора направлено на исключение доведения до суда споров по требованиям, которые признаются ответчиком обоснованными и могут быть удовлетворены без обращения в суд. 

Оставляя иск без рассмотрения ввиду несоблюдения претензионного порядка урегулирования спора, суд должен исходить из реальной возможности разрешения конфликта между сторонами при наличии воли сторон к совершению соответствующих действий, направленных на самостоятельное урегулирование спора.

При наличии доказательств, свидетельствующих о невозможности реализации досудебного порядка, иск подлежит рассмотрению в суде. Формальные препятствия для признания соблюденным претензионного порядка урегулирования спора не должны автоматически влечь оставление заявления без рассмотрения, суд должен исходить из реальной возможности урегулирования конфликта между сторонами в таком порядке.

Как следует из материалов дела, ответчик был надлежащим образом уведомлен о судебном порядке рассмотрения спора, однако, каких-либо действий, свидетельствующих о заинтересованности разрешить спорный вопрос, не проявил.

При таких обстоятельствах довод предпринимателя о несоблюдении истцом обязательного претензионного порядка отклоняется апелляционным судом.

Возражениями заявителей, изложенными в жалобах, не опровергаются выводы суда первой инстанции. Несогласие с оценкой имеющихся в деле доказательств и с толкованием судом первой инстанции норм материального права, подлежащих применению в деле, не свидетельствует о том, что судом допущены нарушения, не позволившие всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

При указанных обстоятельствах апелляционный суд приходит к выводу о правомерности обжалуемого решения и несостоятельности доводов апелляционных жалоб.

Нарушений или неправильного применения норм материального или процессуального права, являющихся в силу статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием к отмене или изменению решения, апелляционной инстанцией не установлено.

Расходы по уплате государственной пошлины за обращение с апелляционной жалобой относятся на заявителя жалобы в порядке, установленном статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 15.12.2021 по делу№ А53-40760/2020 оставить без изменений, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий М.Г. Величко

СудьиЮ.И. Баранова

П.В. Шапкин