АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Воронеж                                                                                                 Дело № А14-6517/2022

« 24 » августа 2022 г.                                                                                                       

 

Резолютивная часть решения оглашена 17 августа 2022 г.

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Барковой Е.Н.,

при ведении протокола помощником судьи Луценковой Т.В., секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО2, г.Москва, ОГРНИП 306501013700020, ИНН 

<

***>,

к акционерному обществу «Пятью Пять», г.Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

о запрете использовать обозначения, о взыскании 3400322 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков

при участии в заседании:

от истца – ФИО3, представитель, по доверенности 77 АГ 9431780 от 23.03.2022, посредством использования системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседание),

от ответчика – ФИО4, представитель, по доверенности от 31.05.2022,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – ИП ФИО2) обратился в арбитражный суд с иском к акционерному обществу «Пятью Пять» (далее – ответчик, АО «Пятью Пять), в котором просил:

- запретить ответчику использовать обозначение «ФРУТОВИТ» в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки №№ 617287, 617288, в частности: при производстве товаров, предложении к продаже, продаже товаров;

- взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере двукратной стоимости контрафактного товара в сумме 3400322 руб. за незаконное использование товарных знаков истца.

Определением суда от 28.04.2022 принято исковое заявление ИП ФИО2, возбуждено производство по делу, предварительное судебное заседание и судебное разбирательство назначены на 01.06.2022.

В представленном суду 26.05.2022 письменном отзыве на иск ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, указывая следующее:

- в доказательство использования ответчиком обозначения «ФРУТОВИТ» при производстве товаров, предложении к продаже, продаже товаров истцом представлены лишь счета-фактуры и товарные накладные, свидетельствующие о передаче товара от ООО «ФРУТОВИТ» к АО «Пятью Пять»;

- однако истцом не учтено то обстоятельство, что в феврале 2020 года деятельность АО «Пятью Пять» в качестве ритейлера была фактически прекращена ввиду начавшихся переговоров о покупке, а к маю 2020 года федеральная компания розничной торговли Х5 Retail Group приступила к размещению торговых точек под брендом «Пятерочка» на месте магазинов сети «Пятью Пять»;

- указанная информация общедоступна в СМИ;

- кроме того, согласно информации Единого государственного реестра юридических лиц, основным видом деятельности АО «Пятью Пять» с 24.08.2020 является 46.13 – деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами;

- соответственно товары, поступавшие на тот момент и ранее от продавца ООО «ФРУТОВИТ» и других уже не предлагались к продаже (не выставлялись на полки магазинов) и не продавались;

- данные товары, как и многие иные, оставшиеся нереализованными, были транспортированы из торговых точек на склад, находящийся по адресу: 

<

...>, в дальнейшем вышеуказанные товары подверглись уничтожению;

- таким образом, предположение истца об использовании обозначения «ФРУТОВИТ» при производстве товаров, предложении к продаже, продаже надуманно, не соответствует фактическим обстоятельствам;

- истцом не доказан факт нарушения ответчиком исключительных прав истца как правообладателя, поскольку отсутствуют доказательства использования ответчиком принадлежащих истцу товарных знаков.

Протокольным определением от 01.06.2022 была окончена подготовка дела к судебному разбирательству, дело признано подготовленным к судебному разбирательству, которое назначено на 10.08.2022.

В представленных суду 09.08.2022 по системе подачи документов в электронном виде «Мой арбитр» письменных пояснениях, истец не согласился с доводами ответчика, отраженными в отзыве, указал следующее:

- ответчик приобрел у ООО «ФРУТОВИТ» товары, маркированные обозначением «ФРУТОВИТ», что подтверждается товарными накладными, счетами-фактуры и книгами продаж; указанные товары Арбитражным судом города Москвы в рамках дела « А40-208181/2022 были признаны контрафактными; объем и регулярность поставок указывает, что спорные товары приобретались ответчиком с целью введения в гражданский оборот;

- ответчиком не было озвучено, для каких целей были приобретены спорные партии контрафактной продукции у ООО «ФРУТОВИТ», не приведена информация о дальнейшей судьбе товаров.

В судебном заседании 10.08.2022 представитель истца поддержал заявленные исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании 10.08.2022 возражал против удовлетворения иска по основаниям, изложенным в письменном отзыве.

На основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в судебном заседании объявлялся перерыв с 10.08.2022 до 17.08.2022.

В представленном 15.08.2022 по системе подачи документов в электронном виде «Мой арбитр» дополнении к отзыву на иск ответчик указал на отсутствие доказательств нарушения исключительных прав истца на товарные знаки № 617287 и № 617288 и просил отказать в удовлетворении иска. В случае, если суд придет к выводу об обоснованности заявленного требования, просил учесть, что нарушение совершено ответчиком впервые, не носило грубый характер, спорный товар не выставлялся к продаже и не был продан, а в дальнейшем уничтожен, использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав, не являлось существенной частью предпринимательской деятельности ответчика, о чем свидетельствует соотношение стоимости спорного товара к стоимости товара, находящегося на складах и в магазинах ответчика в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года. С учетом указанных обстоятельств, ответчик просил при удовлетворении иска, назначить сумму компенсации в размере 60000 руб. (по 10000 руб. за каждую партию приобретенного товара).

Представитель истца в судебном заседании 17.08.2022 поддержала заявленные исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании 17.08.2022 возражал против удовлетворения иска по основаниям, указанным в письменных отзывах.

Из материалов дела следует, что ИП ФИО2 правообладателем товарных знаков:

- № 334658 , зарегистрированного 24.09.2007 в отношении товаров и услуг 31, 35, 39 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: миндаль, орехи, плоды фруктов, фундук; дата истечения срока действия исключительного права 01.06.2026;

- № 334659 , зарегистрированного 24.09.2007 в отношении товаров и услуг 31, 35, 39 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: миндаль, орехи, плоды фруктов, фундук; дата истечения срока действия исключительного права 01.06.2026;

- № 348782 , зарегистрированного 25.08.2008 в отношении товаров и услуг 29, 32 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, орехи обработанные, изюм, финики; дата истечения срока действия исключительного права 07.12.2026;

- № 348783 , зарегистрированного 25.04.2008 в отношении товаров и услуг 29, 32 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, орехи обработанные, изюм, финики; дата истечения срока действия исключительного права 07.12.2026;

- № 370691 , зарегистрированного 29.01.2009 в отношении товаров и услуг 29, 31, 32, 35, 39 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, арахис обработанный, изюм, орехи обработанные, финики, арахис, миндаль, орехи, плоды фруктов, фундук; дата истечения срока действия исключительного права 07.12.2026;

- № 370691 , зарегистрированного 23.04.2009 в отношении товаров и услуг 29, 31, 32, 35, 39 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, арахис обработанный, изюм, орехи обработанные, орехи, финики, арахис, фундук; дата истечения срока действия исключительного права 07.12.2026;

- № 617287 , зарегистрированного 25.05.2017 в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, орехи, фундук, финики; дата истечения срока действия исключительного права 18.12.2025;

- № 617288 , зарегистрированного 25.05.2017 в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, орехи, фундук, финики; дата истечения срока действия исключительного права 18.12.2025;

- № 806526 , зарегистрированного 12.04.2021 в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 09, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, фундук, финики; дата истечения срока действия исключительного права 03.10.2029;

- № 806527 , зарегистрированного 12.04.2021 в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 09, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, фундук, финики; дата истечения срока действия исключительного права 03.10.2029.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 27.12.2021 по делу № А40-208181/2020 с ООО «ФРУТОВИТ» в пользу ИП ФИО2 взыскана компенсация в размере 47328797 руб. 66 коп., расходы по государственной пошлине в размере 64 000 руб. 

При этом, указанным решением суда установлено следующее:

«в 2018 году Правообладателю стало известно, что компания ООО «ФРУТОВИТ» (ИНН 

<

***>) незаконно использует обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками ИП ФИО2 №№ 617287, 617288, 348783, 334658, 334659, 348782, 370691, 377548 на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, а также в предложениях о продаже товара, в том числе в сети Интернет.

Факт правонарушения подтверждается следующим. 

Компания ООО «ФРУТОВИТ» (ИНН 

<

***>) специализируется на производстве и оптовой торговле орехов, цукатов и сухофруктов, то есть товаров, которые являются однородными товарам, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки Правообладателя.

Незаконная маркировка товаров подтверждается фотографиями товаров, контрольными закупками, а также демонстрацией товаров на выставках ПРОДЭКСПО в 2019, 2020 году.

Кроме этого, истцом указано, что 07.10.2019 представителем Правообладателя от ООО «ФРУТОВИТ» получено коммерческое предложение, в котором указаны актуальные на 01.01.2019 цены на продукцию с наименованием «фрутовит», что подтверждает факт реализации контрафактного товара.

Компания ООО «ФРУТОВИТ» для продвижения контрафактной продукции активно использовала Интернет-ресурсы.

Так с 19.02.2018 по 02.01.2020 года на Интернет-сайте, расположенном по адресу http://frutovit.com/, были использованы обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками Правообладателя, для предложения к продаже однородных товаров.

Данный факт подтверждается фиксацией страницы интернет-сайта путем использования программы Wayback Machine по состоянию на 23.08.2018, нотариальным протоколом осмотра сайта от 09.10.2019, распечатками страниц интернет-сайта от 11.08.2019, на которых отражено наличие контрафактного товара, предлагаемого к продаже.

В период с 03.01.2020 по 18.01.2020 интернет-сайт, расположенный по адресу .vit.com/. находился на реконструкции. С 18.01.2020 с домена www.frutovit.com настроена на домен www.frutomir.com с идентичным дизайном.

Администратором домена frutovit.com, в период с 19.02.2018 по 11.06.2020 являлась ФИО5.

С 11.06.2020 года домен www.frutovit.com был оформлен на Правообладателя товарных Индивидуального предпринимателя ФИО2 Однако на упаковке товаров, по прежнему указан домен www.frutovit.com.

Кроме того, в период с 10.02.2018 по 17.06.2020 в наполнении инстаграм-аккаунтов: frutovit.ru, frutovit, frutovit_kg были использованы изображения товаров, маркированных обозначениями, сходными до степени смешения с товарными знаками Правообладателя. Факт наличия публикаций с изображением контрафактного товара на 10.02.2018, 11.08.2019 подтверждается снимками экрана».

Истцом в материалы настоящего дела представлены копии товарных накладных   № 285 от 04.11.2019 (307110 руб.), № 310 от 26.11.2019 (815106 руб.), № 317 от 03.12.2019 (445434 руб.), № 318 от 03.12.2019 (23172 руб.), № 344 от 19.12.2019 (46800 руб.), № 29 от 10.02.2020 (62544 руб.), счетов-фактуры к ним и книги продаж ООО «ФРУТОВИТ», свидетельствующие о передаче ООО «ФРУТОВИТ» (поставщик) в адрес покупателя АО «Пятью Пять» товаров (орехи в ассортименте, фрукты сушеные и пр.) на общую сумму 1700166 руб.

Также истцом в материалы дела представлена копия протокола осмотра сайта frutovit.com в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, произведенного 09.10.2019 нотариусом города Москвы Миллером Н.Н. (зафиксирован каталог предлагаемой к реализации продукции с использованием обозначения «ФРУТОВИТ»).

В представленной истцом копии коммерческого предложения ООО «ФРУТОВИТ» приведены наименования товаров, цифровое значение штрих-кодов данных товаров.

Цифровые коды товаров, предлагаемых ООО «ФРУТОВИТ» также приведены в представленной в материалы дела копии каталога продукции ООО «ФРУТОВИТ».

Истцом представлена фототаблица с образцами продукции «ООО «ФРУТОВИТ» согласно товарным накладным 2018-2020 гг.

ИП ФИО2 21.10.2021 направил в адрес АО «Пятью Пять» претензию, в которой потребовал в течение 3 рабочих дней направить ему документально подтвержденные сведения об общем количестве и стоимости продукции, реализованной под обозначением «ФРУТОВИТ», а также о товарных остатках данной продукции на дату направления запрашиваемых сведений; направить подписанные с двух сторон договор, счета-фактуры, товарные накладные, акты приема-передачи товаров, платежные поручения и иные документы, подтверждающие закупку контрафактного товара у ООО «ФРУТОВИТ», маркированного обозначением «ФРУТОВИТ»; в течение 20 рабочих дней с даты получения претензии выплатить правообладателю компенсацию в размере двукратной стоимости контрафактного товара 3400322 руб. Указанная претензия была получена адресатом 10.11.2021.

Ответчиком в материалы дела представлены:

- копия акта списания товара от 17.07.2020 (списание в связи с истечением срока годности);

- копия накладной № 1 от 17.07.2020;

- копии выписок из ЕГРН на объекты недвижимости, принадлежащие АО «Пятью Пять»;

- копии оборотно-сальдовых ведомостей по счетам 41.01 и 41.02 за ноябрь, декабрь 2019 года и февраль 2020 года.

Ссылаясь на то обстоятельство, что в результате приобретения у ООО «ФРУТОВИТ» контрафактного товара ответчиком были допущены нарушения исключительных прав истца на товарные знаки № 617287 и № 617288, выразившиеся в приобретении и хранении с целью реализации, а также реализации спорного товара, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассмотрев представленные по делу материалы и исследовав их, заслушав объяснения представителей сторон, арбитражный суд считает иск подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Как следует из положений статьи 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исключительное право истца на товарные знаки № 617287 и № 217288 подтверждено представленными в материалы дела сведениями Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

При этом, товарный знак № 617287 представляет собой комбинированное обозначение, включающее оригинальное графическое изображение и словесные обозначения «Frutovit», выполненное оригинальным шрифтом, «Nature*Society*Human», выполненное мелким шрифтом под основным.

Товарный знак № 617288 представляет собой комбинированное обозначение, включающее оригинальное графическое изображение и словесные обозначения «Фрутовит», выполненное оригинальным шрифтом, «Природа*Общество*Человек», выполненное мелким шрифтом под основным.

Указанные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, орехи, фундук, финики.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 27.12.2021 по делу № А40-208181/2020 установлено нарушение исключительных прав истца на вышеуказанные товарные знаки со стороны ООО «ФРУТОВИТ» и с последнего взыскана компенсация за указанное нарушение в размере двукратной стоимости товара, признанного контрафактным. 

Как утверждает истец, в ходе рассмотрения дела А40-208181/2020 ему стало известно о приобретении АО «Пятью Пять» у ООО «ФРУТОВИТ» спорного товара на общую сумму 1700166 руб. по товарным накладным № 285 от 04.11.2019, № 310 от 26.11.2019, № 317 от 03.12.2019, № 318 от 03.12.2019, № 344 от 19.12.2019, № 29 от 10.02.2020.

Приобретение ответчиком у ООО «ФРУТОВИТ» товара на общую сумму 1700166 руб. подтверждено представленными в материалы дела доказательствами.

Представленные истцом в материалы дела доказательства также позволяют идентифицировать товар, указанный в вышеперечисленных товарных накладных с товаром, содержащим спорное обозначение.

Кроме того, в ходе рассмотрения ответчик не оспорил факт приобретения спорного товара у ООО «ФРУТОВИТ».

При этом, ответчик на момент приобретения спорного товара осуществлял деятельность в качестве ритейлера в своих торговых точках под бредом «Пятью Пять».

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ использование товарного знака может осуществляться, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые предлагаются к продаже, продаются, иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью.

Возражая относительно заявленных требований в части довода об использовании спорного обозначения, ответчик ссылается на прекращение деятельности в качестве ритейлера, сдачу в аренду другим лицам принадлежащих ответчику объектов недвижимости (магазинов) и уничтожение спорного товара.

В подтверждение заявленных доводов ответчиком представлены сведения из ЕГРН, копии акта о списании товара, копии накладной на списание от 17.07.2020.

При этом, истцом в материалы дела не представлено доказательств, свидетельствующих о предложении ответчиком к продаже спорного товара, его продаже либо иного введения в гражданский оборот.

При таких обстоятельствах, учитывая вид деятельности, осуществляемой ответчиком до 2020 года, суд приходит к выводу о доказанности действий ответчика по приобретению и хранению спорного товара с целью его реализации. В части предложения ответчиком к продаже и продаже спорного товара, суд полагает доводы истца недоказанными.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Обозначение (изображение) является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пунктам 41-44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Проведя сравнительный анализ спорных обозначений, использовавшихся ответчиком, и изображения зарегистрированного за истцом товарного знака № 710275, суд приходит к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения.

Спорные обозначения размещены на упаковках товаров, приобретенных и хранимых ответчиком с целью дальнейшей реализации. При этом, указанные товары относятся в основном к 29 классу МКТУ.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пунктах 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. Нарушение прав на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации является самостоятельным основанием применения мер защиты интеллектуальных прав (статьи 1225, 1227, 1252 ГК РФ).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Доказательств наличия оснований для освобождения от ответственности в виде компенсации за нарушение прав истца на товарные знаки, ответчиком не представлено.

Принимая во внимание, что товарные знаки № 617287 и № 617288 относятся к группе товарных знаков, принадлежащих одному правообладателю, закупка товара производилась ответчиком на основании одного договора несколькими партиями, суд полагает возможным признать соответствующие действия единым нарушением исключительных прав истца на указанные товарные знаки.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации в сумме 3400322 руб., исходя из двукратной стоимости спорного товара.

Стоимость контрафактного товара, приобретенного и хранимого ответчиком, подтверждена представленными истцом в материалы дела доказательствами и не оспорена ответчиком.

При этом, истцом требование о взыскании компенсации заявлено в меньшем размере, чем это возможно в сумме 3400322 руб., что не нарушает прав и законных интересов ответчика.

Учитывая изложенное, требование истца о взыскании с ответчика компенсации в сумме 3400322 руб. за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками № 617287 и № 617288, является обоснованным.

В силу положений абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Постановлением Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации признан не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 и 55 (часть 3), в той мере, в какой эта норма в системной связи с общими положениями Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав, в том числе с пунктом 3 его статьи 1252, не позволяет суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности исключительного права на один товарный знак, снизить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации, если такой размер многократно превышает величину причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Принимая во внимание установленные по делу обстоятельства допущенного ответчиком нарушения, в том числе отсутствие доказательств непосредственного введения ответчиком в гражданский оборот спорного товара, представление сведений о прекращении ответчиком деятельности в качестве ритейлера, сведений об уничтожении спорного товара, представленные сведения о соотношении стоимости спорного товара со стоимостью всего товара, находившегося на складах и в магазинах ответчика в период приобретения спорных партий, суд считает возможным в рассматриваемом случае применить положения абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ во взаимосвязи с правовой позицией, изложенной в Постановлении Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 № 40-П, и снизить размер взыскиваемой с ответчика компенсации до 1700166 руб. (однократная стоимость контрафактного товара или 50 % от суммы минимальной компенсации).

В остальной части во взыскании компенсации следует отказать.

Истцом также заявлено требование о запрете ответчику использовать обозначение «ФРУТОВИТ» в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки №№ 617287, 617288, в частности: при производстве товаров, предложении к продаже, продаже товаров.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Как разъяснено в пункте 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения. Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет") также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Принимая во внимание установленные по делу обстоятельства, в том числе представленные ответчиком доказательства уничтожения спорного товара, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требования о запрете ответчику использовать спорное обозначение.

Согласно статье 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) заявленные исковые требования подлежат оплате государственной пошлиной в сумме 46002 руб. (6000 руб. – запрет использования, 40002 руб. – взыскание компенсации). Истец при обращении в суд платежным поручением № 933172 от 20.04.2022 уплатил государственную пошлину в установленных порядке и размере. 

Учитывая изложенное, положения статьи 110 АПК РФ, результат рассмотрения дела, суд приходит к выводу о том, что с ответчика в пользу истца следует взыскать расходы по уплате государственной пошлины в сумме 40002 руб. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 65, 110, 112, 167-171, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с акционерного общества «Пятью Пять» (г.Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (г.Москва, ОГРНИП 306501013700020, ИНН 

<

***>) 1740168 руб., в том числе 1700166 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 617287, № 617288, 40002 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Воронежской области.

 

Судья                                                                                                                           Е.Н. Баркова