ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

№ 18АП-10118/2019

г. Челябинск

26 сентября 2019 года

Дело № А47-2384/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 19 сентября 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 сентября 2019 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Плаксиной Н.Г.,

судей Арямова А.А., Бояршиновой Е.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Русмаш» на решение Арбитражного суда Оренбургской области от 10 июня 2019г. по делу № А47-2384/2019 (судья Калитанова Т.В.).

Общество с ограниченной ответственностью «Русмаш» (далее – истец, общество «Русмаш», общество) обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик, ИП ФИО2, предприниматель) о взыскании компенсации в размере 200 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под №473042, а также 390 руб. – расходов на покупку контрафактного товара, 138 руб. – расходов по оплате почтовых услуг. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель ФИО3 (далее – третье лицо, ИП ФИО3).

Решением Арбитражного суда Оренбургской области от 10.06.2019 (резолютивная часть объявлена 03.06.2019) заявленные требования общества «Русмаш»  удовлетворены частично.

С ИП ФИО2 пользу общества «Русмаш» взыскана компенсация в размере 10 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под №473042, а также 19 руб. 50 коп. – расходы на покупку контрафактного товара, 6 руб. 90 коп. – расходы по оплате почтовых услуг, 350 руб. 00 коп. - расходы по оплате государственной пошлины. В остальной части требований отказано.

Не согласившись с вынесенным решением, общество «Русмаш»  обжаловало его в апелляционном порядке. Считает решение суда первой инстанции незаконным, необоснованным и подлежащим отмене.

В обоснование апелляционной жалобы указывает, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе  изменять вид компенсации, избранный правообладателем. Таким образом, применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации должен быть проверен  судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся в период, соотносимый с моментом правонарушения.

В данном деле отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс, ГК РФ) и постановления Конституционного Суда Российской Федерации №28-П основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела – одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности. Истцом предъявлено требование о защите исключительного права на один товарный знак.

На основании имеющихся в материалах дела доказательств цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного  знака, указанная сумма в двукратном размере (200 000 руб.), составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Определяемый таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

При разрешении настоящего спора суд не обеспечил полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы суда о размере компенсации, а именно, не установил какими доказательствами ответчик обосновывал и подтверждал необходимость снижения размера компенсации ниже установленного законом, что не позволило определить разумный и справедливый размер компенсации.

Считает, что судебные расходы истца подлежат взысканию с ответчика в полном объеме на основании статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку ответчик не ответил на претензию истца.

От ИП ФИО2 поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором ответчик просит оставить решение суда без изменения, считает, что судом правильно применены нормы материального права.

В соответствии со статьей 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с очередным отпуском судей Ивановой Н.А., Костина В.Ю. в составе суда произведена их замена судьями Арямовым А.А. и Бояршиновой Е.В. (определение от 19.09.2019). Рассмотрение апелляционной жалобы начато сначала.

Лица, участвующие в деле,  в судебное заседание не явились. О времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом путем направления в его адрес копии судебного акта, а также размещения информации на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, общество «Русмаш» с 17.10.2012 на основании свидетельства № RU 473042 является правообладателем товарного знака «Русмаш», сроком действия до 13.09.2021 (л.д. 11). 

Предпринимателем 29.06.2018 в магазине «Скат», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществлялась реализация автоматического натяжителя цепи «Пилот» для автомобилей ВАЗ (АНЦ «Пилот»), на упаковке которой имеются изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком № RU 473042 (класс МКТУ 12).

Факт продажи указанного товара подтверждается товарным и кассовым чеками от 29.06.2018, а также видеосъемкой, произведенной в целях самозащиты. 

Полагая, что распространением указанного товара без заключения соответствующего договора с правообладателем нарушены исключительные права истца на объект интеллектуальной собственности, общество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

При этом в обоснование размера компенсации в сумме  200 000 рублей, заявленного в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, обществом был представлен лицензионный договор от 01.03.2016 № 2, по которому истцом за 100 000 рублей предпринимателю ФИО3 была предоставлена неисключительная лицензия использования данного товарного знака на срок до 13.09.2021.

Суд первой инстанции, принимая решение об удовлетворении заявленных требований частично, пришел к выводу о том, что предпринимателем нарушено право истца на товарный знак, при этом учитывая ходатайство ответчика, снизил размер взыскиваемой компенсации до 10 000 руб.

 При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд посчитал, что представленный обществом в материалы дела лицензионный договор не может быть учтен при расчете компенсации, исчисленной в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, поскольку установил, что он был заключен между аффилированными лицами, что могло повлиять на размер стоимости права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473042.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Как установлено судом, ответчиком без разрешения правообладателя был использован принадлежащий истцу товарный знак при реализации товара, однородного тем товарам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 473042.

В пункте 3 статьи 1252 ГК РФ указано, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

При этом пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. Поэтому размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном подпунктом 1 либо подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в том числе в двукратном размере стоимости данного товара, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление от 23.04.2019 № 10) сказано, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Как указывалось ранее, размер компенсации обществом был определен на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, для чего в материалы дела был представлен лицензионный договор от 01.03.2016 № 2 по которому истцом за 100 000 рублей предпринимателю ФИО3 была предоставлена неисключительная лицензия использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473042 на срок до 13.09.2021.

Из чего следует, что применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования спорного товарного знака, сложившейся в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Вместе с тем суд первой инстанции, признав названный договор ненадлежащим доказательством, снизил заявленный истцом размер компенсации до 10 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции считает данный вывод необоснованным.

При определении размера компенсации, подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца за допущенное нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 473042, судом первой истнации не было учтено, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015).

Аналогичное разъяснение содержится в пункте 59 постановления от 23.04.2019 № 10.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

При установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» (далее - Постановление № 28-П) и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика.

Данная правовая позиция сформирована в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации № 305-ЭС16-13233 от 21.04.2017, № 308-ЭС17-3085 от 12.07.2017, № 308-ЭС17-2988 от 12.07.2017, № 308-ЭС17-3088 от 12.07.2017, № 308-ЭС17-4299 от 12.07.2017, № 305-ЭС17-16920 от 18.01.2018 и № 305-ЭС18-14243 от 13.11.2018.

При этом, как следует из фактических обстоятельств, в данном деле отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и Постановления № 28-П основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, - одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, поскольку как указывалось выше, истцом предъявлено требование о защите исключительного права лишь на один товарный знак (по свидетельству Российской Федерации № 473042).

Суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями, но не ниже низшего предела, установленного законом. Однако суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

Из представленных в материалы дела ответчиком отзыва (том 1, л.д. 45-46) усматривается, что он выразил свое несогласие с заявленным истцом размером компенсации за допущенное нарушение, ссылаясь на принципы разумности и цели института компенсации.

Как указано выше, суд, оценив представленный истцом в подтверждение данных о стоимости права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473042 лицензионный договор от 01.03.2016 № 2, пришел к выводу о том, что он не является надлежащим доказательством обоснованности взыскиваемой суммы - размера подлежащей взысканию компенсации.

В частности суд принял во внимание, что представленный лицензионный договор заключен между аффилированными лицами.  Таким образом, в данном случае факт аффилированности лиц лицензионного договора мог повлиять как на сам факт подписания данного договора, так и на установленный в этом договоре размер лицензионного вознаграждения. 

Аналогичный правовой подход выражен в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2017 по делу № А45-20577/2015, от 20.03.2019 по делу №А32- 12961/2016. 

Судом установлено, что истец не заключал иных лицензионных договоров в отношении спорного товарного знака, следовательно, установить, соответствует ли определенная лицензионным договором № 2 от 01.03.2017 цена неисключительной лицензии, рыночной цене данного права по материалам дела не представляется возможным. Истец вне степени разумных сомнений не подтвердил соответствие свободному рынку определенной в договоре цены неисключительной лицензии.

Судом обоснованно указано, что материалы дела не представлено ни одного доказательства, достоверно подтверждающего тот факт, что индивидуальный предприниматель ФИО3 когда-либо при осуществлении своего хозяйствования занимался видами деятельности, поименованными в списке 12 класса МКТУ, как не представлено доказательств того, что истец осуществлял проверки по надлежащему использованию предпринимателем права на спорный товарный знак, предоставленного в рамках неисключительной лицензии.

Применительно к рассматриваемому спору, ввиду не доказанности иного, надлежит констатировать, что ООО «Русмаш» не представило доказательства реального исполнения им и индивидуальным предпринимателем ФИО3 заключённого между ними лицензионного соглашения, что в свою очередь, не позволяет оценить представленный истцом лицензионный договор № 2 от 01.03.2016 в качестве допустимого доказательства, подтверждающего реально существующую рыночную стоимость права на использование спорного товарного знака. 

Сведений об иных, обычно заключаемых обществом лицензионных договорах, предусматривающих простую (неисключительную) лицензию в отношении спорного товарного знака и стоимости такого предоставления, формировавшейся на момент совершения нарушения, истцом в материалы дела не представлено не смотря на то, что спор по настоящему делу рассматривается с 05.03.2019. Каких-либо доказательств определения стоимости такой лицензии иными способами истцом также не представлено. 

Истец не представил в материалы дела доказательства, подтверждающие реальное исполнение лицензионного договора № 2 от 01.03.2016, в том числе подтверждающие факт выпуска лицензиатом продукции с использованием товарного знака общества.

На основании выше указанного суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда о том, что истцом не обоснован и не доказан заявленный размер стоимости права на использование товарного знака, то есть размер взыскиваемой компенсации.

Между тем вывод суда о том, что суд вправе определить размер компенсации с применением иной методики, установленной нормами действующего законодательства, в том числе посредством применения к спорным правоотношениям норм подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции признает ошибочным.

В данном случае суд самостоятельно, то есть без соответствующего заявления истца, изменил порядок определения размера компенсации за допущенное нарушение с предусмотренного пунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, на предусмотренный пунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (размер компенсации, определяемый по усмотрению суда исходя из характера нарушения) и взыскал с ответчика компенсацию в размере 10 000 рублей.

Поскольку в данном деле отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и разъяснениями, данными в Постановлении №28-П, основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, суд апелляционной инстанции соглашается с доводами заявителя кассационной жалобы о том, что суд при разрешении настоящего спора произвольно определил размер компенсации, необоснованно снизив его ниже предела, установленного подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, тем самым перешел на взыскание компенсации по подпункту 1 пункта 4 данной нормы, что является незаконным по выше изложенным основаниям (статья 6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Между тем, апелляционная инстанция считает, что поскольку истцом не доказан размер компенсации по подпункту 2  пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в удовлетворении исковых требований следовало отказать. Представленный истцом лицензионный договор от 01.03.2016 № 2 не мог быть учтен судом для определения стоимости права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации под № 473042, следовательно, истец в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказал обстоятельства по стоимости права использования спорного товарного знака.

Таким образом, выводы о праве суда самостоятельно изменить способ определения размера компенсации являются ошибочными, несоответствующими законодательству, доводы апелляционной жалобы истца в данной части – обоснованными.

Иные доводы апеллянта не влияют на существо, подлежащего отмене судебного акта.

Указанные обстоятельства, в соответствии с пунктами 3, 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, являются основаниями для отмены судебного решения и принятия по делу нового судебного акта об отказе в удовлетворении требования ООО «Русмаш» о взыскании суммы компенсации  в размере 200 000 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак, зарегистрированный под  №473042, и заявленных судебных расходов.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

Судебные расходы по иску и апелляционной жалобе распределяются судом между сторонами в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на истца.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Оренбургской области от 10 июня 2019г. по делу № А47-2384/2019  отменить, в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Русмаш» отказать.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме)  через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий        Н.Г. Плаксина 

СудьиА. А. Арямов

Е.В. Бояршинова