Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-189636/18-12-1360

г. Москва

19 марта 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 12 марта 2019 года

Решение изготовлено в полном объеме 19 марта 2019 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи – Чадова А.С. 

протокол судебного заседания составлен помощником судьи Байкуловым О.Р.

рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению 

ООО «ЭКОС» (ОГРН 1107746523554)

к ответчику: ООО "КРАУН Продукт" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о защите прав на товарный знаки и взыскании компенсации в размере 4.056.040 рублей,

в заседании приняли участие: согласно протоколу. 

УСТАНОВИЛ:

С учетом уточнения заявленных требований ООО «ЭКОС» (далее - истец, правообладатель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "КРАУН Продукт" (далее - ответчик) о защите права на товарный знак и взыскании компенсации в размере 4.056.040 рублей.

Иск основан на ст.ст. 12, 14, 1229, 1260, 1272, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивирован тем, что ответчик незаконно использует товарный знак путем введения в оборот товаров, маркированных товарным знаком «МИКСКОМБИ».

Представитель истца требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал по доводам, изложенным в отзыве.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования заявителя подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Обществу с ограниченной ответственностью «Мясные Ингредиенты», на основании Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 510420 от 04 апреля 2014 года (приоритет от 16 февраля 2011 года) принадлежит исключительное право на использование обозначения «КОМБИМИКС» «КОМВ1М1Х, в отношении товаров 01, 02. классов МКТУ и услуг 35. 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее — МКТУ).

На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (пункт 1 статьи 1477. пункт 2 статьи 1481 Гражданского кодекса РФ).

Так, в соответствии со Свидетельством № 510420 истцу принадлежит исключительное право использовать обозначение «КОМБИМИКС» по 01, 02, 35, 42 классам МКТУ в отношении пищевых добавок к мясной продукции.

Ответчик, без каких-либо правовых оснований, без заключения соответствующего лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака (статья 1489 ГК РФ) систематически нарушает исключительные права истца на зарегистрированный товарный знак «КОМБИМИКС», путем перестановки слогов (МИКСКОМБИ), допуская его использование без согласия правообладателя, а именно осуществляет введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, хранит и перевозит с этой целью без согласия правообладателя товар, маркированный товарным знаком «МИКСКОМБИ», сходный до степени смешения, к тому же на однородные товары с товарами истца, что подтверждается Декларация о соответствии от 29.08.2017 г. с приложениями на 5 листах с декларированием МИКСКОМБИ, размещенная в едином реестре сертификатов; Договор поставки №1023/18 от 10.04.2018 г. с приложениями и указанием в спецификации МИКСКОМБИ в общем объеме 3 050 кг на сумму 1 955 500,00 рублей.

Усмотрев нарушения исключительного права на указанный товарный знак, истец обратился с настоящим иском в защиту своих прав.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, следует отметить, что истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети Интернет.

Возражая по существу заявленных требований, ответчик настаивал на том, что используемые им обозначения не являются сходными до степени смешения с товарным знаком истца.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Между тем, с учетом представленных доводов сторон, суд определением от 29.11.2018 года назначил проведение судебной экспертизы, поручив исследование ООО «Национальное бюро экспертизы интеллектуальной собственности» эксперту ФИО1 и поставив на рассмотрение следующие вопросы:

1) Являются ли сходными до степени смешения товарный знак "КОМБИМИКС" и используемое ООО "КРАУН Продукт" наименование товара «МИКСКОМБИ»

2) Являются ли однородными товары, указанные в свидетельстве на товарный знак "КОМБИМИКС» (знак обслуживания) №510420 от 04.04.2014 г., в том числе по классу МКТУ 01,02,35,42. и товары, реализуемые ООО «КРАУН Продукт»?

Из представленного в материалы дела экспертного заключения следуют выводы о том, что обозначения являются практически тождественными и имеют несущественные различия; товары, реализуемые ответчиком являются однородными товарам, указанным в свидетельстве на товарный знак № 510420 в классах 01 и 02 МКТУ.

Таким образом, факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правила), утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании п. 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п.п. 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Факт незаконного использования обозначения, товарного знака истца подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела, при этом, вопрос оценки этих доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Доводы ответчика, изложенные в отзыве, судом отклоняются, поскольку не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Оснований для назначения повторной экспертизы в данном случае судом не усматривается, экспертом в ходе проведения судебной экспертизы были даны исчерпывающие ответы на поставленные вопросы в полном объеме.

Оснований не доверять произведенной экспертизе у суда не имеется, доказательств обратного ответчиком не представлено.

Суд признает обоснованными требования истца о запрете использования товарного знака, и обозначений, сходных с ними до степени смешения.

Согласно разъяснениям, данным в п.п. 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 г. совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», применяя положения ст.ст. 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, п.п. 1 п. 4 ст. 1515 или п.п. 1 п. 2 ст. 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обоснование размера и порядок исчисления взыскиваемой компенсации установлена законом в п. 2 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ, которая может быть взыскана при доказанности факта правонарушения. 

При этом правообладатель товарного знака, чье исключительное право нарушено, самостоятельно выбирает ту или иную компенсацию. При этом вид компенсации не может быть изменен судом по своей инициативе, это может сделать только правообладатель (истец) до принятия по существу решения судом первой инстанции (п.35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ от 23.09.2015 г.). 

Размер денежной суммы, заявленный Истцом ко взысканию, определен выбором предложенного законодателем способа определения компенсации. В соответствии с разъяснениями Президиума ВАС РФ в постановлении от 27.09.2011 №3602/11, размер компенсации, предусмотренный п. 2 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ, ограничен пределами, установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения. Предел установлен в двукратном размере от стоимости.

Воспользовавшись предоставленным законом правом, Истец полагает, что правомерно определил компенсацию в двукратном размере от стоимости, поставленной Ответчиком (в рамках того, что стало известно Истцу) продукции в сумме 4 056 040,40 рублей, которые подлежат взысканию с Ответчика в пользу Истца.

Также Истец полагает, что и статья 333 ГК РФ к уменьшению судом взыскиваемой суммы не может быть применена.

Статьей 333 ГК РФ установлено, что, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Исходя из анализа ст. 1478, 1484, 1515 ГК РФ можно прийти к выводу, что компенсация, предусмотренная п. 4 ст. 1515 ГК РФ, не может быть уменьшена по правилам ст. 333 ГК РФ, так как не является неустойкой.

При этом, как отметил Президиум ВАС РФ в Постановлении от 04.02.2014 №9189/13 со ссылкой на положение ст. 333 ГК РФ, суд не вправе уменьшать размер компенсации, установленной п. 4 ст. 1515 ГК РФ, поскольку обязательство нарушителя исключительных прав на товарный знак по выплате компенсации не является неустойкой. Статья 333 ГК РФ не может быть применена и по аналогии, поскольку в силу п. 1 ст. 6 ГК РФ аналогия закона применяется в случае, если соответствующие отношения не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота. В данном случае существует специальное регулирование - при оценке соразмерности совершенного нарушения и ответственности за это суду предоставлена возможность определения конкретной суммы компенсации в пределах, установленных законом.

Из разъяснений, содержащихся в п. 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», следует, что при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Требуя взыскание компенсации в заявленном размере, истец указывал, что данный размер является обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушения.

Согласно ч. 1 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Исходя из конструкции данной нормы, существенным условием для определения размера компенсации за нарушения интеллектуальных прав является установление последствий таких прав.

Истец, воспользовавшись правом, установленным ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правомерно требует компенсации в размере 4.056.040,40 рублей. Оснований для снижения суммы компенсации судом не усматривается.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы на оплату экспертного исследования подлежат отнесению на ответчика.

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное и на основании Постановления совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», ст.ст. 12, 14, 1229, 1263, 1270, 1273, 1274, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «КРАУН Продукт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) прекратить нарушение исключительного права Общества с ограниченной ответственностью «ЭКОС» (ОГРН 

<

***>) на товарный знак «КОМБИМИКС», выражающееся во введении в гражданский оборот на территории РФ без согласия истца товаров, маркированных товарным знаком «МИКСКОМБИ».

Взыскать с Общество с ограниченной ответственностью «КРАУН Продукт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ЭКОС» (ОГРН 

<

***>) компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 4.056.040 (четыре миллиона пятьдесят шесть тысяч сорок) руб., судебные расходы по оплате экспертизы в размере 47.500 (сорок семь тысяч пятьсот) руб. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 47.906 (сорок семь тысяч девятьсот шесть) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия. 

Судья: А.С.Чадов