АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-10720/17

г. Уфа

19 сентября 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 12.09.2017

Полный текст решения изготовлен 19.09.2017

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Шагабутдиновой З.Ф., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Минлигареевой А.Д., рассмотрев в ходе судебного заседания дело по исковому заявлению  ООО "Саратовский молочный комбинат" (ИНН  6453143086) к АО "Аллат" (ИНН 0278158512, ОГРН 1090280014329), третьи лица – АО «Тандер», AO Tetra Pak об обязании прекратить использование товарного знака «Добрая Буренка», о взыскании 20 000 000 руб. убытков,

при участии:  от истца – ФИО2 по доверенности от 05.09.2017;

от ответчика – ФИО3, по доверенности от 08.05.2015, ФИО4, по доверенности от 09.06.2017;

от АО «Тандер» - ФИО5, по доверенности от 28.02.2017; 

от AO Tetra Pak – не явились;

УСТАНОВИЛ:

На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило исковое заявление  ООО "Саратовский молочный комбинат" (ИНН  

<

***>) к АО "Аллат" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), третьи лица – АО «Тандер», AO Tetra Pak об обязании прекратить использование товарного знака «Добрая Буренка», об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика продукцию, содержащую  изображение товарного знака «Добрая Буренка», о взыскании 20 000 000 руб. убытков.

В ходе судебного заседания истец уточнил исковые требования, просит обязать ответчика прекратить использование товарного знака «Добрая Буренка», обязать изъять продукцию, произведенную ответчиком, содержащую изображение товарного знака «Добрая Буренка», а также взыскать 20 000 000 руб. убытков.

Уточнение судом принято в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик исковые требования не признает, по изложенным в отзыве основаниям.

Исследовав в полном объеме все представленные в материалы дела письменные доказательства, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, арбитражный суд установил следующее. 

Истец является обладателем исключительных прав на товарный знак «Добрая Буренка», зарегистрированного в Реестре товарных знаков и знаков обслуживания за номером RU 328947, 12.05.2003 г., в отношении товара 29 класса МКТУ в отношении следующий товаров: жировые смесим для бутербродов, маргарин, масла пищевые, арахисовое масло, кокосовое масло, кокосовое масло твердое, кукурузное масло, кунжутное масло, растительные масла пищевые, оливковое масло пищевое, пальмовое масло пищевое, пальмоядерное масло пищевое, подсолнечное масло пищевое, рапсовое масло пищевое, сурепное масло пищевое, масло сливочное, сливочный крем, молочные продукты (в том числе молочный десерт), молоко, молочные напитки с преобладанием молока, молочная сыворотка, кумыс, сливки (молочные продукты), сливки взбитые, йогурт, соевый творог, сыры.

Истец указывает, что в ходе контрольной закупки, им было установлено, что ответчик – АО «Аллат», осуществляет производство и реализацию молочной продукции под товарным знаком, принадлежащим ООО «Саратовский молочный комбинат».

Истец полагает, что при реализации данной молочной продукции, ответчик нарушает его интеллектуальные права, так как товары производимые ответчиком, и товары, для которых зарегистрирован товарный знак № 328947, являются однородными и обозначение «Добрая Буренка» является сходным до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу.

В подтверждение данного факта истец ссылается на  экспертное заключение от 15 марта 2017 г. на тождество  или сходство до степени смешения товарного знака № 328947 с обозначением на товарах производства АО «Аллат».

11 января 2017 г. истец направил в адрес ответчика требование об изъятии из оборота контрафактного, по его мнению, товара, на котором замещен товарный знак «Добрая Буренка», принадлежащий истцу и оплате компенсации.

Направленная истцом в адрес ответчика претензия была оставлена последним без удовлетворения, что и послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд. 

Ответчик исковые требования не признает, указывая на то, что истцом не представлены в материалы дела относимые и допустимые доказательства наличия в обороте АО «Аллат» товаров, упаковок товаров, имеющие незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. 

Выслушав представителей сторон и исследовав материалы дела арбитражный суд пришел к выводу о том, что заявленные исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь положениями Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 и Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197, суд установил, что товарный знак истца и обозначение, используемое ответчиком, не сходны до степени смешения по фонетическому, семантическому и графическому признакам.

АО «Аллат» при производстве товаров на протяжении длительного времени использовал товарные знаки № 379047 с приоритетом от 27.10.2006 г., № 526185  приоритетом от 08.06.2012 г., зарегистрированные в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. 

Указанные товарные знаки имеют наименование «Дарёнка», а товары, имеющие соответствующее товарное обозначение стали известны потребителям именно под данной товарной маркой.

Товары, выпускаемые ответчиком в настоящее время, индивидуализированы под товарным знаком «Дарёнка», зарегистрированным в  Федеральной  службе по  интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, № 593384  с приоритетом от 24.12.2014 г.

Ответчиком от Лаборатории Социологической Экспертизы Института Социологии Российской Академии Наук, получено заключение № 146-2017 от 22.05.2017 г., по результатам заключения, более 80% респондентов полагает, что словесное обозначение на упаковке «Дарёнка» и словесный товарный знак № 328947 «Добрая Бурёнка» имеют различия в настоящее время. Ни один из признаков сходства не превышает 20%. Таким образом, словесное обозначение на упаковке «Дарёнка» не сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «Добрая Бурёнка».

Практически все респонденты (93%) считают, что товары, выпускаемые под словесным обозначением, изображенным на упаковке кефира «Дарёнка», и товары, выпускаемые под словесным товарным знаком «Добрая Бурёнка», производятся разными компаниями. Из данного факта следует, что словесное обозначение на упаковке «Дарёнка» не вводит в заблуждение относительно производителя данного товара.

90% респондентов полагает, что словесный товарный знак «Добрая Бурёнка» может использоваться разными производителями для маркировки своих товаров. Словесный товарный знак «Добрая Бурёнка» не обладает различительной способностью для молочных продуктов относительно производителя в настоящее время.

92% респондентов полагает, что словесный товарный знак «Добрая Бурёнка», является названием определенного вида товаров, а так же обозначением вида молочной продукции. Следовательно, товарный знак «Добрая Бурёнка» является вошедшим во всеобщее употребление для молочных продуктов (29 класс МКТУ).

На основании пункта 7 заключения, добросовестный правообладатель не понес потерь в результате сходства до степени смешения словесного обозначения на упаковке «Дарёнка» с товарным знаком «Добрая Бурёнка», поскольку словесные обозначения не сходны до степени смешения.

Ответчиком так же было получено социологическое исследование Фонда Всероссийского Центра Исследования Общественного Мнения.  Отчет Фонда ВЦИОМ содержит результаты исследования, проведенного по вопросам сходства/различия упаковок продукции «Дарёнка», с одной стороны, и продукции «Добрая бурёнка», с другой стороны, а также возможности введения в заблуждение потребителей относительно их  производителей.  Целевой группой  городов Челябинск, Уфа, Саратов, Ульяновск, стали совершеннолетние жители, лично приобретающие молочные продукты раз в месяц и чаще. Количество респондентов составило 1000 человек.

По результатам исследования Фонда ВЦИОМ, 91% респондентов считают, что товар ответчика называется «Дарёнка».

76% респондентов считают, что упаковки ответчика и истца выпускаются разными производителями. 72% респондентов считают, что они не могли бы перепутать объекты исследования между собой при покупке.

82% респондентов считают, что упаковки молока не схожи между собой по внешнему виду (дизайну). 24% из 82% (или 19% от всех опрошенных) говорят о непохожих названиях, размещенных на упаковках.

Среди респондентов считающих упаковки похожими, только 5% от общего числа респондентов (1000 человек) заявили о схожести названия.

71% респондентов продукция Саратовского молочного комбината не знакома. Продукцию «Добрая бурёнка» вспомнили только 6% участников опроса

В настоящее время социологические исследования носят доказательственный характер при рассмотрении споров в Палате по патентным спорам, в Суде по интеллектуальным правам, Верховном Суде Российской Федерации, и являются относимыми и допустимыми доказательствами в соответствии со статьями 67, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Обозначение «Дарёнка Добрая Бурёнка»,   использует приём  звуковой   организации стихотворного текста, с повторением гласных и согласных звуков, что является ассонансной и аллитерационной рифмой в совокупности, в которой существительным и центральным словом  является «Дарёнка», таким образом, потребитель обращает внимание на первое слово, поскольку оставшиеся являются дополнением, указывая на положительную  характеристику  коровы  с кличкой «Дарёнка».

Кроме того, графическое изображение слова «Дарёнка» является приоритетным по отношению к  словам «Добрая Бурёнка». Визуально воспринимается только слово «Дарёнка», поскольку оно набрано купным шрифтом. 

К тому же принципиально отличаются изображения, нанесенные  на пакетах, используемых сторонами для своей продукции.

Так, на пакетах, используемых истцом для молока, преобладает красно – зеленый цвет, крупным планом изображена корова и слова «Добрая бурёнка», «Доброе молоко».

Пакет из-под продукции ответчика в иной цветовой гамме, преобладает бело-голубой цвет, полностью отсутствует красный цвет, изображение в черном цвете коровы нечеткое, на заднем плане (л.д. 41, т.3).

По наименованием «Дарёнка»  ответчиком выпускается линейка продукции с самыми различными видами упаковок, объединяющим (различительным) элементом которых является это словесный элемент, и, именно, по его наличию покупатель может судить о принадлежности данной продукции АО «Аллат» и не допускать смешения с другими производителями, в том числе с истцом. 

Во всех спорных упаковках продукции ответчика  используется словесное обозначение «Дарёнка», являющееся его товарным знаком, в то время как действующее законодательство  не запрещает правообладателям использовать принадлежащий ему товарный знак полностью или частично, а также вносить в процессе использования изменения или дополнения.

Вместе с тем, доминирующим элементом, который отличает упаковку истца от упаковки ответчика,  является словесное обозначение  «Дарёнка» крупным шрифтом, и которое в свою очередь отсутствует на упаковке произведенной истцом продукции.

Наличие сходства в отдельных элементах автоматически не означает сходства  сравниваемого обозначения в целом. 

В рассматриваемом деле  сходные элементы на упаковках продукции, производимой истцом и ответчиком, является наличие  словесного обозначения «добрая буренка». Однако упаковки истца и ответчика, несмотря на наличие данного сходного элемента, обладают достаточной различительной способностью и не могут вызвать смешение с точки зрения потребителя. 

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса РФ, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком истца и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение ответчика и товарный знак истца.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития РФ № 482 от 20 июля 2015 года, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как следует из раздела 3 Методических Рекомендаций, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

В соответствии с п. 4.2.2.3.Методических  рекомендаций  по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство утвержденных Приказом Роспатента № 197 от 31.12.2009 года, оригинальное графическое исполнение словесного обозначения может привести  к восприятию его как изобразительного обозначения, а не словесного.

Согласно п. 4.2.3.1. смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 

- подобие  заложенных  в  обозначениях  понятий, идей, в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, за исключением ситуации, в которой смысловое значение названного элемента меняется благодаря сочетанию с другими словесными элементами (например, Душа- Славянская Душа);

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Противопоставленные обозначения «Дарёнка Добрая Бурёнка» и «Добрая Бурёнка», имеют существенные различия. Основную часть обозначения в товарах ответчика занимает слово «Дарёнка», и привлекает внимание потребителей, в силу чего имеет доминирующее значение. Общее внимание потребителя направленное на слово, занимающее доминирующее значение, вызывает ассоциацию товаров ответчика с товарным знаком «Дарёнка», что подтверждено результатами социологического исследования. Вывод о доминировании в противопоставленном товарном знаке должен быть учтен, поскольку такое доминирование снижает сходство противопоставляемых обозначений. При сравнении, товарные знаки производят различное общее впечатление, что является основополагающим при установлении сходства до степени смешения

В силу частей 1, 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Таким образом, судом установлен факт отсутствия сходства до степени смешения товарного знака истца и используемого ответчиком обозначения.

При этом, суд отмечает, что в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, разъяснено, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В предмет доказывания по настоящему делу входит наличие у истца исключительного права на спорный товарный знак, и нарушение этого исключительного права ответчиком.

Исходя из изложенного выше пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, действия ответчика образуют нарушение исключительного права истца при наличии совокупности следующих обстоятельств: 1) ответчик использует обозначение без разрешения истца, являющегося правообладателем товарного знака; 2) это обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком; 3) ответчик использует такое обозначение в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров; 4) в результате такого использования может возникнуть вероятность смешения. Отсутствие же хотя бы одного из этих условий не позволяет признать факт нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак.

С учетом этого, ввиду того, что судом установлен факт отсутствия сходства до степени смешения товарного знака истца и используемого ответчиком обозначения, исследование иных указанных обстоятельств не имеет правового значения, поскольку использование не сходного до степени смешения с товарным знаком обозначения законом не запрещено.

Как следует из Определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о том, что в рассматриваемом случае  отсутствует фонетическое, семантическое и графическое сходство товарного знака истца и  выпускаемой ответчиком продукции, в  связи с чем не установлена угроза смешения  продукции ответчика с товарным знаком истца.

Заявленные требования не подлежит удовлетворению, поскольку критерий наличия сходства сравниваемых обозначений до степени смешения является императивным элементом состава нарушения права владельца товарного знака при его использовании и в данном случае указанный критерий не был подтвержден

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л:

Отказать в удовлетворении исковых требований  ООО "Саратовский молочный комбинат" (ИНН  

<

***>) к АО "Аллат" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании прекратить использование товарного знака «Добрая Буренка», обязании изъять продукцию, произведенную ответчиком, содержащую изображение товарного знака «Добрая Буренка», о взыскании 20 000 000 руб. убытков.

Взыскать с ООО "Саратовский молочный комбинат" (ИНН  

<

***>) в доход федерального бюджета  госпошлину  в размере 6 000 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан. 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aac.arbitr.ru.

Судья Шагабутдинова З.Ф.