Арбитражный суд Воронежской области

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

 

г. Воронеж                                                                                               Дело № А14-19135/2019

 « 04 » февраля 2020 г.

Резолютивная часть решения оглашена 28 января 2020 г.

 

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Щербатых И.А.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,                       

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «РУСМАШ», г. Электросталь, Московская область, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

к индивидуальному предпринимателю ФИО2, г. Воронеж, ОГРНИП 304366528200410, ИНН 

<

***>,

о взыскании 200000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 473042, 

при участии в заседании:

от истца – не явился, надлежаще извещен,

от ответчика – не явился, извещен в порядке ст. 123 АПК РФ,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «РУСМАШ», (далее – истец,                 ООО ««РУСМАШ») обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик, ИП ФИО2) о взыскании 50000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 473042, 550 руб. расходов на приобретение спорного товара, 10000 руб. расходов на проведение экспертного исследования, 109 руб. почтовых расходов, 2000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что ответчиком 22.11.2018 была произведена продажа контрафактного товара – автоматического натяжителя цепи «Pilot», обладающего техническими признаками контрафактности, а также содержащего на упаковке изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца, зарегистрированным под № 473042. 

Определением суда от 05.11.2019 исковое заявление ООО ««РУСМАШ» было принято судом к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Материалы дела размещены в электронном виде на официальном сайте Арбитражного суда Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленном законом порядке.

ООО ««РУСМАШ» и ИП ФИО2 о принятии заявления в порядке упрощенного производства надлежаще извещены, в том числе в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

От истца 16.11.2019 поступило заявление об изменении исковых требований, в котором он просил взыскать с ответчика 500000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 473042, 550 руб. расходов на приобретение спорного товара, 10000 руб. расходов на проведение экспертного исследования, 109 руб. почтовых расходов, 2000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

На основании статьи 49 АПК РФ заявление об изменении исковых требований  было принято судом, в связи с чем, на основании пункта 1 части 1 статьи 227 АПК РФ определением суда от 29.11.2019 судом осуществлен переход к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, предварительное судебное заседание, судебное разбирательство по делу назначены на 23.12.2019.

От истца 16.12.2019 в суд поступило заявление об уменьшении исковых требований, согласно которому истец просил взыскать с ответчика 200000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 473042, 550 руб. расходов на приобретение вещественных доказательств, 10000 руб. расходов на проведение экспертизы, 109 руб. почтовых расходов, 2000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В предварительное судебное заседание 23.12.2019 лица, участвующие в деле, не явились, о месте и времени его проведения надлежаще извещены. На основании статьи 136 АПК РФ предварительное судебное заседание проводилось в отсутствие неявившихся лиц.

Протокольным определением суда на основании статьи 49 АПК РФ заявление об изменении исковых требований было принято судом. Определением суда от 23.12.2019 окончена подготовка дела к судебному разбирательству, с учетом необходимости представления ответчиком отзыва, судебное разбирательство назначено на 22.01.2020.

В судебное заседание 22.01.2020 лица, участвующие в деле, не явились. Истец о  месте и времени его проведения надлежаще извещен, заявил о рассмотрении дела в отсутствие его представителя. Определение суда, направленное ответчику по адресу, указанному в Едином государственном реестре физических лиц, возвращено организацией почтовой связи из-за истечения срока хранения, в связи с чем, на основании части 4 статьи 123 АПК РФ ответчик считается извещенным надлежащим образом о судебном разбирательстве по делу. На основании статьи 156 АПК РФ судебное разбирательство проводилось в отсутствие неявившихся лиц.

Ответчик отзыв на иск в суд не представил.

На основании статьи 163 АПК РФ в судебном заседании объявлялся перерыв до 28.01.2020 для представления дополнительных доказательств.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «РУСМАШ» по свидетельству Российской Федерации № 473042,  зарегистрированного 17.10.2012 с приоритетом от 13.09.2011 в отношении товаров 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, включающего двигатели, в том числе их составные части, в частности натяжители цепи двигателя.

Указанные обстоятельства подтверждается представленными истцом копиями   свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 473042 и зарегистрированных Федеральной службой по интеллектуальной собственности сведений в отношении указанного товарного знака. 

По утверждению истца, 22.11.2018 в торговом помещении, расположенном по адресу: г. Воронеж, Авторынок «Северный», павильон 14, помещение 20, ответчик   реализовал контрафактный товар – автоматический натяжитель цепи «Pilot», на упаковке которого имеются изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца.

В подтверждение указанного обстоятельства истцом представлены:

- товарный чек от 22.11.2018, в котором указаны наименование товара – натяжитель «Пилот» стоимостью 550 руб., мотор б/насоса стоимостью 1000 руб., а также имеется оттиск круглой печати, содержащий сведения о продавце ИП ФИО2, ИНН 

<

***>;

- видеозапись момента приобретения спорного товара;

- спорный товар - автоматический натяжитель цепи «Pilot».

Спорный товар упакован в картонную коробку, на верхней плоскости и передней боковой стороне которой, размещены обозначения сходные с товарным знаком истца. 

Указанные обстоятельства приобретения спорного товара, его внешний вид, а также выдача продавцом товарного чека подтверждаются представленной истцом видеозаписью момента приобретения товаров.

Из представленной истцом копии лицензионного договора № 2 от 01.03.2016, заключенного между ООО «РУСМАШ» (лицензиар) и ИП ФИО3 (лицензиат)  следует, что истец предоставил третьему лицу ФИО3 на срок действия договора с даты заключения договора до 13.09.2021 неисключительную лицензию на территории Российской Федерации на использование товарных знаков по свидетельствам № 473042 (зарегистрирован 17.10.2012)  и № 561554 (зарегистрирован 11.01.2016) в отношении всех товаров 12 класса МКТУ (пункты 1.2, 2.1, 10.3). 

Согласно пунктам 3.1 – 3.3 договора лицензиат обязуется использовать товарный знак лицензиара на согласованных сторонами образцах товара лицензиата; лицензиат обязан обеспечить соответствие качества изготавливаемых товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемых Техническими регламентами на изготавливаемые товары и всем требованиям государственных органов Российской Федерации;  качество товаров, изготавливаемых лицензиатом, должна быть не ниже качества товаров лицензиара. Согласно пункту 3.9 договора лицензиат вправе наносить товарный знак на производимые и реализуемые лицензиатом рекламные материалы и материалы информационного характера, связанные с реализуемым лицензиатом товаром. 

В соответствии с пунктом 4.1 договора лицензиат обязуется уплачивать фиксированное вознаграждение за использование товарного знака № 473042 в размере 100000 руб. за каждые 12 месяцев действия договора,  за использование товарного знака № 561554 в размере 100000 руб. за каждые 12 месяцев действия договора,            

Согласно зарегистрированных Федеральной службой по интеллектуальной собственности сведений в отношении товарного знака № 473042, лицензионный договор зарегистрирован 26.05.2016.  

Из представленных истцом копий платежных поручений № 112 от 29.06.2016, № 14 от 08.02.2018, № 189 от 06.06.2019 усматривается, что истцу ИП ФИО3 производилась оплата по лицензионному договору № 2 от 01.03.2016.   

Из представленной истцом копии отчета об оценке № 18И-11/184А от 04.12.2018, выполненного ООО «ИНЕКС», усматривается, что рыночная стоимость права пользования товарным знаком № 473042, по состоянию на 04.12.2019 округленно составляет 2069000 руб.

Из представленного ответчиком заключения № 3808–2019 от 15.08.2019, выполненного экспертом ФИО4, следует, что исследуемый спорный товар обладает техническими признаками контрафактности: упаковка спорного товара отличается от упаковки оригинального товара, так на упаковке спорного товара в написании адреса сайта истца www.русамш.рф буква «Ф» выполнена заглавной, отсутствует знак «СТР», обязательный для оригинальной упаковки, также имеются отличия спорной детали от оригинальной по форме исполнения отдельных элементов, способу обработки.

Из представленных истцом копии претензий от 16.08.2019, квитанций ФГУП «Почта России» от 17.08.2019, следует, что истец обращался к ответчику с досудебной претензией.   

Доказательств ответа на претензию ответчик не представил.  

Рассмотрев представленные по делу материалы и исследовав их, обозрев представленные истцом видеозапись, спорный товар, арбитражный суд полагает иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки и знаки обслуживания.

Согласно статье 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии со статьей 1477 ГК РФ, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Как следует из положений статьи 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если нормами ГК РФ не предусмотрено иное.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 1480 ГК РФ государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков).

Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 473042 и зарегистрированными Федеральной службой по интеллектуальной собственности сведениями в отношении указанного товарного знака подтверждается, что истец является обладателем исключительных прав на товарный знак № 473042, зарегистрированный 17.10.2012 с приоритетом от 13.09.2011 в отношении товаров 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, включающего двигатели, в том числе их составные части, в частности натяжители цепи двигателя.

Указанный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде изображения силуэта лошадиной головы и передних ног и расположенного слева от него изображения шестеренки с размещенным по диаметру внутренней окружности словесным обозначением «РУСМАШ».   

Представленными истцом в материалы дела доказательствами (товарным чеком от 22.11.2018, видеозаписью) подтверждается факт реализации 22.11.2018 в торговой точке, принадлежащей ответчику, автоматического натяжителя цепи «Pilot».

Факт продажи спорного товара ответчиком не оспорен.

В этой связи, суд приходит к выводу о доказанности истцом факта реализации ответчиком спорного товара.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 156 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление от 23.04.2019 № 10) способы использования товарного знака, входящие в состав исключительного права в силу положений пунктов 1 и 2 статьи 1484 ГК РФ, не ограничиваются лишь изготовлением товаров с размещением на них этого товарного знака; исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.

Согласно заключению эксперта № 3808–2019 от 15.08.2019, выполненному ФИО4, спорный товар не изготавливался на заводе ООО «РУСМАШ» и обладает техническими признаками контрафактности. 

Спорный товар упакован в картонную коробку, на верхней плоскости и передней боковой стороне которой, размещены обозначения сходные с товарным знаком истца. 

В соответствии с пунктом 162 постановления от 23.04.2019 № 10 вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров; специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

 Обозрев обозначения, размещенные на упаковке спорного товара, в виде силуэта головы лошади, шестеренки словесного обозначения «РУСМАШ», суд приходит к выводу о том, что указанные обозначения сходны до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным за № 473042, принадлежащим истцу, поскольку совпадают фонетический и графический признаки словесного обозначения, а также совпадают графические элементы. 

Спорный товар относится к 12-му классу Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, включающего двигатели, в том числе их составные части, в частности натяжители цепи двигателя. Аналогичный товар выпускается истцом.

Доказательств наличия у ответчика права на использование товарного знака, зарегистрированного под № 473042, не представлено.

В этой связи, суд приходит к выводу о доказанности факта нарушения ответчиком принадлежащих истцу исключительных прав на товарный знак в форме распространения товара.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ в отношении товарного знака, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В обоснование заявленного размера компенсации в 200000 руб. истец сослался на положения подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и на наличие заключенного между ним и третьим лицом ИП ФИО5 лицензионного договора № 2 от 01.03.2016, указывая, что стоимость такого права составляет 100000 руб. за каждый товарный знак.   

Из условий указанного договора следует, что размер вознаграждения за право на  использование товарного знака по свидетельству № 473042 составляет 100000 руб. за каждые 12 месяцев действия договора. Истцом также представлены доказательства исполнения лицензионного договора в части уплаты вознаграждения ИП ФИО3  

 Ответчиком возражений против заявленного истцом размера компенсации, доказательств иного размера стоимости права использования товарного знака, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, не представлено. 

По смыслу положений пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель, самостоятельно распоряжаясь принадлежащими ему правами, определяет вид компенсации, при этом суд по своей инициативе не вправе изменять вид компенсации, избранный правообладателем. 

Согласно разъяснениям, данным в пункте 62 постановления от 23.04.2019 № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252 ГК РФ). 

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

В этой связи суд приходит к выводу о том, что произведенный истцом расчет суммы компенсации соответствует двукратному размеру стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Оснований для снижения размера заявленной компенсации судом не установлено. 

При таких обстоятельствах с ответчика в пользу истца надлежит взыскать              200000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак                         № 473042.

Согласно статье 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В соответствии со статьей 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» перечень судебных издержек, предусмотренный АПК РФ, не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости.

Расходы истца на приобретение спорного товара, почтовые расходы на направление претензии и копии искового заявления ответчику, на проведение экспертизы в общей сумме 10659 руб. подтверждены соответствующими доказательствами, ответчиком возражений в части указанной суммы судебных издержек не заявлено.

В этой связи, на основании статей 106, 110 АПК РФ, с учетом результатов рассмотрения дела, надлежит взыскать с ответчика в пользу истца 10659 руб. судебных издержек связанных с расходами по приобретению спорного товара,  отправлением претензии и искового заявления ответчику, по проведению экспертизы.

Кроме того, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) заявленные исковые требования подлежат оплате государственной пошлиной в сумме 7000 руб. Истцом при обращении в арбитражный суд платежным поручением была уплачена государственная пошлина в сумме 2000 руб., в связи с чем, на основании статьи 110 АПК РФ, следует взыскать с ответчика в пользу истца 2000 руб. расходов по уплате государственной пошлины, а также 5000 руб. государственной пошлины в доход федерального бюджета.

Представленный истцом в качестве вещественного доказательства контрафактный товар – автоматический натяжитель цепи «Pilot» на основании статей 76, 80 АПК РФ, с учетом установленных по делу обстоятельств, после вступления в законную силу судебного акта подлежит уничтожению.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 65, 110, 112, 167-171, 180, 181, 229 АПК РФ, пунктом 4 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (г. Воронеж, ОГРНИП 304366528200410, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «РУСМАШ» (г. Электросталь, Московская область, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 212659 руб., в том числе 200000 руб. компенсации, 12659 руб. судебных расходов.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (г. Воронеж, ОГРНИП 304366528200410, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 5000 руб. государственной пошлины. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Воронежской области.

 

Судья                                                                                                                      И.А. Щербатых