Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-90109/2023

16 июня 2024 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  23 апреля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  16 июня 2024 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Киселевой А.О.,

 

при ведении протокола судебного заседания  помощником судьи Бареевой А. А.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: :Индивидуальный предприниматель ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>  );

ответчик: :Общество с ограниченной ответственностью "Гидроцем" (адрес:  Россия 196603, ФИО2, Санкт-Петербург, Ш. КРАСНОСЕЛЬСКОЕ Д. 14/28, ЛИТЕРА Р, ПОМЕЩ. 1-Н, КОМНАТА 61, ОГРН: 

<

***>, ИНН 

<

***>);

о защите исключительных прав,

при участии

- от истца: представитель ФИО3 по доверенности, представитель ФИО4 по доверенности,

- от ответчика: представитель ФИО5 по доверенность, представитель ФИО6 по доверенности

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (Истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Гидроцем» (Ответчик) со следующими требованиями: 

1) обязать удалить за свой счет сходное с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 680973 до степени смешения обозначение с бумажной продукции (мешков),

2) взыскать в размере 2 685 250 руб. за нарушение исключительного права истца на товарный знак,

3) судебную неустойку согласно п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в размере 20 000 руб. за каждый день просрочки исполнения вступившего в законную силу решения суда,

4) взыскать расходы по оплате государственной пошлины. 

Определением от 19.10.2023 г. исковое заявление принято к рассмотрению в порядке искового производства.

            В судебном заседании представители Истца подержали заявленные требования, представители Ответчика возражали по мотивам, изложенным в отзыве и письменных пояснениях.

 

При отсутствии возражений сторон, в соответствии с положениями ст. 137 АПК РФ суд подготовил дело к судебному разбирательству, завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в суде первой инстанции.

Исследовав материалы настоящего дела, оценив представленные доказательства в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил следующее.

Согласно пояснениям Истца, индивидуальный предприниматель ФИО1 является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 680973 в отношении следующих товаров: Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 01; 02; 17; 19; 35.

14.07.2023 г. Индивидуальному предпринимателю ФИО1 стало известно, что Ответчику использует указанный товарный знак путем упаковки товара в мешки с обозначением «ГИДРОЦЕМ».

Так, в исковом заявлении по делу №А56-78973/2019 ООО «Гидроцем» подтвердило свое право собственности на мешки:

1.         Мешок бумажный с логотипом «Гидроцем» R4 Л800 - 4 150 шт.

2.         Мешок бумажный с логотипом «Гидроцем» R4 Л600 Fast - 20 400 шт.

3.         Мешок бумажный с логотипом «Гидроцем» R4 Л800 Fast - 3 400 шт.

4.         Мешок бумажный с логотипом «Гидроцем» R4 Т500 - 1 500 шт.

5.         Мешок бумажный с логотипом «Гидроцем» R3 Т300 - 5 530 шт.

6.         Мешок бумажный с логотипом «Гидроцем» R2 Т200 - 13 980 шт.

7.         Мешок бумажный с логотипом «Гидроцем» R3 Т300 финишный - 3 800 шт.

8.         Мешок бумажный с логотипом «Гидроцем» обмазочный - 5 700 шт.

9.         Мешок бумажный с логотипом «Гидроцем» Инжект 02-5 400 шт.

10.       Мешок бумажный с логотипом «Гидроцем» Инжект 04 - 6 450 шт.

11.       Мешок бумажный с логотипом «Гидроцем» ПромПол Компонент 3 11 кг. - 10 300 шт.

12.       Мешок бумажный с логотипом «Гидроцем» ПромПол 35 Компонент 3 14.75 кг. - 10 600 шт.

13.       Мешок бумажный с логотипом «Гидроцем» ПромПол 69 Компонент 3 24.75 кг. - 4 700 шт.

14.       Мешок бумажный с логотипом «Гидроцем» ПромПол Кварцевый наполнитель. - 6 300 шт.

15.       Мешок бумажный с логотипом «Гидроцем» Топпинг - 5 200 шт., общей стоимостью 1 342 625 (один миллион триста сорок две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей.

Право собственности ООО «Гидроцем» на указанные мешки подтверждается универсальными передаточными документами с ООО «ТД Сегежский» (поставщик бумажной упаковки) накладными № 197 и 198 от 01.03.2016 года, № 2271 от 19.12.2016 года, № 212 от 13.03.2017 года, № 732 от 05.06.2017 года.

Общая стоимость мешков составляет 1 342 625 (один миллион триста сорок две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей. Следовательно, двукратная стоимость товаров на которых незаконно размещен товарный знак, составляет 2 685 250 (два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч двести пятьдесят) рублей.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Обозначение «ГИДРОЦЕМ» (товарный знак) и обозначение «HYDROCEM» (обозначение, указанное на сайте) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2020 г. по делу № СИП-329/2020 в последнем абзаце на стр. 23 и первых трех абзацах на стр. 24 подтверждено следующее: «Вместе с тем суд принимает также во внимание, что общество «ГИДРОЦЕМ» учреждено ФИО6 в 2015 году, директором данного общества была назначена его супруга – ФИО7 На дату регистрации этого общества (13.01.2015) общество «ПП «Гидроцем» уже длительное время использовало обозначение, сходное с произвольной частью фирменного наименования заявителя, что подтверждается представленными в материалы дела товарными накладными. О таком использовании ФИО6 не мог не знать, являясь на указанную дату одним из учредителей общества «ПП «Гидроцем» и его генеральным директором. Таким образом, действия ФИО6 в данном случае были направлены на создание нового субъекта предпринимательской деятельности (конкурента) для осуществления деятельности в той же сфере, что и общество «ПП «Гидроцем», однако без участия в такой деятельности предпринимателя. В связи с этим суд полагает, что действия предпринимателя (ИП ФИО1) по регистрации спорного товарного знака были направлены не на причинение вреда заявителю или какому-либо иному лицу, а на разумное обеспечение своих имущественных интересов в условиях учреждения другим участником общества «ПП «Гидроцем» ФИО6 конкурирующего субъекта со сходным фирменным наименованием».

Данными выводами фактически подтверждается недобросовестность действий ФИО6, в том числе по регистрации ООО «Гидроцем».

Решением Роспатента от 14.08.2021 г., вынесенным по результатам рассмотрения возражения, поступившего 25.03.2021 от ООО «Производственное предприятие «Гидроцем», против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №571756, исключительное право на который принадлежит ООО «Гидроцем», удовлетворено возражение, поступившее 25.03.2021, и признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку   по свидетельству №571756  в отношении товаров 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях», 02 класса МКТУ «краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; необработанные природные смолы», 17 класса МКТУ «материалы для конопачения, уплотнения и изоляции» и 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы; смолы и битум».

Решением Суда по интеллектуальным правам от  01.12.2021 г. (полный текст решения изготовлен 03.12.2021 г.) по делу № СИП-623/2021 удовлетворены исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО1 и досрочно прекращена правовая охрана товарного знака  по свидетельству Российской Федерации № 571756 в отношении:

- товаров 1-го класса «химические продукты, предназначенные для использования в научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ);

- товаров 2-го класса «красящие вещества; протравы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати» МКТУ;

- товаров 17-го класса «каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; неметаллические гибкие трубы» МКТУ;

- товаров 19-го класса «неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники» МКТУ.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2022 г. (полный текст постановления изготовлен 01.04.2022 г.) решение Суда по интеллектуальным правам от 03.12.2021 по делу № СИП-623/2021 оставлено без изменения, кассационная жалоба общества с ограниченной ответственностью «ГИДРОЦЕМ» – без удовлетворения.

Признание предоставления правовой охраны товарному знаку   по свидетельству №571756 недействительным полностью отражено в открытом реестре ФИПС.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.04.2022 г. по делу № СИП-1109/2021 требования общества с ограниченной ответственностью «Гидроцем» об отмене Решения Роспатента от 14.08.2021 г. оставлены без удовлетворения.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.12.2021 г. по делу № А56-83754/2019 суд обязал ООО «Гидроцем» удалить товарный знак «Гидроцем» с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок, интернет-страниц. С ООО «Гидроцем» в пользу ИП ФИО1 взыскано 4 137 600,00 руб. компенсации, 33 688,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.05.2022 г. (полный текст изготовлен 03.06.2022 г.) по делу № А56-23063/2020 ООО «Гидроцем» (ИНН 

<

***>) обязали сменить фирменное наименование, сходное до степени смешения с коммерческим обозначением «ГИДРОЦЕМ», принадлежащим ООО «Производственное предприятие «Гидроцем» и товарным знаком по свидетельству № 680973, правообладателем которого является Индивидуальный предприниматель ФИО1, и произвести соответствующие регистрационные действия или прекратить осуществлять аналогичные виды деятельности под сходным до степени смешения с коммерческим обозначением «ГИДРОЦЕМ», принадлежащим ООО «Производственное предприятие «Гидроцем» и товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству №680973.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-92831/2022 от 05.12.2022 г. (полный текст изготовлен 19.12.2022 г.) с ООО «Гидроцем» в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1 взыскано: компенсация в размере 1 837 305,63 руб. за нарушение исключительного права истца на товарный знак, 31 373 руб. судебных расходов на оплату государственной пошлины. Решение оставлено без изменения Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.04.2023 г.

Таким образом, Истец полагает, что у Ответчика отсутствуют правовые основания для производства реализации – строительных смесей для гидроизоляции, как под обозначением «ГИДРОЦЕМ», так и под обозначением «HYDROCEM». Нарушения со стороны ООО «Гидроцем» имеют систематический характер.

Возражая против удовлетворения заявленных требований, Ответчик пояснил, что Истец при расчете компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «Гидроцем» (номер государственной регистрации 680973) использует периоды с 01.03.2016 года по 05.06.2017 года.

Однако товарный знак «Гидроцем» (номер государственной регистрации 680973) был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.11.2018 года.

В силу статьи 1480 ГК РФ регистрация товарных знаков в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр товарных знаков) осуществляется Роспатентом в порядке, установленном пунктом 1 статьи 1503 ГК РФ.

Товарный знак подлежит защите только с момента государственной регистрации.

В пункте 155 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано на то, что по смыслу положений пункта 1 статьи 1477, статьи 1481, пункта 1 статьи 1484 ГК РФ обозначение, которое заявлено на государственную регистрацию и проходит экспертизу в Роспатенте, до даты его регистрации в Государственном реестре товарных знаков товарным знаком не является.

Положения статьи 1491 ГК РФ не могут быть расценены как свидетельство того, что действия, совершенные до даты государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков, являются нарушением исключительного права на товарный знак.

Использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением, в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого товарного знака не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак.

Дата подачи заявки служит лишь моментом отсчета срока действия исключительного права и определяет согласно пункту 1 статьи 1494 ГК РФ дату приоритета (в частности, в целях применения пункта 6 статьи 1483 ГК РФ).

Таким образом, исходя из вышеобозначенного и, учитывая то, что товарный знак «Гидроцем» (номер государственной регистрации 680973) был зарегистрирован 08.11.2018 года, у истца отсутствует право на получение компенсации в размере 2 685 250 (два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч двести пятьдесят) рублей за нарушение исключительного права на товарный знак.

Ответчик также указывает, что в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1 был зарегистрирован 21.12.2016 года, что говорит об отсутствии у него права требования компенсации в размере 2 685 250 (два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч двести пятьдесят) рублей за нарушение исключительного права на товарный знак.

Стоимость товара учитывает налог на добавленную стоимость, которая не может быть принята при расчете компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, поскольку налог на добавленную стоимость подлежит перечислению в бюджет (Определение Верховного Суда РФ от 20.04.2023 № 305-ЭС23-6375 по делу № А40-27603/2022).

Также, по мнению Ответчика, неверно указание представителя Истца, что ФИО1 стало известно о том, что ответчик использовал товарный знак «Гидроцем» путем реализации товара с обозначением «Гидроцем» только 14.07.2023 года.

            Представитель истца в исковом заявлении ссылается на дело № А56-78973/2019.

Представителем ответчика в указанном деле № А56-78973/2019 был ФИО3, то есть то же лицо, которое подписало исковое заявление от 14 июля 2022 года в настоящем деле № А56-90109/2023.

            То, что Индивидуальному предпринимателю ФИО1 было известно о существовании мешков с логотипом «Гидроцем» еще 01.12.2017 года подтверждают следующие документы:

- Письмо ООО «Гидроцем» от 15.11.2017 года за № 57, направленное в адрес ООО «Производственное предприятие «Гидроцем» (ООО «ПП «Гидроцем») о том, что в адрес ООО «ПП «Гидроцем» ошибочно завезены мешки с логотипом «Гидроцем», что подтверждается описью вложения в ценное письмо  от 27.11.2017 года с почтовым идентификатором 19660310201986 и кассовым чеком  № 00007 от 27.11.2017 года. Указанное письмо было получено ИП ФИО1, как управляющим ООО «ПП «Гидроцем», что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 19660310201986.

- Ответ на указанное письмо от 01.12.2017 года за №83-12/2017, подписанное ИП ФИО1, как управляющим ООО «ПП «Гидроцем».

По мнению Ответчика, срок исковой давности для обращения в суд настоящим иском истек 01.01.2021 года, тогда как исковое заявление по настоящему делу поступило по системе «Мой Арбитр» 21.09.2023 года, то есть с пропуском срока исковой давности, который является самостоятельным основанием для вынесения судом решения об отказе в иске.

Рассмотрев представленные в материалы дела доказательства, ознакомившись с позицией сторон по делу, суд не усматривает оснований для удовлетворения заявленных требований ввиду следующего. 

В порядке положений ст. 195 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со ст. 200 ГК РФ (ст. 196 ГК РФ). 

В силу п. 2 ст. 199 ГК РФ истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является самостоятельным основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. 

Согласно пунктам 1, 2 статьи 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.  

Суд полагает обоснованными доводы Ответчика относительно истечения срока исковой давности по заявленным требованиям. 

Так, в материалы дела представлено письмо № 83/12-2017 от 01.12.2017 г., в котором ИП ФИО1 в адрес ООО «Гидроцем» сообщает позицию относительно бумажных мешков, указанных в исходящем от Ответчика запросе.  При этом, в письме Ответчика № 57 от 15.11.2017 г. содержится указание на наличие на бумажных мешках логотипа «Гидроцем».  

Таким образом, Истец был осведомлен относительно наличия на бумажных мешках логотипа в 2017 года.  

Исковое заявление по делу поступило по системе «Мой Арбитр» 20.09.2023 г., то есть с пропуском срока исковой давности, что является самостоятельным основанием для вынесения судом решения об отказе в иске.

На основании вышеизложенного, исковые требование не подлежат удовлетворению.

В силу п. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                          Киселева А.О.