АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-2532/24

17 апреля 2024 года

г. Ростов-на-Дону

 

Резолютивная часть решения объявлена   10 апреля 2024 года

Полный текст решения изготовлен            17 апреля 2024 года

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Жигало Н. А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Иванищевым А.В.,

при участии представителя истца ФИО1 по доверенности от 30.06.2023 (путем веб-конференции), представителя ответчика ФИО2 по доверенности от 10.04.2024,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А53-2532/24

по иску общества с ограниченной ответственностью «Издательство Робинс» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Аль пако» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о запрете, о взыскании компенсации, 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Издательство Робинс» (далее также истец) обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Аль пако» (далее также ответчик) с требованием о запрете производить, предлагать к продаже и реализовывать  на территории Российской Федерации книги, маркированные обозначением «Секреты тела человека» сходным до степени смешения с товарным знаком «Секреты человека» по свидетельству № 897167, о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 897167  в размере 3456000 рублей.

Представитель истца в судебном заседании изложил правовую позицию по делу, приобщил дополнительные пояснения к материалам дела, исковые требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании изложил правовую позицию по делу, приобщил дополнительный отзыв на иск,  возражал против удовлетворения исковых требований в полном объеме.

В судебном заседании суд обозревал сайты в сети Интернет  каталогкниг.рф, moscowbooks.ru/book/1106634.

Исследовав материала дела, выслушав представителей сторон, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью «Издательство Робинс», является юридическим лицом, внесенным в Единый государственный реестр юридических лиц 22.10.2010.

Основным видом деятельности является издание книг. Дополнительные виды деятельности - деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области, торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, торговля розничная книгами в специализированных магазинах и прочее.

Истец является обладателем исключительного права на словесный товарный знак «СЕКРЕТЫ ЧЕЛОВЕКА» по свидетельству Российской Федерации №897167, дата регистрации 06.10.2022, дата приоритета 19.05.2022. Товарный знак действует, в том числе, в отношении товаров 16 класса Международной классификации товаров и услуг МКТУ: «издания печатные; книги; материалы для обучения».

ООО «Издательство Робинс» - издательство, основанное в 2010 году. Переченьизданий включает в себя более 600 позиций и подробно описан в актуализируемом нарегулярной основе электронном каталоге, размещенном на сайте издательства поадресу: https://robins.ru/cataloq/. В перечень входит, в том числе, книга «СЕКРЕТЫЧЕЛОВЕКА»            https://robins.ru/catalog/kniqi-s-okoshkami/sekretv-cheloveka/.

В октябре 2023 истцу стало известно, что  ответчик вводит в гражданский оборот (производит, предлагает к продаже, реализует) на территории Российской Федерации книгу, на которой незаконно используется обозначение «СЕКРЕТЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА», сходное с товарным знаком истца.

С целью фиксации нарушения исключительных прав истцом былапроведена контрольная закупка книги «СЕКРЕТЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА»,произведенной         ответчиком,   на        маркетплейсе https://www.wildberries.ru/, что подтверждается кассовым чеком от 02.10.2023, в котором содержатся сведения о товаре, дате покупки, стоимости.

Поскольку истец не разрешал ответчику использовать товарный знак, истцом в адрес ответчика направлена претензия о нарушении исключительного права на товарный знак, прекратить нарушение и выплатить компенсацию в размере 3456000 рублей, которая оставлена без ответа и финансового удовлетворения.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также ГК РФ) произведения науки, литературы и искусства являются результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно положениям статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства, независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

В обоснование заявленного требования истец ссылается на положения статей 1229, 1484, 1515 ГК РФ и мотивирует их тем, ответчик использует в названии книги «СЕКРЕТЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА» сходное с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации №897167 «СЕКРЕТЫ ЧЕЛОВЕКА» право на которое принадлежит истцу.

Вместе с тем, ответчик  не оспаривает, что компанией предлагается к продаже книга с окошками под названием «Секреты тела человека», вместе с тем обозначение «Секреты тела человека» используется не в качестве товарного знака.

Словосочетание «Секреты тела человека» размещено в верхней части лицевой стороне обложки крупным шрифтом между фразой «моя первая энциклопедия с окошками» (расположена сверху) и мультяшным изображением мышечного корсета человека (расположено снизу). Обозначение занимает большую часть вышеуказанной области обложки, что позволяет ей привлекать к себе внимание потребителей. Данное словосочетание является единственным прямым указанием на тематику содержания книги, которая является главным ориентиром для потребителей при выборе книжной продукции.

Информация на обложке является вспомогательной по отношению к названию и направлена на разъяснение потребителю второстепенных ее свойств:

- словосочетание «моя первая энциклопедия с окошками» указывает на то, что данная книжка предназначена для детей, является образовательной и что в ней используется особый способ преподнесения информации – в виде интерактивных элементов- «окошек»,

- фраза «83 окошка» в нижней части лицевой стороны обложки – на количество этих элементов,

- рисунок на обложке демонстрирует потребителям общий стиль рисовки и в целях сохранения творческого единства произведения тематически связан с названием, дополняя его. Но при этом рисунок сам по себе (рассматривая его отдельно от названия) не дает потребителям конкретной информации о содержании книги.

Продукция ответчика маркирована товарным знаком ответчика № 699791 «MALAMALAMA», который размещен в правом верхнем углу лицевой стороны обложки. Данный товарный знак является основным, используется для маркировки всей продукции компании.

Товарный знак (знак обслуживания) истца № 897167 «Секреты человека» зарегистрирован 06.10.2022, что подтверждается свидетельством на товарный знак.

Как указывает истец, ООО «Издательство Робинс» - издательство, основанное в 2010 году. Перечень изданий включает в себя более 600 позиций и подробно описан в актуализируемом на регулярной основе электронном каталоге, в перечень входит, в том числе, книга «СЕКРЕТЫ ЧЕЛОВЕКА».            Издание  выпущено в 2019 году.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии со статьей 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

В силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать полного или частичного запрета использования фирменного наименования.

Указанная норма предоставляет преимущество возникшему ранее средству индивидуализации, и предусматривает исследование вопроса о сходстве двух средств индивидуализации, возможность введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента, а также исследование видов оказываемой деятельности.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю) (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

По общему правилу правообладателю товарного знака не может быть отказано в защите исключительного права на такое средство индивидуализации до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ (пункт 154 Постановления N 10).

Вместе с тем, исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак и факт его использования ответчиком. Ответчик может доказывать правомерность использования спорного обозначения, ссылаясь, в частности, на следующие обстоятельства.

Как отмечено в абзаце первом пункта 157 Постановления N 10, с учетом положений пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В абзаце втором пункта 157 Постановления N 10 в качестве примера такого использования, осуществляемого не для целей индивидуализации, приведен случай употребления слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например в письменных публикациях или в устной речи.

В данном конкретном случае использование слов «Секреты тела человека»  в названии литературного произведения не является использованием средств индивидуализации товара, в защиту которых предъявлен иск в рамках настоящего дела.

С учетом подпункта 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ размещение товарного знака на товаре (его упаковке), по общему правилу, свидетельствует о его использовании для целей индивидуализации товаров, если иное не следует из обстоятельств дела.

Так, при определении того, использован товарный знак для целей индивидуализации или для иных целей, следует учитывать, каким образом размещено спорное обозначение, размер, контекст (например, указание на назначение товара, совместимость и т.п.), указание собственных товарных знаков для индивидуализации товаров наряду со спорным обозначением, принятые в отношении определенных видов товаров способы маркировки, а также общепризнанные правила и практику в соответствующей отрасли, возможное восприятие потребителями спорного обозначения и риск введения их в заблуждение в отношении связи ответчика с правообладателем товарного знака.

Как следствие, при оценке факта нарушения исключительного права на товарный знак следует устанавливать, использовано слово, зарегистрированное в качестве товарного знака, для индивидуализации товара или в ином качестве (например, как название литературного произведения).

Данный правовой подход применяется в правоприменительной практике при демонстрации товарного знака, в таком случае демонстрация не признается использованием товарного знака по смыслу статьи 1484 ГК РФ и не приводит к нарушению исключительного права на него, если при этом не создается риск смешения и такое использование не вводит потребителей в заблуждение.

В настоящем случае ответчик использовал слова «Секреты тела человека» в наименовании выпускаемой им энциклопедии под собственным товарным знаком.

Согласно пункту 2 статьи 1260 ГК РФ составителю сборника и автору иного составного произведения (антологии, энциклопедии, базы данных, интернет-сайта, атласа или другого подобного произведения) принадлежат авторские права на осуществленные ими подбор или расположение материалов (составительство). Издателю энциклопедий, энциклопедических словарей, периодических и продолжающихся сборников научных трудов, газет, журналов и других периодических изданий принадлежит право использования таких изданий. Издатель вправе при любом использовании такого издания указывать свое наименование или требовать его указания.

При этом незаконное использование части произведения, названия произведения, персонажа произведения является нарушением исключительного права на произведение в целом, если не доказано, что часть произведения является самостоятельным объектом охраны (Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015)).

Таким образом, ответчику как издательству принадлежат исключительные права на составное произведение энциклопедию под названием «Секреты тела человека». Название энциклопедии является составной частью произведения, то есть иного объекта интеллектуальной собственности, нежели товарный знак истца. Название энциклопедии «Секреты тела человека» не индивидуализирует товары ответчика в смысле правового понятия «товарный знак». Товарный знак регистрируется правообладателем в целях маркировки товаров, услуг и т.д., которые выпускаются, осуществляется правообладателем. Маркировка товарным знаком отличает деятельность правообладателя от иных хозяйствующих субъектов. Именно поэтому товарный знак относится к средствам индивидуализации.

Вместе с тем, название произведения, в данном случае энциклопедии, является частью произведения, иного объекта интеллектуальной собственности, имеет самостоятельную защиту в составе произведения и не предназначено для маркировки деятельности ответчика.

Более того, на сайтах в сети Интернет каталогкниг.рф, moscowbooks.ru/book/1106634 размещена информация о книгах редакции ответчика «Анатомия все секреты тела человека», издательство 2021 года. Следовательно, ответчик использовал схожее наименование энциклопедии в 2021 году, то есть до регистрации истцом спорного товарного знака и до даты приоритета спорного товарного знака.

Аналогичный правоприменительный подход изложен в Решении Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2021 по делу N СИП-923/2020, в  Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2022 N С01-1831/2022 по делу N А40-157360/2021.

С учетом изложенного, в удовлетворении исковых требований истца надлежит отказать, поскольку истец не доказал факт нарушения ответчиком принадлежащих истцу прав на товарный знак № 897167.

По правилам статьи 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на проигравшую сторону.

Руководствуясь статьями 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

Отказать в иске.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                               Жигало Н. А.