ДВЕНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

410002, г. Саратов, ул. Лермонтова д. 30 корп. 2 тел: (8452) 74-90-90, 8-800-200-12-77; факс: (8452) 74-90-91,

http://12aas.arbitr.ru; e-mail: info@12aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело №А12-5027/2022

г. Саратов

20 июня 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 14 июня 2023 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Антоновой О. И.,

судей Волковой Т. В., Жаткиной С. А., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО2 на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 05 апреля 2023 года по делу № А12-5027/2022 

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН: 

<

***>, ОГРНИП: 

<

***>) 

к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ИНН: 

<

***>, ОГРНИП: 

<

***>) 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора: ИП ФИО4, ООО «Стройфаворит-У», ФИО5, 

о взыскании компенсации за незаконное использование промышленного образца,

при участии в судебном заседании:

- представитель ИП ФИО2 – ФИО6, действующий на основании доверенности от 28 декабря 2022 года,

- представитель ИП ФИО3 – адвокат Шишлянников Фёдор Викторович, действующий на основании доверенности от 27 февраля 2023 года, 

 

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Волгоградской области обратился индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – ИП ФИО2, истец) к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее – ИП ФИО3, ответчик) с исковым заявлением о взыскании компенсации за незаконное использование промышленного образца № 75390 «Узел прохода декоративный для гофрированного воздуховода» в размере 10 000 рублей, судебных издержек в размере 444 рублей, в том числе: расходы на покупку товара в размере 125 рулей, почтовые расходы  в размере 119 рулей, оплата выписки из ЕГРИП в размере 200 рулей, а так же судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 2 000 рублей. 

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 05.04.2023 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Волгоградской области от 05.04.2023 отменить по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.

09.06.2023 с дополнением к апелляционной жалобе истцом в материалы дела представлены DVD-диск с видео записями приобретения товара «Флянец» у ИП Лацинник» с фотографиями приобретенного товара, и доказательствами, какой товар выпускается по патенту №75390; копия накладной №861 от 05.05.2023г.; сравнение фотографий изделий.

Согласно статье 268 АПК РФ дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными.

Пунктом 29 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" разъяснено, что суд определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по не зависящим от него уважительным причинам.

Доказательств невозможности представить вышеуказанные доказательства в суд первой инстанции, истцом в нарушение положений статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представлено, при этом копия накладной №861 от 05.05.2023г. датирована после принятия судом первой инстанции решения (29.03.2023 г.), в связи с чем, не может являться основанием для отмены судебного акта, так как апелляционный суд осуществляет проверку законности и обоснованности решения суда первой инстанции на дату оглашения резолютивной части решения.

Принимая во внимание изложенное, апелляционный суд не усматривает оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 268 АПК РФ для приобщения к материалам дела дополнительно представленных истцом доказательств.

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверена судом апелляционной инстанции в порядке и по основаниям, предусмотренным статьями 258, 266-271 АПК РФ.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в апелляционной жалобе, исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд считает, что судебный акт не подлежит отмене по следующим основаниям.

Обращаясь в суд, истец ссылается на то, что ФИО2 на основании патента на промышленный образец выданного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, принадлежит исключительное право на промышленный образец № 75390 «Узел прохода декоративный для гофрированного воздуховода». 

14.02.2020 в магазине «Дом родной» расположенном по адресу: 

<

...> в котором осуществляет предпринимательскую деятельность ИП ФИО3, был приобретен «Узел прохода декоративный для гофрированного воздуховода» Фланец, принадлежащий на основании патента № 75390 ИП ФИО2 

Покупка указанного товара стоимостью 125 рублей подтверждается товарным чеком от 14.02.2020, а также видеосъемкой, произведенной в целях самозащиты гражданских прав на основании ст.ст. 12, 14 ГК РФ. 

По внешним признакам, ввиду явных и существенных различий от оригинальной продукции выпускаемой ИП ФИО2 - данный товар содержит признаки несоответствия легальной продукции. 

В силу выявленного факта нарушения исключительного права истца на промышленный образец, в порядке досудебного урегулирования спора, истец направил ответчику претензию, которую последний оставил без удовлетворения. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с заявленными требованиями.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, правомерно руководствовался следующим.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) промышленные образцы являются результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью). 

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом. 

В силу пункта 1 статьи 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. 

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. 

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. 

Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 названной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Как предусмотрено пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ, использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: 

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; 

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 данного пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное; 

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 этого пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; 

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 данного пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению; 

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа. 

В силу абзаца четвертого пункта 3 статьи 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение. 

При разрешении спора о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в изделии ответчика всех существенных признаков промышленного образца или совокупности признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец. 

Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора. 

По ходатайству истца определением суда первой инстанции от 19.12.2022 по делу была назначена судебная экспертиза, проведение которой было поручено экспертному учреждению – АНО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА», эксперту ФИО7 В распоряжение эксперта было предоставлено изделие - металлический фланец белый, диаметром 140 мм - приобщенное ранее в материалы дела ИП ФИО2 как товар, реализованный ИП ФИО3 по товарному чеку от 14.02.2020 года. 

Согласно выводам эксперта, изложенным в экспертном заключении от 15.02.2023, представленный на исследование эксперта образец «Фланец» содержит все существенные признаки промышленного образца, защищенного патентом № 75390. 

Суд первой инстанции, оценив вышеуказанное экспертное заключение, пришел к выводу, что оно соответствует требованиям статьи 86 АПК РФ, является ясным и полным, а выводы носят категорический характер при отсутствии противоречий, в связи с чем экспертное заключение от 15.02.2023 судом первой инстанции было признано относимым, допустимым и достоверным доказательством.

Лицами, участвующими в деле, заключение эксперта не оспорено, о проведении повторной или дополнительной экспертизы соответствующих ходатайств в порядке, предусмотренном статьей 87 АПК РФ, не заявлено.

На основании изложенного, суд первой инстанции пришел к выводу, что  промышленный образец «Узел прохода декоративный для гофрированного воздуховода», удостоверенный патентом Российской Федерации № 75390 был использован в изделии, представленном истцом в материалы дела, как «Фланец белый D140», реализованный ИП ФИО3 по товарному чеку от 14.02.2020. 

Вместе с тем, судом первой инстанции установлено, что реализованный ИП ФИО3 товар «Фланец белый D140», в свою очередь, был приобретен ею у ООО «СтройФаворит-У» на основании договора поставки № У-22/1 от 08.01.2015 и расходной накладной за № 5174 от 17.07.2017. 

Из ответа ООО «СтройФаворит-У» № б/н от 16.05.2022, представленного на соответствующий запрос ИП ФИО3, следует, что поставленный ООО «СтройФаворит-У» товар «Фланец белый D140» закупался им у единого поставщика – ИП ФИО4, а последним - у ИП ФИО2 

С данным ответом ООО «СтройФаворит-У» были представлены копия письма ИП ФИО4 от 09.04.2020, а также письма АО «ВНИИС» (Всероссийского научно-исследовательского института сертификации) № 101- К6/696 от 12.09.2018 на имя и заверенного ИП ФИО2 

Указанные выше обстоятельства были подтверждены ООО «СтройФаворит-У» в своем отзыве на иск ИП ФИО2, а также приложенными документами, подтверждающими факт приобретения спорного фланца у ИП ФИО4, в частности - договором поставки № У-22 от 08.01.2015, товарной накладной № 332 от 17.04.2017, платежным поручением № 679 от 03.05.2017. 

Согласно представленным в материалы дела письменным объяснениям ИП ФИО4, последний указал на то, что белые металлические вентиляционные фланцы для воздуховодов с ободом диаметрами от 80 до 160 мм закупались им у ИП ФИО2 с целью дальнейшей их реализации. 

Одним из покупателей этих фланцев являлось ООО «СтройФаворит-У» из города Волгограда. 

В качестве документа, подтверждающего факт приобретения таких фланцев у ИП ФИО2, ИП ФИО4 представлена товарная накладная № 178 от 09.12.2016. 

Факт продажи ИП ФИО4 белых металлических вентиляционных фланцев для воздуховодов с ободом диаметрами от 80 до 160 мм не оспаривался и представителем истца в судебном заседании, состоявшемся в суде первой инстанции 23.03.2023. 

Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ в их совокупности и взаимосвязи, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что реализованный ИП ФИО3 «Фланец белый D140», произведен и введен в гражданский оборот самим ИП ФИО2, являвшимся на момент такой реализации правообладателем промышленного образца, удостоверенного патентом Российской Федерации № 75390. 

Судом первой инстанции также учтено, что фланец металлический – «Узел прохода декоративный для гофрированного воздуховода» производителем - ИП ФИО2 не маркировался при производстве и поставке покупателям. 

Согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. 

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок. 

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, истцу в качестве подтверждения факта несанкционированного использования достаточно заявить об отсутствии его согласия на использование ответчиком товарного знака, в то время как соблюдение требований законодательства об интеллектуальной собственности и наличие прав на использование объекта интеллектуальной собственности подтверждает ответчик путем представления соответствующих доказательств (наличие согласия правообладателя, отсутствие сходства между обозначениями, оригинальность товара - исчерпание права и пр.). 

Истец вправе же опровергнуть обстоятельства, подтверждающие соблюдение ответчиком требований законодательства об интеллектуальной собственности. 

Таким образом, вопрос установления контрафактности товара, предлагаемого к продаже и реализованного ответчиком, также подчиняется общим требованиям о распределении бремени доказывания. 

Так, в случае если истец ссылается на нарушение ответчиком исключительного права на товарный знак при продаже ответчиком контрафактного товара, а ответчик заявляет соответствующие возражения, то вопрос о нарушении исключительного права на товарный знак и о контрафактности товара подлежит установлению с учетом конкретных обстоятельств дела и представленных сторонами спора доказательств. 

Например, ответчик может ссылаться на законность использования товарного знака в связи с тем, что товар введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (статья 1487 ГК РФ), доказывая, что источником происхождения такого товара является сам правообладатель. 

Истец же вправе оспорить доводы ответчика о законности использования товарного знака, например, указывая на то, что спорный товар не произведен ни им, ни его лицензиатом, подтверждая это несоответствием спорного товара, производимым им товарам или отсутствием производства спорных товаров в целом. 

В рассматриваемом случае ответчик должен доказать законность использования им промышленного образца, в защиту исключительных прав на который к нему предъявлен иск. Поскольку ответчик ссылался на принцип исчерпания права, то именно на него возложено бремя доказывания соответствующих обстоятельств путем представления в материалы дела надлежащих доказательств, подтверждающих введение товаров (конкретных товаров, реализуемых ответчиком) в гражданский оборот на территории Российской Федерации самим правообладателем или иным лицом с его согласия. 

Судом первой инстанции верно установлено, что в обоснование легальности происхождения спорного товара ответчик представил соответствующие договора поставки, товарные накладные, а также платежные поручения, подтверждающие факты покупок товара поставщиками ответчика непосредственно у истца. 

Доказательств обратного истцом в нарушение положений статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представлено. 

Приобщенное истцом в материалы дела изделие, обозначаемое им как некий легальный товар ИП ФИО2, предметом какой-либо экспертной оценки не являлось. 

Факт изготовления и введения в гражданский оборот иным лицом реализованного ИП ФИО3 товара «Фланец белый D140», истцом не доказан. 

На основании изложенного, принимая во внимание положение части 3.1 статьи 70 АПК РФ, в силу вышеприведенного принципа исчерпания исключительного права на товарный знак, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу, что данное обстоятельство исключает основания для вывода о нарушении исключительного права истца и, как следствие, исключает основания для удовлетворения иска. 

Судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции, и, отклоняя доводы заявителя жалобы, отмечает следующее.

Довод заявителя жалобы о том, что товар «Фланец белый D140», реализованный ИП ФИО3, не производился ИП ФИО2, судебной коллегией отклоняется, так как является голословным, документально не подтвержденным. 

В силу ст. 65 АПК РФ в предмет доказывания ответчика входили обстоятельства, связанные с введением в гражданский оборот товара «Фланец белый D140» самим истцом.

Совокупность представленных в материалы дела доказательств ответчиком и третьими лицами ООО «СтройФаворит-У» и ИП ФИО4, свидетельствует о том, что реализованный ИП ФИО3 товар «Фланец белый 0140» был введен в гражданский оборот самим истцом, являвшимся на момент такой реализации правообладателем промышленного образца, удостоверенного патентом РФ № 75390.

Из представленных в материалы дела документов следует, что товар «Фланец белый D140» приобретен ответчиком у ООО «СтройФаворит-У», который закупал его у ИП ФИО4, а последний - у ИП ФИО2

Как следствие, в реализацию требований п. 6 статьи 1359 ГК РФ такая продажа ИП ФИО3 названного товара не является нарушением исключительного права истца на промышленный образец, и основания к удовлетворению заявленного иска отсутствуют.

Более того, в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции представитель ИП ФИО2 прямо подтвердил, что его доверитель производил и поставлял соответствующий товар ИП ФИО4

Ссылка заявителя жалобы на тот факт, что ответчик, используя документы на «оригинальную» продукцию истца, поставленного им ИП ФИО4, реализует некую «контрафактную» продукцию, которая отличается от «оригинальной», судебной коллегией признана несостоятельной, поскольку является документально неподтвержденной.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции представитель истца пояснил, что продукция ИП ФИО2 никак не маркируется, что исключает либо существенно затрудняет, возможность ее идентификации.

При этом согласно экспертному заключению от 15.02.2023, подготовленному АНО «Профессиональная экспертиза», следует, что представленный на исследование образец (фланец) содержит все существенные признаки промышленного образца, защищенного патентом № 75390.

Данный вывод относится ко всем элементам внешнего вида реализованного ответчиком товара «Фланец белый D140» в сопоставлении с изображением внешнего вида промышленного образца, отраженным в патенте. Эта оценка касается и длины корпуса исследованного экспертом образца, и расположенных на нем чередующихся рядов кольцевых выступов и углублений.

Таким образом, с точки зрения оценки сходства внешнего вида реализованного товара «Фланец белый Ш40» с промышленным образцом, удостоверенным патентом РФ № 75390, является подтвержденным их полная тождественность, что опровергает довод апеллянта.

Довод заявителя жалобы о наличии отличий в товаре, реализованном ответчиком и оригинальной продукции, судебной коллегией признан несостоятельным.

Сам по себе факт незначительного смещения рядов кольцевых выступов у изделия, безусловно не свидетельствует о том, что данное смещение не могло быть допущено в процессе производства изделия.

В нарушение положений статьи 65 АПК РФ доказательств того, что смещение рядов кольцевых выступов у изделия исключается при производстве изделия, истцом в материалы дела не представлено.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводы обжалуемого судебного акта, являются несостоятельными и не могут служить основанием для отмены принятого решения.

Все имеющие значение для правильного и объективного рассмотрения дела обстоятельства выяснены судом первой инстанции, всем представленным доказательствам дана правовая оценка. 

Апелляционную жалобу следует оставить без удовлетворения. 

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены решений суда первой инстанции, не установлено. 

При подписании резолютивной части постановления от 14.06.2023 по делу А12-5027/2022 во втором абзаце в части указания суда, в который может быть обжаловано постановление суда апелляционной инстанции, допущена опечатка, которая подлежит исправлению в порядке статьи 179 АПК РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 177 АПК РФ постановление, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Волгоградской области от 05 апреля 2023 года по делу № А12-5027/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.

 

Председательствующий                                                                                     О. И. Антонова  

 

Судьи                                                                                                                    Т. В. Волкова

 

                                                                                                                               С. А. Жаткина