АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

город Смоленск                                                                      

04.07.2023                                                                     Дело № А62-6248/2021

                          Резолютивная часть решения оглашена 27.06.2023

                                   Полный текст решения изготовлен 04.07.2023

 

        Арбитражный суд Смоленской области  в составе судьи Яковлева Д.Е., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «МПП» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>), индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 314504725100042; ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Аспект» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>),

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: индивидуальный предприниматель ФИО3 (ОРГНИП 314505322400014, ИНН 

<

***>), совместное общество с ограниченной ответственностью «Волшебный остров» (УНП 690455676),

о пресечении действий, нарушающих исключительные права, взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

при участии в судебном заседании (до перерыва):  

от истца: ФИО4, представителя по доверенности от 20.06.2021, паспорт;

от ответчика: ФИО5, представителя по доверенности от 24.12.2022, паспорт;

от ФИО3: ФИО4, представителя по доверенности от 20.07.2020, паспорт;

от общества с ограниченной ответственностью «Волшебный остров»: ФИО6, представителя по доверенности от 02.06.2023, паспорт;

от иных участников процесса: не явились, извещены надлежащим образом,

после перерыва: 

от истца: ФИО4, представителя по доверенности от 20.06.2021, паспорт;

от ответчика: ФИО5, представителя по доверенности от 24.12.2022, паспорт;

от ФИО3: ФИО4, представителя по доверенности от 20.07.2020, паспорт;

от иных участников процесса: не явились, извещены надлежащим образом, 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «МПП» (далее – истец, ООО «МПП»), индивидуальный предприниматель Юсупов Рафис Ринатович обратились в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Аспект» (далее – ответчик, ООО «Аспект») об обязании прекратить предложение к продаже и продажу игрушки-подушки кота Барсика на сайтах wildberries.ru и ozon.ru, о взыскании 500000,00 руб. компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведение дизайна (кот Басик, кот-подушка Басик) и на товарный знак № 540573.

До принятия судебного акта по существу спора индивидуальный предприниматель Юсупов Рафис Ринатович отказался от исковых требований.

Отказ от исковых требований принимается судом, так как он не противоречит закону и не нарушает прав других лиц, является реализацией процессуальных прав, производство по делу в данной части подлежит прекращению. 

В окончательных уточненных требованиях, принятых судом к рассмотрению, ООО «МПП» просило взыскать с ответчика 500000,00 руб. компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведение дизайна (кот Басик, кот-подушка Басик).

Ответчик возражал относительно удовлетворения исковых требований в полном объеме, в частности, указал, что спорный товар не является контрафактным под маркой «FANCY», считает надлежащим доказательством экспертизу, проведенную в рамках рассмотренного дела в Республике Беларусь. Также пояснил, что в случае если бы товар являлся контрафактным, то соразмерной  к взысканию могла считаться компенсация в размере не более 20000 руб. 

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Волшебный остров» возражало относительно удовлетворения исковых требований, указало, что решение Верховного суда Республики Беларусь по делу № 1ИГИП21125 должно быть положено в основу судебного решения (имеет преюдициальный характер) по настоящему делу.

Индивидуальный предприниматель ФИО3 поддержала исковые требования, подтвердила право ООО «МПП» на защиту авторского права в спорный период. 

Оценив в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в материалах дела документы, суд приходит к следующему. 

Как указывает истец и следует из материалов дела, ООО «МПП» является обладателем исключительного права на произведение дизайна – «Мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик» на основании лицензионного договора № 02-0116 от 01.01.2016 и правообладателем исключительного права на производное произведение – «Игрушка-подушка кот Басик» (лицензионный договор №02-0116 от 01.01.2016 с дополнительными соглашениями).

Наличие у общества на основании лицензионного договора от 01.01.2016 № 02-0116 исключительной лицензии в отношении спорного результата интеллектуальной деятельности обуславливает его право самостоятельно защищать свое нарушенное право в отношении такого объекта

13.04.2021 на интернет-площадке wildberries.ru был зафиксирован факт предложения к продаже кота Барсика от компании «Fancy», продавец ООО «Аспект». Истец на интернет-площадке wildberries.ru приобрел спорный товар – кота Барсика (кассовый чек от 13.04.2021). 

Полагая, что действиями ответчика нарушены исключительные права ООО «МПП» на дизайн, истец обратился к ООО «Аспект» с претензией №П-3004/1 от 30.04.2021, которая оставлена ответчиком без удовлетворения, в связи с чем истец обратился в суд с настоящим иском. 

Одним из своих доводов ответчик указывает на отсутствие признаков  контрафактности товара. Также пояснил, что указанный объект не является объектом авторского права (не охраняется им), так как отсутствует творческий результат, имело место копирование, как следствие, отсутствует оригинальность, уникальность, новизна. 

Сходство изобразительных и объемных обозначений согласно пункту 5.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 (далее - Методические рекомендации), определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пунктам 5.2.1, 5.2.2 Методических рекомендаций при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением. 

Согласно пункту 95 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении дел о нарушении исключительного права на произведение путем использования его переработки (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ) для удовлетворения заявленных требований должно быть установлено, что одно произведение создано на основе другого. Для установления того, является созданное произведение переработкой ранее созданного произведения или результатом самостоятельного творческого труда автора, может быть назначена экспертиза. 

В заключении № 025130/6/77001/102022/А62-6248/21 от 25.03.2022  экспертом автономной некоммерческой организации «Центр Патентных Экспертиз» сделаны выводы о том, что изображение «Мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик», отраженное в свидетельстве Российского авторского общества «КОПИРУС» о депонировании произведения от 29.07.2014 №014-003437, содержит следующие отличительные (оригинальные, уникальные, обладающие творческой новизной) элементы дизайна:

- серо-серебристый кот с большими медовыми глазами и очень маленьким носиком;

- плотное телосложение, крупная голова и висячие, плотно прижатые ушки;

- котик не улыбается, рот у него в виде маленькой точечки;

- выражение мордочки: трогательное, наивное, серьезное. Данная характеристика не является элементом дизайна, при этом достигается за счет сочетания и расположения определенным образом на мордочке кота таких элементов дизайна как крупные круглые близко посаженные глаза, маленький нос треугольной формы, расположенный высоко, - ближе к глазам, рот сделан в виде небольшой выемки, которая выглядит как точка.

«Игрушка-подушка кот Барсик», маркировка «Fancy», артикул BARS1, производитель СООО «Волшебный остров», Республика Беларусь является продуктом переработки произведения «Мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик», и игрушки «Игрушка-подушка кот Басик», артикул Кр40-012, производитель ООО «МПП». 

«Игрушка-подушка кот Барсик», маркировка «Fancy», артикул BARS1, производитель СООО «Волшебный остров», Республика Беларусь содержит в себе узнаваемые элементы произведения  «Мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик».

«Игрушка-подушка кот Басик», артикул Кр40-012, производитель ООО «МПП» и «Игрушка-подушка кот Барсик», маркировка «Fancy», артикул BARS1, производитель СООО «Волшебный остров», несмотря на имеющиеся отличия в дизайне игрушек, ассоциируются друг с другом и производят одинаковое впечатление. 

Ходатайство о назначении повторной экспертизы ответчиком не поддержано, в связи с чем не рассматривается судом.

Нарушений требований законодательства по результатам экспертизы, которые могли бы поставить под сомнение заключение экспертов, что, в свою очередь, явилось бы основанием для назначения повторной экспертизы, не представлено. Экспертом раскрыты и аргументированы примененные методы, отражена последовательность исследования. Представленное заключение является ясным и полным, принимается в качестве доказательства. В судебном заседании разъяснялось, что в соответствии с пунктом 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе», при отсутствии ходатайства о назначении экспертизы оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений статьи 65 АПК РФ о бремени доказывания исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчик и совместное общество с ограниченной ответственностью «Волшебный остров» считают надлежащим доказательством экспертизу, проведенную в рамках дела № 1ИГИП21125 Верховного суда Республики Беларусь. 

Отклоняя доводы ответчика и совместного общества с ограниченной ответственностью «Волшебный остров» относительно наличия сомнений в достоверности судебной экспертизы, проведенной в рамках настоящего дела, и необходимости принятия в качестве надлежащего доказательства  заключения эксперта, которое было положено в основу решения Верховного Суда Республики Беларусь от 23.08.2022 (дело № 1ИГИП21125 по иску ООО «МПП» к СООО «Волшебный остров» о пресечении нарушения исключительных прав на объект авторского права и взыскании компенсации (далее – дело № 1ИГИП21125), суд исходит из следующего.

Выводы эксперта по делу № 1ИГИП21125 относительно непризнания кота-подушки Басика в качестве произведения искусства (дизайна) основывались на утилитарных свойствах данной игрушки и предназначенности для массового производства, на использовании приема «художественной стилизации», типичности решений декоративных игрушек-подушек, приемов выразительности.    

Истец указал, что российские законодательство и судебная практика не относят «утилитарные свойства» и «предназначенность для массового производства» объектов в качестве критериев для исключения охраны нормами авторского права.  

Напротив, как отмечено в пункте 6 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 10.11.2021, в словарях слово «дизайн» определяется как деятельность по конструированию вещей, машин, интерьеров, основанному на принципах сочетания удобства, экономичности и красоты. Соответственно, произведением дизайна является результат такой деятельности, выраженный в объективной форме. 

Кроме того, само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права (абзац третий пункта 80 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). 

Наличие в сети Интернет сведений об обозначениях, сходных с противопоставленным в обращении названием объекта авторского права, не означает отсутствия творческого характера созданного объекта (решение Суда по интеллектуальным правам от 5 апреля 2023 года по делу № СИП-985/2022). 

Таким образом, доводы об утилитарных свойствах данной игрушки и предназначенности для массового производства не могут привести к выводу об отсутствии охраны объекта дизайна нормами авторского права в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Также эксперт пришел к следующему выводу: мягконабивная игрушка FANCY «Кот Барсик» производства СООО «Волшебный остров» не является самостоятельным оригинальным произведением искусства (дизайна); данная игрушка воспроизводит дизайн игрушки «Басик кот-подушка» производства ООО «МПП». Таким образом, эксперт также признал и подтвердил, что спорная игрушка скопирована с кота Басика, с игрушки «Басик кот-подушка» производства ООО «МПП». 

При отклонении довода о наличии преюдициального характера решения по делу № 1ИГИП21125 суд исходит из следующего.

В деле № 1ИГИП21125 по иску ООО «МПП» к СООО «Волшебный остров» сторонами были соответственно ООО «МПП» и СООО «Волшебный остров», применялось законодательство Республики Беларусь. В настоящем деле спор возник между ООО «МПП» и ООО «Аспект», СООО «Волшебный остров» привлечено в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, требования рассматриваются по российскому законодательству и с учетом специфики сформировавшейся практики. Таким образом, состав лиц, участвующих в настоящем споре, не тождественен составу лиц по делу №1ИГИП21125, в связи с чем участники процесса могут приводить иные доводы и доказательства.  

Предмет настоящего спора – взыскание компенсации за нарушение исключительных прав на объекты авторского права (произведение дизайна кота Басика и кота-подушки Басика) в соответствии со статьей 1301 ГК РФ, поскольку нарушение произошло на территории Российской Федерации. В деле №1ИГИП21125 ООО «МПП» требовало пресечь действия, нарушающие исключительное право на объект авторского права и взыскать компенсацию в соответствии с законодательством Республики Беларусь в связи с нарушением прав на территории Республики Беларусь. 

Таким образом, предмет спора также не тождественен. 

Основание настоящего иска – нарушение исключительного права на произведение дизайна кота Басика и кота-подушку Басика, выразившееся в предложении к продаже и продажи на территории Российской Федерации спорной игрушки; в деле №1ИГИП21125 основанием иска было изготовление и реализация на территории Республики Беларусь спорной игрушки. 

Таким образом, лица, участвующие в настоящем деле, предмет и основания иска не тождественны обстоятельствам, что в деле № 1ИГИП21125. Суд принимает довод истца относительно отсутствия в связи с этим преюдициальности решения.

Кроме того, противоречий в судебных актах в данном случае не будет, так как указанное решение предполагает, что изготовление СООО «Волшебный остров» и продажа на территории Республики Беларусь товара не запрещена, при этом выводы относительно реализации на территорию Российской Федерации не сделаны.

В силу части 4 статьи 71 АПК РФ каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами, согласно части 5 статьи 71 АПК РФ никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. 

Кроме того, согласно разъяснениям Конституционного суда Российской Федерации, изложенным в Определении по запросу Администрации Краснодарского края о проверке конституционности части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации № 2528-О от 06.11.2014, часть 2 статьи 69 АПК Российской Федерации освобождает от доказывания фактических обстоятельств дела, но не исключает их различной правовой оценки, которая зависит от характера конкретного спора. Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 25.07.2011 № 3318/11, 15.06.2004 № 2045/04, 03.04.2007 № 13988/06, 17.06.2007 №11974/06 и от 10.06.2014 №18357/13, а также позиции, изложенной в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 13.03.2019 № 306-КГ18-19998 по делу № А65- 7944/2017, преюдициальный характер носят факты, установленные при рассмотрении другого дела, вплоть до их опровержения другим судом по другому делу или в ином судопроизводстве. Положения части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации освобождают от доказывания фактических обстоятельств дела, но не исключают их правовой оценки, которая зависит от характера спора. Правовые выводы судов по одному делу не могут рассматриваться в качестве обстоятельств, не требующих доказывания по другому делу. Правовые выводы не могут рассматриваться в качестве обстоятельств, не требующих доказывания. В соответствии с частью 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. Данная норма освобождает от доказывания фактических обстоятельств дела, но не исключает их различной правовой оценки, которая зависит от характера конкретного спора.

В деле № 1ИГИП21125 Верховный суд Республики Беларусь установил факт изготовления и продажи СООО «Волшебный остров» на территории Республики Беларусь спорной игрушки кота-подушки Барсика, при этом суд не нашел в этом нарушений по праву Республики Беларусь, то есть правовая оценка состоит в том, что на территории Республики Беларусь и по праву Республики Беларусь нарушения отсутствуют. При этом даже фактические обстоятельства спора по делу №1ИГИП21125 были иными – изготовление и продажа на территории иного государства - Республики Беларусь спорной игрушки. 

Основным доводом в решении от 23.08.2022 по делу № 1ИГИП21125 (т.д. 5, л.д. 108, оборот) являлось то, что мягконабивная игрушка «Басик кот-подушка» производства ООО «МПП» не является объектом авторского права – произведением искусства (дизайна), поскольку не обладает признаками творческой новизны, оригинальности и уникальности. Данный вывод был сделан с применением законодательства Республики Беларусь.

При этом по российскому законодательству само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права (абзац третий пункта 80 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). 

Кроме того, суд принимает во внимание выводы экспертизы, назначенной по настоящему делу, не содержащей противоречий, проведенной с учетом законодательства РФ.

Иное (при толковании как преюдиции ранее рассмотренного дела, на чем настаивают ответчик и СООО «Волшебный остров») в отсутствие оснований, предусмотренных законодательством РФ, лишало бы авторского права на территории РФ, что недопустимо. Учитывается также обширная судебная практика в Российской Федерации по охраноспособности дизайна кота Басика, кота-подушки Басик (в частности, постановления Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2022 по делу № А56-279/2022, от 20.12.2021 по делу № А40-37461/2021, от 19.10.2021 по делу № А40-27289/2021, от 10.10.2022 по делу № А32-54943/2021, от 09.11.2021 по делу № А49-2438/2021, от 15.04.2022 по делу № А41-43917/2021, от 26.01.2022 по делу № А14-4025/2021, от 13.03.2023 по делу № А83-6515/2022, многочисленные постановления арбитражных апелляционных судов и судов первой инстанции).

СООО «Волшебный остров» утверждает, что мягконабивная игрушка-подушка «Кот Барсик» производства СООО «Волшебный остров» является стилизацией образа вислоухого шотландского кота, при создании которого использованы стандартные приемы игрушечной промышленности. 

Эксперт в своем заключении по делу № 1ИГИП21125 ссылается на то, что «стилизация в декоративном творчестве – это создание условной декоративной формы путем подражания внешним формам природы или характерных предметов. При этом методическая значимость приема стилизации в арсенале профессиональных средств дизайнера выходит за рамки традиционной трактовки стилизации и ее роли в профессиональной деятельности дизайнера, принцип стилизации служит не для подражания, а для системной организации творческого процесса при создании стиля как единичного объекта, так и сложных комплексов объектов». 

Таким образом, стилизация не исключает создание объекта авторского права.

Следовательно, применяя прием «художественной стилизации», автор ФИО3 при создании кота Басика применяла свой творческий труд, что говорит об охраноспособности дизайна кота Басика нормами авторского права.  

Согласно пункту 80 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом.

Пункт 6 статьи 1259 ГК РФ указывает, что не являются объектами авторских прав: официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы; государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований; произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов; сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных средств и тому подобное).

Авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 настоящей статьи (пункт 7 статьи 1259 ГК РФ).

Необоснованным является довод об использовании «стандартных приемов» игрушечной промышленности при создании кота Басика, как основание для неохраноспособности, поскольку какие-либо «приёмы» не охраняются нормами авторского права, охране подлежит сам объект дизайна, созданный творческим трудом автора и выраженный в объективной форме.  

Суд учитывает, что кот-подушка Басик и спорный кот-подушка Барсик не имеют существенных отличий, совпадения присутствуют и по внешнему виду, цвету, материалу, размерам, конструкции, в силу чего спорный кот-подушка Барсик не может быть «стилизацией» образа настоящего кота, а является копией кота-подушки Басика; СООО «Волшебный остров» и ответчик не отрицают известность кота Басика и кота-подушки Басика, что следует также из решений судов, сведений в сети Интернет и т.п.

Свидетельства о депонировании автора ФИО3 с изображением произведения (элемента дизайна) датированы 29.07.2014 и 20.03.2015, в то время как представленное СООО «Волшебный остров» техническое задание на разработку игрушки-подушки мягконабивной «Кот «Барсик» утверждено значительно позднее – 07.12.2020.

Таким образом, доводы СООО «Волшебный остров» не доказывают отсутствия творческого характера в создании дизайна кота Басика и факт параллельного творчества при создании спорной игрушки Барсика.  

Согласно статье 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие). 

В силу положений пунктов 1 и 2 статьи 1255 ГК РФ интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами. Автору произведения принадлежит, в том числе, исключительное право на произведение. 

В соответствии со статьей 1257 ГК РФ автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи 1300 упомянутого Кодекса, считается его автором, если не доказано иное. 

Объектами авторских прав, согласно пункту 1 статьи 1259 ГК РФ, являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства, аудиовизуальные произведения. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме. 

При этом в силу пункта 7 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонажа произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 настоящей статьи. 

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение. 

При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 1270 ГК РФ использованием произведения считается, в частности, воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, а также распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом. 

В силу пункта 3 статьи 1228 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом. 

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. 

В данном случае права истца на указанный выше дизайн кота Басика и кота-подушки Басика  подтверждены лицензионным договором  №02-0116 от 01.01.2016 и дополнительными соглашениями к нему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В отношении персонажа произведения не используется понятие сходства до степени смешения. Наличие внешнего сходства между персонажем истца и образом, используемым ответчиком, является лишь одним из обстоятельств, учитываемых для установления факта воспроизведения используемого произведения (его персонажа) (пункт 82 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). 

Сходство изобразительных и объемных обозначений согласно пункту 5.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 (далее - Методические рекомендации), определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пунктам 5.2.1, 5.2.2 Методических рекомендаций при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением. 

Суд, проанализировав изображения, учитывает их сходство (создание на основе персонажей, права на которые принадлежат истцу, отсутствие у дизайна кота Барсика творческой самостоятельности), узнаваемость, наличие общих присущих персонажам черт, в том числе по внешней форме, характеру изображений.

Совпадения, формирующие общее впечатление переработки (фактически – копирования дизайна), имеются по аналогичному исполнению (размер, фактическое использование), по форме туловища, головы, лап, близко расположенным глазам, усам, клетчатому банту и иным характерным свойствам.

При этом суд исходит из того, что при разработке дизайна учитывалось также функциональное приспособление (как небольшая/компактная подушка), «сказочный» образ кота, что опровергает доводы ответчика и СООО «Волшебный остров» об обычной (нетворческой) стилизации.

Таким образом, проведя сравнительный анализ противопоставляемых изображений (объектов дизайна), суд установил их визуальное сходство, поскольку изображения идентичны. По визуальным признакам товаров дизайн кота Барсика являются переработкой объектов, права на которые принадлежат истцу. Сходство основывается на первом впечатлении, получаемом при сравнении за счет использования формы, цветового сочетания и характерных деталей. 

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Согласно статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

В силу статей 12, 14 ГК РФ, части 2 статьи 64 АПК РФ осуществление видеосъемки при фиксации факта распространения контрафактной продукции является соразмерным и допустимым способом самозащиты, и видеозапись отвечает признакам относимости, допустимости и достоверности доказательств. 

Как указано в абзаце втором пункта 55 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей в рамках договора розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара, а также заслушивания свидетельских показаний (статья 493 ГК РФ), но и на основании иных доказательств, например аудио- или видеозаписи. Для признания аудио- или видеозаписи допустимым доказательством согласия на проведение аудиозаписи или видеосъемки того лица, в отношении которого они производятся, не требуется. Информация о распространении гражданином контрафактной продукции не является информацией о его частной жизни, в том числе информацией, составляющей личную или семейную тайну. 

Суд приходит к выводу о наличии в материалах дела документального подтверждения исключительных прав, данные обстоятельства в нарушение статьи 65 АПК РФ не оспорены второй стороной. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность, установленную действующим законодательством (абзац 3 статьи 1229 ГК РФ). 

Доказательств предоставления ответчику права на введение в гражданский оборот на территории РФ и распространение указанного товара, в материалы дела не представлено. 

С учетом изложенного суд приходит к выводу, что представленные в материалы дела доказательства в совокупности в достаточной мере подтверждают факт незаконного использования ответчиком принадлежащих истцу результатов интеллектуальной деятельности. 

Согласно части 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой прав, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. 

Как следует из иска, истцом заявлен размер компенсации 500000 руб. на основании пункта 1 статьи 1301 ГК РФ.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 61 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), следует, что заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере. 

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. 

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. 

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. 

Компенсация за нарушение исключительных прав, как мера гражданско-правовой имущественной ответственности, подчинена общим принципам гражданского права. 

Приобретение товара у другого лица не имеет правового значения, так как ответственность продавца является самостоятельной (вместе с тем данное обстоятельство может учитываться при определении размера компенсации).

Из пункта 3 статьи 1250 ГК РФ следует, что в основание ответственности за нарушение исключительных прав входит вина нарушителя. Абзацем вторым данного пункта установлена презумпция вины нарушителя исключительных прав (отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права). Данный правовой подход выражен в пункте 6 Пунктом 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», согласно которому компенсация подлежит взысканию с лица, нарушившего исключительное право на использование произведения, если оно не докажет отсутствие своей вины в этом нарушении.

Продажа товара в розницу по смыслу статьи 1270 ГК РФ является таким способом использования объекта авторского права, как распространение, поскольку представляет собой предоставление доступа к товару неограниченному кругу лиц путем предложения его к продаже. 

Таким образом, ответчиком было допущено нарушение исключительных прав истца. 

Восстановительный характер гражданско-правовой ответственности, учет принципов недопустимости злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ), разумности и справедливости (статья 6 ГК РФ) обусловливают не только право, но и обязанность суда соизмерять соответствие заявленных требований правообладателя исключительных прав характеру и последствиям правонарушения. 

При удовлетворении заявленного требования размер подлежащей взысканию компенсации должен был быть судом обоснован исходя из представленных сторонами доказательств. 

В обоснование размера компенсации истец ссылается на  грубый характер  нарушения исключительного права, указывает, что география продаж спорного товара довольно обширна, что свидетельствует о значительных продажах спорной игрушки на территории РФ (ссылается на продажу более 600 игрушек на интернет-площадках), кроме того, на момент подачи искового заявления ответчиком было реализовано около 100 игрушек на одном маркетплейсе, после подачи продажа игрушек  не прекратилась.

Ответчик оспаривает размер, указывает на чрезмерность заявленной ко взысканию суммы компенсации в размере 500000 руб., ссылается на сборник LicensingRoyaltyRates (20178), в котором представлены средние ставки роялти для 1500 продуктов и услуг для десяти различных лицензированных категорий брендов, диапазон ставок роялти для игрушек (фигур) в сегменте «Образы героев (персонажи) и развлекательные бренды» и составляет 8-16%.

По мнению ответчика, истец, как правообладатель, в случае заключения лицензионного соглашения с ответчиком, получил бы от реализации игрушек сумму роялти не более 16 % от выручки, что составило бы 32 000,00 руб.

Исходя из характера правонарушения (ответчик не является производителем товара, в период рассмотрения спора с учетом неопределенности в вопросе нарушения прав при покупке у изготовителя категория грубости нарушения в данном случае не являлась очевидной), принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд определяет размер компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, в сумме 250000,00 руб. (которая первоначально была заявлена ООО «МПП» в иске за нарушение авторского права с соответствующим обоснованием).

При отказе в большем снижении учитывается, что выручка от реализации контрафактного товара не носила минимальный характер, нарушение имело длящийся характер. 

В удовлетворении требований в остальной части (превышающей первоначально заявленный 250000,00 руб.) суд отказывает.

При распределении судебных расходов суд исходит из следующего.

Снижение компенсации осуществлено в связи с недоказанностью размера компенсации в части, снижение компенсации ниже минимального размера не осуществлялось. Соответственно разъяснения Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 28.10.2021 № 46-П «По делу о проверке конституционности части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Студия анимационного кино «Мельница») в данном случае не применяются.

В связи с частичным удовлетворением исковых требований судебные расходы взыскиваются пропорционально размеру удовлетворенных требований с учетом правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 04.02.2014 № 9189/13 по делу № А51-22505/2012, а также принимая во внимание природу взыскания компенсации в рамках иска имущественного характера, подлежащего оценке (в пункте 16 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 28.09.1999 № 47 указано, что при подаче искового заявления о выплате компенсации вместо убытков, причиненных нарушением авторских прав, должна быть определена цена иска и уплачена государственная пошлина, установленная для исков имущественного характера).

При неполном (частичном) удовлетворении имущественных требований, подлежащих оценке, судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований (статья 110 АПК РФ).

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы в виде государственной пошлины в размере 6500,00 руб., расходы на приобретение товара в размере 451,00 руб., почтовые расходы в размере 1228,15 руб., 1174,20 руб. транспортных расходов. Указанные расходы подтверждены материалами дела (чеками, проездными билетами, квитанциями) и не оспорены второй стороной.

Средства в счет оплаты услуг эксперта в размере 60000,00 руб. внесены на депозитный счет суда сторонами по 30000,00 руб., в связи с чем с учетом пропорциональности удовлетворенных требований данные расходы относятся на истца и ответчика. 

Экспертом была согласована стоимость услуг в размере 60000,00 руб. (письмо от 09.11.2021 (т.д. 2, л.д. 110), в связи с чем в части, превышающей указанную стоимость, суд в возмещении расходов отказывает. Кроме того, согласно счету от 28.03.2022 № 241 (т.д. 3, л.д. 2) в него включена дополнительная услуга «Экспресс-почта» - 2100,00 руб., которая является сопутствующей (включаемой в стоимость услуг эксперта) по аналогии применения разъяснений пункта 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела». Также не доказана необходимость отправки именно экспресс-почтой, принимая во внимание, что срок экспертизы согласовывается в определении с учетом письма эксперта о готовности ее проведения, эксперт самостоятельно осуществляет производство экспертизы с тем, чтобы в установленный срок представить его в суд.

Контрафактный товар подлежит уничтожению (статья 1252 ГК РФ, постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2015 по делу № А43-11845/2014), оригинальный – возврату истцу. 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 110, 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

производство по делу в части требований индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 314504725100042; ИНН 

<

***>) прекратить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Аспект» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «МПП» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 250000,00 руб. компенсации, а также 6500,00 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины, 451,00 руб. расходов по приобретению товара, 1228,15 руб. почтовых расходов, 1174,20 руб. транспортных расходов.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «МПП» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) из федерального бюджета 6000,00 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 22.07.2021 № 1226. 

В удовлетворении ходатайства эксперта о перечислении средств в части, превышающей 60000,00 руб., отказать. 

После вступления в законную силу настоящего решения вещественное доказательство (контрафактную продукцию) – игрушку (порядковый регистрационный номер вещественного доказательства № 65 от 03.09.2021), уничтожить.

После вступления в законную силу настоящего решения вещественное доказательство – оригинальную игрушку (порядковый регистрационный номер вещественного доказательства № 64 от 03.09.2021) возвратить обществу с ограниченной ответственностью «МПП» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>).

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Суд по интеллектуальным правам (г. Москва) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

 

Судья                                                                                            Д.Е. Яковлев