АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А15-7060/2022

06 июня 2023 г.

г. Махачкала

 

Резолютивная часть решения объявлена     30 мая 2023 г.

Решение в полном объеме изготовлено      06 июня 2023 г.

 

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Дадашева А.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 311028012400084).

к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 320057100026162)

о взыскании с ответчика 600 000 руб. компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу знаками обслуживания по свидетельствам РФ №№299509, 647502 за последние три года до 24.11.2022 включительно,

при участии

от истца – ФИО2 (лично, посредством веб-конференции),

в отсутствие ответчика

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО2 обратился в Арбитражный суд Республики Дагестан с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО4 индивидуальному предпринимателю ФИО3 о взыскании с ответчика 600 000 руб. компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу знаками обслуживания по свидетельствам РФ №№299509, 647502 за последние три года до 24.11.2022 включительно (уточненные требования).

Ответчик отзыв на иск не представил.

Определением суда от 19.04.2023 судебное разбирательство отложено на 23.05.2023. В судебном заседании до 30.05.2023 объявлен перерыв. В указанное время судебное заседание продолжено с участием истца. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом, явку не обеспечил. В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) дело рассмотрено в отсутствие ответчика.

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал, просил суд их удовлетворить по основаниям и доводам, изложенным в иске и в уточнениях.    

Заслушав истца, исследовав материалы дела и оценив, руководствуясь статьей 71 АПК РФ, относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарных знаков (знаков обслуживания) «ПЛАНЕТА» по свидетельствАМу Российской Федерации № 299509, 647502, зарегистрированных в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков «продажа и продвижение товаров».

По мнению истца, ответчик незаконно использует обозначение «Планета» для индивидуализации услуг магазина, находящегося по адресу: 

<

...> А. Без заключения с истцом лицензионного договора на использование товарного знака, тогда как используемое обозначение является сходным до степени смещения со знаком облуживания истца.

В подтверждение указанного обстоятельства истец ссылается на выданный в связи с приобретением носков на 10 руб. кассовый чек от 30.08.2022, на котором также указаны ФИО и ИНН ответчика, а также фотографии торгового центра ответчика.

Истец направил претензию в адрес ответчика с требованием прекратить использование спорного товарного знака и выплатить компенсацию за его незаконное использование, оставление претензии без ответа и удовлетворения послужило основанием для обращения в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Ссылаясь на то, что разрешение на использование указанного и принадлежащего истцу исключительных прав, путем заключения соответствующих договоров ответчик не получал, договоры на такое использование не заключал, истец посчитал действия ответчика по продаже спорного товара нарушающими его исключительные права.

Пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

На основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ истец просит взыскать с ответчика компенсацию за нарушение права на спорный товарный знак в двукратном размере стоимости оказанных ответчиком услуг по реализации товаров.

При расчете компенсации предприниматель исходит из предполагаемой выручки ответчика от реализации товаров за последние три года в размере 10 млн. руб. и предполагаемого общего размере наценки на реализованный товар за указанный период в размере 5 млн. руб. Учитывая изложенное истец полагал, что он вправе требовать взыскание с ответчика компенсации в двукратном размере стоимости оказанных ответчиком услуг по реализации товаров (20 млн. руб.), однако, имея право самостоятельно снизить размер заявленной к взысканию компенсации, просит взыскать с ответчика 600 000 руб.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак «ПЛАНЕТА», равно как использование данного обозначения в деятельности ответчика по реализации товара подтвержден представленными в материалы дела доказательствами и лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

С учетом положений статьи 1477 ГК РФ подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе взыскивать не только компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак, но и, в аналогичных случаях, позволяет правообладателю взыскивать компенсацию в двукратном размере стоимости оказанных услуг или выполнения работы, если при оказании таких услуг или выполнении таких работ незаконно использовался товарный знак (знак обслуживания).

Ответчик вправе оспорить стоимость оказанных услуг, на основании которой истцом рассчитан размер компенсации. При этом суду, исходя из требования об установлении обстоятельств с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, надлежит также определять, на что конкретно направлены, если они имеются, доводы ответчика о необходимости взыскания компенсации в меньшем размере, чем заявлено истцом - на оспаривание доказываемой истцом стоимости товаров (услуг), либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного размера.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости товаров (услуг), императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом стоимости услуг и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения вышеуказанных требований суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

При этом в соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Как отмечено в абзаце третьем пункта 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Таким образом, признание наличия в действиях истца по приобретению и использованию спорного знака обслуживания злоупотребления правом в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в защите нарушенного права.

Изучив материалы дела суд приходит к выводу о наличия в действиях истца признаков злоупотребления правом про следующим основаниям.

Суд установил и сам предприниматель подтвердил, что в собственной предпринимательской деятельности он спорный товарный знак не использует. Предприниматель заключил лицензионные договоры, предоставляющие иным лицам право пользования товарных знаков по свидетельству Российской Федерации № 299509 и 647502.

05.04.2018 между индивидуальным предпринимателем ФИО2 и индивидуальным предпринимателем ФИО5 заключен лицензионный договор, по условиям которого правообладатель предоставляет лицензиату неисключительное права на использование товарного  знака №299509 «ПАЛАНЕТА».   Стоимость права на использование товарного знака определена в размере 5 000 руб. в год. Согласно дополнительному соглашению от 01.06.2018 к указанному лицензионному договору указанному лицу также предоставляется право использования товарного знака № 647502 «ПАЛАНЕТА» в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Аналогичные лицензионные договоры в последющем также заключены 03.05.2018 между индивидуальным предпринимателем ФИО2 и ООО «Планета»,  01.01.2020 между индивидуальным предпринимателем ФИО2 и индивидуальным предпринимателем ФИО6, а также 02.02.2022 индивидуальным предпринимателем ФИО2, ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» с индивидуальным предпринимателем ФИО7

Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом. 

При этом суд, оценивая условия представленного истцом лицензионного договора от 05.04.2018, отмечает, что он содержит обязанность истца нести за свой счет издержки по регистрации договора в Роспатенте. 

В соответствии с пунктом 3.11 приложения № 1 Постановления Правительства РФ от 10.12.2008 № 941 «Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора» размер пошлины за рассмотрение заявления о государственной регистрации предоставления права использования товарного знака, знака обслуживания по лицензионному (сублицензионному) договору и принятие решения по результатам его рассмотрения составлял 13 500 руб. + 11 500 руб. за каждый товарный знак, знак обслуживания свыше одного. 

Таким образом, издержки истца по регистрации лицензионного договора превысили возможный доход по нему сразу за три года. Заключение договора на таких условиях, с точки зрения суда, отличается от обычных, общепринятых правил делового оборота, поскольку действия предпринимателей по общему правилу направлены на достижение максимальной прибыли при минимизации своих затрат. Разумного объяснения экономической целесообразности заключения одного договора с такими условиями истец не представил. 

При таких обстоятельствах, суд считает, что данные действия истца возможно расценить как имитацию деятельности, направленной на создание видимости осуществления предпринимательской деятельности по использованию приобретенного товарного знака. 

Кроме того, истец на основании пп. 2 п.4 ст. 1515 ГК РФ просит взыскать 600 000 руб. компенсации, определенной им в результате увеличенного вдвое размера выручки ответчика от реализации товаров при осуществлении им деятельности за последние три года и самостоятельно уменьшенной истцом.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 20.11.2012 № 8953/12 указывал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. 

Из содержания представленных истцом лицензионных договоров следует, что за вычетом издержек за регистрацию, истец определил стоимость правомерного использования своего права около 4 573  руб. в год, при этом просит взыскать 600 000 руб. сумму компенсации, которая несопоставима со стоимостью использования спорных товарных знаков. 

Вместе с тем суд не может признать в достаточной степени обоснованным доводы истца о том, что практически безвозмездное предоставление права использования товарного знака (знака обслуживания) является проявлением обычной хозяйственной практики лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

При этом суд исходит из того, что товарный знак (знак обслуживания) является средством индивидуализации товаров, работ, услуг и предназначен для достижения целей предпринимательской деятельности, прежде всего для достижения прибыли. На этом основано содержащееся в статье 1478 ГК РФ правило о том, что обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 

С учетом данного обстоятельства предоставление права использования товарного знака (знака обслуживания) иным лицам, не относящихся к числу аффилированных с правообладателем лиц, на безвозмездной основе скорее является исключением из обычной деловой практики (аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении СИП № С01-219/2019 от 27.08.2021). 

Это обстоятельство в совокупности с иными может учитываться при установлении цели обладания исключительным правом на товарный знак и применения мер защиты. 

При рассмотрении довода о наличии в действиях лица по применению конкретных мер защиты исключительного права признаков злоупотребления правом суд должен исходить из оценки совокупности фактических обстоятельств, которые могут свидетельствовать о преследуемой правообладателем цели. 

Суд приходит к выводу о том, что, предоставляя право использовать знак обслуживания практически безвозмездно, ФИО2 определяет фактическую ценность данного средства индивидуализации, которая в рассматриваемом случае стремится к нулю. 

Обращение ФИО2 к лицу, использующему сходное с этим же знаком обслуживания обозначение, с иском о взыскании компенсации в размере 600 000 руб. свидетельствует не о стремлении данного лица защитить право на знак обслуживания, а исключительно о намерении причинить другому лицу вред путем взыскания с него необоснованно высокой и не соответствующей определенной им самим ценности знака обслуживания компенсации. 

Указанные обстоятельства и действия истца  совокупности  свидетельствуют о наличии в действиях ФИО2 по обращению с настоящим иском злоупотребления правом, что в силу части 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным основанием для отказа в иске. 

Суд также принимает во внимание, что по данным информационного ресурса «Картотека арбитражных дел» в сети «Интернет» ИП ФИО2 является истцом по многочисленным инициированным им искам о взыскании компенсации за нарушение принадлежащих ему товарных знаков, в которых используются общеупотребительные слова. Истец является «массовым» владельцем товарных знаков (более 100), из Картотеки арбитражных дел, следует, что истец массово обращается за взысканием компенсации за нарушением его прав на товарные знаки с лиц, осуществляющих реальную предпринимательскую деятельность, однако дел, которые бы свидетельствовали о реальном осуществлении правообладателем деятельности по использованию товарных знаков (например, вытекающие из лицензионного договора) не обнаружено. 

Согласно правовой позиции, изложенной в определениях Верховного Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 20.01.2016 № 310-ЭС15-12683, от 23.07.2015 № 310-ЭС15- 2555, с учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. 

Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса является злоупотреблением соответствующего лица. Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК, статьи 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883, если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора, установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака. 

Исходя из совокупности всех указанных обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что обращение истца к лицу, использующему сходное с этим же знаком обслуживания обозначение, с иском о взыскании компенсации в размере 600 000 руб. свидетельствует не о стремлении данного лица защитить право на знак обслуживания, а исключительно о намерении причинить другому лицу вред путем взыскания с него необоснованно высокой и не соответствующей определенной им самим ценности знака обслуживания компенсации. 

Указанное свидетельствует о наличии в действиях индивидуального предпринимателя ФИО2 по обращению с настоящим иском злоупотребления правом, что в силу части 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным основанием для отказа в иске (аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Суда  по интеллектуальным правам от 29.07.2022 по делу №А32-8379/2021).

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 156, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований отказать полностью.

Решение суда может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок  со дня его принятия через Арбитражный суд Республики Дагестан.

 

Судья                                                                                                          А.А. Дадашев