ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А41-67855/17

22 февраля 2018 года

г. Москва

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Судьи:  Семушкиной В.Н.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства в соответствии со статьей 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционную жалобу

Компании «Роберт Бош ГбмХ» на решение Арбитражного суда Московской области от 16 октября 2017 года по делу №А41-67855/17, принятое судьей Гарькушовой Г.А., в порядке упрощенного производства, по исковому заявлению Компания «Роберт Бош ГбмХ» к Ип Монахову В. И. о взыскании,

УСТАНОВИЛ:

Компания «Роберт Бош ГбмХ» обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к Ип ФИО1 о взыскании компенсации за реализацию контрафактного товара 21.07.2017 года в магазине, расположенного по адресу Московская область, Электрогорск, пл.Советская, д.10 в размере 50.000 руб., почтовых расходов в сумме 80 руб. 50 коп., расходов за приобретение товара 165 руб., расходов за выписку из ЕГРЮЛ в размере 200 руб., а так же расходов по оплате услуг представителя в размере 10.000 руб.

Дело рассмотрено  в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 АПК РФ.

Решением Арбитражного суда Московской области от 16 октября 2017 года по делу №А41-67855/17 в удовлетворении требований Компании «Роберт Бош ГбмХ» отказано.

Не согласившись с принятым решением, истец обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, принять новый судебный акт, ссылаясь на неправильное определение судом первой инстанции  обстоятельств, имеющих значение для дела и не применение норм материального права, подлежащих применению.  

Апелляционная жалоба заявителя рассмотрена в соответствии с частью 1 статьи 272.1 АПК РФ без вызова сторон.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Десятого арбитражного апелляционного суда (www.10aas.arbitr.ru) в соответствии с положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Повторно рассмотрев дело в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции полагает, что обжалуемое решение подлежит отмене с принятием нового судебного акта об удовлетворении иска в части, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Компания «Robert Bosch» GmbH, Stuttgart (DE) /«Роберг Бош» ГмбХ, Штутгарт (ФРГ) (далее - Правообладатель, Истец) является обладателем исключительного права на товарный знак № 39873.

Данное обстоятельство подтверждается свидетельством на товарный знак № 39873, выданным Комитетом по делам изобретений и открытий при Совете министров СССР 28 мая 1970 года. Дата приоритета 4 августа 1969 года. Срок действия исключительного права продлён до 4 августа 2019 года.

21.07.2014 г. в торговой точке, расположенной по адресу: 

<

...>, магазин «Инструмент», по договору розничной купли-продажи у ответчика были приобретены 5 (Пять) полотен (пилок) для электролобзика с незаконным использованием товарного знака «BOSCH» на каждом из них. Данные полотна согласно экспертному исследованию имеют технические признаки контрафактности.

Факт реализации указанного товара подтверждается товарным чеком, кассовым чеком от 21.07.2014 г. на сумму 165 рублей, видеосъёмкой, совершённой в целях и на основании самозащиты гражданских прав в соответствии со ст. 14 ГК РФ, а также самим спорным товаром.

На данном товаре присутствует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 39873 в виде словесного обозначения «BOSCH».

Товарный знак № 39873 зарегистрирован в отношении товаров, указанных в 7, 9, 11, 12 классах Международной Классификации Товаров и Услуг (МКТУ).

Спорный товар классифицируется как полотна пильные и относится к 7 классу МКТУ.

Полагая, что имеющееся на данном товаре обозначение, сходно до степени смешения с товарным знаком № 39873 в виде изобразительного обозначения, права на которое принадлежат истцу, последний направил ответчику претензию с требованиями выплаты компенсации и прекращении дальнейшей реализации аналогичного товара без лицензионного договора. 

Поскольку требования, изложенные в претензии, предпринимателем в добровольном порядке не исполнены, истец обратился в арбитражный суд с рассматриваемыми требованиями.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, пришел к выводу о пропуске истцом срока исковой давности, о применении которой было заявлено ответчиком.

Между тем, суд апелляционной инстанции не может согласиться с указанным выводом, ввиду следующего.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривающий дело по правилам статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подтвердил правильность изложенных в решении суда первой инстанции выводов.

В соответствии со статьей 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты прав по иску лица, права которого нарушены.

Согласно пункту 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 этого Кодекса.

Согласно статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а также в случаях, предусмотренных названным Кодексом, личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Поскольку законодательством РФ не установлены иные правила исчисления исковой давности для требований о защите исключительных прав, то к спорным правоотношениям сторон подлежит применению общий срок исковой давности, то есть три года.

В силу пункта 2 статьи 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

О нарушении прав истцу стало известно 21.07.2014, то есть в день осуществления реализации ответчиком контрафактного товара, что подтверждается товарным чеком.

Исковое заявление подано истцом через систему  «Мой Арбитр» 21.08.2017.

Вместе с тем, как разъяснено в пункте 16 постановления N 43, согласно пункту 3 статьи 202 ГК РФ течение срока исковой давности приостанавливается, если стороны прибегли к несудебной процедуре разрешения спора, обращение к которой предусмотрено законом, в том числе к обязательному претензионному порядку (например, пункт 2 статьи 407 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, статья 55 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи", пункт 1 статьи 16.1 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", пункт 1 статьи 12 Федерального закона от 30.06.2003 N 87-ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности"). В этих случаях течение исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения этой процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры.

С 01.06.2016 установлен обязательный досудебный порядок урегулирования спора для настоящего дела, срок по досудебному урегулированию спора установлен в 30 календарных дней со дня направления претензии (часть 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 02.03.2016 N 47-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации").

Перечень случаев, указанных в пункте 16 постановления N 43 не является исчерпывающим, названный пункт содержит общие указания на его применение в случае, когда досудебное урегулирование предусмотрено законом.

Учитывая вышеназванные нормы права, разъяснения Верховного Суда Российской Федерации и конкретные обстоятельства дела, срок исковой давности начал течь со дня, когда истец обнаружил нарушение его исключительных прав (13.02.2014), и в силу пункта 3 статьи 202 ГК РФ подлежал приостановлению с 03.02.2017 (дата направления претензии) на срок осуществления обязательного претензионного урегулирования (тридцать календарных дней).

Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления течения срока исковой давности, течение ее срока продолжается.

При этом на момент направления претензии истцом в адрес ответчика (09.11.2016) соблюдение претензионного порядка являлось обязательным в силу части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание вышеизложенное, апелляционный суд полагает, что обжалуемый судебный акт принят с нарушением норм материального права, в связи с чем обжалуемое решение не может быть признано законным и подлежит отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Указанная позиция подтверждается Постановлением суда по интеллектуальным правам от 26 декабря 2017 г. по делу NА27-5293/2017.

Апелляционный суд полагает, что заявленные требования в части взыскания компенсации подлежат удовлетворению, исходя из следующего.

В соответствии с п.14 Постановления Пленума Верховною суда Российской Федерации от 19 июня 2006 № 15 «О вопросах, возникающих у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском нраве и смежных правах» истец должен подтвердить факт принадлежности ему исключительных прав, а также факт использования данных прав ответчиком, то есть Истец, в данном случае, должен доказать наличие исключительных прав на товарный знак № 289416, а также незаконное использование ответчиком этих объектов исключительных прав.

В качестве доказательств Истцом в материалы дела были предоставлены: Свидетельство на товарный знак №39873, кассовый чек, подтверждающий приобретение спорного товара у ответчика, спорный товар, видеозапись покупки спорного товара, исследование независимого эксперта.

В соответствии со ст. 493 ГК РФ, договор розничной купли-продажи считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара.

В соответствии с п.20 Постановления Правительства РФ № 55 от 19 января 1998  «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврат) или обмен) на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» «Договор считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором между продавцом и покупателем». При этом, в силу вышеуказанного Постановления «под продавцом понимается организация независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу товаров по договору розничной купли-продажи».

По смыслу вышеуказанных норм кассовый, товарный чек либо иной документ, выданный продавцом покупателю, являются документами, подтверждающими факт заключения договора розничной купли-продажи, то есть заключения сторонами гражданско-правового соглашения, при этом реквизиты одной из сторон сделки продавца обозначаются на документе (товарном или кассовом чеке или на ином документе).

На выданном кассовом чеке указана вся необходимая и достаточная информация, чтобы идентифицировать продавца, с которым был заключен договор розничной купли-продажи спорного товара, а значит, и ответственность за нарушение исключительных прав Истца должно нести лицо, выступающее продавцом в совершенной сделке купли-продажи. Именно с ответчиком покупатель заключил договор розничной купли- продажи и именно ответчик получил доход от указанной сделки.

Предоставленный в материалы дела кассовый чек подтверждает факт реализации спорного товара именно Ип ФИО1, осуществлявшим в вышеуказанной торговой точке предпринимательскую деятельность.

Кроме того, истцом в материалы дела была предоставлена видеозапись приобретения спорного товара, совершенная на основании статьи 14 ГК РФ.

В соответствии с п. 2 статьи 64 «В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы».

На предоставленной видеозаписи зафиксирован факт покупки спорного товара, процесс передачи спорного товара покупателю, и также процесс выдачи кассового чека, содержащих все необходимые данные, позволяющие установить принадлежность торговой точки ответчику и подтверждающие покупку спорного товара, а также зафиксирован непосредственно сам приобретенный спорный товар с размещенным на нем товарным знаком, исключительные права на который принадлежат истцу.

Таким образом, все вышеуказанные обстоятельства, зафиксированные на видеозаписи подтверждают факт приобретения у ответчика спорного товара, его индивидуализирующие признаки, а также то, что именно спорный товар был предоставлен в материалы настоящего дела в качестве вещественного доказательства.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481). Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ). 

В соответствии с пунктами 1, 4 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. 

По смыслу указанных норм нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения. Для признания сходства обозначения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя (соответствующая правовая позиция выражена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 по делу №3691/06). 

Понятия тождественности и сходства определяются в пункте 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2016 №647 (далее - Правила №647). 

Так, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. 

Аналогичные признаки тождественности и сходства приведены в пункте 14.4.2 ранее действовавших Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 №32.

В соответствии с пунктом 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения изображений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

При визуальном сравнении товара и изображения, нанесенного на упаковку реализованного ответчиком товара, с товарным знаком истца, зарегистрированным по свидетельству №39873, судом апелляционной инстанции установлено визуальное сходство изображений, позволяющее ассоциировать сравниваемые объекты один с другим и сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Суд признает, что оценка изображения на товаре и вышеуказанном товарном знаке как по первому впечатлению, так и по большему числу признаков указывает на их сходство до степени смешения. 

Проанализировав зарегистрированное истцом изобразительное обозначение и обозначение, нанесенное на реализованный товар, судебная коллегия приходит к выводу об их сходстве до степени смешения по всем признакам сходства данных обозначений. Тем самым ответчиком без разрешения правообладателя осуществлена продажа товара с изображением, сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком истца. Доказательства наличия у ответчика прав использования поименованного с  товарным знаком истца в материалах дела отсутствуют. Ответчиком также не доказано, что истец в установленном законом порядке передавал ему свои исключительные права на товарный знак.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 Постановления N 5/29 разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Согласно пункту 43.3 названного постановления, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Учитывая, что представленные истцом в материалы дела доказательства подтверждают реализацию ответчиком спорного товара,  и как следствие нарушение ответчиком исключительных прав истца на изобразительное обозначение, а  ответчиком, в свою очередь, не доказано, что истец в установленном законом порядке передавал ему свои исключительные права на товарный знак в виде  изобразительного обозначения, исковые требования о взыскании компенсации подлежат удовлетворению.

Также истцом заявлены требования о взыскании расходов  на приобретение товара в размере 165 руб., почтовых расходов - 80 руб. 50 коп., и расходов на получение выписки из ЕГРЮЛ в отношении ответчика в размере 200 руб.

Расходы  на приобретение товара связаны с доказыванием факта допущенного предпринимателем нарушения исключительных прав общества а, следовательно, относятся к судебным издержкам.

Перечень судебных издержек, предусмотренный положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не является исчерпывающим.

В пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" разъяснено, что понесенные истцом расходы в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления в суд могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости и допустимости.

Приобретенный обществом у предпринимателя товар приобщен к делу в качестве вещественного доказательства, на основании которого судом были установлены обстоятельства, имеющие юридическое значение для разрешения настоящего дела.

В силу изложенного несение истцом расходов, направленных на приобретение спорного товара, связано с предметом спора по настоящему делу и отвечают установленным статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации критериям судебных издержек и подлежат взысканию с ответчика в качестве судебных издержек по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Почтовые расходы и расходы на получение выписки из ЕГРЮЛ на ответчика в общей сумме 274 руб. также относятся к судебным издержкам в силу ст. 106 АПК РФ и подлежат взысканию с ответчика, поскольку эти расходы реально понесены и документально подтверждены.

Вместе с тем, требование истца о взыскании расходов на проведение независимого экспертного исследования в размере 10.000 руб. заявлены необоснованно и взысканию не подлежат, поскольку представленное истцом исследование не отвечает критерию  допустимости доказательств.

Так, исследование было выполнено экспертом -  ФИО2, Заказчиком исследования выступало ООО "Медиа НН" (от имени Компании «Роберт Бош ГбмХ»), которое также осуществляло и оплату за проведенное исследование, что подтверждается расходным кассовым ордером (л.д. 22).

Кроме того, указанный эксперт проходил обучение непосредственно у истца, о чем свидетельствует сертификат от 10.01.2014 (л.д. 19), то есть является заинтересованным в исследовании лицом.

Поскольку представленное экспертное заключение не отвечает критерию  допустимости, расходы на проведение экспертизы не подлежат взысканию.

 Судебные расходы по иску и апелляционной жалобе в силу ст. 110 АПК РФ возлагаются на ответчика.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Московской области от 16 октября 2017 года по делу №А41-67855/17 отменить. 

Взыскать с Ип ФИО1 в пользу Компании «Роберт Бош ГбмХ» компенсацию в размере 50.000 руб., почтовые расходы в сумме 80 руб. 50 коп., расходы за приобретение товара 165 руб., расходы за выписку из ЕГРЮЛ в размере 200 руб.и 5 000 руб. - судебных расходов по иску и апелляционной жалобе.

В удовлетворении требования о взыскании судебных издержек в виде расходов на проведение экспертизы отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Арбитражный суд Московского округа только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья:

В.Н. Семушкина