РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

г. Москва                                                                              Дело № А40-63726/23-5-507

17.10.2023 г.

Резолютивная часть решения оглашена 16.08.2023 г.

Решение в полном объеме изготовлено 17.10.2023 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Киселевой Е.Н.

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску Общества с ограниченной ответственностью «Арно» (127206, 

<

...>, этаж 1, помещение II,  комната 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 16.03.2015, ИНН: 

<

***>)

к ответчику: DATAHOST LTD (Юридический адрес: Suite 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre and Hutson Streets, Belize City, Belize) 

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью «СэйлНэймс» (115093, 

<

...>, этаж 3, помещение I, комната 19 РМ и 2, ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 24.10.2005, ИНН: 

<

***>)

о признании администрирование домена robertobravo.ru DATAHOST LTD незаконным, нарушающим не исключительные права компании ООО «Арно» на зарегистрированный товарный знак.

в заседании приняли участие:

согласно протоколу судебного заседания 

 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Арно» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к DATAHOST LTD с требованием  о признании администрирование домена robertobravo.ru незаконным, нарушающим не исключительные права компании на зарегистрированный товарный знак.

Участники процесса в судебное заседание не явились, о времени и месте проведения судебного заседания извещены должным образом в порядке ст. ст. 121-123 АПК РФ, судебное заседание проводится в отсутствие сторон в порядке ст. 156 АПК РФ.

Рассмотрев материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, суд считает, что требования истца не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО «Арно» является обладателем не исключительных прав на товарный знак ROBERTO BRAVO, зарегистрированного в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.02.2006, согласно заявке № 2004725471, с приоритетом от 04.11.2004, что подтверждается свидетельством на товарный знак № 300846, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, для всех товаров, указанных в свидетельстве (14 класс МКТУ - ювелирные изделия; изделия из благородных металлов; ювелирные изделия из янтаря), и приложением к свидетельству на товарный знак № 300846 о продлении срока действия исключительного права на товарный знак до 10.12.2024 что подтверждается лицензионным договором о предоставлении права использования товарного знака № ARN/02 от 03.02.2020.

Положения п. 1.8, 18.1. указанного договора, предусматривают право истца на самостоятельное обращение истца в суд с иском о защите прав, нарушенных третьим лицом.

Регистратором доменного имени является ООО «СэйлНэймс», для получения информации о владельце, юридическом адресе владельца и электронной почте, в адрес ООО «СэймНэймс» был направлен адвокатский запрос.

В ответ на адвокатский запрос, ООО «СэймНэймс» была предоставлена информация относительно владельца доменного имени robertobravo.ru, DATAHOST LTD

ООО «Арно» в адрес DATAHOST LTD было направлено требование о пресечении нарушения неисключительных прав ООО «Арно» на товарный знак ROBERTO BRAVO путем передачи доменного имени robertobravo.ru правообладателю ООО «Арно», однако данное требование осталось без удовлетворения

ООО «Арно» пыталось связаться с администратором, на данный момент по доменному имени robertobravo.ru размещена информация о продаже доменного имени, по запросу покупки доменного имени, на электронную почту пришел ответ стоимость доменного имени 15 000 евро, то есть DATAHOST LTD намеренно удерживает доменное имя robertobravo.ru. с целью извлечения прибыли при дальнейшей продаже, тем самым нарушает права ООО «Арно».

Истец указывает, что использование ответчиком обозначения в доменном имени в сети интернет сходного до степени смешения с товарными знаками истца, нарушает права и защищаемые законом интересы истца как правообладателя, так как используемое обозначение имеет звуковое, графическое и смысловое сходство с зарегистрированными товарными знаками. Обозначение доменного имени не только схоже с зарегистрированным товарным знаком, но и абсолютно тождественно ему.

Компания DATAHOST LTD как администратор доменного имени определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Согласно подпункту 2 пункта 8.1 правил регистрации доменных имен в доменах. RU и. РФ регистрация доменного имени подлежит аннулированию, если регистрация доменного имени была произведена в нарушение правил, действовавших на момент регистрации, и была сопряжена с недобросовестными действиями администратора.

Согласно пункту 3.1.4 правил регистрации доменных имен в доменах. RU и. РФ пользователю рекомендуется перед подачей заявки убедиться в отсутствии сходных с регистрируемым доменным именем товарных знаков, фирменных наименований, другой интеллектуальной собственности, наименований некоммерческих организаций и государственных органов. Пользователь, который затем стал администратором, действовал недобросовестно, поскольку не выполнил данную рекомендацию.

Ранее данное доменное имя было зарегистрировано ООО «Арно» для продажи товаров в сети интернет, используя право на товарный знак. Действующий администратор удерживает данный домен в корыстных целях (для перепродажи). Этот домен напрямую связан с продукцией ответчика, и необходим для дальнейшего продвижения в сети интернет. ООО «Арно» готов оплатить аренду домена и вернуться к прежнему графику работы сайта.

В связи с изложенным, истец обратился в суд с указанными исковыми требованиями.

Согласно статье 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Частью 3 статьи 1250 ГК РФ установлено, что предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено Кодексом, отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

В силу статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Ответчик DATAHOST LTD. как администратор доменного имени определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

При решении вопроса о том, нарушаются ли права истца на товарный знак при использовании ответчиком доменного имени, судом проверяется наличие двух условий: во-первых, наличия сходства до степени смешения доменного имени с товарным знаком, во-вторых, недобросовестное использование доменного имени в отношении товаров или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения спорного товарного знака и противопоставленных обозначений по всем критериям, предусмотренным законом и другими нормативно-правовыми актами, с учетом выработанных судебной практикой подходов, представленных сторонами доказательств и доводов по своему внутреннему убеждению в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близости звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположения; числа слогов в обозначениях; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близости состава гласных; близости состава согласных; характера совпадающих частей обозначений; вхождения одного обозначения в другое; ударения;

2) графическое сходство определяется на основании общего зрительного впечатления; вида шрифта; графического написания с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположения букв по отношению друг к другу; алфавита, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в изложенном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Судом установлен факт наличия у истца права на товарный знак № 300846, который обладает высокой степенью сходства с обозначением, используемым ответчиком в доменном имени robertobravo.ru.

Данные обстоятельства участвующими в деле лицами не оспариваются.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продаже, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В свою очередь в материалах дела отсутствуют доказательства того, что ответчиком спорное доменное имя использовалось для предложения к продаже товаров 14 класса МКТУ или однородных им.

Между тем, согласно пункту 158 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.

По спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, суд при установлении обстоятельств использования (администрирования, делегирования и других действий) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет - корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее - Политика), в том числе в ее параграфах 4 (a), 4 (b) и 4 (c).

Согласно Политике аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев: (i) спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца; (ii) у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени; (iii) спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Недобросовестность регистрации и использования доменного имени администратором доменного имени (ответчиком), указанная в параграфе 4 (a)(iii), согласно параграфам 4 (b)(i - iv) Политики определяется как одно или несколько из следующих ниже обстоятельств, например: (i) обстоятельства, указывающие на то, что администратор доменного имени зарегистрировал или приобрел доменное имя с основной целью его продажи, сдачи в аренду или передачи использования другим способом истцу, являющемуся правообладателем исключительного права на товарный знак, либо конкуренту истца за денежную сумму, превышающую подтвержденные расходы администратора доменного имени, прямо относящиеся к приобретению доменного имени; (ii) администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя с целью помешать правообладателю исключительного права на товарный знак использовать спорное доменное имя при условии, что раньше администратор доменного имени уже занимался подобного рода деятельностью; (iii) администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя главным образом для того, чтобы помешать деятельности конкурента; (iv) используя доменное имя, администратор доменного имени намеренно привлекал с коммерческой целью пользователей сети "Интернет" на свой веб-сайт или иной ресурс сети "Интернет" путем создания сходства с товарным знаком истца, который якобы является участником (или учредителем), спонсором, партнером или поддерживает веб-сайт администратора спорного доменного имени или иной ресурс, либо товар или услугу, предоставляемую на веб-сайте администратора спорного доменного имени или ином ресурсе.

Из материалов дела усматривается, что доменное имя robertobravo.ru. администрируется ответчиком с целью извлечения прибыли при его дальнейшей продаже.

Суд считает, что у ответчика нет каких-либо законных прав и интересов в отношении спорного доменного имени, поскольку он не являлся и не является обладателем одноименного товарного знака, а доменное имя не отражает фамилии или фирменного наименования компании.

При этом само право администрирования домена, реализация которого зависит только от действий ответчика, создает угрозу нарушения права истца на наименование и является препятствием для истца использовать свое наименование в российском сегменте сети Интернет.

При изложенных обстоятельствах, в данном случае, суд считает что нарушением исключительного права на товарные знаки сама по себе регистрация ответчиком доменного имени robertobravo.ru.

Ответчик DATAHOST LTD возражений относительно заявленных требований не представил.

Таким образом, требования истца к ответчику DATAHOST LTD являются правомерными, обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 4, 67, 68, 75, 110, 123, 137, 156, 167-171, 176 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ:

Признать администрирование DATAHOST LTD домена robertobravo.ru нарушающим не исключительные права компании Общества с ограниченной ответственностью «Арно» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) на товарный знак № 300846.

Взыскать с Datahost LTD в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Арно» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 6 000 (шесть тысяч) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.

 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.

 

Судья                                                                                              Киселева Е.Н.