АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024

http: //www.Orenburg.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А47-3524/2020

г. Оренбург

20 августа 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена       13 августа 2020 года

В полном объеме решение изготовлено        20 августа 2020 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи  Евдокимовой Е.В. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью "Популярные продукты", ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Истра, Московская область,

к 1.обществу с ограниченной ответственностью "Бирквелле",                           г. Оренбург,

2.индивидуальному предпринимателю ФИО2, ОГРНИП 317565800045066, г. Оренбург,

о взыскании 2 269 428  руб.

В судебном заседании  приняли  участие

представитель истца  после перерыва ФИО3  по доверенности от  10.01.2020,

представитель ответчика 1 ФИО4  по доверенности от  02.06.2020, 

представитель ответчика 2 ФИО5 по доверенности от  02.06.2020.

При рассмотрении дела 06.08.2020 в судебном заседании согласно статье 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  (далее – АПК РФ) объявлялся перерыв до 13.08.2020 до               14 час. 00 мин.

Общество с ограниченной ответственностью "Популярные продукты"  (далее - ООО"Популярные продукты", истец)   обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Бирквелле" (далее - ООО"Бирквелле", ответчик 1, индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее - ИП ФИО2, ответчик 2) о взыскании 2 269 428  руб., с ООО "Бирквелле"                        1 021 900 руб.  компенсации  за незаконное  использование  товарного знака "Бородач" по свидетельству №  525502, с ИП ФИО2                 1 247 528 руб. компенсации  за незаконное  использование  товарного знака "Бородач" по свидетельству №  525502, 68 965 руб. 52 коп. представительских расходов, 1500 руб. судебных издержек, понесенных в результате направления адвокатского запроса, 8600 руб. судебных издержек, связанных с обеспечением доказательств.

До перерыва от истца в материалы дела поступило письменное ходатайство об отложении судебного заседания, в связи с участием представителя в другом судебном заседании.

Представители ответчиков возражали против удовлетворения ходатайства истца.

Рассмотрев в порядке ст. 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства истца, в связи с тем, что истцом не представлены документы в подтверждение уважительности причины неявки в заседание суда представителя истца, а также доказательства невозможности обеспечения явки в суд другого представителя, при этом суд определил объявить перерыв в судебном заседании в порядке статьи 163 АПК РФ.

После перерыва представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования в полном размере.

 Представители ответчика 1,2 в судебном заседании и в отзыве возражали против исковых требований по доводам изложенным в отзыве. В случае удовлетворения требований просили снизить размер компенсации и уменьшить сумму представительских расходов.

Истец, ответчики не заявили ходатайства о необходимости предоставления дополнительных доказательств. При таких обстоятельствах, суд рассматривает дело, исходя из совокупности имеющихся в деле доказательств, с учетом положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 При рассмотрении материалов дела, судом установлены следующие обстоятельства. 

ООО "Популярные продукты" является обладателем исключительного права на словесный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 525502 (с приоритетом от 22.02.2013), правовая охрана которому предоставлена, в частности, в отношении товаров 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) - "пиво".

Исключительное право принадлежит ООО"Популярные продукты" на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг между ООО «Популярные продукты» и Товариществом с ограниченной ответственностью "Kaz Alko Trade" (Каз Алко Трейд) (Казахстан), зарегистрированным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 23.01.2018 за № РД0242145, что подтверждается выпиской (копией публикации товарного знака) от 01.03.2020г. с официального Интернет-сайта Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) и копией свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 525502 с изменениями.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение "БОРОДАЧ", выполненное  заглавными буквами  кириллического алфавита стандартным шрифтом.

В обоснование исковых требований истец указал,  в рамках контрольной закупки были приобретены товары, маркированные обозначением "БОРОДАЧ", в розничном магазине, указанном на сайте pivzavod56.ru.

Так, 01.08.2019 в розничном магазине сети «Пивзавод» по адресу 

<

...>, пав. 1 у продавца                        ИП ФИО2 приобретено разливное пиво марки "БОРОДАЧ", указанное в кассовом чеке как товар «Бор-ч» объемом 1л. по цене                 68 рублей. Пиво было расфасовано в пластиковую бутылку объемом 1 литр. В подтверждение заключения договора розничной купли-продажи ИП ФИО2 покупателю выдан кассовый чек об оплате.

Истцом в адрес ИП ФИО2 направлена досудебная претензия  от 02.08.2019 (л.д. 55-57) о прекращении неправомерного использования обозначения "БОРОДАЧ" тождественного с товарным знаком по свидетельству № 525502, и урегулировании претензий правообладателя, ответ на которую получен не был. Указанные обстоятельства подтверждаются кассовым чеком об отправке почтового отправления (РПО) за № 12522237002404 от 06.08.2019 (л.д. 58).

По данным сервиса отслеживания отправлений на официальном сайте Почты России почтовое отправление с идентификатором 12522237002404, которым была направлена досудебная претензия, 30.09.2019 вручено адресату, что подтверждается скриншотом страницы сайта Почты России.

Указанная претензия оставлена ИП ФИО2 без ответа и удовлетворения.

Истец 16.09.2019 по электронной почте на электронный адрес bastion4@yandex.ru получил от ООО "Бирквелле" с электронного адреса glazkov@bierquelle.ru письмо, согласно которому ООО "Бирквелле" в лице директора ФИО6 признает факт производства и продажи пива, маркированного обозначением "БОРОДАЧ", а объем произведенной и реализованной продукции в период с октября 2018 г. по август 2019г. составляет 9290 литров (л.д.60).

27.11.2019 истцом в адрес ООО "Бирквелле" направлена досудебная претензия исх. № 2711-1 от 27.11.2019 (л.д. 61-64), что подтверждается кассовым чеком и описью вложения в ценное письмо от 27.11.2019.

 Досудебная претензия с приложениями получена  ООО "Бирквелле" 04.12.2019, что подтверждается почтовым  уведомлением о вручении.  

ООО "Бирквелле"  направило в адрес истца ответ на претензию от 25.12.2019  с приложением отчета об объемах за период с 01.05.2017 по 30.11.2019 в котором указало, что  производство пиво маркированного обозначением "БОРОДАЧ" прекращено, стоимость компенсации  считает необоснованной и  несоразмерной.

В соответствии с данными указанного отчета ООО"Бирквелле" за период с 01.05.2017 по 30.11.2019 произведены поставки продукции - пива с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6% включительно грузополучателю: ИП ФИО2 по адресу: 460009, 

<

...>, общий объем поставок - 9290 литров.

 26.12.2020 истец по электронной почте направил в адрес ООО "Бирквелле" письмо с предложением об урегулировании спора в досудебном порядке, при условии выплаты ООО "Бирквелле" истцу компенсации в размере 1 000 000 руб., что подтверждается скриншотом электронного письма.

Указанное письмо оставлено  ООО "Бирквелле" без ответа и удовлетворения.

ООО "Популярные продукты"выявлены факты незаконного использования ООО "Бирквелле" товарного знака для индивидуализации товаров, идентичных товарам, для которых товарный знак зарегистрирован, а именно пива, путем: 

- размещения обозначения "БОРОДАЧ", тождественного товарному знаку "БОРОДАЧ" по свидетельству № 525502, на упаковках (этикетках) товаров, которые производились Ответчиком и вводились им в гражданский оборот на территории Российской Федерации;

- размещения обозначения «БОРОДАЧ» в документации на указанные товары (пиво), производимые и реализуемые ООО "Бирквелле".

Также, выявлены факты незаконного использования ИП ФИО2  товарного знака для индивидуализации товаров, идентичных товарам, для которых товарный знак зарегистрирован, а именно пива, путем:

- размещения ИП ФИО2  или по ее указанию (с ее согласия) обозначения "БОРОДАЧ" тождественного товарному знаку "БОРОДАЧ" по свидетельству № 525502, на сайте http://pivzavod56.ru в рекламе пива и адресованных неограниченному кругу лиц предложениях о продаже пива, маркированного обозначением "Бородач";

- размещения на упаковке товаров (пива) и в предложениях о продаже товаров (пива) в объекте торговли (розничном магазине) по адресу: 

<

...>, пав. 1, обозначения "БОРОДАЧ" при продаже по договорам розничной купли-продажи товара (пива), маркированного обозначением "БОРОДАЧ", тождественного товарному знаку "БОРОДАЧ" по свидетельству                       № 525502, с указанием в сопроводительной документации (кассовых (фискальных) чеках) обозначения "БОРОДАЧ".

В соответствии с протоколом осмотра  № 36/77-н/36-2019-4-262 нотариусом ФИО7 (л.д. 38-49)  произведен осмотр страниц  в сети Интернет:  http://pivzavod56.ru/news/pivo-borodach-ot-bierquelle.html,http://pivzavod56.ru/magaziny-i-adresa, http://pivzavod56.ru/o-nas. 

На странице указанного сайта по ссылке http://pivzavod56.ru/news/pivo-borodach-ot-bierquelle.html размещено рекламное сообщение следующего содержания: «ПИВО БОРОДАЧ ОТ BIERQUELLE!».

Помимо прочей информации о предлагаемом товаре, на странице сайта размещен текст следующего содержания: «Спрашивайте в центрах сети «Пивзавод» (страница 7 протокола осмотра).

На странице указанного сайта по ссылке http://pivzavod56.ru/magaziny-i-adresa (в левой части) содержится прокручиваемое меню, содержащее список адресов сети магазинов «ПИВЗАВОД», среди которых указан следующий адрес: 

<

...> (страницы 11-12 протокола осмотра).

Поскольку нарушения исключительного права истца на товарный знак по свидетельству № 525502 допущены каждым из ответчиков, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Заслушав представителей  сторон, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд приходит к выводу об удовлетворении  заявленных требований в части.

В соответствии со статьёй 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Статьей 1229 ГК РФ установлено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

 Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Пунктом 1 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Истцом заявлены требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на средство индивидуализации – товарный знак № 525502 в размере 1 021 900 руб.  с  ООО "Бирквелле" компенсации за  незаконное использование  товарного знака "БОРОДАЧ" для индивидуализации   производимых  ООО "Бирквелле" товаров класса 32  Международного классификатора товаров и услуг (пиво) при их предложении к продаже и реализации, в том числе в сопутствующей документации; с ИП  ФИО2  компенсацию в размере 1 247 528  руб. за незаконное использование товарного знака "БОРОДАЧ" по свидетельству № 525502 для индивидуализации реализуемых  ИП  ФИО2   товаров класса 32 Международного классификатора товаров и услуг (пиво) при их розничной продаже, предложении к продаже и реализации, в том числе в сети Интернет и сопутствующей документации.

В силу п. 1 ст. 1477 ГК РФ под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В соответствии со ст. 1481 ГК РФ, на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак (п. 1). Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (п. 2).

Статьей 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (п. 1). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3).

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 1515 Кодекса товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешений обозначение, являются контрафактными.  

Указанная норма применяется в нормативном единстве с пунктом 4 статьи 1252 Гражданского кодекса, в соответствии с которым в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными.

Товарный знак может быть использован, в том числе посредством его нанесения на товар (в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

По смыслу нормы статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Судом установлено, что используемое ответчиками словесное обозначение ООО "Бирквелле"  является тождественным  словесному товарному знаку  "БОРОДАЧ" по свидетельству №  525502.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Суд, проведя сравнительный анализ противопоставляемых обозначений, установил их визуальное сходство, поскольку графические  изображения идентичны, расположение отдельных частей надписи совпадает, цветовая гамма соответствует, в связи с чем, пришел к выводу о возможности ассоциировать сравниваемые объекты один с другим, а, следовательно, об их сходстве до степени смешения.

При этом правообладатель с ООО "Бирквелле", ИП ФИО2  договор на передачу исключительных прав на товарный знак не заключал, права на использование товарного знака не передавал.

Таким образом, суд приходит к выводу, что ответчики незаконно использовали товарный знак по свидетельству №  525502, а именно:  ООО "Бирквелле" путем размещения обозначения "БОРОДАЧ", тождественного товарному знаку "БОРОДАЧ" по свидетельству № 525502, на упаковках (этикетках) товаров, которые производились Ответчиком и вводились им в гражданский оборот на территории Российской Федерации; размещения обозначения «БОРОДАЧ» в документации на указанные товары (пиво), производимые и реализуемые ООО "Бирквелле"; ИП ФИО2  путем размещения ИП ФИО2  или по ее указанию (с ее согласия) обозначения "БОРОДАЧ" тождественного товарному знаку "БОРОДАЧ" по свидетельству № 525502, на сайте http://pivzavod56.ru в рекламе пива и адресованных неограниченному кругу лиц предложениях о продаже пива, маркированного обозначением "Бородач", размещения на упаковке товаров (пива) и в предложениях о продаже товаров (пива) в объекте торговли (розничном магазине) по адресу: 

<

...>, пав. 1, обозначения "БОРОДАЧ" при продаже по договорам розничной купли-продажи товара (пива), маркированного обозначением "БОРОДАЧ", тождественного товарному знаку "БОРОДАЧ" по свидетельству № 525502, с указанием в сопроводительной документации (кассовых (фискальных) чеках) обозначения "БОРОДАЧ".

Как усматривается из материалов дела и установлено судом,  ИП ФИО2 и/или по ее поручению (с ее согласия) в нарушение исключительного права истца на товарный знак размещено рекламное предложение о продаже пива, маркированного обозначением «БОРОДАЧ», тождественного товарному знаку «БОРОДАЧ» по свидетельству № 525502, на странице сайта www.pivzavod56.ru.

В соответствии с АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» исх. № 6047-С от 12.11.2019 по состоянию на дату формирования ответа на запрос администратором указанного домена pivzavod56.ru является ФИО8

В соответствии с протоколом осмотра  № 36/77-н/36-2019-4-262 нотариусом ФИО7 (л.д. 38-49)  произведен осмотр страниц  в сети Интернет:  http://pivzavod56.ru/news/pivo-borodach-ot-bierquelle.html,http://pivzavod56.ru/magaziny-i-adresa, http://pivzavod56.ru/o-nas. 

На странице указанного сайта по ссылке http://pivzavod56.ru/news/pivo-borodach-ot-bierquelle.html размещено рекламное сообщение следующего содержания: «ПИВО БОРОДАЧ ОТ BIERQUELLE!».

Помимо прочей информации о предлагаемом товаре, на странице сайта размещен текст следующего содержания: «Спрашивайте в центрах сети «Пивзавод» (страница 7 протокола осмотра).

На странице указанного сайта по ссылке http://pivzavod56.ru/magaziny-i-adresa (в левой части) содержится прокручиваемое меню, содержащее список адресов сети магазинов «ПИВЗАВОД», среди которых указан следующий адрес: 

<

...> (страницы 11-12 протокола осмотра).

В рамках контрольной закупки были приобретены товары, маркированные обозначением "БОРОДАЧ", в розничном магазине, указанном на сайте pivzavod56.ru. сети «Пивзавод» по адресу                    

<

...>, пав. 1, 01.08.2019  у продавца ИП ФИО2 приобретено разливное пиво марки "БОРОДАЧ", указанное в кассовом чеке как товар «Бор-ч» объемом 1л. по цене 68 рублей. Пиво было расфасовано в пластиковую бутылку объемом 1 литр. В подтверждение заключения договора розничной купли-продажи ИП ФИО2 покупателю выдан кассовый чек об оплате.

На основании вышеизложенного , ответчик 1 осуществил выпуск (производство) и оптовую реализацию контрафактных товаров, маркированных обозначением «БОРОДАЧ», тождественным товарному знаку истца, при этом использование ответчиком1 товарного знака осуществлялось путем указания товарного знак на маркировке товара и на сопроводительной документации на товар.

При этом, ответчик 2 осуществил розничную продажу контрафактных товаров, маркированных обозначением «БОРОДАЧ», тождественным товарному знаку истца, при этом использование ответчиком2 товарного знака осуществлялось путем размещения товарного знака в сети Интернет в предложениях ответчика2 о продаже товаров, маркированных обозначением «БОРОДАЧ», а также путем размещения предложений о продаже контрафактных товаров в розничных магазинах (на вывеске/ в рекламе при указании продукции, предлагаемой к продаже  в розничном магазине), на упаковке товаров при продаже по договорам розничной купли-продажи и в сопроводительной  документации (на кассовых чеках, выдаваемых покупателям в подтверждение заключения договора розничной купли-продажи).

Согласно п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных статьями 1250, 1252, 1253 ГК РФ, вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты, в том числе компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (статья 1301 ГК РФ).

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации в сумме       2 269 428  руб., с ООО "Бирквелле"   1 021 900 руб., с ИП ФИО2  1 247 528 руб. за  нарушение исключительного права.

ООО "Бирквелле"   представлены документы, подтверждающие факт использования обозначения «Бородач», тождественного с товарным знаком по свидетельству № 525502, и доказательства, подтверждающие объем контрафактной продукции, для индивидуализации которой использовалось спорное обозначение.

В письме ООО «Бирквелле» от 25.12.2019г. указано, что общий объем произведенной и реализованной ООО «Бирквелле» контрафактной продукции составил 9 290 литров, что подтверждается данными отчета из ЕГАИС, прилагаемого к указанному письму, а также указано, что контрафактная продукция реализовывалась ООО «Бирквелле» по оптовой цене 55,00 рублей за один литр.

С учетом представленных ответчиком 1 данных истцом произведен расчет компенсации, предусмотренной подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ, подлежащей взысканию с ответчика 1 в пользу истца в сумме 1 021 900 руб. (9 290 литров * 55 руб. * 2). 

В соответствии с направленным ответчиком 1 в адрес истца отчетом, прилагаемым к письму от 25.12.2019 контрафактная продукция, произведенная ответчиком 1, в полном объеме была реализована ответчику 2. 

В соответствии с данными, приведенными в указанном отчете за период с 01.05.2017 по 30.11.2019, единственным грузополучателем продукции, маркированной обозначением "БОРОДАЧ".

В соответствии с  отчетом  ИП ФИО2 отгружено грузополучателю ООО «Бирквелле» продукция  маркированная спорным обозначением, что свидетельствует, очевидно, о возврате продукции в объеме 117,00 литров в адрес производителя продукции.

Таким образом, общий объем контрафактной продукции, реализованной ИП ФИО2 по договорам розничной купли-продажи, рассчитывается истцом  следующим образом: 9290 литров (общий объем продукции, приобретенной ответчиком-2 у ответчика-1) минус 117 литров (объем продукции, возвращенной отетчику-1) =                     9 173 л.

Общий объем контрафактной продукции, реализованной ответчиком 2 по договорам розничной купли-продажи, составляет                     9 173 литров.

ИП ФИО2  осуществляла розничную продажу продукции, маркированной обозначением «БОРОДАЧ», тождественным с товарным знаком по свидетельству № 525502, по цене 68 рублей, что подтверждается кассовым чеком, выданным ИП ФИО2 при проведении контрольной закупки в подтверждение заключения договора розничной купли-продажи пива, маркированного обозначением «БОРОДАЧ» .

Согласно расчету истца размер компенсации,  подлежащей взысканию с ответчика 2 в пользу истца составляет 1 247 528,00 руб.              (9 173 литров * 68 руб. * 2).

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со ст. 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Ответчиками  в судебном заседании и в отзыве заявлено о снижении компенсации по вышеуказанному факту нарушения.

В пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Вместе с тем, согласно абзацу 3 пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 64 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" следует, что положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации подлежат применению в случаях, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (далее - при множественности нарушений), в частности, когда одним действием нарушены права на:

несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: музыкальное произведение и его фонограмма; произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение; товарный знак и наименование места происхождения товара; товарный знак и промышленный образец;

несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, не связанных между собой (например, в случае продажи одним лицом товара с незаконно нанесенными на него разными товарными знаками или распространения материального носителя, в котором выражено несколько разных экземпляров произведений).

Указанное выше положение Гражданского кодекса Российской Федерации о снижении размера компенсации может быть применено также в случаях, когда имеют место несколько правонарушений, совершенных одним лицом в отношении одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и составляющих единый процесс использования объекта (например, воспроизведение произведения и последующее его распространение).

Положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

В данном случае абзац 3 пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит применению к спорным правоотношениям, поскольку установлено, что права на соответствующие результаты принадлежат одному правообладателю, права на все объекты интеллектуальной собственности нарушены в результате одного случая нарушения одним лицом, нанесены на один товар.

В возражениях на иск ответчики просил снизить причитающуюся компенсацию, мотивируя свою позицию применительно к критериям, заданным Конституционным Судом Российской Федерации, а именно, совершением правонарушения впервые, незначительной стоимостью товара и убытков ответчика, а также сложившийся на рынке тяжелой ситуацией в связи с распространением коронавирусной инфекцией.

На основании оценки всех представленных доказательств, основываясь на принципах справедливости и благоразумия, суд приходит к выводу о том, что имеются правовые основания для снижения размера денежной компенсации за нарушение ответчиками  исключительных прав ниже заявленного истцом размера исковых требований.

В данном случае, суд, снижая размер компенсации и, руководствуется правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, в соответствии с которой уменьшение компенсации ниже низшего предела возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Установив, что заявленная истцом сумма компенсации в размере 2 269 428  руб. превышает сумму возможных для истца убытков, арбитражный суд приходит к выводу о том, что такое соотношение очевидно свидетельствует о несоразмерности заявленного требования, поскольку испрашиваемая сумма компенсации значительно превышает возможные убытки, а значит является несправедливой.

На основании оценки всех представленных доказательств, основываясь на принципах справедливости, суд приходит к выводу о том, что имеются правовые основания для снижения размера денежной компенсации за нарушение ответчиком исключительных прав ниже заявленного истцом размера исковых требований.

При снижении размера денежной компенсации ниже заявляемого истцом размера требований судом учитываются следующие обстоятельства, которые названы в качестве юридически значимых Конституционным Судом Российской Федерации: с нарушением исключительных прав истца ответчик продал товар впервые, контрафактный товар продан в незначительном объеме, нарушение исключительных прав истца не носило грубый характер, истец не понес значительных убытков вследствие неправомерных действий ответчика.

Таким образом, суд снижает размер причитающейся истцу компенсации до 600 000 руб. (по  300 000 руб. с каждого ответчика), полагая его достаточным для компенсации возможных потерь истца и справедливым с учетом положения ответчиков.

Указанный размер компенсации не противоречит принципу соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному правонарушению, как общепризнанному принципу права, предполагающему дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.

Истец также просит взыскать с ответчиков 68 965 руб. 52 коп. представительских расходов, 1500 руб. судебных издержек, понесенных в результате направления адвокатского запроса, 8600 руб. судебных издержек, связанных с обеспечением доказательств.

В обоснование понесенных расходов истцом представлены в материалы дела следующие документы: договор возмездного оказания услуг №  2 от 25.10.2019, соглашение № 73 об оказании юридической помощи  от 13.11.2019,  акт об оказании услуг от 12.12.2019, справка нотариуса ФИО7  от 14.11.2019.

 Доказательствами  оплаты  истцом  услуг  представителя  по  договору являются следующие документы: платежное поручение                  №  380 от 14.11.2019, № 387 от 18.11.2019, № 482 от 20.02.2020,№ 484 от 20.02.2020.

Судебные расходы, состоящие из государственной пошлины, а также издержек, связанных с рассмотрением дела (далее - судебные издержки), представляют собой денежные затраты (потери), распределяемые в порядке, предусмотренном главой 9 АПК РФ.

По смыслу названных законоположений, принципом распределения судебных расходов выступает возмещение судебных расходов лицу, которое их понесло, за счет лица, не в пользу которого принят итоговый судебный акт по делу.

К судебным издержкам относятся расходы, которые понесены лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде (статья 106 АПК РФ).

Перечень судебных издержек, предусмотренный указанным Кодексом, не является исчерпывающим. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК  РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах (ч. 2 ст. 110 АПК  РФ).

Доказательства, подтверждающие разумность расходов на оплату услуг представителя, должна представить сторона, требующая возмещения указанных расходов (ст. 65 АПК РФ и п. 21 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 82).

Исходя из п. 10 постановления Пленума от 21.01.2016 № 1  лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек.

Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя, и тем самым на реализацию ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации. Именно поэтому в ч. 2 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации речь идет, по существу, об обязанности суда установить баланс между правами лиц, участвующих в деле.

Кроме того, в п. 11 постановления Пленума от 21.01.2016 № 1 также указано, что разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов. 

В п. 20 Информационного письма от 13.08.2004 № 82 Президиум ВАС РФ указал, что при определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание, в частности: нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность дела.

В п. 12 постановления Пленума от 21.01.2016 № 1 также отмечено, что расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

         Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства (п. 13 постановления Пленума от 21.01.2016 № 1).

        По смыслу статьи 110 АПК РФ, п. 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007 N 121 "Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах" суд взыскивает фактически понесенные судебные расходы с учетом конкретных действий, произведенных представителем, и представленных в их подтверждение документов.

        Отсутствие указания на издержки в связи с конкретными (отдельными) действиями само по себе не является основанием для отказа во взыскании судебных издержек. В этом случае суд вправе предложить лицу, участвующему в деле, конкретизировать понесенные им издержки. Если такие действия не будут произведены лицом, суд вправе отказать в удовлетворении заявленных издержек в той части, в отношении которой отсутствует подтверждение обоснованности заявляемых к взысканию судебных издержек.

Суд, оценив представленные доказательства, уровень сложности дела, сумму иска, результат его рассмотрения, исходя из объема материалов дела, фактически совершенных представителями истца действий, связанных с рассмотрением дела в арбитражном суде, квалификации представителей, с учетом принципа соразмерности, пришел к  выводу о том, что предъявленная к оплате сумма не является завышенной.

Следует отметить, что право выбора исполнителя правовых услуг принадлежит лицу, нуждающемуся в защите своих прав, нарушенных действиями ответной стороны, и поэтому такое лицо (заявитель, ответчик) не обязано обращаться к исполнителям услуг, предлагающим наименьшую цену на рынке подобных услуг, поскольку результативные правовые услуги, как правило, оказываются высококвалифицированными специалистами в этой области, высоко оценивающими свой труд. Поэтому само по себе превышение стоимости понесенных заявителем судебных расходов по оплате правовых услуг над их средней ценой на рынке не свидетельствует о нарушении принципа разумности, положенного законодателем в основу критерия ограничения размера стоимости таких услуг, относимого на проигравшую сторону.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 АПК РФ, учитывая положения статей 9, 65 АПК РФ, установив факт несения истцом расходов по оплате услуг представителя Подгорной Е.В. по договору возмездного оказания услуг №  2 от 25.10.2019 на общую сумму                           60 000 руб., что подтверждается платежными поручениями № 482 от 20.02.2020,№ 484 от 20.02.2020 (л.д. 82-83), суд отказывает во взыскании представительских расходов в остальной части в сумме                  8 965 руб. 52 коп. (НДФЛ 13% по 4482 руб. 76 коп.), поскольку расходы в указанной сумме истцом фактически не понесены.

В пунктах 10 и 11 постановления Пленума N 1 разъяснено, что лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек.

 В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Распределяя судебные расходы с учетом данной нормы, суд исходит из того, что заявленный истцом иск является имущественным.

Как разъяснено в пункте 48 Обзора судебной практики по делам, связанных с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при взыскании компенсации за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности судебные расходы на оплату государственной пошлины относятся на истца пропорционально размеру необоснованно заявленной им компенсации.

Государственная пошлина относится на ООО "Бирквелле" и взыскивается в пользу истца в соответствии со ст. 110 АПК РФ в сумме 4540  руб.  по оплате государственной пошлины, в сумме 8 807 руб. 12 коп. на оплату услуг представителя. С ИП ФИО2  подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере                   4 540  руб., расходы на оплату услуг представителей в размере                        9 643 руб. 07 коп. (с учетом расходов по оплате услуг представителя , направленных на собирание  доказательств и подачу нотариусу заявления  об обеспечении доказательств в сумме 2068 руб. 09 коп.).

 Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  "Популярные продукты" удовлетворить частично.

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Бирквелле" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Популярные продукты"  компенсацию в размере 300 000 руб. 00 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 4540  руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 8 807 руб. 12 коп.

 Взыскать с  индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью "Популярные продукты"  компенсацию в размере 300 000 руб. 00 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 540  руб., расходы на оплату услуг представителей в размере 9 643 руб. 07 коп.

 В удовлетворении остальной части иска отказать.

 

 Решение арбитражного суда первой инстанции, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (город Челябинск) в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Оренбургской области.

 

Судья                                            Е.В. Евдокимова