СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

улица Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, http://7aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Томск                                                                              Дело № А03-18543/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 18 марта 2019 года

Постановление изготовлено в полном объеме  25 марта 2019 года

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующегоСкачковой О.А.,

судейБородулиной И.И.,

ФИО1, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2 с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО3 (№ 07АП-7290/2017(2) на решение Арбитражного суда Алтайского края от 09 января 2019 года по делу № А03-18543/2016 (судья Кулик М.А.)

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО3, г. Видное, Московская область (ОГРНИП 316500300052920)

к обществу с ограниченной ответственностью «Сибэнергомаш-БКЗ», г. Барнаул, Алтайский край (ОГРН 

<

***>)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 447369 в размере 250000 руб., на товарный знак № 447228 в размере 250000 руб.

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Сибэнергомаш-БКЗ», г. Барнаул, Алтайский край

(ОГРН 

<

***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО3, г. Видное, Московская область (ОГРНИП 316500300052920),

к открытому акционерному обществу «Сибэнергомаш», г. Барнаул, Алтайский край (ОГРН 

<

***>) 

о признании договора купли-продажи товарного знака от 30.03.2016 и 21.04.2016, заключенного между открытым акционерным обществом «Сибэнергомаш» и ФИО3, недействительным в силу его ничтожности, а также о применении последствий недействительности сделки и обязании ФИО3 возвратить открытому акционерному обществу «Сибэнергомаш» все полученное по сделке,

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора - Федеральной службы по интеллектуальной собственности, г. Москва (ОГРН 

<

***>),

В судебном заседании приняли участие: 

от истца - без участия (извещен),

от ответчика – ФИО4 по доверенности от 30.11.2017, паспорт; ФИО5 по доверенности от 18.10.2017, паспорт,

от третьего лица – без участия (извещен),

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО3 (далее – истец, предприниматель, ИП ФИО3) обратился в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью «Сибэнергомаш-БКЗ» (далее – ответчик, ООО «Сибэнергомаш-БКЗ») о взыскании денежной компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 447228 в размере 250000 руб., а также на товарный знак № 447369 в размере 250000 руб.

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» заявило встречное исковое заявление о признании договора купли-продажи товарного знака от 30.03.2016, заключенного между ОАО «Сибэнергомаш» и ФИО3 недействительным в силу его ничтожности, а также о применении последствий недействительности сделки и об обязании ФИО3 возвратить ОАО «Сибэнергомаш» все полученное по сделке.

К участию в деле в качестве ответчика по встречному исковому заявлению привлечено ОАО «Сибэнергомаш». В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

К дате судебного заседания от ответчика поступило заявление об отказе от встречных исковых требований.

Решением суда от 09.01.2019 отказано в удовлетворении ходатайства об оставлении искового заявления без рассмотрения. В удовлетворении искового заявления индивидуального предпринимателя ФИО3 отказано. Индивидуальному предпринимателю ФИО3 из федерального бюджета возвращено 4000 руб. излишне оплаченной государственной пошлины. Производство по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Сибэнергомаш-БКЗ» прекращено. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибэнергомаш-БКЗ» из федерального бюджета возвращено 6000 руб. государственной пошлины.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, истец обратился в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме. 

В обоснование апелляционной жалобы ее податель ссылается на Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 (далее - Рекомендации) и полагает, что доменное имя, принадлежащее ответчику и используемое для переадресации на его сайт, фонетически и визуально совпадает с товарными знаками №№ 447369, 447228, а, следовательно, является сходным с ними до степени смешения. Также считает, что суд первой инстанции сделал не соответствующий материалам дела вывод относительно отсутствия на сайте ответчика информации о товарах, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки. Кроме того полагает, что суд первой инстанции неправомерно сослался на решения Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-335/2017, СИП-336/2017, на основании которых была прекращена правовая охрана товарный знаков №№ 447369 и №447228 на основании их неиспользования, так как требование о взыскании с ответчика компенсации является мерой защиты за допущенное нарушение, а не представляет собой пресечение будущих действий.

Ответчик представил возражения на апелляционную жалобу, в которых просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. По мнению ответчика, решение суда законно и обоснованно. Подробно доводы изложены в возражениях на апелляционную жалобу.

05.03.2019 в суд от Федеральной службы по интеллектуальной собственности поступило заявление, в котором третье лицо поддерживает свой отзыв от 20.04.2017. Просит рассмотреть жалобу в отсутствие представителя третьего лица.

В судебном заседании представители ответчика просили в удовлетворении жалобы отказать, считают решение суда законным и обоснованным.

Истец и третье лицо о месте и времени судебного разбирательства извещены надлежащим образом, в судебное заседание арбитражного суда апелляционной инстанции своих представителей не направили. На основании статьи 156 АПК РФ апелляционный суд считает возможным рассмотреть дело в настоящем судебном заседании в отсутствие представителей истца и третьего лица.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, заслушав представителей ответчика, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в соответствии со статьей 268 АПК РФ исходя из доводов апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции считает его не подлежащим отмене или изменению по следующим основаниям.

Как установлено судом первой инстанции, на основании зарегистрированного Роспатентом отчуждения исключительного права на товарный знак истец с 27.06.2016 являлся правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «СИБЭНЕРГОМАШ» по свидетельству Российской Федерации № 447228, зарегистрированного 14.11.2011 с датой приоритета 17.03.2010.

Также истец с указанной даты является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «SIBENERGOMASH» по свидетельству Российской Федерации № 447369, зарегистрированного 16.11.2011 с датой приоритета 17.03.2010.

Определением суда по настоящему делу от 26.07.2017 производство по делу приостанавливалось до разрешения Судом по интеллектуальным правам, г. Москва арбитражных дел № СИП-335/2017 и № СИП-336/2017 по заявлениям ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» к ИП ФИО3 о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации №№ 447369, 447228.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2018 по делу № СИП-335/2017 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака № 447369 в отношении товаров 06, 07, 11, 37, 40, 42 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 20.09.2018 по делу № СИП-336/2017 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака № 447228 в отношении товаров 06, 07, 11, 37, 40, 42 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Ответчик является владельцем доменного имени sibenergomash-bkz.com, которое используется для переадресации в сети Интернет на сайт ответчика http://www.sibem-bkz.com/. 

В материалы дела представлен протокол осмотра информационного ресурса, опубликованного в сети Интернет от 07.10.2016, расположенного по адресу: http://www.sibem-bkz.com/, выполненный нотариусом г. Москвы ФИО6, в котором зафиксировано, что при наборе в адресной строке браузера доменного имени sibenergomash-bkz.com на мониторе компьютера отобразилось в адресной строке и сохранилось обозначение http://www.sibem-bkz.com/.

По мнению истца, фирменное наименование ответчика и доменное имя, принадлежащее ответчику (sibenergomash-bkz.com) в нарушение закона содержат обозначение, тождественное товарным знакам №№ 447369 и 447228. Доменное имя предназначается для автоматического перехода на Интернет-сайт ответчика, на котором рекламируются товары, однородные товарам, в отношении которых распространяется защита принадлежащих истцу товарных знаков.

Указанное послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с соответствующим заявлением.

Отказывая в удовлетворении исковых требования предпринимателя, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что истец не доказал факт нарушения ответчиком его исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации №№ 447369, 447222.

Седьмой арбитражный апелляционный суд соглашается по сути с данным судебным актом суда первой инстанции по следующим основаниям.

Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации охраняются Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Товарные знаки и знаки обслуживания в соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 1225 ГК РФ относятся к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Согласно пункту 14 части 1 статьи 1225 ГК РФ товарные знаки и знаки обслуживания являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В соответствии с частью 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу части 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1229 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (часть 1).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2).

Исходя из положения подпункта 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, доменным именем признается символьное обозначение, предназначенное для сетевой адресации. Основными функциями доменного имени являются: обеспечение доступа к определенной информации, а также индивидуализация информационного ресурса, содержащего эту информацию, и его владельца.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пункту 43.2 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Частью 3 статьи 1484 ГК РФ установлено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Исходя из положений статей 1229, 1484 ГК РФ, а также части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, и, что в случае установления указанных обстоятельств, к лицу, использовавшему товарный знак без разрешения правообладателя подлежат применению меры гражданско-правовой ответственности.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Кроме того, в соответствии пунктами 1, 2 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Правомочие на защиту исключительного права на товарный знак реализуется на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе, путем предъявления в суд искового требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, обращенного к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

При этом при рассмотрении доменных споров такое требование может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени, в том числе определенным образом (например, об обязании удалить и более не размещать информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте, аннулировании доменного имени, прекращении делегирования доменного имени).

По общему правилу нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров (услуг), однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе регистрация доменного имени исходя из целей такой регистрации.

Как следует из материалов дела, суд первой инстанции рассматривал исковые требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам №№ 447369 и 447228 с учетом Решений Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2018 по делу № СИП-335/2017, от 20.09.2018 по делу № СИП-336/2017, с момента приобретения истцом прав на эти товарные знаки, то есть с 27.06.2016 и до досрочного прекращения правовой охраны товарного знака № 447369 до 22.01.2018 и до досрочного прекращения правовой охраны товарного знака № 447228 до 20.09.2018.

Истец в жалобе ссылается на Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 (далее - Рекомендации) и полагает, что доменное имя, принадлежащее ответчику и используемое для переадресации на его сайт, фонетически и визуально совпадает с товарными знаками №№ 447369, 447228, а, следовательно, является сходным с ними до степени смешения.

Суд апелляционной инстанции отклоняет данные доводы по следующим основаниям.

Так, товарные знаки №№ 447369 и 447228В являются комбинированными и состоят из графического и словесного элемента «SIBENERGOMASH»/«СИБЭНЕРГОМАШ», при этом доменное имя воспринимается целиком www.sibenergomash-bkz.com и отличается от словесных элементов товарных знаков «SIBENERGOMASH»/«СИБЭНЕРГОМАШ», часть доменного имени «sibenergomash-bkz» также не является тождественной указанным товарным знакам и выступает единым объектом, включающим в себя элемент - bkz, который является транслитерацией аббревиатуры БКЗ - Барнаульский котельный завод.

При таком визуальном, аудиальном и семантическом различии сравниваемых обозначений использование доменного имени www.sibenergomash-bkz.com не может нарушать исключительные права на товарные знаки истца, так как по своему существу является обозначение не способным ввести в заблуждение потребителя.

Закон не исключает использование участниками оборота совпадающих фирменных наименований, если это не приводит к коллизии их интересов и не вводит в заблуждение третьих лиц. Таким образом, простого тождества между обозначением, содержащимся в доменном имени, и фирменным наименованием недостаточно. Необходимо, чтобы сфера деятельности владельца сайта, расположенного под доменным именем, совпадала или была аналогичной сфере деятельности владельца фирменного наименования.

По мнению истца, суд первой инстанции сделал не соответствующий материалам дела вывод относительно отсутствия на сайте ответчика информации о товарах, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки.

Вместе с тем, истец не представил в материалы дела доказательства того, что на сайте ответчика по адресу www.sibenergomash-bkz.com продвигаются товары и услуги, для которых товарные знаки № 447369 и № 447228 зарегистрированы, при этом протокол нотариального осмотра от 07.10.2016 не подтверждает использование обозначения www.sibenergomash-bkz.com в целях индивидуализации товаров и услуг, являющихся сходными с товарами и услугами для которых товарные знаки истца зарегистрированы.

Тот факт, что на сайте ответчика по адресу www.sibem-bkz.com размещаются зафиксированные протоколом нотариального осмотра от 20.07.2017 документы, правового значения не имеют, поскольку указанные документы не подтверждают использование ответчиком обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками № 447369 и № 447228.

Также истец полагает, что суд первой инстанции неправомерно сослался на решения Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-335/2017, СИП-336/2017, на основании которых была прекращена правовая охрана товарный знаков №№ 447369 и 447228 по причине их не использования, так как требование о взыскании с ответчика компенсации является мерой защиты за допущенное нарушение, а не представляет собой пресечение будущих действий.

Судебная коллегия не принимает данный довод, поскольку из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Вместе с тем товарные знаки №№ 447369, 447228 фактически не использовались ИП ФИО3 для индивидуализации товаров и услуг, в отношении которых указанные товарные знаки зарегистрированы, в результате чего решениями Суда по интеллектуальным правам охрана указанных товарных знаков была прекращена досрочно.

В данном случае у истца отсутствовали реальные намерения использования товарных знаков по свидетельствам №№ 447369, 447228, истец не доказал факт нарушения ответчиком его исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации №№ 447369, 447222, предъявление требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки при отсутствии фактического использования товарных знаков самим правообладателем и с учетом отсутствия намерения в их использовании, является злоупотреблением.

Суд первой инстанции правомерно указал в решении суда, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883), если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений.

Принимая во внимание требования вышеназванных норм материального и процессуального права, а также учитывая конкретные обстоятельства по настоящему делу, суд апелляционной инстанции считает, что ИП ФИО3 не доказал обоснованность доводов апелляционной жалобы, приведенные апеллянтом доводы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не оценены судом первой инстанции при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность принятого им решения. Основания для переоценки обстоятельств, правильно установленных арбитражным судом первой инстанции, у апелляционного суда отсутствуют.

В связи с изложенным, принятое арбитражным судом первой инстанции решение исходя из доводов апелляционной жалобы является законным и обоснованным, судом полно и всесторонне исследованы имеющиеся в материалах дела доказательства, им дана правильная оценка, нарушений норм материального и процессуального права не допущено, оснований для отмены решения суда первой инстанции, установленных статьей 270 АПК РФ, а равно принятия доводов апелляционной жалобы, у суда апелляционной инстанции не имеется.

Согласно статье 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной инстанции в связи с отсутствием оснований для удовлетворения апелляционной жалобы относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 110, 258, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Алтайского края от 09 января 2019 года по делу № А03-18543/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО3 - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Алтайского края.

ПредседательствующийО.А. ФИО7 

СудьиИ.И. ФИО8

ФИО1