ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия (3812)37-26-06, факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, info@8aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А46-10892/2023

01 апреля 2024 года

город Омск

 

Резолютивная часть постановления объявлена 26 марта 2024 года

Постановление изготовлено в полном объеме 01 апреля 2024 года

 

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Лотова А.Н.,

судей Ивановой Н.Е., Шиндлер Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-14863/2023) индивидуального предпринимателя ФИО2 на решение Арбитражного суда Омской области от 24.11.2023 по делу  № А46-10892/2023 (судья Чекурда Е.А.), принятое по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Артполимерсталь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 625001, 

<

...>) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «ДубльГИС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 630048, город Новосибирск, площадь им. Карла Маркса, дом 7), о взыскании компенсации в размере 1 500 000 руб.,

 

при участии в судебном заседании представителей: 

от индивидуального предпринимателя ФИО2 – ФИО3 (по доверенности от 17.03.2023 № 55АА 3016482 сроком действия десять лет), 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Артполимерсталь» (далее – истец, общество, ООО «Артполимерсталь») обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик, предприниматель, ИП ФИО2) о взыскании 1 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Определением Арбитражного суда Омской области от 26.07.2023 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «ДубльГИС» (далее – ООО «ДубльГИС», третье лицо).

Решением Арбитражного суда Омской области от 24.11.2023 по делу  № А46-10892/2023 заявленные требования удовлетворены частично, с предпринимателя взыскано 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, а также 9 333 руб. 33 коп. судебных расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой в Восьмой арбитражный апелляционный суд, в которой просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

В обоснование доводов своей апелляционной жалобы ее податель указывает, что судом первой инстанции компенсация взыскана с ИП ФИО2 вместо ИП ФИО2; истцом не соблюден претензионный порядок урегулирования спора, поскольку претензия была направлена также в адрес ИП ФИО2, с неверным написанием фамилии без буквы «ё», кроме того, отправителем претензии указан ФИО4 (далее – ФИО4), не обладающий исключительной лицензией на спорный товарный знак. Предприниматель полагает, что в настоящем случае истцом и третьим лицом нарушены процессуальные требования, что выразилось в не заверении надлежащим образом представленных в материалы дела документов.

Кроме того, по мнению подателя апелляционной жалобы, в настоящем случае представленные в материалы дела доказательства не подтверждают нарушение предпринимателем исключительных прав, принадлежащих ООО «Артполимерсталь»; суд первой инстанции неправомерно отказал в удовлетворении заявленного ответчиком ходатайства о проведении судебной технической экспертизы.

Ответчиком также заявлено ходатайство о назначении по настоящему делу судебной технической экспертизы срока давности выполнения протокола осмотра от 20.03.2023, предварительно истребовав у истца указанный документ.

ООО «Артполимерсталь» в материалы дела представлен отзыв на апелляционную жалобу, вместе с тем, по причине того, что к нему не приложены доказательства его направления или вручения всем лицам, участвующим в деле, указанный отзыв на апелляционную жалобу не может быть приобщен к материалам дела, поскольку при его представлении нарушены положения части 1 статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Отзыв остается в материалах дела, но в силу изложенного оценке не подлежит.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель предпринимателя поддержал требования, изложенные в апелляционной жалобе, просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.

Общество и третье лицо, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, ходатайства об отложении слушания по делу не заявили, в связи с чем суд апелляционной инстанции рассмотрел апелляционную жалобу в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствие представителей указанных лиц по имеющимся в деле доказательствам.

Ходатайства ответчика о назначении по делу судебной технической экспертизы срока давности выполнения протокола осмотра от 20.03.2023, а также об истребовании у истца указанного документа, удовлетворению не подлежат в силу следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.

Назначение экспертизы в целях проверки заявления о фальсификации является, как указано в пункте 36 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», правом, но не обязанностью арбитражного суда, поскольку фальсификация документа может быть проверена и иным путем.

В настоящем случае, как верно указал суд первой инстанции, размещение ответчиком в электронном справочнике 2ГИС информации, нарушающей исключительные права истца на товарный знак, в указанную в протоколе осмотра дату, подтверждается также и иными доказательствами, в том числе представленными третьим лицом скриншотами, а также письменными пояснениями третьего лица, что соответствует положениям статьи 68 АПК РФ.

При указанных обстоятельствах, оснований для проведения экспертизы и истребования документов апелляционным судом не установлено.

Рассмотрев апелляционную жалобу, заслушав представителя предпринимателя, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, ООО «Артполимерсталь» является правообладателем товарного знака «АртПолимерСталь», что подтверждается Свидетельством на товарный знак № 856589 от 17.05.2022, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности в отношении товаров 6 класса МКТУ («Металлы обычные и их сплавы, руды; материалы металлические строительные; конструкции и сооружения передвижные металлические; тросы и проволока металлические, неэлектрические; изделия мелкие металлические и скобяные; контейнеры металлические для хранения и транспортировки; сейфы») и услуг 40 класса МКТУ («Обработка материалов; переработка мусора и отходов; очистка воздуха и обработка воды; услуги полиграфические; консервирование пищевых продуктов и напитков»).

Данный вид товаров и услуг ООО «Артполимерсталь» рекламирует посредством размещения ООО «Артполимерсталь» в электронном справочнике 2ГИС, путем подключения платных рекламных кампаний.

Как указывает истец, с октября 2022 года словесное обозначение «АртПолимерСталь» используется ИП ФИО2 в электронном справочнике 2ГИС, оказывающим услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на металлы (основной вид деятельности ИП ФИО2 с 13.05.2019) в г. Омске. То есть ответчик оказывает аналогичные с истцом услуги под товарным знаком, правообладателем которого является истец. При этом каких-либо уточнений о том, что это различные организации, реализующие одни и те же товары (услуги), рекламная карточка не содержала.

Полагая, что словесное обозначение «АртПолимерСталь» ответчик разместил с целью использования положительной репутации истца в корыстных целях, при этом между истцом и ответчиком отсутствует лицензионный договор, истец не давал ответчику разрешение на использование данного обозначения какими-либо способами, 03.03.2023 истец направил в адрес ответчика претензию о нарушении исключительных прав истца на товарный знаки с требованием о прекращении использования товарного знака «АртПолимерСталь», выплаты компенсации.

Оставление претензионных требований в части выплаты компенсации ответчиком без удовлетворения, послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим исковым заявлением.

24.11.2023 Арбитражный суд Омской области принял решение, обжалуемое ответчиком в апелляционном порядке.

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в порядке статей 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для его изменения или отмены, исходя из следующего.

В силу положений статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В соответствии со статьей 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании (статья 1482 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу части 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ), способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Как установлено частью 3 статьи 1250 ГК РФ, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено этим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В силу статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также требования о возмещении убытков к лицу, неправомерно использовавшему средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Исходя из положений части 1 статьи 65 АПК РФ, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании наименования места происхождения товара либо сходного с ними до степени смешения обозначения. 

Как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 № 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

В настоящем случае, как верно установлено судом первой инстанции, наличие у истца исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 856859 подтверждается представленной в материалы дела копией свидетельства о регистрации обозначения в качестве товарного знака и лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Факт использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 856859, путем размещения в электронном справочнике 2ГИС в период с 24.10.2022 по 21.04.2023, подтверждается представленными в материалы дела доказательствами.

Так, из пояснений и доказательств, представленных ООО «ДубльГИС», 24.10.2022 между ООО «ДубльГИС» и ИП ФИО2 (ИНН 

<

***>) заключено соглашение № 100126066 (Бланк Заказа) к Договору на размещение рекламы в Городском информационном Сервисе «2ГИС.Омск». 

Согласно условиям соглашения заказчик, совершая действия в Личном кабинете путем нажатия кнопки «Перейти к оплате», безоговорочно соглашается с условиями Соглашения, заключенного в рамках Договора № 100126066 и подтверждает ознакомление и безоговорочное согласие с условиями: Оферты на оказание рекламных и информационных услуг в Приложениях 2ГИС и на заключение сублицензионного договора на предоставление неисключительной лицензии на программное обеспечение «Все справочники», размещенной и/или доступной в сети Интернет по адресу: https://law.2gis.ru/advert-rules/mvp-lk/.

В соответствии с пунктом 2.1 Правил оказания рекламных и информационных услуг с использованием Продуктов 2ГИС (продажи через Личный кабинет) (далее – Правила продажи через ЛК) https://law.2gis.ru/advert-rules/mvp-lk заключаемый в рамках Оферты Договор представляет собой Договор с открытыми условиями (рамочный договор в понимании ст. 429.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), которые могут быть конкретизированы сторонами на основании Договора путем заключения отдельных соглашений (РК) об оказании Услуг/Дополнительных услуг посредством Личного кабинета.

В соответствии с абзацем 2 пункта 2.4 Правил продажи через ЛК оферта считается акцептованной Заказчиком, а Договор между Исполнителем и Заказчиком заключенным, с момента поступления в любом размере денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Исполнителя. 

Таким образом, Договор № 100126066 заключается путем акцепта оферты на указанных выше условиях. 

Оплата услуг ответчикам была произведена, что подтверждается платежным поручением от 24.10.2022 № 43. В назначении платежа указано «Оплата по счету № 100126066-счёт от 24.10.2022 за услуги по размещению рекламы», что подтверждает принятие ответчиком оферты и наличие договорных отношений между ответчиком и третьим лицом.

В соответствии с абзацем 3 пункта 2.4 Правил продажи через ЛК акцепт отдельного соглашения (РК), существенные условия которого согласовываются сторонами по правилам пункта 2.3 настоящей Оферты, осуществляется Заказчиком путем проставления в Личном кабинете электронной отметки об ознакомлении и безоговорочном согласии с условиями размещения Рекламной кампании.

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии со статьей 432 ГК РФ сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 434 ГК РФ письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 ГК РФ. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.

Аналогичная позиция содержится в пункте 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 года № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договоров».

Учитывая приведенное нормативное регулирование и разъяснения, исследовав и оценив в совокупности и взаимосвязи в порядке главы 7 АПК РФ представленные по делу доказательства, включая условия договора оферты, платежное поручение от 24.10.2022 № 43, скриншоты архивной версии 2ГИС, заявки ответчика в электронном виде на изменения в карточке компании, суд первой инстанции, при установленных обстоятельствах пришел к выводу о заключении ответчиком договора с третьим лицом на оказание услуг по размещению информации в сервисе 2ГИС, и размещении спорного обозначения непосредственно ответчиком.

Представленные в материалы дела третьим лицом доказательства и пояснения также подтверждают обстоятельства, отраженные в протоколе осмотра от 20.02.2023. 

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в Постановлении № 10.

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 43 названных Правил изобразительные и объемные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с изобразительными, объемными, в том числе представленными в виде трехмерных моделей в электронной форме, и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 44 Правил № 482 комбинированные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В пункте 162 Постановления № 10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее – Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и изображений товаров, используемых ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

Таким образом, при оценке сходства товарных знаков, используемых ответчиком, и товарных знаков истца устанавливаются не сходство и полное отсутствие такового, а наличие определенной степени сходства или отсутствие таковой.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

В настоящем случае, содержание карточек истца и ответчика в электронном справочнике 2ГИС позволяет утверждать, что они используются для коммерческой деятельности при оказании услуг по обработке металлов и нанесению покрытий на металлы, т.е. ответчик предлагал и оказывал однородные услуги с истцом.

Судом первой инстанции установлено, что сравнительный анализ товарного знака истца и использованного ответчиком в электронном справочнике 2ГИС для индивидуализации своей деятельности обозначения «АртПолимерСталь», позволяет прийти к однозначному выводу, что обозначение «АртПолимерСталь» и спорный товарный знак по свидетельству № 856589 являются сходными до степени смешения за счет фонетического и семантического признаков сходства.

Сравнив указанный товарный знак с обозначением, использованным ответчиком, суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции об их фонетическом, визуальном и семантическом сходстве, ввиду полного звукового вхождения словесного элемента «АртПолимерСталь».

При этом отдельно необходимо принять во внимание, что в настоящем случае, ответчик использует обозначение для той же услуги, что и предоставляет истец – по обработке металлов и нанесению покрытий на металлы.

С учетом изложенного факт нарушения ИП ФИО2 исключительных прав истца на спорное обозначение, правомерно признан судом первой инстанции установленным.

Как следует из процессуальной позиции подателя апелляционной жалобы, предприниматель указывает, что в настоящем случае, как истцом, так и судом первой инстанции неверно указана фамилия предпринимателя, с неверным написанием без буквы «ё», что является процессуальным нарушением и повлекло как отправление претензии неустановленному лицу, так и вынесение судебного акта не о правах и обязанностях ответчика.

Судом апелляционной инстанции указанные доводы отклоняются на основании следующего.

В соответствии с Правилами русской орфографии и пунктуации (утв. АН СССР, Минвузом СССР, Минпросом РСФСР 1956), написание букв «е» и «ё» и наоборот в фамилии являются равнозначными, и не свидетельствует о нарушении действующего законодательства, так как не может рассматриваться как искажение данных владельца документа, если все остальные идентификационные данные соответствуют.

В своем письме от 01.10.2012 № ИР-829/08 Министерство образования и науки Российской Федерации «О правописании букв «Е» И «Ё» в официальных документах» указывает, что «Судебная практика по данному случаю исходит из того, что на основании Правил написание букв «е» и «ё» приравнивается. Написание буквы «е» вместо «ё» и наоборот в фамилии, имени и отчестве не искажает данных владельца документов, при условии, что данные, на основании которых можно идентифицировать лицо в таких документах, соответствуют».

Суд апелляционной инстанции отмечает, что в фамилии «Киселев» буква «ё» не является смыслообразующей либо смыслоразделительной, а поэтому традиционное написание буквы «е» вместо буквы «ё» не искажает фамилию и не нарушает права лица, ее носящего. Учитывая, что остальные данные ответчика – имя, отчество, ИНН, дают возможность идентифицировать ИП ФИО2, как ФИО2, написание фамилии ответчика «Киселев» является допустимым и верным.

Кроме того, в настоящем случае, указанное также подтверждается действиями суда первой инстанции, который допустил ФИО3, имеющего доверенность от ФИО2, для участия в деле, в качестве представителя ответчика, а также самим ответчиком и его представителем, занимавшим активную позицию при рассмотрении настоящего спора.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению.

В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Из искового заявления следует, что истцом было заявлено требование о взыскании компенсации в размере 1 500 000 руб.

В силу статьи 1252 ГК РФ размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. 

Как разъяснено в пунктах 59, 61, 62 Постановления № 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ). Определение окончательного размера компенсации, подлежащей выплате в пользу истца, является прерогативой суда, который при этом исходит из обстоятельств дела и представленных доказательств, оцениваемых судом по своему внутреннему убеждению. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

В настоящем случае, учитывая заявленное ответчиком ходатайство о необходимость снижения размера компенсации в связи с ее чрезмерностью, суд первой инстанции, оценив совокупность представленных в материалы дела доказательств, с учетом характера допущенного нарушения и иных установленных по делу обстоятельств, принимая во внимание принципы разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям допущенного нарушения, с учетом срока незаконного использования (с 24.10.2022 по 21.04.2023), пришел к выводу о том, что размер подлежащей взысканию компенсации подлежит снижению до 500 000 руб.

Апелляционный суд приходит к выводу о том, что определенный судом первой инстанции размер компенсации не противоречит принципу соразмерности санкции совершенному правонарушению как общепризнанному принципу права, предполагающему дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учитывает степень вины правонарушителя и иные существенные обстоятельства, обусловливающие индивидуализацию при применении взыскания, а также не противоречит требованиям разумности и справедливости, позволит удержать ответчика от нарушения интересов истца в будущем.

Каких-либо доводов несогласия с судебным актом в указанной части ни подателем жалобы, ни ответчиком не заявлено, в связи с чем, выводы суда первой инстанции в данной части не подлежат переоценке судом апелляционной инстанции, который не вправе выходить за пределы апелляционного обжалования по собственной инициативе (часть 5 статьи 268 АПК РФ).

Довод ответчика о том, что исковое заявление подлежало оставлению без рассмотрения ввиду несоблюдения досудебного порядка урегулирования спора, являлся предметом рассмотрения суда первой инстанции и правомерно отклонен им с учетом следующего.

Согласно статье 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором.

В соответствии с пунктом 5 статьи 4 АПК РФ спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом либо договором.

В подтверждение соблюдения досудебного порядка в материалы дела истцом представлена претензия от 03.03.2023, а также кассовый чек от 03.03.2023 с трек-номером почтового отправления № 80110882652474, подтверждающая направление претензии в адрес ответчика. При этом, указанная претензия была направлена по адресу осуществления деятельности ответчика, размещенному в информационной система 2ГИС.

Как верно установлено судом первой инстанции, по смыслу части 5 статьи 4 АПК РФ назначением досудебного порядка урегулирования спора является разрешение спора во внесудебном порядке в целях экономии организационных, временных и финансовых ресурсов как спорящих сторон, так и судебной системы Российской Федерации. Основная задача применения досудебного порядка урегулирования спора состоит в том, чтобы побудить стороны самостоятельно урегулировать возникший конфликт или ликвидировать обнаружившуюся неопределенность в их отношениях. Его использование позволяет стороне, права которой предполагаются нарушенными, довести до сведения другой стороны (предполагаемого нарушителя) свои требования, а нарушителю - добровольно удовлетворить обоснованные требования, не допуская переноса возникшего спора на рассмотрение суда.

По смыслу пункта 8 части 2 статьи 125, части 7 статьи 126, пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ, претензионный порядок урегулирования спора рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату государственной пошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией государственной защиты прав (определение Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2014 № 305-ЭС14-2859 по делу № А40-138710/13).

Претензионный порядок не должен являться препятствием для защиты лицом своих нарушенных прав в судебном порядке, в связи с чем при решении вопроса о возможности оставления иска без рассмотрения суду, исходя из указанных выше целей претензионного порядка, необходимо учитывать перспективы возможного досудебного урегулирования спора. При отсутствии в поведении ответчика намерения добровольно и оперативно урегулировать возникший спор во внесудебном порядке, правовые основания для оставления иска без рассмотрения отсутствуют, поскольку это приведет к необоснованному затягиванию разрешения спора и ущемлению прав одной из его сторон (пункт 4 раздела II Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.12.2015).

При этом, ответчиком в ходе рассмотрения спора заявлялись возражения относительно заявленных исковых требований. 

В связи с этим, является правомерный вывод о том, что в рассматриваемом случае процессуальная позиция ответчика исключает возможность внесудебного разрешения данного вопроса, в силу чего его доводы о необходимости соблюдения претензионного порядка не направлены на цели института досудебного урегулирования спора и противоречат им. В силу изложенного оснований для оставления иска без рассмотрения судом первой инстанции правомерно не усмотрено.

Возражения ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, апелляционным судом проверены в полном объеме, однако не могут быть приняты во внимание, поскольку не влекут иных выводов апелляционного суда, чем тех, которые суд изложил в настоящем судебном акте.

Суд апелляционной инстанции считает, что суд первой инстанции полно исследовал и установил фактические обстоятельства дела, дал надлежащую оценку представленным доказательствам и правильно применил нормы материального права, не допустив при этом нарушений процессуального закона.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов суда первой инстанции, положенных в основу принятого решения, и не могут служить основанием для отмены или изменения обжалуемого судебного акта.

Нарушения норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены принятого решения, судом апелляционной инстанции не установлено.

Расходы по уплате государственной пошлины в связи с подачей апелляционной жалобы относятся на ответчика.

При подаче ходатайства о назначении судебной экспертизы предпринимателем внесены на депозитный счет апелляционного суда денежные средства в размере 51 000 руб. (платежное поручение № 3 от 19.01.2024).

Поскольку апелляционным судом в назначении судебной экспертизы отказано, денежные средства в указанном размере подлежат возврату плательщику с депозитного счета Восьмого арбитражного апелляционного суда.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд            

 

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО2 оставить без удовлетворения, решение Арбитражного суда Омской области от 24.11.2023 по делу № А46-10892/2023 – без изменения.

Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО2 с депозитного счета Восьмого арбитражного апелляционного суда денежные средства в размере 51 000 руб., перечисленные по платежному поручению  № 3 от 19.01.2024.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, направляется лицам, участвующим в деле, согласно статье 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Председательствующий

 

А.Н. Лотов

Судьи

 

Н.Е. Иванова

Н.А. Шиндлер