ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27 

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

дело № А32-32225/2020

город Ростов-на-Дону

26 октября 2021 года

15АП-17814/2021

 

Резолютивная часть постановления объявлена 19 октября 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 октября 2021 года.

 

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Илюшина Р.Р.,

судей И.Н. Глазуновой, Т.Р. Фахретдинова, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

при участии: 

от истца: директор ФИО2 паспорт, (онлайн-участие)

от ответчика: представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ЕКС»: представитель ФИО3 по доверенности от 15.06.2021 (онлайн-участие), 

от Департамента строительства Краснодарского края: представитель не явился, извещен надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

общества с ограниченной ответственностью «СК-Фасад» 

на решение Арбитражного суда Краснодарского края 

от 17.08.2021 по делу № А32-32225/2020 

по иску общества с ограниченной ответственностью «СК-Фасад» 

к государственному казенному учреждению «Главное управление строительства Краснодарского края»

при участии третьих лиц: общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ЕКС», общества с ограниченной ответственностью «Роскомтехнология», Департамента строительства Краснодарского края 

о взыскании компенсации за незаконное использование изобретения,

УСТАНОВИЛ:

ООО «СК-Фасад» (далее – истец, общество) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» (далее – ответчик, управление, ГКУ «ГУСКК») и АО «Группа компаний «ЕКС» с требованиями: 

1) о запрете ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» использовать изобретение «Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием», защищенное патентом Российской Федерации № 2576266; 

2) о взыскании с ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» компенсации за незаконное использование изобретения «Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием», защищенное патентом Российской Федерации № 2576266 в размере 200 000 руб.; 

3) о запрете АО «Группа компаний «ЕКС» использовать изобретение «Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием», защищенное патентом Российской Федерации № 2576266; 

4) обязать АО «Группа компаний «ЕКС» за свой счет произвести демонтаж контрафактной конструкции кровли на объекте строительства: «Многофункциональный спортивный комплекс, г. Краснодар (3-й пусковой комплекс, Плавательный бассейн), которая была изготовлена и смонтирована АО «Группа компаний «ЕКС»; 

5) о взыскании с АО «Группа компаний «ЕКС» компенсацию за незаконное использование изобретения «Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием», защищенное патентом Российской Федерации № 2576266 в размере 1 000 000 руб.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ЕКС», общество с ограниченной ответственностью «Роскомтехнология», Департамент строительства Краснодарского края.

Определением суда от 09.07.2020 исковое заявление № А32-26450/2020 принято к производству Арбитражного суда Краснодарского края и назначено предварительное судебное заседание. 

Определением суда от 05.08.2020 суд требования ООО «СК-Фасад» к ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» о запрете ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» использовать изобретение «Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием», защищенное патентом Российской Федерации № 2576266 и о взыскании с ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» компенсации за незаконное использование изобретения «Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием», защищенное патентом Российской Федерации № 2576266 в размере 200 000 руб., выделил в отдельное производство и передал дело № А32-26450/2020 по подсудности на рассмотрение Арбитражного суда Ярославской области. 

Определением суда от 06.08.2020 исковое заявление № А32-32225/2020 ООО «СК-Фасад» к ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» о запрете использовать изобретение «Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием», защищенное патентом Российской Федерации № 2576266, взыскании компенсации за незаконное использование изобретения «Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием», защищенное патентом Российской Федерации № 2576266 в размере 200 000 руб., принято к рассмотрению.

В качестве оснований заявленных исковых требований истец ссылается на факт принадлежности ему исключительного права на изобретение «Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием», защищенного патентом Российской Федерации № 2576266 (далее – изобретение), а также на факт незаконного использования ответчиком данного изобретения, которое выражается в незаконном использовании изобретения в конструкции кровельного покрытия на объекте «Многофункциональный спортивный комплекс, г. Краснодар (3-й пусковой комплекс, Плавательный бассейн)», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 24. 

Истец заявил ходатайство об уточнении заявленных требований, в котором просил суд: 

1) взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование на объекте «Многофункциональный спортивный комплекс, г. Краснодар (3-й пусковой комплекс, Плавательный бассейн), расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 24 изобретения «Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием», защищенного патентом Российской Федерации № 2576266 в размере 5 000 000 руб.; 

2) запретить ответчику использование изобретения «Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием», защищенного патентом Российской Федерации № 2576266, в том числе при монтаже кровли на объекте «Многофункциональный спортивный комплекс, г. Краснодар (3-й пусковой комплекс, Плавательный бассейн)», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 24, изъять из оборота и уничтожить без какой бы то ни было компенсации контрафактное изделие – кровлю, монтаж которой произведен АО «Группа компаний «ЕКС», на объекте «Многофункциональный спортивный комплекс, г. Краснодар (3-й пусковой комплекс, Плавательный бассейн)», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 24, т.е. за исключением части кровли, монтаж которой был произведен на объекте «Многофункциональный спортивный комплекс, г. Краснодар (3-й пусковой комплекс, Плавательный бассейн)», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 24, непосредственно ООО «СК-Фасад».

Уточнение исковых требований судом было принято в порядке статьи 41, 49 Кодекса.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 17.08.2021 в удовлетворении иска отказано.

Решение мотивировано тем следующим.

Согласно представленному в материалы дела ответу Федеральной службы интеллектуальной собственности патент № 2576266 выдан истцу на основании заявки, поданной в Роспатент 26.01.2015 и указанная дата является датой начала отсчета срока действия патента, то есть патент выдан в период действия договора субподряда от 30.04.2014 № 22/15-ПБ, а также государственного контракта от 22.12.2012 № 82-12. Государственный контракт от 24.09.2019 № 63919003100-ЭА был подписан между АО «Группа компаний «ЕКС» (исполнитель) и ГКУ «ГУСКК» (государственный заказчик) для достижения идентичной цели – выполнение работ для государственных нужд, а именно строительство МСК. 

Судом установлено, что ни договором субподряда от 30.04.2014 № 22/15-ПБ, ни государственным контрактом от 22.12.2012 № 82-12 сторонами с учетом абзаца второго пункта 1 статьи 1371 ГК РФ не было предусмотрено иное условие, исключающее право заказчика использовать изобретение, созданное в период действия указанных договоров, в целях, для достижения которых были заключены соответствующие договоры, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. Учитывая, что патентная заявка на изобретение была подана истцом во время выполнения им работ по заключенным договору субподряда от 30.04.2014 № 22/15-ПБ и в период действия государственного контракта от 22.12.2012 № 82-12, у истца в силу статьи 1373 ГК РФ возникла обязанность по предоставлению простой (неисключительной) лицензии для использования запатентованного изобретения.

Передав в конечном итоге государственному заказчику (ГКУ «ГУСКК») результат выполненных им работ по договору субподряда от 30.04.2014 № 22/15-ПБ, содержащий запатентованную впоследствии формулу изобретения, истец тем самым распорядился принадлежащим ему исключительным правом на изобретение. 

В свою очередь, проектная документация, даже и содержащая формулу изобретения, с момента передачи ее заказчику (ГКУ «ГУСКК») стала собственностью последнего. Использование проектной документации в соответствии с ее назначением лицом, в ведение которого заказчиком передана реализация проекта с наделением необходимыми финансовыми средствами, не может быть расценена как неправомерная передача иному лицу права на результат интеллектуальной деятельности – использование изобретения.

Кровля, обустроенная третьим лицом (АО «ГК «ЕКС») по государственному контракту № 63919003100-ЭА по заказу ответчика, в которой использовано изобретение, находящееся на МСК, не является контрафактной продукцией с учетом приведенных выше положений статьи 1371 ГК РФ.

Необходимость назначения повторной экспертизы сторонами не обоснована.

Общество с ограниченной ответственностью «СК-Фасад» обжаловало решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ, и просило решение отменить, исковые требования удовлетворить в полном объеме. 

В обоснование жалобы истец привел следующие доводы.

Суд, установив факт принадлежности истцу исключительного права, а также факт использования в спорной конструкции без согласия истца (правообладателя) изобретения не применил нормы права, подлежащие применению (ст. 1229 ГК РФ).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Истец же выразил прямой запрет на использование его изобретения, соответственно, ответчик использует изобретение незаконно, с нарушением исключительного права истца. 

Истец, с учетом обстоятельств дела, не может являться субъектом правоотношений, которые подлежат урегулированию нормами статьей 1371 и 1373 ГК РФ, так как предметом договора являлось выполнение строительных работ в строгом соответствии с предоставленной заказчиком проектной документацией, выполнение исключительно строительных работ, которые в принципе не предполагают создание какого-либо нового технического решения.

Предметом договора строительного субподряда от 30.04.2014 № 22/15-ПБ являлось выполнение строительных работ (изготовление и монтаж кровли) в соответствии с предоставленной проектной документацией, т.е. выполнение исключительно строительных работ, а не создание какого-либо нового технического результата, причем фактически строительные работы выполнялись только с сентября 2015 года в соответствии с предоставленной проектной документацией: шифр «266-13- 2-АР4», которая была утверждена только в марте 2015 года. 

Изобретение зарегистрировано 26.01.2015 (при этом, уже в августе 2014 года техническое решение уже было оформлено для практического использования и для последующего патентования), техническое решение, защищенное патентом № 2576266, было включено в проектную документацию «Раздел 3 Архитектурные решения 266-1 3-2-АР4 Том 3.6.2. (изм. 3 №2 06- 15 от 03.15.)» только в марте 2015 года.

ФИО2 создал данное техническое решение исключительно своим творческим трудом, без каких-либо обязательств перед третьими лицами и исключительно своими силами и за свой счет (за счет ООО «СК Фасад»).

Факт принадлежности истцу исключительного права на Изобретение установлен судом и не оспаривался участниками дела при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Судом установлен факт использования Изобретения в кровельной конструкции на объекте «Многофункциональный спортивный комплекс, г. Краснодар (3-й пусковой комплекс, Плавательный бассейн).

Истец осуществлял строительство части кровли, реализуя свое исключительное право на изобретение, при этом на остальную часть кровли, построенную иными подрядчиками, право использования изобретения не распространяется.

В отзыве на апелляционную жалобу ответчик жалобу не признал, просил решение оставить без изменения.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить.

В порядке статьи 163 АПК РФ в судебном заседании был объявлен перерыв до 19.10.2021 до 10 час. 15 мин.

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда 19.10.2021 в 10 час. 15 мин.

После перерыва представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить.

Представитель общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ЕКС» доводам апелляционной жалобы возражал, просил решение оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО «СК-Фасад» является обладателем исключительного права на изобретение «Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием», защищенного патентом Российской Федерации № 2576266 (изобретение). 

Объем правовой охраны изобретения определяется следующей формулой. 

Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием, представляющая собой кровельную композицию, включающею основу – кассетный профиль с двумя теплоизоляционными слоями, один из которых размещен в его полости, а второй установлен поверх, в плоскости крепежного профиля, и накрытый гидрозащитной мембраной, и наружную облицовку – кровельное покрытие, отличающаяся тем, что ширина основания кассетного профиля составляет от 305 ± 3 мм до 600 ± 3 мм, а глубина – от 112 ± 2 мм до 150 ± 2 мм, при этом первый теплоизоляционный слой, установленный в полости кассетного профиля, и второй теплоизоляционный слой размещены с образованием между ними воздушного зазора, а кровельное покрытие представляет соединенные между собой фальцевые панели. Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием отличается тем, что кассетный профиль выполнен в виде объемной тонколистовой конструкции, изготовленной холодным формованием из оцинкованного стального листа или оцинкованного стального листа, покрытого полимером; кассетный профиль выполнен цельным или перфорированным; диаметр перфорированных отверстий до 15 мм; дополнительно содержит пароизоляционную мембрану, уложенную между основанием кассетного профиля и первым теплоизоляционным слоем и повторяющую форму кассетного профиля; теплоизоляционные слои содержат минеральную вату на основе горных пород базальтовой группы и/или экструзионный пенополистирол; при выполнении второго теплоизоляционного слоя из экструзионного пенополистирола гидрозащитную мембрану устанавливают между теплоизоляционными слоями; в качестве крепежного профиля содержит оцинкованный шляпный профиль или Z-образный прогон; крепежный профиль установлен с шагом до 350 мм; фальцевая панель представлена в виде оцинкованного стального листа или покрытого полимером оцинкованного стального листа, цинк-титан, медь, стального листа с медным покрытием и креплением к крепежным профилям с использованием кляймеров или самозащелкивающихся фальцев; высота фальцевой панели составляет 25,0 – 50,0 мм, ширина 250 – 700 мм; между гидрозащитной мембраной и крепежным профилем в местах соединения ребер касетного профиля дополнительно крепится терморазделяющая полоса; терморазделяющая полоса выполнена из паронита или вспененного полипропилена; воздушный зазор составляет 10 – 20% от глубины кассетного профиля; толщина второго теплоизоляционного слоя составляет от 20 мм до 100 мм; она может иметь арочную форму с радиусом более 600 мм.

Как указывает истец в исковом заявлении, ему стало известно о незаконном использовании ответчиком изобретения, которое выражается в незаконном использовании изобретения в конструкции кровельного покрытия на объекте «Многофункциональный спортивный комплекс, г. Краснодар (3-й пусковой комплекс, Плавательный бассейн)», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 24. 

Факт нарушения исключительного права на изобретение заключается в следующем. 

АО «Группа компаний «ЕКС» на основании контракта № 63919003100-ЭА от 24.09.2019, заключенного с ГКУ «ГУСКК» выполняло подрядные работы по объекту: «Многофункциональный спортивный комплекс, г. Краснодар» (3-й пусковой комплекс «Плавательный бассейн») (Общестроительные работы). Наименование объекта в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 15.02.2019 № 777-07-2019-041: «Многофункциональный спортивный комплекс, г. Краснодар» (3-й пусковой комплекс) (Корректировка проектно-сметной документации комплекса «Плавательный бассейн») – 3, место нахождения объекта (место выполнения работ): Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 24. 

В комплекс работ, выполняемых АО «Группа компаний «ЕКС» на вышеуказанном объекте, входят кровельные работы.

ООО «СК-Фасад» стало известно о том, что в результате производства кровельных работ на объекте: «Многофункциональный спортивный комплекс», г. Краснодар (3-й пусковой комплекс, Плавательный бассейн) незаконно, без согласия патентообладателя, используется изобретение. Вывод истца об использовании при выполнении работ по изготовлению и монтажу фальцевой кровли на объекте: «Многофункциональный спортивный комплекс», г. Краснодар (3-й пусковой комплекс, Плавательный бассейн) основан на следующем.

Строительство объекта: «Многофункциональный спортивный комплекс», г. Краснодар (3-й пусковой комплекс, Плавательный бассейн) в обязательном порядке должно производиться в соответствии с проектной документацией на данный объект строительства, прошедшей государственную экспертизу, в частности с проектной документацией «Архитектурные Решения. Кровля Том 3.6.2, Архитектурные решения 266-13-2АР4 (далее – проектная документация) 266-13- 2АР4». 

Ранее ООО «СК-Фасад» по договору субподряда № 22/15-ПБ от 30.04.2014, между ООО «СК-Фасад» и ООО «СК Кубань» заключенного во исполнение государственного контракта на строительство объекта: «Многофункциональный спортивный комплекс», г. Краснодар (3-й пусковой комплекс, Плавательный бассейн)» выполняло работы по изготовлению и монтажу фальцевой кровли на объекте: «Многофункциональный спортивный комплекс», г. Краснодар (3-й пусковой комплекс, Плавательный бассейн), выполнение работ производилось в точном соответствии с проектной документацией 266-13-2АР4. 

Вместе с тем, работы, выполняемые ООО «СК-Фасад» на данном объекте, в полном объеме не были завершены. 

В проектной документации 266-13-2АР4 предусмотрено, что при монтаже кровли должно использоваться изделие «ППСК-130», в свою очередь, наименование данного изделия обозначает «Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием», которая производиться в соответствии с ТУ 5284-001-92290425-2014, разработанного ООО «СК-Фасад», на это же изделие ООО «СК-Фасад» был получен сертификат соответствия № РОСС RU.H703.04KDAA0.n301.K.0046, который был выдан на основе протокола испытаний № К05754 от 09.10.2014, в свою очередь данное изделие фактически выражает техническое решение, на которое ООО «СК-Фасад» был получен патент Российской Федерации № 2576266 на изобретение «Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием». 

Сам факт выполнения ООО «СК-Фасад» работ на объекте: «Многофункциональный спортивный комплекс, г. Краснодар (3-й пусковой комплекс, Плавательный бассейн)» в соответствии с проектной документацией 266-13-2АР4, а именно с устройством кровельной конструкции «ППСК-130», в которой использовано изобретение, подтверждается, в том числе актами, подписанными представителем застройщика/заказчика.

Истец считает, что в проектной документации 266-13-2АР4 по объекту: «Многофункциональный спортивный комплекс, г. Краснодар (3-й пусковой комплекс, Плавательный бассейн)», фактически предусмотрена реализация работ, т.е. изготовление и монтаж фальцевой кровли, с использованием технического решения, защищенного в качестве изобретения «Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием», защищенного патентом Российской Федерации № 2576266. ООО «СК-Фасад» при выполнении ранее работ по изготовлению и монтажу фальцевой кровли на объекте: «Многофункциональный спортивный комплекс, г. Краснодар (3-й пусковой комплекс, Плавательный бассейн)», фактически реализовывало свое исключительное право на изобретение «Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием», защищенное патентом Российской Федерации № 2576266.

Таким образом, вышеуказанные обстоятельства в совокупности подтверждают факт нарушения исключительных прав на изобретение в виде монтажа (изготовления) контрафактной кровельной конструкции, а также продолжение процесса производства работ по монтажу (изготовлению) контрафактной кровельной конструкции, с целью ее последующего введения в гражданский оборот. 

Размер испрашиваемой компенсации за нарушение исключительных прав в размере 5 000 000 руб. истец обосновывает тем, что ООО «СК-Фасад» в соответствии с договором субподряда № 22/15-ПБ, выполняло работы по изготовлению и монтажу фальцевой кровли на объекте: «Многофункциональный спортивный комплекс», г. Краснодар (3-й пусковой комплекс, Плавательный бассейн), т.е. истец реализовывал свое исключительное право на изобретение, выполняя работы по монтажу части кровли. Общая стоимость договора составляла 68 770 165,49 руб., при этом ООО «СК Фасад» уплачены, за частичное исполнение договора, денежные средства в сумме 18 564 374,64 руб., что подтверждается судебным решением по делу № А32-23762/2016. 

По мнению истца, учитывая то, что практическая реализация тех функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, которые отражены в проектной документации, допустима исключительно патентообладателем изобретения, ООО «СК-Фасад» было вправе рассчитывать на продолжение выполнения работ по изготовлению и монтажу кровельной конструкции всего объекта. Исходя из разницы фактически исполненной истцом части договора и не исполненной, истцом не дополучены денежные средства, без учета инфляционных издержек, в сумме 50 205 790,85 руб., являющиеся имущественными потерями истца. При этом ООО «СК-Фасад» считает, что получило бы не менее 20 000 000 руб. чистой прибыли. Истец при сохранении взаимоотношений, соответствующих требованиям гражданского оборота, при производстве работ по обустройству кровельного покрытия на объекте «Многофункциональный спортивный комплекс», г. Краснодар (3-й пусковой комплекс, Плавательный бассейн), заказчик ГКУ «ГУСКК» и расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 24 с законным использованием изобретения «Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием», защищенное патентом Российской Федерации № 2576266, был бы вправе получить выгоду намного превышающую 5 000 000 руб., но не получил ее из-за нарушения своих исключительных прав. 

Полагая, что ответчиком нарушены исключительные права истца, он направил в адрес ответчика досудебную претензию с требованием возместить компенсацию и прекратить использование изобретения. 

Поскольку ответчик отказался добровольно удовлетворить требования истца, последний обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции обоснованно  исходил из следующего. 

Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном данным Кодексом. Из приведенных нормативных положений следует, что заинтересованным в судебной защите является лицо, имеющее законное право или охраняемый законом интерес, а предъявленный этим лицом иск выступает средством защиты его нарушенного права и законных интересов. 

Согласно части 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданское права и обязанности. 

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в частности, из договоров. Защита гражданских прав осуществляется способами, установленными статьей 12 ГК РФ, а также иными способами, предусмотренными законом. 

Способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и характеру нарушения. Необходимым условием применения того или иного способа защиты гражданских прав является обеспечение восстановления нарушенного права истца. 

В соответствии с пунктом статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом. 

В соответствии со статьей 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376). Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец. 

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 статьи 1358 ГК РФ. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное; совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа. 

В силу пункта 6 статьи 1359 ГК РФ не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя либо без его разрешения, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно в случаях, установленных названным Кодексом. 

В силу подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. 

Согласно пункту 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. 

Судом было установлено, что ООО «СК-Фасад» является обладателем исключительного права на изобретение «Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием», защищенного патентом Российской Федерации № 2576266 (изобретение). 

ООО «СК-Фасад» стало известно о том, что в результате производства кровельных работ на объекте: «Многофункциональный спортивный комплекс», г. Краснодар (3-й пусковой комплекс, Плавательный бассейн) незаконно, без согласия патентообладателя, используется изобретение. 

Так истец не предоставлял ответчику права на использование изобретения в кровельной конструкции на объекте «Многофункциональный спортивный комплекс, г. Краснодар (3-й пусковой комплекс, «Плавательный бассейн»), заказчик ГКУ «ГУСКК», место нахождения объекта (место выполнения работ): Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, 24, что, по мнению истца свидетельствует о том, что ответчик использует изобретение незаконно, с нарушением исключительного права истца на изобретение.

Судом была проведена судебная экспертиза, по результатам которой  суд установил факт использования в спорной конструкции. Факт принадлежности истцу исключительного права сторонами не оспаривается.

В соответствие с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) государственный заказчик – государственный орган (в том числе орган государственной власти), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», орган управления государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, действующие от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетным законодательством или субъекта бюджетные обязательства в соответствии Российской Федерации от имени Российской Федерации Российской Федерации и осуществляющие закупки. 

Согласно статье 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. 

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее – государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату. 

Из материалов дела следует, что истец в соответствие с государственным контрактом № 63919003100-ЭА на выполнение подрядных работ по строительству по объекту: «Многофункциональный спортивный комплекс, г. Краснодар» (3-й пусковой комплекс «Плавательный бассейн») (Общестроительные работы). Наименование объекта в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 15.02.2019 №777-07-2019-041: «Многофункциональный спортивный комплекс, г. Краснодар» (3-й пусковой комплекс) (Корректировка проектно-сметной документации комплекса «Плавательный бассейн») – 3, является заказчиком, выступающим от имени субъекта Российской Федерации с одной стороны и АО «Группа компаний «ЕКС» является подрядчиком с другой стороны. 

В соответствии с пунктом 6.1 контракта подрядчик вправе привлекать третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных графиком выполнения строительномонтажных работ, которые не входят в установленных контрактом перечень работ, выполняемых подрядчиком самостоятельно, с предварительного согласования с заказчиком. 

При этом в соответствие с нормами статьи 94 Закона № 44-ФЗ особенности исполнения контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее – отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта. 

Также нормами статьи 715 ГК РФ установлено, что заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. ГКУ «ГУСКК» заключило государственный контракт с АО «Группа компаний «ЕКС», в свою очередь АО «Группа компаний «ЕКС» обладает правом самостоятельно привлекать субподрядные организации для исполнения принятых на себя контрактных обязательств. 

После завершения всех работ на объекте, получения соответствующей технической и иной документации в соответствии с законом Краснодарского края от 11.10.2005 № 930-КЗ «О казне Краснодарского края» будет осуществлена передача капитальных вложений из ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в казну департамента строительства Краснодарского края. 

В исковом заявлении ООО «СК-Фасад» указывает, что изложенные в иске обстоятельства в совокупности подтверждают факт нарушения исключительных прав на изобретение в виде монтажа (изготовления) контрафактной кровельной конструкции, а также продолжение процесса производства работ по монтажу (изготовлению) контрафактной кровельной конструкции, с целью ее последующего введения в гражданский оборот. 

Истец указывает, что в силу положений подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ патентообладатель вправе требовать пресечь действия, не только нарушающие исключительное право, но и создающие угрозу его нарушения; истец обращается с исковыми требованиями к ответчику как к лицу, имеющему возможность пресечь действия, нарушающие исключительное право истца, либо создающие угрозу его нарушения, как к заказчику по контракту на выполнение строительных работ. 

Таким образом, по утверждению истца ответчиком незаконно использовано изобретение «Панель поэлементной сборки с фальцевым покрытием», защищенное патентом Российской Федерации № 2576266, находящееся на объекте «Многофункциональный спортивный комплекс, г. Краснодар (3-й пусковой комплекс, Плавательный бассейн), расположенный по адресу: 

<

...> (далее – изобретение, патент, МСК), в связи с чем, ответчик обязан выплатить истцу компенсации в сумме 5 000 000 руб. и уничтожить изделие. 

Истец настаивает на том, что изобретение было использовано ответчиком незаконно.

Отклоняя указанный довод истца, суд первой инстанции руководствовался следующим.

Судом установлено, что истец, выполнял подрядные работы на МСК на основании договора субподряда от 30.04.2014 № 22/15-ПБ, заключенного с ООО «СК «Кубань», являвшегося подрядчиком по отношению к ГКУ «ГУСКК» на основании государственного контракта от 22.12.2012 № 82-12, предметом которого являлось выполнение ООО «СК «Кубань» подрядных работ (строительство МСК) для государственных нужд (государственный заказчик – ГКУ «ГУСКК»). 

Предметом вышеуказанного договора субподряда от 30.04.2014 № 22/15-ПБ, а также государственного контракта от 22.12.2012 № 82-12 не охватывалось изобретение, на которое истцом получен патент, то есть указанными договорами, прямо не предусматривалось создание изобретения. 

Согласно актам освидетельствования скрытых работ от 30.09.2015 № 1, от 15.10.2015 № 2, от 31.10.2015 № 3, предъявлены к освидетельствованию работы, выполненные ООО «СК-Фасад» на основании проектной документации № 266-13-2-АР4, работы – блок секция 9 устройство нижнего слоя панелей поэлементной сборки с фальцевым покрытием (ППСК-130), блок секция 9 устройство пароизоляционного слоя панелей поэлементной сборки с фальцевым покрытием (ППСК-130), блок секция 9 устройство теплоизоляционного и гидроизоляционного слоев панелей поэлементной сборки с фальцевым покрытием (ППСК-130). 

Согласно представленному в материалы дела ответу Федеральной службы интеллектуальной собственности патент № 2576266 выдан истцу на основании заявки, поданной в Роспатент 26.01.2015 и указанная дата является датой начала отсчета срока действия патента, то есть патент выдан в период действия договора субподряда от 30.04.2014 № 22/15-ПБ, а также государственного контракта от 22.12.2012 № 82-12. 

Государственный контракт от 24.09.2019 № 63919003100-ЭА был подписан между АО «Группа компаний «ЕКС» (исполнитель) и ГКУ «ГУСКК» (государственный заказчик) для достижения идентичной цели – выполнение работ для государственных нужд, а именно строительство МСК. 

Пунктом 1 статьи 1371 ГК РФ закреплено правило, в силу которого право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении договора подряда или договора на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное. 

В этом случае заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, использовать созданные таким образом изобретение, полезную модель или промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения (абзац 2 пункта 1 статьи 1371 ГК РФ). 

Судом было установлено, что ни договором субподряда от 30.04.2014 № 22/15-ПБ, ни государственным контрактом от 22.12.2012 № 82-12 сторонами с учетом абзаца второго пункта 1 статьи 1371 ГК РФ не было предусмотрено иное условие, исключающее право заказчика использовать изобретение, созданное в период действия указанных договоров, в целях, для достижения которых были заключены соответствующие договоры, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. 

Учитывая, что патентная заявка на изобретение была подана истцом во время выполнения им работ по заключенным договору субподряда от 30.04.2014 № 22/15-ПБ и в период действия государственного контракта от 22.12.2012 № 82-12, у истца в силу статьи 1373 ГК РФ возникла обязанность по предоставлению простой (неисключительной) лицензии для использования запатентованного изобретения.

Пункт 1 статьи 1371 ГК РФ прямо предусматривает право заказчика на использование созданного изобретения подрядчиком при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. 

С учетом пункта 1 статьи 1371 и пункта 4 статьи 1373 ГК РФ государственный заказчик, не являющийся патентообладателем, вправе безвозмездно использовать созданное подрядчиком при исполнении государственного контракта изобретение вне зависимости от того, является ли создание изобретения предметом контракта. 

Указание в пункте 1 статьи 1371 ГК РФ на возникновения у заказчика права пользования изобретением на условиях простой (неисключительной) лицензии не означает, что для возникновения такого права необходимо заключение лицензионного договора. Законодатель не ставит в данном случае возникновение права пользования в зависимость от заключения договора, он только определяет объем прав пользования – на условиях простой (неисключительной) лицензии, то есть, с учетом пункта 1 части 1 статьи 1236 ГК РФ – предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за патентообладателем права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия). 

Соответствующий лицензионный договор может быть заключен в данном случае по волеизъявлению сторон. Государственные контракты в соответствии со статьями 1, 3 ранее действовавшего Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», равно как и в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ, заключаются для обеспечения потребности государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков. 

Таким образом, передав в конечном итоге государственному заказчику (ГКУ «ГУСКК») результат выполненных им работ по договору субподряда от 30.04.2014 № 22/15-ПБ, содержащий запатентованную впоследствии формулу изобретения, истец тем самым распорядился принадлежащим ему исключительным правом на изобретение. В свою очередь, проектная документация, даже и содержащая формулу изобретения, с момента передачи ее заказчику (ГКУ «ГУСКК») стала собственностью последнего. 

Как верно указал суд, использование проектной документации в соответствии с ее назначением лицом, в ведение которого заказчиком передана реализация проекта с наделением необходимыми финансовыми средствами, не может быть расценена как неправомерная передача иному лицу права на результат интеллектуальной деятельности – использование изобретения.

По сути, истец настаивает на том, что ответчиком не исполнено обязательство по поручению истцу проведения всего объема кровельных работ.

Однако, такая позиция не подкреплена существующими договоренностями сторон.

С учетом изложенного ГКУ «ГУСКК» в силу положений пункта 1 статьи 1371 ГК РФ на законном основании имел право использовать изобретение безвозмездно на весь период действия патента, в том числе в случае расторжения договора субподряда от 30.04.2014 № 22/15-ПБ, государственного контракта от 22.12.2012 № 82-12, что не учтено истцом. Истец в своем заявлении просит суд, в том числе изъять из оборота и уничтожить контрафактное изделие – кровлю, обустроенную третьим лицом АО «ГК «ЕКС» по государственному контракту № 63919003100-ЭА по заказу ответчика, в которой незаконно использовано изобретение, находящееся на МСК. 

Под контрафактом понимаются товары, содержащие любые охраняемые результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства индивидуализации, действия с которыми (в том числе изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение) приводят к нарушению исключительных прав их правообладателей (например, оригинальная продукция, ввезенная в ЕАЭС без согласия правообладателей, и поддельная продукция с незаконным использованием охраняемых средств индивидуализации этих товаров, в том числе обозначений, сходных до степени смешения) (пункт 3.16 «ГОСТ Р 58223- 2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Интеллектуальная собственность. А

нтимонопольное регулирование и защита от недобросовестной конкуренции», утв. приказом Росстандарта от 13.09.2018 № 597-ст). Вместе с тем, кровля, обустроенная третьим лицом (АО «ГК «ЕКС») по государственному контракту № 63919003100-ЭА по заказу ответчика, в которой использовано изобретение, находящееся на МСК, не является контрафактной продукцией с учетом приведенных выше положений статьи 1371 ГК РФ.

Довод истца о том, что техническое решение, защищенное патентом № 2576266, было включено в проектную документацию только в марте 2015 года, то есть после регистрация изобретения 26.01.2015, не изменяет правоотношений сторон.

При включении технического решения проектную документацию, положения договора субподряда не были изменены, сторонами не оговорено, что истец использует при производстве патент, который он запрещает использовать иными субподрядчиками в рамках данного объекта строительства.

Патентная заявка на изобретение была подана истцом во время выполнения им работ по заключенным договору субподряда от 30.04.2014 № 22/15-ПБ и в период действия государственного контракта от 22.12.2012 № 82-12, у истца в силу статьи 1313 ГК РФ возникла обязанность по предоставлению простой (неисключительной) лицензии для использования запатентованного изобретения. 

Соответственно, утверждение истца о том, что техническое решение было оформлено уже в августе 2014 года, не свидетельствует о том, что данное решение было получено до заключения договоров.

Истец ошибочно полагает, что положения статей 1371 и 1373 ГК РФ не подлежат применению к спорным правоотношениям, так как в диспозиции статьи 1371 указано на её применении по отношению, в том числе, к договору подряда.

Несогласие ответчика с оценкой имеющихся в деле доказательств и с толкованием судом первой инстанции норм материального права, подлежащих применению в деле, не свидетельствует о том, что судом допущены нарушения, не позволившие всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

Суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение. Суд апелляционной инстанции не усматривает оснований к отмене либо изменению решения суда первой инстанции.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для безусловной отмены судебного акта в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом первой инстанции при рассмотрении дела не допущено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 17.08.2021 по делу № А32-32225/2020 оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня принятия через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий                                                           Р.Р. Илюшин

 

Судьи                                                                                             И.Н. Глазунова

 

Т.Р. Фахретдинов