РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-175246/20-5-1270

г. Москва

07 сентября 2021 года.

Резолютивная часть решения объявлена 06 июля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 07 сентября 2021 года.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Киселёвой Е.Н., единолично,

при ведении протокола помощником ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску Общества с ограниченной ответственностью «ММС Хардметал ООО» (107023, Москва город, улица Электрозаводская, дом 24, строение 3,  ОГРН: 

<

***>, Дата регистрации: 20.07.2001, ИНН: 

<

***>)

к ответчику: Общество с ограниченной ответственностью «Металлект групп» (117186, Москва город, улица Нагорная, дом 5, строение 4, этаж 2, комната 7, оф. 12, ОГРН: 

<

***>, Дата регистрации: 12.07.2016, ИНН: 

<

***>) 

третьи лица: 1. Общество с ограниченной ответственностью «АНАЙ Бел ИТ» (

<

...>, ИНН: 

<

***>), 

2. МИЦУБИСИ МАТИРИАЛС КОРПОРЕЙШН (адрес: Япония, 100-8117, г. Токио, Тиёда-ку, Маруноути, 3-2-3);

о запрете использовать товарный знак, о взыскании компенсации;

в заседании приняли участие: 

от истца: ФИО2 по доверенности от 27.05.2020, удостоверение адв. № 13125;

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 25.09.2020, диплом; 

от третьего лица 1: не явилось, извещено;

от третьего лица 2: не явилось, извещено;

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ММС Хардметал ООО» (далее также – ООО «ММС Хардметал ООО», истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Металлект групп» (далее также – ООО «Металлект групп», ответчик) с требованиями:

- обязать ответчика запретить использовать товарный знак «DIAEDGE» без письменного согласия правообладателя на территории Российской Федерации.

- взыскать с ответчика компенсацию в размере 200 000 руб. за нарушение исключительного права истца на товарный знак.

В порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: общество с ограниченной ответственностью «АНАЙ Бел ИТ» (далее также – третье лицо 1), компания Мицубиси Матириалс Корпорейшн (Япония) (далее также – третье лицо 2).  

В судебное заседание явились представители истца и ответчика.

Третьи лица в судебное заседание не явились, о дате, месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом, дело рассмотрено в их отсутствие в порядке ст. 156 АПК РФ.

Ранее, до судебного заседания, третьим лицом 1 представлен отзыв на исковое заявление, согласно которому в удовлетворении иска возражает.

Представителем истца в судебном заседание представлено заявление от компании Мицубиси Матириалс Корпорейшн (третьего лица 2) заявление о вступлении последнего в дело в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора (в порядке ст. 50 АПК РФ), составленное на английском языке, подписанное от имени компании Мицубиси Матириалс Корпорейшн «Президентом компании по решениям в области металлобработки», а также нотариальный перевод названного заявления на русский язык.

Доказательства, подтверждающие полномочия истца и его представителя (ФИО2) действовать от имени (в интересах) третьего лица 2 в арбитражном суде (в том числе участвовать в судебном заседании, заявлять и подписывать заявления/ходатайства) в материалах дела отсутствуют, суду не представлены.

Учитывая изложенное, у истца (равно как у представителя последнего) отсутствуют полномочия представлять интересы третьего лица 2 в рамках рассмотрения настоящего дела.

Кроме того, суду не представлены надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего названное заявление от имени третьего лица 2, что не позволяет суду сделать вывод о том, что заявление подписано лицом, имеющим право подписывать его, с учетом предоставления данного заявления представителем истца, в связи с чем, заявление подлежит оставлению без рассмотрения по аналогии по основанию, предусмотренному п. 7 ч. 1 ст. 148 АПК РФ.  

Представитель истца в судебном заседании поддержал позицию, изложенную в исковом заявлении и письменных пояснениях (возражениях на отзыв), просил удовлетворить заявленные требования в полном объеме. 

Представитель ответчика в удовлетворении заявленных требований возражал согласно доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав объяснения представителей истца и ответчика, исследовав и оценив представленные доказательства в совокупности, суд приходит к следующим выводам.

В обоснование заявленных требований истец указывает следующее.

ООО «ММС Хардметал ООО» является дочерней компанией компании Мицубиси Матириалс Корпорейшн (Япония), а также единственным официальным дистрибьютором продукции компании «DIAEDGE» на территории Российской Федерации.

Как указывает истец, ООО «ММС «Хардметал ООО» является правообладателем товарного знака «DIAEDGE» по свидетельству Российской Федерации № 701507 на основании Согласия правообладателя на использование товарного знака от 26.08.2019.

Истцу стало известно, что ООО «Металлект Групп» (ответчик) признано победителем с правом заключения договора на поставку режущего инструмента торговой марки Mitsubishi Materials Corporation, DIAEDGE на сумму 194 661,08 руб. в соответствии с Протоколом № 32008855321 от 20.02.2020, вынесенном на заседании закупочной комиссии АО «Калужский электромеханический завод», чем, по мнению истца, было нарушено исключительное право на указанный товарный знак, поскольку единственный правообладатель не давал согласие ответчику на использование товарного знака «DIAEDGE».

По утверждению истца, у ответчика отсутствует право на территории Российской Федерации использовать в своей деятельности наименования Mitsubishi Materials Corporation и DIAEDGE, в связи с чем, любое использование указанных товарных знаков ответчиком, в том числе, осуществление поставок продукции компании Мицубиси Матириалс Корпорейшн на территории Российской Федерации, будет осуществляться с нарушением законов Российской Федерации.

Учитывая изложенное, истец считает, что действиями ответчика нарушены исключительные права истца на товарный знак.

Как указывает истец, 14.05.2020 истцом в адрес ответчика была направлена претензия исх. № 6-Ю с требованием прекратить незаконное использование товарного знака «DIAEDGE» без официального разрешения правообладателя, на которую ответчик ответил отказом (исх. № 125 от 11.06.2020).

Кроме того, истец указывает, что незаконными действиями ответчика по использованию товарного знака истец понес определенные убытки, а также был осуществлен подрыв деловой репутации истца, выразившейся в предоставлении продукции правообладателя непроверенного качества, в связи с чем, истец  просит взыскать с ответчика компенсацию в размере 200 000 руб. нарушение исключительного права истца на товарный знак.

Ссылаясь на то, что использование ответчиком товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 701507 без разрешения правообладателя является незаконным, истец обратился в суд с исковым заявлением по настоящему делу.

Суд, исследовав материалы дела в объеме представленных доказательств, изложенных сторонами объяснений, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований истца. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии со ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Статья 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В соответствии со статьей 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. Таким образом любой иск должен быть направлен на защиту нарушенных прав обратившегося в суд лица, а следовательно, согласно статье 65 АПК РФ истец обязан доказать те обстоятельства, на которые ссылается в обоснование заявленного иска.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт использования обозначения, сходного до степени смешения с этим товарным знаком, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Следовательно, в спорной ситуации бремя доказывания распределяется следующим образом: истец должен доказать наличие у него прав на товарный знак, в защиту которого подан иск, и факт его использования ответчиком. В свою очередь, ответчик должен опровергнуть эти обстоятельства либо представить доказательства соблюдения требований гражданского законодательства при использовании обозначения, сходного до степени смешения с этим товарным знаком.

В материалах дела отсутствуют доказательства того, что ООО «ММС Хардметал ООО» (истец) является правообладателем спорного товарного знака.

На основании пп. 14 п. 1 ст. 1225 товарные знаки относятся к результатам интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом.

Как указано в пункте 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее также - Постановление № 10), в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Как следует из материалов дела и установлено судом, правообладателем товарного знака «DIAEDGE» по свидетельству Российской Федерации № 701507 на территории Российской Федерации является компания Мицубиси Матириалс Корпорейшн (Япония) (дата приоритета товарного знака - 10.01.2019, дата регистрации – 04.03.2019, дата истечения срока действия исключительного права - 10.01.2029). 

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): «машины и инструменты металлообрабатывающие; станки металлообрабатывающие; машины отрезные; резцы для машин; головки буровые [детали машин]; буры [детали машин]; головки сверлильные [детали машин]; фрезы торцевые [детали машин]; ножи [детали машин]; станки фрезерные [для обработки металлов]; перфораторы бурильные [для обработки металлов]; станки зуборезные; пластины режущие и наконечники режущие для использования с режущими инструментами; инструменты ручные с механическим приводом; дрели ручные электрические; инструменты твердосплавные [машины]; инструменты режущие твердосплавные; головки твердосплавные; инструменты режущие из спеченного кубического нитрида бора; инструменты режущие алмазные для машин; инструменты для резки металла с алмазным наконечником; головки сверлильные алмазные для машин; инструменты режущие из спеченного алмаза [детали машин]; формы литейные и штампы для обработки металлов давлением; держатели для режущих инструментов машин, станков; краны [станки]; патроны [детали машин]; круги точильные [детали машин]; патроны цанговые [детали машин]; держатели инструментов [детали машин]; шпиндели [детали машин]; машины и аппараты для первичной металлообработки давлением; машины и аппараты для вторичной металлообработки давлением; прессы механические для металлообработки; машины ковочные; машины для гибки проволоки; машины и аппараты горные; машины для горной выработки».

Доказательства наличия у истца исключительных прав на спорный товарный знак в материалы дела не представлены.  

Отсутствующее право не может быть нарушено.

Вопреки доводам истца, в материалах дела отсутствуют доказательства того, что ООО «ММС Хардметал ООО» (истец) является правообладателем спорного товарного знака.

Согласие на использование товарного знака «DIAEDGE» от 26.08.2019, выданное правообладателем (компанией Мицубиси Матириалс Корпорейшн) на имя ООО «ММС Хардметал ООО», на которое ссылается истец в обоснование принадлежности ему исключительных прав на товарный знак, не свидетельствует о наличии у ООО «ММС Хардметал ООО» права на предъявление иска о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации.

В соответствии с п. 2 названного Согласия, правообладатель предоставляет своему аффилированному лицу ООО «ММС Хардметал ООО» согласие на использование товарного знака в любых коммерческих целях.

При этом, предоставление согласия на использование товарного знака в любых коммерческих целях не предоставляет истцу статус правообладателя, который в свою очередь наделяется правом на судебную защиту по данной категории дел.

Из представленных истцом документов также не следует, что у истца есть какой-либо статус «официального дистрибьютора», отсутствуют документы, позволяющие идентифицировать истца в качестве лица, которое вправе действовать от имени правообладателя, в том числе предъявлять требование о защите товарного знака, принадлежащего иному лицу.

Согласно п. 6 ст. 1232 ГК при несоблюдении требования о государственной регистрации предоставления другому лицу права использования средства индивидуализации по договору предоставление права использования считается несостоявшимся.

Доказательства того, что между правообладателем и истцом заключен лицензионный договор в отношении использования товарного знака истцом в материалы дела не представлены, равно как и не представлена информация о регистрации такого договора в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Таким образом, истец не вправе требовать защиты нарушенного права правообладателя, поскольку не вправе выступать от его имени.

Более того, из текста искового заявления и пояснений истца следует, что истец просит взыскать компенсацию в свою пользу, а не в пользу правообладателя.

Принимая во внимание отсутствие доказательств, подтверждающих право ООО «ММС Хардметал ООО» на товарный знак, а также на предъявление от своего имени и в свою пользу требований о запрете использования товарного знака и о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Судебные расходы по оплате государственной пошлине, распределяются по правилам ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Заявление МИЦУБИСИ МАТИРИАЛС КОРПОРЕЙШН о вступлении в дело в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, оставить без рассмотрения.  

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.

Судья

Е.Н. Киселева