ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27 

E-mail: i№fo@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

дело № А53-13931/2019

город Ростов-на-Дону

11 ноября 2020 года

15АП-464/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 29 октября 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 ноября 2020 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего Малыхиной М.Н.,

судей Абраменко Р.А., Сулименко О.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

при участии:

от истца: представителя ФИО2 по доверенности от 01.01.2020, по доверенности от 01.01.2020,

от ответчика: представителя ФИО3 по доверенности от 03.09.2019,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу закрытого акционерного общества  «Корпорация «Мастернэт», закрытого акционерного общества  «Зубр ОВК»

на решение Арбитражного суда Ростовской области от  03.12.2019по делу № А53-13931/2019 по иску закрытого акционерного общества  «Корпорация «Мастернэт», закрытого акционерного общества  «Зубр ОВК»к индивидуальному предпринимателю ФИО4о взыскании компенсации, принятое в составе судьи Тер-Акопян О.С.,

УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество «Корпорация «Мастернэт» (далее - корпорация) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО4 о взыскании 200 000 руб. компенсации за нарушении исключительных прав истца, рассчитанной на основании пп.2 п.4 ст. 1515 ГК РФ в размере двукратной стоимости права использования спорного товарного знака (требования уточнены в порядке статьи 49 АПК РФ).

Требования мотивированы тем, что предпринимателем допущено нарушение прав истцов путем использования товарного знака №289226 «STAYER».

21.06.2019 ЗАО «ЗУБР ОВК» обратилось с заявлением о вступлении в дело в качестве соистца. 

Определением от 22.08.2019 было удовлетворено ходатайство ЗАО «ЗУБР ОВК» (далее - общество) о вступлении в дело в качестве соистца с исковыми требованиями о взыскании 200 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака № 403435 «Зубр».

Требования мотивированы тем, что предпринимателем допущено нарушение прав истцов путем использования товарного знака №403435 «Зубр».

Решением суда от 03.12.2019 исковые требования удовлетворены частично. Суд взыскал с ответчика в пользу корпорации 50 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака №289226 «STAYER», 275 руб.- расходов на приобретение товара; 2 000 руб.- судебных расходов по уплате государственной пошлины. Суд также взыскал с предпринимателя в пользу общества 50 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака №403435 «Зубр»; 2 000 руб.- судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Суд  установил принадлежность истцам товарных знаков, факт реализации ответчиком товара с обозначениями, сходными до степени смешения с товарными знаками истцов, что подтверждается товарным чеком, видеозаписью покупки, что ответчиком не оспаривалось. Суд учел, что корпорация обосновала размер компенсации лицензионным договором, по которому размер ежеквартального лицензионного вознаграждения составил 100 000 руб., общество также обосновало размер компенсации лицензионным договором с таким же размером вознаграждения. Суд пришел к выводу о необходимости снижения размеров компенсации, приняв во внимание тяжелое материальное положение ответчика, характер правонарушения как совершенного впервые, тот факт, что торговля товаром, аналогичным контрафактному, не является основным видом предпринимательской деятельности ответчика, однократность нарушений. Суд учел, что согласно представленных в материалы дела налоговых деклараций, сданных в налоговый орган, требуемая общая сумма компенсации двух истцов в размере 400 000 руб. составляет общий доход предпринимателя от предпринимательской деятельности за четыре года. При этом предприниматель является инвалидом второй группы по зрению, ей рекомендовано ежегодное лечение, состоящее из комплекса курсов, что требует денежных средств, перемещение в незнакомом пространстве самостоятельно для нее затруднительно. Представлены также справки УПФР в г. Шахты от 08.11.2019 о размере страховой пенсии по инвалидности и ежемесячной денежной выплате. ФИО4 имеет на иждивении и одна воспитывает двух несовершеннолетних детей. Оценив представленные доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что требуемый истцами размер компенсации не соотносим с размером пенсии и получаемыми доходами от предпринимательской деятельности, которой ответчик занимается для обеспечения содержания и проживания своих детей и себя. Суд отметил, что не считает справедливым взыскание с ответчика 400 000 руб., поскольку данный объем компенсации будет несоразмерным по отношению к обстоятельствам правонарушения и фактическим обстоятельствам дела и не будет направлен на восстановление нарушенного права. Заявленный размер компенсации является чрезмерным, противоречит принципам разумности и справедливости, носит «карательный» характер, не отвечает требованиям дифференциации ответственности в зависимости от всех имеющих существенное значение обстоятельств. Суд снизил размер компенсации до 50 000 руб., для каждого из истцов. Судебные расходы распределены в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

С принятым судебным актом не согласились соистцы, обжаловали его в  порядке, определенном главой 34 АПК РФ, просили решение суда первой инстанции изменить, удовлетворить иск в полном объеме.

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что суд первой инстанции необоснованно учел отсутствие доказательств возникновения у истцов убытков, поскольку истцы не обязаны доказывать их размер. Судом при вынесении решения по делу не был применены абзацы 5 и 6 п.3.1 постановления Конституционного Суда РФ №28-П от 13.12.2016, а также суд не вправе ссылаться на определения Верховного суда РФ и постановления Суда по интеллектуальным правам. Судом не учтено, что снижение размеров компенсации возможно только при множественности нарушений. Кроме того, судом необоснованно произведено снижение размеров компенсации на 75%, что недопустимо. Также судом не учтено, что принятые им во внимание обстоятельства подлежат учету при взыскании компенсации в размере от 10 000 руб., до 5 000 000 руб., то есть при выборе иного способа защиты. Кроме того, судебные расходы судом распределены неверно.

В отзыве ответчик указал на несостоятельность доводов жалобы.

Апелляционный суд при рассмотрении настоящего дела направлял запрос в Конституционный Суд Российской Федерации относительно конституционности норм подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в толковании, сложившемся в судебной практике, как противоречащих статьям 17, 18, 19, 21, 55 Конституции Российской Федерации и исключающих возможность снижения судом размера компенсации за нарушение исключительных прав правообладателя товарного знака, определенного истцом в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, по заявлению ответчика-индивидуального предпринимателя, ссылающегося на тяжелую жизненную ситуацию, в случае, когда одним действием нарушено право на один товарный знак.

В связи с направлением запроса определением от 20.02.2020 апелляционный суд приостановил производство по делу № А53-13931/2019 до момента принятия Конституционным Судом Российской Федерации судебного акта по запросу Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда.

По результатам рассмотрения запроса Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда было принято Постановление Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда».

Определением от 03.09.2020 суд возобновил производство по делу.

С целью получения от сторон дополнительных пояснений и с учетом выраженной воли сторон на попытку к примирению судебное разбирательство откладывалось.

Однако мирового соглашения стороны, несмотря на предпринятые попытки не достигли.

В судебном заседании представитель истцов поддержал доводы апелляционной жалобы в полном объеме, которую просил удовлетворить, поддержал изложенную ранее в письменных пояснениях позицию, в числе прочего указал на недопустимость отождествления понятий «вознаграждение по лицензионному договору» и «ежемесячный размер платежа», в силу чего возражал против определения расчетным способом среднего ежемесячного размера платежа. Кроме того, отметил, что ответчик не представил никаких доказательств времени использования товарного знака истца. Также указал, что доказательства реального исполнения имеются лишь по договорам №№ 32 и 19, что исключает использование иных договоров (№№ 18 и 20) для определения цены лицензионного использования товарного знака «STAYER». Истец представлял иные договоры для облегчения процедуры сопоставимости. Так,  договор № 20 заключен в отношении иного класса товаров и услуг по МКТУ в договорах № 18 и № 20 лицензионное вознаграждение установлено исходя из годичного периода. Помимо указанного полагал, что с учетом явных признаков контрафактности ответчик не принял необходимых мер и не проявил должной осмотрительности для избежания нарушения исключительных прав истца. Помимо указанного настаивал на невозможности применения пропорции при распределении судебных расходов со ссылкой на позицию ВС РФ, выраженную в деле А40-14914/2018. Дополнительно указал, что полагает позицию ответчика, выраженную в связи с отказом от заключения мирового соглашения, свидетельствующей о злоупотреблении правом 

Представитель ответчика возражала против доводов апелляционной жалобы, просила решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, поддержала ранее данные суду письменные пояснения о необходимости установления стоимости лицензионного пользования исходя из размера лицензионного вознаграждения за 1 месяц, определенного по договорам №№ 18, 19, 20, 32 как среднее арифметическое – 27079,18 руб., а в двукратном размере – 54 158,37 руб. соответственно. Также возражала против доводов о злоупотреблении правом, настаивала на наличии и доказанности оснований к снижению компенсации.

В судебном заседании объявлялся перерыв с 22.10.2020 до 29.10.2020 в порядке статьи 163 АПК РФ.

После объявленного перерыва представитель истцов поддержал ранее изложенную позицию, ответчик явку представителя не обеспечил, жалобы рассматривались в порядке статьи 156 АПК РФ. 

Изучив материалы дела, оценив доводы жалобы, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, закрытое акционерное общество «Корпорация «МАСТЕРНЭТ» является правообладателем товарного знака «STAYER» по свидетельству Российской Федерации № 289226 (дата приоритета - 18.04.2003, дата регистрации - 19.05.2005), зарегистрированного в отношении широкого перечня товаров 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34-го и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Закрытое акционерное общество «Корпорация «ЗУБР ОВК» является правообладателем товарного знака «ЗУБР» по свидетельству Российской Федерации № 403435 (дата приоритета- 11 ноября 2008, дата регистрации- 15.03.2010), срок действия до 11.11.2018 г.

Как указали соистцы, 27.01.2018 на универсальном рынке «Стайер» по адресу: 

<

...>, место 114а, где осуществляет предпринимательскую деятельность ответчик, были приобретены измерительные рулетки количестве пяти штук и малярные кисти - три штуки, на которых имеются изображения, схожие до степени смешения с товарным знаком № 289226»STAYER»; на двух измерительных рулетках на измерительной ленте также  имеются изображения, схожие до степени смешения с товарным знаком № 403435 «Зубр».

В подтверждение факта продажи указанного товара представлены товарный чек от 27.01.2018, а также материалы видеосъемки процесса покупки.

Определением от 13 мая 2019 года  суд приобщил к материалам дела приобретенные товары как вещественные доказательства.

Поскольку у индивидуального предпринимателя ФИО4 отсутствует лицензионный договор с правообладателями, правообладатели утверждают, что реализован контрафактный товар, не вводившийся в оборот легально, ЗАО »Корпорация «Мастернэт», ЗАО «ЗУБР ОВК» обратились в арбитражный суд с настоящим иском.

Иск был подан ЗАО «Корпорация «МАСТЕРНЭТ» в защиту прав в отношении товарного знака; в связи с обнаруженным в ходе рассмотрения дела изображения на двух товарах (измерительных рулетках) и товарного знака, правообладателем которого является ЗАО «ЗУБР ОВК», последний обратился с заявлением о вступлении в дело в качестве соистца.

Ответчик заявил об оставлении без рассмотрения исковых требований ЗАО »ЗУБР ОВК» в связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора. 

Данное ходатайство обоснованно признано судом подлежащим отклонению, так как положения статьи 46 АПК РФ предусматривают возможность соистцов вступить в дело до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции. 

Предоставленная законодателем возможность соистцу вступить в уже возбужденное производство по делу, исключает возможность соблюдения досудебного порядка урегулирования спора. 

Кроме того, претензионный порядок разрешения споров служит целям добровольной реализации гражданско-правовых санкций без участия специальных государственных органов. Совершение спорящими сторонами обозначенных действий после нарушения (оспаривания) субъективных прав создает условия для урегулирования возникшей конфликтной ситуации еще на стадии формирования спора, то есть стороны могут ликвидировать зарождающийся спор, согласовав между собой все спорные моменты, вследствие чего не возникает необходимости в судебном разрешении данного спора. Оставляя иск без рассмотрения ввиду несоблюдения претензионного порядка урегулирования спора, суд исходит из реальной возможности погашения конфликта между сторонами при наличии воли сторон к совершению соответствующих действий, направленных на разрешение спора. Если стороны в период рассмотрения спора не предпринимают действий по мирному разрешению спора, а ответчик при этом возражает по существу исковых требований, то оставление иска без рассмотрения ввиду несоблюдения претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора будет носить формальный характер, так как неспособно достигнуть целей, которые имеет досудебное урегулирование спора.

Учитывая, что, будучи извещенным фактически о судебном разбирательстве, ответчик не выразил намерения на разрешение спора миром, добровольное удовлетворение требований истца, не предприняв каких-либо попыток на примирение с истцом и внесудебное урегулирование конфликта. Из поведения ответчика не усматривается намерение добровольно погасить долг и оперативно урегулировать возникший спор. У судебной коллегии отсутствуют основания полагать, что надлежащее соблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора, повлекло бы урегулирование возникшего спора во внесудебном порядке. При таких обстоятельствах оставление иска без рассмотрения носило бы формальный характер, так как не способно достигнуть целей, которые имеет досудебное урегулирование спора.

По существу спора суд первой инстанции верно квалифицировал спорные правоотношения сторон, определил предмет доказывания по делу и применимые нормы материального права.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса РФ к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности), отнесены, в том числе, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, а также коммерческие обозначения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

В силу статьи 1477 Гражданского кодекса РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Как разъяснено в пункте 43.2 Постановления Пленума № 5/29, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

По смыслу пункта 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

В соответствии с нормами статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Факт продажи спорного товара судом также установлен на основании представленных истцом доказательств.

В подтверждение факта продажи спорного товара в материалы дела представлен товарный чек от 27.01.2018 (л.д. 19), а также диск с видеозаписью покупки товара. 

Данные о продавце, содержащиеся в чеке, совпадают с данными ответчика, указанными в выписке из ЕГРИП, представленной в материалы дела истцом. О фальсификации чека не заявлено.

В соответствии со статьей 493 Гражданского кодекса Российской Федерации договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара. Продавцом в отношениях с потребителями, приобретающими товары в торговой сети, является организация или индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям по договору купли-продажи.

Согласно пункту 2.1 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, при осуществлении видов предпринимательской деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками, применяющими патентную систему налогообложения, при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых законами субъектов Российской Федерации предусмотрено применение патентной системы налогообложения, и не подпадающие под действие пунктов 2 и 3 настоящей статьи, могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого документа, подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу).

Указанный документ выдается в момент оплаты товара (работы, услуги) и должен содержать следующие сведения: наименование документа; порядковый номер документа, дату его выдачи; наименование для организации (фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя); идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный организации (индивидуальному предпринимателю), выдавшей (выдавшему) документ; наименование и количество оплачиваемых приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг); сумму оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с использованием платежной карты, в рублях; должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего документ, и его личную подпись.

Представленный в материалы дела чек подтверждает факт приобретения товара у ответчика.

Ведение видеозаписи (в том числе и скрытой камерой) в местах, очевидно и явно открытых для общего посещения и не исключенных в силу закона или правового обычая от использования видеозаписи, является элементом самозащиты гражданского права, что соответствует статьям 12, 14 Гражданского кодекса Российской Федерации и корреспондирует части 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.

Таким образом, из совокупности представленных доказательств следует, что реализован именно спорные товары и именно ответчиком, при этом, о фальсификации чека либо видеозаписи ответчиком не заявлено, что является его риском по смыслу статьи 9 АПК РФ.

Ответчик факт продажи товара не отрицает.

Таким образом, суд первой инстанции правомерно исходил из того, что факт продажи ответчиком спорного товара подтвержден относимыми и допустимыми доказательствами, которые ответчиком не оспорены, о фальсификации не заявлено.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о доказанности истцом факта приобретения товара у ответчика.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»). Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Приказа Роспатента от 05.03.2003 N 32 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания», далее - Правила N 32).

В соответствии с пунктом 5.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 5.2.1 Методических рекомендаций при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Сходство изображений устанавливается по внешнему виду и смысловому значению. Незначительные различия в форме и сочетании цветов, не влияют на общее восприятие изображения данного товара как сходного до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками (пункт 14.4.2 Правил N 32).

При этом, словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) (пункт 42 Правил N 482).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначение, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение. При этом одним из наиболее распространенных случаев звукового сходства является фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

В п. 43 Правил N 482 отражено, что изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Товарные знаки, в защиту прав на которые заявлен настоящий иск, представляют собой сочетание словесных и графических элементов, которые с очевидностью воспроизводят спорные изображения на приобретенных истцом у ответчиков товарах. Графические элементы сходны до степени смешения, в отношении словесных элементов воспроизведено написание, включая шрифт и наклон.

Таким образом, на спорных товарах размещены изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками истцов.

Вопрос о том, на каком основании истцы полагают приобретенные товары контрафактными, был предметом исследования в суде первой инстанции.

Судом обозревался предоставленный истцами оригинальный товар с целью констатации различия во внешнем виде, в том числе даже в форме товаров, и способе маркировки, в размещении информации о потребительских свойствах товара и пр. Расхождение очевидно, не требует специальных познаний для доказывания, ответчиком не опровергалось.

Кроме того, ответчиком не представлено и документальных доказательств того, что находившийся у него на реализации товар был приобретен истцом с надлежащей проверкой соблюдения исключительных прав истцов. Так, ответчик не заключал с истцами лицензионных договоров, не представил доказательств того, что приобрел товар у лица, обладавшего правом на использование спорных товарных знаков.

В статье 1487 ГК РФ указано, что не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (исчерпание исключительного права на товарный знак).

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем товарам, которые введены в гражданский оборот им самим, либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 59 - 62, 154, 162 постановления N 10, бремя доказывания факта законного введения в гражданский оборот товаров с согласия правообладателя спорных товарных знаков возложено в данном случае на предпринимателя как на лицо, предположительно нарушившее исключительное право на упомянутые товарные знаки и заявляющее об исчерпании исключительного права.

Предприниматель в силу принципа правознания и осведомленности субъектов гражданского оборота о содержании опубликованных в установленном порядке нормативных актов должен осознавать, что реализация товаров, маркированных спорными товарными знаками может производится только с согласия правообладателей, а соответственно при приобретении таких товаров для последующей реализации мог и должен был удостовериться в том, что приобретает товар, легально введенный в оборот, в том числе путем запроса соответствующего документального подтверждения у продавца или обращения к правообладателю.

Приобретение ответчиком товара для последующей продажи без предварительного получения такой информации возлагает на него неблагоприятные риски невозможности доказывания обратного и правовые последствия реализации контрафактной продукции.

В период рассмотрения спора ответчик не обращался к суду с ходатайствами об истребовании соответствующих доказательств  у лица, у которого он приобрел спорный товар для продажи, либо о привлечении такого лица к участию в споре.

Закрепленные статьей 1487 положения не являются правовой презумпцией (исчерпание права не презюмируется), но требуют доказывания. Соответственно ответчиком бремя доказывания не исполнено, у суда отсутствуют основания полагать спорный товар введенным в оборот легально.

Легальное определение контрафактного товара дано в п. 1 ст. 1515 ГК РФ, согласно которой товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Соответственно суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что спорный товар, предложенный к реализации ответчиком, является контрафактным.

В силу положений пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые предлагаются к продаже.

Соответственно предпринимателем нарушено исключительное право истцов на принадлежащие им товарные знаки.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Кодексом, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Наличия обстоятельств непреодолимой силы, повлекших нарушение прав истцов, ответчик не доказал.

Следовательно, судом правомерно установлены основания для применения к предпринимателю предусмотренных законом мер гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительного права.

Как указано выше, нарушение исключительного права позволяет истцу заявить о взыскании убытков либо компенсации.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Пленум N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

В абзаце 2 пункта 61 Пленума N 10 указано, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель (абз.5 п. 61 Пленума N 10).

В данном деле истцы определили размер компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, исходя из двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, в обоснование которой представил вышеупомянутый лицензионный договор.

ЗАО «Корпорация «Мастернэт» в обоснование размера компенсации за использование товарного знака в материалы дела представило лицензионный договор на использование товарного знака №32 от 12.08.2015, заключенный между ЗАО «Корпорация «Мастернэт» с ООО «Денеб».

По мнению ЗАО «Корпорация «Мастернэт», указанный договор наиболее пригоден для исполнения требований о сопоставимости условий лицензионного пользования и обстоятельств фактического (незаконного) использования товарного знака ответчиком и устанавливает наименьшую стоимость такого пользования.

Дополнительно, в обоснование выбора указанного договора как наиболее сопоставимого, ЗАО «Корпорация «Мастернэт» в целях сравнения представила также договоры: № 19 от 02.10.2009 с компанией «КРАФТУЛ И/Е Гмбх», № 18 от 01.10.2009 с ЗАО «ЗУБР ОВК», № 20 от 07.12.2009 с ООО «Клиника здорового позвоночника».

ЗАО «ЗУБР ОВК» представило лицензионный договор № 28 от 10.08.2015 на использование товарного знака «ЗУБР», свидетельство №403435, заключенный между ЗАО «ЗУБР ОВК» (лицензиар) и ООО «Денеб» (лицензиат).

В обоснование реальности исполнения лицензионных договоров, принятых истцами для расчета размера компенсации, истцы представили в материалы дела платежные поручения лицензиата ООО «Денеб»: по договору № 32 от 12.08.2015 платежное поручение ООО «Денеб» от 03.04.2018 № 1210, по договору № 28 от 10.08.2015 платежное поручение от 15.05.2018 № 1834.

В свою очередь, ответчик настаивал на том, чтобы стоимость лицензионного пользования товарного знака, правообладателем которого является ЗАО «Корпорация «Мастернэт», была определена с учетом всех представленных истцом договоров и при этом, путем установления средней месячной цены вознаграждения лицензиара.

В целях установления стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, суд апелляционной инстанции исследовал представленные договоры и установил следующее.

Договор на использование товарного знака №32 от 12.08.2015, заключенный между ЗАО «Корпорация «Мастернэт» и ООО «Денеб», предоставляет лицензиату неисключительную лицензию в отношении трех товарных знаков, включая спорный товарный знак STAYER (п. 1.1).

Договор заключен на срок действия свидетельств правообладателя в отношении соответствующих товарных знаков (п. 1.2).

Согласно положениям статьи 1491 ГК РФ  исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности либо в случае регистрации товарного знака по выделенной заявке с даты подачи первоначальной заявки. Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права. Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз.

Согласно общедоступным данным открытого реестра товарных знаков в настоящий момент срок действия регистрации продлен до 18.04.2023.

Договор предполагает право использования товарных знаков в отношении товаров, указанных в свидетельстве, то есть без ограничений по классу МКТУ (п. 2.2).

Договор предоставляет право маркировать  изготавливаемую или сбываемую продукцию, применять товарные знаки на товаре, упаковке, сопроводительной и деловой документации и в рекламе (п. 2.2, 2.3).

Договор позволяет распространять маркированные товарными знаками товары на территории Российской Федерации (п. 2.3).

По условиям указанного договора (п. 4.2) лицензиат выплачивает лицензиару лицензионное вознаграждение в виде квартальных платежей в размере 300 000 руб.

Договор на использование товарного знака № 19 от 02.10.2009, заключенный между ЗАО «Корпорация «Мастернэт» и компанией «КРАФТУЛ И/Е Гмбх», предоставляет лицензиату неисключительную лицензию в отношении товарного знака STAYER (п. 1.1).

Договор заключен на срок действия свидетельства правообладателя в отношении соответствующего товарного знака (п. 1.2).

Договор предполагает право использования товарных знаков в отношении товаров, указанных в свидетельстве, то есть без ограничений по классу МКТУ (п. 2.4).

Договор предоставляет право маркировать  изготавливаемую или сбываемую продукцию, применять товарные знаки на товаре, упаковке, сопроводительной и деловой документации и в рекламе (п. 2.5).

Договор позволяет распространять маркированные товарными знаками товары на территории Российской Федерации (п. 2.3).

По условиям указанного договора (п. 4.2-4.4) лицензиат выплачивает лицензиару лицензионное вознаграждение в размере 5 600 евро в год путем перечисления лицензионных платежей в сумме 1400 евро за квартал, оплата осуществляется не позднее 31 декабря следующего года за предыдущий.

Дополнительным соглашением № 2 от 01.12.2015 стороны изменили условия о лицензионном вознаграждении, установив таковое в виде лицензионных платежей из расчета 2000 евро в квартал, 8000 евро в год. 

Договор на использование товарного знака № 18 от 01.10.2009, заключенный между ЗАО «Корпорация «Мастернэт» и с ЗАО «ЗУБР ОВК», предоставляет лицензиату неисключительную лицензию в отношении товарного знака STAYER (п. 1.1).

Договор заключен на срок действия свидетельства правообладателя в отношении соответствующего товарного знака (п. 1.2).

Договор предполагает право использования товарных знаков в отношении товаров, указанных в свидетельстве, то есть без ограничений по классу МКТУ (п. 2.4).

Договор предоставляет право маркировать  изготавливаемую или сбываемую продукцию, применять товарные знаки на товаре, упаковке, сопроводительной и деловой документации и в рекламе (п. 2.5).

Договор позволяет распространять маркированные товарными знаками товары на территории Российской Федерации (п. 2.3).

По условиям указанного договора (п. 4.2-4.3) сумма лицензионного вознаграждения лицензиара составляет 260 000 руб. в год, перечисляется ежеквартально равными долями в размере 65 000 руб.

Договор на использование товарного знака № 20 от 07.12.2009, заключенный между ЗАО «Корпорация «Мастернэт» и ООО «Клиника здорового позвоночника», предоставляет лицензиату неисключительную лицензию в отношении товарного знака STAYER (п. 1.1).

Договор заключен на срок 12 месяцев  с момента его регистрации (п. 8.1).

Договор предполагает право использования товарных знаков в отношении товаров 10 класса и услуг 44 класса МКТУ, указанных в приложениях к свидетельству на товарный знак (п. 1.2, 2.2), то есть с ограничениями по классу МКТУ (преимущественно медицинские товары и услуги).

Договор предоставляет право маркировать  изготавливаемую или сбываемую продукцию, применять товарные знаки на товаре, упаковке, сопроводительной и деловой документации и в рекламе (п. 2.5).

Договор позволяет распространять маркированные товарными знаками товары на территории Российской Федерации (п. 2.3).

По условиям указанного договора (п. 4.2-4.3) сумма лицензионного вознаграждения лицензиара составляет 250 000 руб. в год, перечисляется ежемесячными платежами равными долями в размере 20 833,33 руб.

Дополнительным соглашением от 01.02.2011 срок договора  продлен, установлен равным сроку действия свидетельства лицензиара в отношении всех товаров 10 класса и услуг  44 класса МКТУ. Также установлено право лицензиара на одностороннее изменение стоимости договора не чаще одного раза в год в случае падения курса российской валюты.

Указанный договор расторгнут сторонами 01.07.2019 по соглашению.

Исходя из условий указанных договоров апелляционный суд при установлении стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, не может принять во внимание договор № 20 от 07.12.2009 ввиду того, что он заключен в отношении ограниченной группы товаров, к которым спорный реализованный ответчиком товар не относится.

Договор № 18 от 01.10.2009, апелляционный суд не принимает в качестве надлежащего доказательства стоимости права использования товарного знака по двум основаниям: в отношении указанного договора отсутствуют доказательства реальности его исполнения (а ответчик правом на истребование таких доказательств в суде первой инстанции не воспользовался), договор заключен  более чем за 8 лет до совершения спорного нарушения, ввиду чего при наличии договоров, заключенных в период, более приближенный к дате нарушения, приоритет должен быть отдан таким договорам.

Договор № 19 от 02.10.2009 апелляционный суд не принимает в качестве надлежащего доказательства стоимости права использования товарного знака по двум основаниям: в отношении указанного договора отсутствуют доказательства реальности его исполнения (а ответчик правом на истребование таких доказательств в суде первой инстанции не воспользовался), лицензиат является иностранной компанией, что безусловно влияло на формирование цены договора. Вместе с тем, апелляционный суд отмечает, что с учетом условий указанного договора о сроке оплаты и официального курса ЦБ РФ размер квартального платежа сопоставим (с учетом колебаний курса) с размером платежа по договору № 32 от 12.08.2015, которым истец обосновывает заявленный ко взысканию размер компенсации.

По причине невозможности принятия указанных договоров как доказательств цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака, суд отклоняет расчеты ответчика, основанные на вычислении среднего арифметического от размера лицензионного вознаграждения, вычисленного путем деления годовой либо квартальной суммы помесячно.

Оставшийся договор № 32 от 12.08.2015 апелляционный суд принимает во внимание как надлежащее и достоверное доказательство цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака исходя из следующего.

Несмотря на то, что предметом данного договора является право на использование трех товарных знаков, условия договора не препятствуют определению стоимости пользования одного (спорного) товарного знака как равной одной трети от общей цены. Кроме того, увеличение количества товарных знаков, право пользования которыми одновременно предоставляется лицензиату, как правило, влечет уменьшение совокупной цены пользования, а не увеличение таковой.

Лицензия не является исключительной (что также увеличивало бы стоимость права пользования).

Как видно, условия лицензионного договора сформулированы таким образом, что прибыль лицензиара не поставлена в зависимость от фактического объема использования спорного товарного знака (от количества маркированных товаров за период, например). При этом, такой порядок установления лицензионного вознаграждения характерен для всех представленных истцом договоров. Иными словами, объем использования не значим для определения той суммы лицензионного вознаграждения, которую лицензиар должен получить за спорный период.

Соответственно лицензиат, реализовавший в квартал количество маркированных товаров, аналогичное тому, которое реализовал ответчик, должен был бы заплатить лицензионное вознаграждение исходя из установленного договором ежеквартального лицензионного платежа (100 000 руб. за один товарный знак).

Такой механизм определения лицензионного вознаграждения не может быть признан злоупотреблением правом, поскольку объективно основан на сложности контроля лицензиара за фактическим объемом  реализации маркированной лицензиатом продукции.

Соответственно нет оснований полагать, что ответчик, законно осуществляя реализацию легально маркированной товарным знаком «STAYER» продукции, мог бы получить неисключительную лицензию на иных условиях (по меньшей цене).

Суд также учитывает, что заявленная истцом в качестве цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака, стоимость квартального лицензионного пользования исходит из того, что квартал является разумным сроком диспозиции товара в ситуации, когда ответчик не предпринял никаких мер, к тому, чтобы доказать иной, более короткий срок диспозиции товара (не представил документально подтвержденных сведений о закупке). При этом, истец лишен возможности доказывания длительности периода нарушения, в то время как ответчик мог и должен был доказать таковой в силу нормативных требований к ведению бухгалтерского учета, пусть и в упрощенной форме.

По указанной причине в отсутствие доказательств срока фактической  диспозиции спорного товара (периода предложения товара к продаже ответчиком) полагает, что договор с условием о ежеквартальной выплате лицензионных платежей может быть принят как сопоставимый с установленными судом фактическими обстоятельствами реализации контрафактных товаров.

Цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака, устанавливается судом на основе оценки совокупности представленных в материалы дела доказательств и с учетом принципа состязательности сторон.

Истец доказал, что по заявленной им в иске цене он производит предоставление права использования товарного знака «STAYER», что заключенный на соответствующих условиях лицензионный договор реально исполняется (представлены доказательства исполнения именно за период, в который произошло нарушение – 1ый квартал 2018 года), что условия данного договора о сроке и объемах использования характерны и для иных договоров истца, в силу чего ответчик не мог бы претендовать на получение неисключительной лицензии на иных условиях и соответственно по иной цене.

Ответчик, в свою очередь, бремя опровержения указанных обстоятельств не исполнил, иной цены лицензионного использования спорного товарного знака не доказал.

Таким образом, апелляционный суд установил, что цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака «STAYER» составляет 100 000 руб. в квартал.

В отношении товарного знака «ЗУБР», размещенного на измерительных лентах двух рулеток ЗАО «ЗУБР ОВК», как указано выше, представило лицензионный договор № 28 от 10.08.2015 на использование товарного знака «ЗУБР», свидетельство №403435, заключенный между ЗАО «ЗУБР ОВК» (лицензиар) и ООО «Денеб» (лицензиат).

В обоснование реальности исполнения данного лицензионного договора представлено платежное поручение от 15.05.2018 № 1834 (то есть за период, аналогичный периоду нарушения).

Исследовав указанный договор, апелляционный суд установил, что по нему лицензиату предоставляется неисключительная лицензия в отношении товарного знака «ЗУБР» (п. 1.1).

Договор заключен на срок действия свидетельства правообладателя в отношении соответствующего товарного знака (п. 1.2, 8.1).

Согласно общедоступным данным открытого реестра товарных знаков в настоящий момент срок действия регистрации продлен до 11.11.2028.

Договор предполагает право использования товарных знаков в отношении товаров, указанных в свидетельстве, то есть без ограничений по классу МКТУ (п. 2.2).

Договор предоставляет право маркировать  изготавливаемую или сбываемую продукцию, применять товарные знаки на товаре, упаковке, сопроводительной и деловой документации и в рекламе (п. 2.3).

Договор позволяет распространять маркированные товарными знаками товары на территории Российской Федерации (п. 1.1, 2.3).

По условиям указанного договора (п. 4.2) лицензиат выплачивает лицензиару лицензионное вознаграждение в виде квартальных платежей в размере 100 000 руб.

Указанный договор апелляционный суд принимает во внимание как надлежащее и достоверное доказательство цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака «ЗУБР» исходя из следующего.

Лицензия не является исключительной (что также увеличивало бы стоимость права пользования).

Условия лицензионного договора сформулированы таким образом, что прибыль лицензиара не поставлена в зависимость от фактического объема использования спорного товарного знака (от количества маркированных товаров за период, например), то есть объем использования не значим для определения той суммы лицензионного вознаграждения, которую лицензиар должен получить за спорный период. Соответственно лицензиат, реализовавший в квартал количество маркированных товаров, аналогичное тому, которое реализовал ответчик, должен был бы заплатить лицензионное вознаграждение исходя из установленного договором ежеквартального лицензионного платежа (100 000 руб. за один товарный знак).

Так же как и в случае с условиями лицензионного договора в отношении товарного знака «STAYER», апелляционный суд исходит из того, что подобный механизм определения лицензионного вознаграждения не может быть признан злоупотреблением правом, поскольку объективно основан на сложности контроля лицензиара за фактическим объемом  реализации маркированной лицензиатом продукции.

Соответственно нет оснований полагать, что ответчик, законно осуществляя реализацию легально маркированной товарным знаком «ЗУБР» продукции, мог бы получить неисключительную лицензию на иных условиях (по меньшей цене).

Суд также учитывает, что заявленная истцом в качестве цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака, стоимость квартального лицензионного пользования исходит из того, что квартал является разумным сроком диспозиции товара в ситуации, когда ответчик не предпринял никаких мер, к тому, чтобы доказать иной, более короткий срок диспозиции товара (не представил документально подтвержденных сведений о закупке). При этом, истец лишен возможности доказывания длительности периода нарушения, в то время как ответчик мог и должен был доказать таковой в силу нормативных требований к ведению бухгалтерского учета, пусть и в упрощенной форме.

По указанной причине в отсутствие доказательств срока фактической  диспозиции спорного товара (периода предложения товара к продаже ответчиком) суд полагает, что договор с условием о ежеквартальной выплате лицензионных платежей может быть принят как сопоставимый с установленными судом фактическими обстоятельствами реализации контрафактных товаров.

Как уже отмечено, цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака, устанавливается судом на основе оценки совокупности представленных в материалы дела доказательств и с учетом принципа состязательности сторон.

Истец доказал, что по заявленной им в иске цене он производит предоставление права использования товарного знака «ЗУБР», что заключенный на соответствующих условиях лицензионный договор реально исполняется (представлены доказательства исполнения именно за период, в который произошло нарушение – 1ый квартал 2018 года), в силу чего ответчик не мог бы претендовать на получение неисключительной лицензии на иных условиях и соответственно по иной цене.

Ответчик, в свою очередь, бремя опровержения указанных обстоятельств не исполнил, иной цены лицензионного использования спорного товарного знака не доказал, ходатайств, адресованных суду с целью истребования каких-либо иных доказательств, не заявил.

Таким образом, апелляционный суд установил, что цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака «ЗУБР» составляет 100 000 руб. в квартал.

Исходя из указанной цены пользования, истцы при подаче исков и определили  размер компенсации как равный двукратной стоимости пользования – по 200 000 руб. за нарушение исключительных прав на каждый из спорных товарных знаков.

Ответчиком в суде первой инстанции было заявлено ходатайство о снижении размера компенсации, мотивированное тем, что товар, маркированный спорными товарными знаками, не составляет основной и преимущественный объем реализуемых предпринимателем товаров,  стоимость реализуемых ею товаров составляет от 73 руб. до 600-700 руб.; единственный товар с наивысшей стоимостью 1 413 руб. - решетка вентиляционная 4 штуки, цена за единицу- 299,57 руб., о чем представлены товарные накладные за разные периоды деятельности, то есть истец торгует малоценным товаром хозяйственного назначения, что не может принести большие доходы, способные удовлетворить требования истцов.

Так, согласно представленных в материалы дела налоговых деклараций, сданных в налоговый орган (л.д. 62-65), налоговая база для уплаты на вмененный доход ответчика составила 110 958 руб. за 2017 год, столько же за 2018 год.

Согласно представленной ответчиком справке УПФР в г. Шахты от 08.11.2019 размер страховой пенсии по инвалидности ФИО4 составляет 11 864,95 руб.; ежемесячная денежная выплата 2 590,24 руб.

На основании данных документов ФИО4 указала, что требуемый истцами размер компенсации не соотносим с размером ее пенсии и получаемыми доходами от предпринимательской деятельности, которой ответчик занимается для обеспечения содержания и проживания своих детей и себя.

Материалами дела также подтверждено, что ФИО4 имеет на иждивении и одна воспитывает двух несовершеннолетних детей - дочь Ульяну- ДД.ММ.ГГГГ года рождения и дочь Ксению- ДД.ММ.ГГГГ года рождения (л.д. 69,70).

Кроме того, ответчик является инвалидом второй группы по зрению, о чем представлена справка об установлении инвалидности от 01.03.2019 (повторно)- (л.д. 66). Согласно выписки глазной клиники «Эксимер» (л.д. 67), ей рекомендовано ежегодное лечение, состоящее из комплекса курсов, что требует денежных средств.

По результатам анализа представленных документов суд первой инстанции признал данные доводы заслуживающими внимание, усмотрел основания для снижения компенсации,  учел, что требуемая истцами общая сумма компенсации – 400 000 руб. составляет общий доход предпринимателя от предпринимательской деятельности за четыре года. 

Суд также учел, что в судебном заседании от 22.08.2019 ИП ФИО4 лично участвовала, и в зал судебного заседания ее проводила старшая дочь, так как перемещение в незнакомом пространстве самостоятельно для нее затруднительно. Давать пояснения по письменным документам ответчик также затруднился в силу ограниченного зрения.

При этом, правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые, использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не является существенной частью его предпринимательской деятельности, не носит грубый характер. Предприниматель ранее не допускала аналогичных нарушений, в том числе и в отношении прав истца.

На основании указанного, суд пришел к выводу, что заявленная истцом компенсация несоразмерна последствиям нарушения и несправедлива, в связи с чем подлежит снижению, вследствие чего каждому из истцов суд присудил по 50 000 руб. (половина размера лицензионного вознаграждения, предусмотренного договором).

Не соглашаясь с произведенным снижением, истцы, в частности указывали, что снижение размеров компенсации возможно только при множественности нарушений, снижение размеров компенсации на 75% недопустимо, при снижении судом приняты во внимание критерии, применимые при рассмотрении споров о  взыскании компенсации в размере от 10 000 руб., до 5 000 000 руб., то есть при выборе правообладателем иного способа защиты.

Поскольку при обосновании возможности снижения суммы компенсации суд первой инстанции сослался на положения пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации и Постановление Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края", апелляционный суд исследовал доводы апеллянтов о невозможности применения названной нормы права к спорным правоотношениям и установил следующее.

Согласно положениям пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в числе прочего путем предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В силу пункта 3 приведенной статьи в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Один из случаев, когда кодекс устанавливает возможность требовать выплаты компенсации, закреплен в пункте 4 статьи 1515 Кодекса, согласно которому правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2016 г. № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами арбитражного суда Алтайского края указано, что возможность применения подобных специальных способов защиты, освобождающих правообладателя от доказывания в суде размера причиненных убытков, сопряжена со значительной спецификой объектов интеллектуальной собственности, обусловленной их нематериальной природой, ограниченностью правообладателей как в возможности контролировать соблюдение принадлежащих им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и в возможности установить точную или по крайней мере приблизительную величину понесенных ими убытков. Тем самым приведенное правовое регулирование позволяет взыскивать в пользу лица, чье исключительное право на объект интеллектуальной собственности было нарушено, компенсацию в размере, который может и превышать размер фактически причиненных ему убытков.

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что допущение законом такой, штрафной по своей природе, ответственности за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации возможности нельзя признать мерой, несовместимой с основными началами гражданского законодательства, в том числе учитывая ее направленность на цели общей превенции соответствующих правонарушений, реализацию предписаний статьи 44 (часть 1) Конституции Российской Федерации и выполнение Российской Федерацией принятых на себя международных обязательств.

Одновременно, Конституционный Суд указал, что отсутствуют основания полагать, что статьями 1301, 1311 и пунктом 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации, предусматривающими данную меру ответственности, не учитывается принцип соразмерности ответственности совершенному правонарушению, ввиду чего суд, следуя данному указанию и исходя из общих начал гражданского законодательства, не лишен возможности принять во внимание материальное положение ответчика - индивидуального предпринимателя, факт совершения им правонарушения впервые, степень разумности и добросовестности, проявленные им при совершении действия, квалифицируемого как правонарушение, и другие обстоятельства, например наличие у него несовершеннолетних детей. 

Проверяя конституционность положений абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК Российской Федерации, прямо дозволяющего при наличии определенных условий и с учетом характера и последствий нарушения возможность снижения размера компенсации ниже предела, установленного подпунктом 1 статьи 1301, подпунктом 1 статьи 1311 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса, но не более чем до пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения в ситуации, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что не исключаются ситуации, при которых определяемая на основании указанных норм Гражданского кодекса Российской Федерации мера ответственности за однократное нарушение исключительных прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации - даже принимая во внимание его характер и последствия, а также другие обстоятельства дела - может оказаться чрезмерной, не отвечающей требованиям разумности и справедливости. Причем, если применение подобной санкции к нарушителю - юридическому лицу обычно не приводит к непропорциональному вторжению в имущественную сферу его участников - физических лиц, то в отношении индивидуального предпринимателя оно не исключает возложение на нарушителя столь серьезных имущественных обязательств, что их исполнение, в свою очередь, может не только поставить под сомнение продолжение им предпринимательской деятельности (что само по себе можно рассматривать как конституционно допустимое следствие совершенного правонарушения), но и крайне негативно отразиться на его жизненной ситуации. При этом - учитывая, что в силу статьи 24 Гражданского кодекса Российской Федерации Российской Федерации гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание, - последствия применения данной санкции сохраняются для нарушителя даже после прекращения им предпринимательской деятельности.

В Постановлении № 28-П также отмечено, что вводимые федеральным законодателем ограничения должны обеспечивать достижение конституционно значимых целей и не быть чрезмерными; принцип соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному правонарушению, относящийся к числу общепризнанных принципов права, нашедших отражение в Конституции Российской Федерации, предполагает дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания. Нельзя исключать, что при некоторых обстоятельствах размер ответственности, к которой привлекается нарушитель прав на объекты интеллектуальной собственности, в сопоставлении с совершенным им деянием может превысить допустимый с точки зрения принципов равенства и справедливости предел и тем самым привести к нарушению статей 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, а в конечном счете - к нарушению ее статьи 21, гарантирующей охрану государством достоинства личности и не допускающей наказаний, унижающих человеческое достоинство. Устанавливаемые в целях защиты конституционно значимых ценностей, должны определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении которого они применяются) тому вреду, который причинен в результате противоправного деяния, с тем чтобы обеспечивались соразмерность мер уголовного и административного наказания совершенному правонарушению, а также баланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств. Взыскание предусмотренной подпунктом 1 статьи 1301, подпунктом 1 статьи 1311 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации компенсации за нарушение интеллектуальных прав, будучи штрафной санкцией, преследующей в том числе публичные цели пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности, является, тем не менее, частноправовым институтом, в рамках которого защита имущественных прав правообладателя должна осуществляться с соблюдением вытекающих из Конституции Российской Федерации требований справедливости, равенства и соразмерности, а также запрета на осуществление прав и свобод человека и гражданина с нарушением прав и свобод других лиц. Учитывая, что при рассмотрении дела о защите интеллектуальных прав на стороне истца может выступать экономически более сильное, нежели ответчик, лицо, отсутствие у суда правомочия при наличии определенных обстоятельств снижать размер компенсации за однократное неправомерное использование нескольких результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации ниже установленных законом пределов может привести - вопреки конституционным требованиям справедливости и равенства - к явной несоразмерности налагаемой на ответчика имущественной санкции ущербу, причиненному правообладателю, и тем самым - к нарушению баланса их прав и законных интересов, которые защищаются статьями 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации и соблюдение которых гарантируется основанными на этих статьях принципами гражданско-правовой ответственности в сфере предпринимательской деятельности. Отсутствие у суда, столкнувшегося с необходимостью применения на основании прямого указания закона санкции, являющейся - с учетом обстоятельств конкретного дела - явно несправедливой и несоразмерной допущенному нарушению, возможности снизить ее размер ниже установленного законом предела подрывает доверие граждан как к закону, так и к суду.

Вместе с тем, апелляционный суд принял во внимание, что предметом проверки конституционности являлись положения абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, которые дозволяли снижение компенсации в случае, если  одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат одному правообладателю. При этом, положения названной статьи являются  единственными в части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые  оперируют понятием снижения размера компенсации за нарушение исключительного права.

Апелляционный суд установил, что судебной практикой соответствующая правовая позиция Конституционного суда Российской Федерации  воспринимается как исключающая возможность ссылки на пункт 3 ст. 1252 ГК РФ в случае необходимости снижения размера компенсации за однократное правонарушение (нарушение одним действием прав на один объект интеллектуальной собственности или результат интеллектуальной деятельности одного правообладателя) и соответственно исключающее возможность снижения размера компенсации в случаях указанного однократного нарушения, возможность принятия доводов ответчика-индивидуального предпринимателя о тяжелой жизненной ситуации, в свете которой применяемая санкция влечет нарушение основополагающих конституционных прав и существенное нарушение баланса интересов сторон.

Данное толкование основано на том, что определенный в двукратном размере стоимости права использования товарного знака размер компенсации является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом. Ответчик вправе оспорить стоимость права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на основании которой истцом рассчитан размер компенсации, но не вправе заявлять о снижении такового в зависимости от материального положения и жизненных обстоятельств. Приведенные  в пункте 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" обстоятельства, подлежащие учету при определении размера компенсации (характер нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя, вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя) подлежат учету лишь при рассмотрении требований о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, но не требований о взыскании компенсации в размере двукратной стоимости лицензионного пользования.

При изложенных обстоятельствах, апелляционный суд посчитал, что сложившееся толкование норм материального права влечет заведомое неравенство положений ответчиков, выражающееся в том, что в случае компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей закон прямо устанавливает минимальный размер компенсации в сумме, исключающей возможность породить для ответчика ситуацию, указанную в Постановлении Конституционного Суда РФ № 28-П, и при этом у суда имеются механизмы для определения соразмерности заявленной компенсации последствиям нарушения; в случае взыскании компенсации за множественное нарушение исключительных прав одним действием возможность такого снижения прямо установлена законом и дополнительно разъяснена Конституционным Судом РФ, а в случае компенсации, определенной исходя из двукратной стоимости контрафактных экземпляров (товаров) или двукратного размера стоимости права использования, правовой механизм учета тяжелых жизненных обстоятельств ответчика – индивидуального предпринимателя отсутствует.

В связи с указанным апелляционным судом был направлен запрос  в Конституционный Суд  Российской Федерации о признании неконституционным сложившегося судебного толкования норм подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, как исключающих возможность снижения судом размера компенсации за нарушение исключительных прав правообладателя товарного знака, определенного истцом в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, по заявлению ответчика-индивидуального предпринимателя, ссылающегося на тяжелую жизненную ситуацию, в случае, когда одним действием нарушено право на один товарный знак.

В принятом по запросу апелляционного суда Конституционным Судом Российской Федерации Постановлении от 24.07.2020 №40-П указано, что суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации величины. При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (т.е. не может составлять менее стоимости права использования товарного знака).

Конституционный Суд указал, что сформулированные в Постановлении № 28-П правовые позиции имеют общий (универсальный) характер в том смысле, что должны учитываться не только при применении тех же самых норм Гражданского кодекса Российской Федерации, которые стали непосредственным предметом проверки Конституционного Суда Российской Федерации, и лишь в контексте идентичных обстоятельств дела, но и в аналогичных ситуациях. Соответственно, и в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Учитывая вышеизложенные разъяснения Конституционного Суда Российской Федерации, апелляционный суд установил следующее:

- в рассматриваемом споре подлежащая выплате компенсация многократно превышает стоимость фактически реализованного контрафактного товара, что в отсутствие доказательств значительных объемов реализации (в том числе исходя из доступного к обозрению на видеозаписи ассортимента реализуемых предпринимателем товаров как не свидетельствующего о том, что ответчик ведет торговлю именно и исключительно спорными товарами) с очевидностью свидетельствует о том, что размер причиненных правообладателям убытков значительно ниже, чем заявленная ко взысканию компенсация;

- правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат истцам, не является существенной частью предпринимательской деятельности ответчика, в силу чего не может быть констатирован грубый характер нарушения, намеренное и осознанное игнорирование прав истцов, ответчик лишь заблуждался относительно исчерпания прав истцов и должного порядка проверки контрафактности товара.

При изложенных обстоятельствах судом могут быть приняты во внимание и исследованы по существу доводы предпринимателя о снижении компенсации ниже установленного законом минимального размера (то есть ниже выявленной судом двукратной стоимости права лицензионного пользования спорными товарными знаками).

Как указано выше, на основании представленных в материалы дела ответчиком доказательств, судом первой инстанции было установлено, что согласно представленных в материалы дела налоговых деклараций, сданных в налоговый орган (л.д. 62-65), налоговая база для уплаты на вмененный доход ответчика составила 110 958 руб. за 2017 год, столько же за 2018 год.

Согласно представленной ответчиком справке УПФР в г. Шахты от 08.11.2019 размер страховой пенсии по инвалидности ФИО4 составляет 11 864,95 руб.; ежемесячная денежная выплата 2 590,24 руб.

ФИО4 имеет на иждивении и одна воспитывает двух несовершеннолетних детей - дочь Ульяну- ДД.ММ.ГГГГ года рождения и дочь Ксению- ДД.ММ.ГГГГ года рождения (л.д. 69,70).

Кроме того, ответчик является инвалидом второй группы по зрению, о чем представлена справка об установлении инвалидности от 01.03.2019 (повторно)- (л.д. 66). Согласно выписки глазной клиники «Эксимер» (л.д. 67), ей рекомендовано ежегодное лечение, состоящее из комплекса курсов, что требует денежных средств.

При таких обстоятельствах обосновано заявление ответчика о том, что заявленный истцами ко взысканию размер компенсации поставит ее в тяжелую жизненную ситуацию (на грань выживания), поскольку не соотносим с размером ее пенсии и получаемыми доходами от предпринимательской деятельности.

Суд первой инстанции правомерно учел, что требуемая истцами общая сумма компенсации – 400 000 руб. составляет общий доход предпринимателя от предпринимательской деятельности за четыре года. 

Апелляционный суд полагает, что указанное в достаточной мере обосновывает необходимость снижения размера компенсации, однако учитывает, что в Постановлении №40-П приведен максимальный предел такого снижения – не более чем вдвое (т.е. не может составлять менее стоимости права использования товарного знака). Судом же первой инстанции произведено снижение в большем размере, в силу чего решение суда подлежит изменению путем увеличения присужденной ко взысканию в пользу истцов суммы компенсации до 100 000 руб. в пользу каждого из истцов.

Изменение решения суда влечет перераспределение судебных расходов, понесенных сторонами по делу.

ЗАО «Корпорация «Мастернэт» было заявлено требование о взыскании с ответчика 1 110 руб. расходов на покупку товара, 200 руб. расходов на получение выписки из ЕГРИП, а также расходов по уплате пошлины.

ЗАО «ЗУБР ОВК» заявлено требование о взыскании расходов по уплате пошлины.

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении (статья 112 АПК РФ).

В пункте 2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» разъяснено, что перечень судебных издержек, предусмотренный указанными кодексами, не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом, административным истцом, заявителем (далее также - истцы) в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления, административного искового заявления, заявления (далее также - иски) в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости.

Указанные расходы понесены истцом в связи со сбором доказательств и являются необходимыми для реализации права на обращение в суд.

Расходы на получение выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - 200 руб. также  обоснованны и подтверждены документально.

Приобретение контрафактного товара вызвано необходимостью доказывания довода о нарушении исключительного права истца, указанные расходы относимы к предмету спора и подлежат компенсации истцу, по сути, составляют убытки истца, как расходы, понесенные в связи с необходимостью восстановления нарушенного права, в силу чего указанные расходы истца в размере 1 110 руб. также признаются судом обоснованными.

Порядок распределения судебных расходов между лицами, участвующими в деле, определен в статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в силу абзаца 2 части 1 которой, в случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В пункте 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10) отражено, что требование о взыскании компенсации носит имущественный характер. Вне зависимости от способа расчета суммы компенсации в исковом заявлении должна быть указана цена иска в твердой сумме (пункт 6 части 2 статьи 125 АПК РФ); исходя из размера заявленного требования, определяется подлежащая уплате государственная пошлина.

Применительно к порядку распределения судебных расходов между лицами, участвующими в деле, как он определен соответствующими положениями процессуального законодательства, Конституционный Суд Российской Федерации сформулировал следующие правовые позиции: возмещение судебных расходов осуществляется той стороне, в пользу которой вынесено решение суда, и на основании того судебного акта, которым спор разрешен по существу; при этом процессуальное законодательство исходит из того, что критерием присуждения судебных расходов является вывод суда о правомерности или неправомерности заявленного истцом требования; данный вывод, в свою очередь, непосредственно связан с содержащимся в резолютивной части судебного решения выводом о том, подлежит ли иск удовлетворению, поскольку только удовлетворение судом требования подтверждает правомерность принудительной реализации его через суд и влечет восстановление нарушенных прав и свобод, что в силу статей 19 (часть 1) и 46 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации и приводит к необходимости возмещения судебных расходов; в случае частичного удовлетворения иска и истец и ответчик в целях восстановления нарушенных прав и свобод вправе требовать присуждения понесенных ими в связи с необходимостью участия в судебном разбирательстве судебных расходов, но только в части, пропорциональной, соответственно, или объему удовлетворенных судом требований истца, или объему требований истца, в удовлетворении которых судом отказано (определения от 24.06.2014 N 1469-О, от 23.06.2015 N 1347-О, от 19.07.2016 N 1646-О, от 25.10.2016 N 2334-О и другие).

Ссылаясь на названные правовые позиции, Верховный Суд Российской Федерации в определении Судебной коллегии по экономическим спорам от 26.02.2020 N 305-ЭС19-26346 по делу А40-14914/2018 указал, что удовлетворение требований института о взыскании компенсации в меньшем размере, чем изначально заявленный, является частичным удовлетворением иска по смыслу части 1 статьи 110 АПК РФ и влечет отнесение судебных расходов на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Апеллянты полагают, что указанная позиция не подлежит применению в настоящем споре, поскольку истцами выбран способ защиты путем определения размера компенсации как двукратной стоимости лицензионного использования товарного знака, такой размер является одновременно максимальным и минимальным, ввиду чего истец не мог заявить требования в ином размере.

Указанные доводы отклоняются апелляционным судом как основанные на неверном понимании истцами сути приводимого ими в обоснование своей позиции Определения Верховного Суда РФ от 27.07.2020 № 150-ПЭК20 по делу № А40-14914/2018.

В указанном деле спор был рассмотрен с применением иного способа компенсации, нежели заявлено истцами в настоящем деле, при разрешении вопроса о взыскании расходов на оплату услуг представителя Верховным Судом обсужден вопрос о разумности и справедливости возложения на истца указанных расходов при конкретных обстоятельствах дела, в силу чего  выраженная правовая позиция не может подтверждать доводы истцов в отношении порядка распределения государственной пошлины в настоящем деле.

Кроме того, апелляционный суд отмечает, что применительно к отступлению от правила пропорционального распределения государственной пошлины при снижении неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, соответствующие разъяснения были неоднократно выражены в Постановлениях Пленумов ВАС РФ и ВС РФ, в то время как применительно к спорной ситуации такие разъяснения отсутствуют. Апелляционный суд не может принять доводы истцов, основанные на правовой позиции, выраженной в приведенном надзорном определении ВС РФ, принятом по иному вопросу в рамках дела с иными фактическими обстоятельствами.

При таких обстоятельствах апелляционный суд руководствуется правилами статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о пропорциональном отнесении судебных расходов на стороны в случае частичного удовлетворения иска.

Обществом «Корпорация «Мастернэт» при обращении с иском уплачено 4000 руб. государственной пошлины, хотя с учетом уточнения иска при цене иска в сумме 200 000 руб. размер государственной пошлины составлял 7000 руб. Иск удовлетворен на 50%. Соответственно 3500 руб. судебных расходов на оплату госпошлины остается на истце, 500 руб. взыскивается с ответчика в пользу указанного истца. 3000 руб. госпошлины в доход федерального бюджета не взыскивается, поскольку предприниматель представила документы об инвалидности.

Также с предпринимателя в пользу ЗАО «Корпорация «Мастернэт» надлежит взыскать 555 руб. расходов на приобретение товара, 100 руб. расходов на получение выписки из ЕГРИП.

Обществом «ЗУБР ОВК» при обращении с иском уплачено 7000 руб. государственной пошлины, иск удовлетворен на 50%. Соответственно 3500 руб. судебных расходов на оплату госпошлины остается на истце, 3500 руб. взыскивается с ответчика в пользу указанного истца. 

При подаче апелляционной жалобы истцами было заявлено ходатайство о зачете ранее уплаченной госпошлины. Так, ЗАО «Корпорация «Мастернэт» в рамках дела № А53-13783/2019 была уплачена пошлина в размере 2 800 руб., возврат которой произведен определением от 23.12.2019. ЗАО «ЗУБР ОВК» в рамках дела № А53-29493/2019 была уплачена пошлина в размере 2 800 руб., возврат которой произведен определением от 18.12.2019.  Ходатайство подлежит удовлетворению как документально обоснованное. Поскольку истцами совместно подана одна апелляционная жалоба, размер государственной пошлины составляет 3 000 руб. (ст. 333.21 НК РФ), а излишне уплаченная пошлина по 1300 руб. каждому из истцов подлежит возврату из федерального бюджета на основании ст. 333.40 НК РФ.

Учитывая, что апелляционная жалоба по существу спора удовлетворена, с ответчика в пользу каждого из истцов подлежит взысканию по 1500 руб. судебных расходов на оплату государственной пошлины по апелляционной жалобе.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 03.12.2019 по делу № А53-13931/2019 изменить, увеличив присужденные ко взысканию суммы.

Изложить абзацы второй и третий резолютивной части решения в следующей редакции:

«Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО4 в пользу закрытого акционерного общества  «Корпорация «Мастернэт» 100 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака №289226 «STAYER», 555 руб. расходов на приобретение товара, 500 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины по иску, 100 руб. расходов на получение выписки из ЕГРИП. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО4 в пользу закрытого акционерного общества  «Зубр ОВК» 100 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака №403435 «Зубр», 3 500 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины по иску».

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО4 в пользу закрытого акционерного общества  «Корпорация «Мастернэт» 1 500 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО4 в пользу закрытого акционерного общества  «Зубр ОВК» 1 500 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Возвратить закрытому акционерному обществу  «Корпорация «Мастернэт» из федерального бюджета 1 300 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной по апелляционной жалобе.

Возвратить закрытому акционерному обществу  «Зубр ОВК» из федерального бюджета 1 300 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной по апелляционной жалобе.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев с даты изготовления полного текста постановления.

Председательствующий М.Н. Малыхина

СудьиР.А. Абраменко

О.А. Сулименко