ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-81379/2023

24 октября 2024 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть постановления объявлена     14 октября 2024 года

Постановление изготовлено в полном объеме  24 октября 2024 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Горбачева О.В.

судей  Протас Н.И., Зотеева Л.В.

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем с/з Петуховым И.Я.

при участии:  

от истца (заявителя): ФИО1 по доверенности от 17.07.2024

от ответчика (должника): ФИО2 по доверенности от 29.11.2023

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-22333/2024)  (заявление)  ООО "ЭНЕРГЕТИКА"  на решение  Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.05.2024 по делу № А56-81379/2023, принятое

по иску (заявлению)  ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЭНЕРГЕТИКА»

к  ООО "ЭНЕРГЕТИКА" 

о защите  исключительных прав 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "Энергетика" (адрес: 197349, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, пр-кт Комендантский, д. 4, литера А, помещ. 12-Н, офис 306, ОГРН: 

<

***>, далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Энергетика" (адрес: 197349, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, пр-кт Комендантский, д. 4, литера А, помещ. 23-Н, офис 507В, каб.3, ОГРН: 

<

***>, далее - ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству №  710673 в размере 2 000 000 рублей, на товарный знак   по свидетельству № 716457 в размере  4 000 000 рублей,  товарный знак № 733030 в размере 4 000 000 рублей

Кроме того, истец просил запретить Ответчику использование  товарных знаков № 710673, № 716457, № 733030, запретить Ответчику использование в фирменном наименовании слова «Энергетика», взыскать 10 000 руб. судебной неустойки в день за неисполнение судебного акта, начиная с десятого дня вступления в законную силу судебного акта, изъять из оборота контрафактные товары, принадлежащие ответчику, на которых размещены товарные знаки № 716457, 733030, и обязать Ответчика уничтожить такие товары за свой счет.

Решением суда первой инстанции от 23.05.2024 заявленные требования удовлетворены частично. С общества с ограниченной ответственностью "Энергетика" в пользу общества с ограниченной ответственностью Производственная компания "Энергетика" взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки  в размере  1 000 000 руб. Ответчику запрещено использование товарных знаков № 710673, № 716457, № 733030. Удовлетворено требование об изъятии из оборота контрафактных товаров, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью "Энергетика", на которых размещены товарные знаки № 716457, 733030, и обязании  уничтожить такие товары за счет общества с ограниченной ответственностью "Энергетика". В остальной части в удовлетворении иска отказано.

В апелляционной жалобе  ответчик, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции отменить и отказать в удовлетворении требований. По мнению подателя жалобы, судом первой инстанции не учтено то обстоятельство, что  товары со спорными  товарными знаками  приобретались  в рамках  деятельности группы компаний с согласия истца в связи с чем к правоотношениям подлежат  применению положения  ст. 1486, 1487 ГК РФ. Кроме того,  ответчик полагает, что судом  необоснованно не приняты доводы  о злоупотреблении истцом правами.

В судебном заседании представитель ответчика доводы жалобы поддержал, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель истца с жалобой не согласился, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.  

Как следует из материалов дела ООО ПК «Энергетика» зарегистрировано 18.06.2018 с присвоением основного государственного регистрационного номера 

<

***>, является обладателем исключительных прав на следующие товарные знаки: 

изобразительный знак, зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности за № 710673 по 2, 11, 17, 19, 20 классам МКТУ с датой приоритета 10.07.2018 (далее - товарный знак № 1), 

изобразительный знак, зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности за № 716457 по 6, 9, 11, 17, 20 классам МКТУ с датой приоритета 10.07.2018 (далее - товарный знак № 2), 

комбинированный знак, зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности за № 733030 по 9 и 20 классам МКТУ с датой приоритета 10.07.2018 (далее - товарный знак № 3). 

ООО «Энергетика» зарегистрировано 14.11.2018 за основным государственным регистрационным номером 

<

***>. 

В обоснование исковых требований истец указал, что ему стало известно об использовании  ответчиком  товарных знаков:

Товарный знак  по свидетельству № 710673 используется в рамках деловой переписки и в качестве обозначения, индивидуализирующего предприятие ООО «Энергетика», при идентификации своего представительского офиса, а также сайта в интернете, 

Товарные  знаки по свидетельствам № 716457 и № 733030 используются в качестве логотипа и обозначения реализуемой ответчиком продукции.

   В рамках  закупочной деятельности истцом у ответчика был приобретен  товар, содержащие обозначения, сходные до степени смешения с  товарными знаками  по свидетельствам № 716457 и № 733030, в подтверждение чего в материалы дела представлены  товарные накладные № 108 от 21.06.2022, № 113 от 01.07.2022, № 267 от 23.08.2022, № 293 от 02.09.2022.

09.01.2023  в адрес ответчика направлены требования  о прекращении  использования фирменного наименования, прекращении использования товарных знаков и  выплате компенсации в размере 10 000 000 рублей.

Поскольку требования претензии в добровольном порядке  ответчиком не были исполнены, истец обратился  в суд.

Ответчик, возражая против заявленных требований указал, что  в период с  18.06.2018  по 24.05.2022  учредителем с долей 50% и генеральным директором истца являлся  ФИО3

ФИО3 также является учредителем и генеральным директором  ответчика.  

Обозначения, до регистрации их в качестве  товарных знаков, использовались Обществом с ограниченной ответственностью «Энергетика» (ИНН 

<

***>, дата регистрации в качестве юридического лица 31.08.2016) с 2016 года. При этом, ФИО3  являлся учредителем  данного  юридического лица, ликвидированного в последствии. «Энергетика» (ИНН 

<

***>), истец и ответчик  входили в одну группу компаний под руководством ФИО3 В связи с наличием корпоративного конфликта между учредителями истца  ФИО3 и ФИО4, ФИО3 24.05.2022 вышел из состава учредителей истца и  покинул пост генерального директора  истца. По мнению ответчика, обращение с  данным иском  является  для истца возможность  нивелировать  негативные  последствия в результате принятия судебных актов по делу № А56-105305/2022, в соответствии с которым в пользу ФИО3  взысканы денежные средства в сумме 10 110 500 рублей в качестве  действительной стоимости доли, что свидетельствует  о злоупотреблении правом.

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя  заявленные требования, признал доказанным как факт принадлежности истцу исключительных прав на товарные  знаки, так и факт  использования ответчиком  обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками  при  осуществлении деятельности по реализации однородных товаров.  При определении размера компенсации суд первой инстанции дал оценку представленным в материалы дела доказательствам  и пришел к выводу о том, что компенсация  подлежит взысканию в размере 1000 000 рублей.

Поскольку вывод арбитражного суда о частичном отказе в удовлетворении исковых требований о запрете Ответчику использование в фирменном наименовании слова «Энергетика», взыскании 10 000 руб. судебной неустойки в день за неисполнение судебного акта, начиная с десятого дня вступления в законную силу судебного акта, а также  о взыскании компенсации в размере 9000 0000 рублей сторонами не оспаривается, в силу ст. 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, он не является предметом исследования и оценки апелляционного суда.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы апелляционной жалобы, считает, что  решение суда первой инстанции подлежит изменению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

 Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ), способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, или однородных им, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Факт принадлежности истцу исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам № 710673, № 716457, № 733030, а также факт использования ответчиком  обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками при осуществлении однородной деятельности и реализации однородных товаров подтвержден материалами дела.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных этим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно позиции, изложенной в пункте 59 Постановления N 10, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных ГК РФ, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации  за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 10 000 000 рублей.

Суд первой инстанции, учитывая возражения ответчика относительно размера компенсации, характер допущенного ответчиком нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, определил размер компенсации  в сумме 1 000 000 руб.

Оснований для переоценки  выводов суда первой инстанции в отношении  размера компенсации  апелляционный суд не усматривает.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 57 Постановления N 10, в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения.

Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет") также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Как установил суд  первой инстанции, представленными в материалы дела доказательствами в их совокупности и взаимной связи подтверждается факт использования ответчиком товарных знаков в отсутствие на то разрешения истца, при этом не представлено доказательств того, что на момент рассмотрения спора ответчик полностью  перестал осуществлять использование спорных товарных знаков. 

Принимая во внимание изложенные обстоятельства и разъяснения, изложенные в пункте 57 Постановления N 10, суд апелляционный инстанции приходит к выводу о правомерности удовлетворения судом  данного нематериального требования истца.

Доводы  ответчика о необоснованном неприменении к спорным правоотношениям  положений   ст. 1486, 1487 ГК РФ  отклоняются апелляционным судом по следующим основаниям.

Системное толкование норм статей 1478, 1484, 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что действующее законодательство в целях обеспечения реального функционирования товарных знаков в гражданском обороте вводит общее требование о необходимости использования зарегистрированного средства индивидуализации.

Установление обстоятельств использования товарного знака под контролем правообладателя в частности по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ является достаточным основанием для вывода о надлежащем использовании товарного знака.

Ответчик, ссылаясь  на осуществление использования  товарных знаков под контролем правообладателя указывает на аффилированность   истца и ответчика.

Вместе с тем, подателем жалобы  не учтено то обстоятельство, что с мая 2022 года, после выхода  ФИО3   из состава участников  истца и прекращения деятельности в качестве генерального директора, истец и ответчик не являются аффилированными.

В рамках данного спора  истцом заявлены требования, основанные на использовании ответчиком  обозначений сходных до степени смешения с товарными знаками истца  за период с 21.06.2022, то есть после того, как  данные юридические лица перестали быть аффилированными по отношению друг к другу.

  При таких обстоятельствах использование ответчиком товарных знаков после 21.06.2022  не может быть признано  осуществляемым под контролем  истца.

Доводы  о злоупотреблении  истцом своими правами также подлежат отклонению.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения приведенных требований суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие, иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

По смыслу приведенных норм права для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 названного Кодекса.

 Наличие либо отсутствие  корпоративного конфликта само по себе не влияет на необходимость защиты исключительных прав на товарные знаки.

Вопросы реализации либо не реализации участниками настоящего спора тех или иных возможностей в отношении иных споров не входят в предмет исследования по настоящему делу, не влияют на оценку заявленных требований по существу.

Доводы ответчика  о том, что путем подачи настоящего иска истец пытается достигнуть иные цели в рамках корпоративно-спорных отношениях, отклоняются апелляционным судом  поскольку подобные обстоятельства, так же как и приведенные ответчиком доводы не доказывают того, что подача истцом настоящего иска является злоупотреблением правом.

На основании изложенного суд первой инстанции правомерно удовлетворил исковые требования в указанной части.

Вместе с тем, апелляционный суд считает, что судом первой инстанции  при удовлетворении требований  об изъятии из оборота контрафактных товаров, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью "Энергетика", на которых размещены товарные знаки № 716457, 733030, и обязании уничтожить такие товары за счет общества с ограниченной ответственностью "Энергетика",  не учтено следующее.

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется путем предъявления требований, перечисленных в пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе требований о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя, о возмещении убытков лицом, неправомерно использовавшим результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем либо иным образом нарушившим его исключительное право и причинившее ему ущерб. 

Одним из способов защиты гражданских прав является восстановление положения, существовавшего до нарушения права и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (абзац 3 статьи 12 ГК РФ). 

Данный способ защиты предполагает необходимость доказать законность положения, которое истец желает восстановить, а также то обстоятельство, что прежнее (существовавшее ранее) положение кем-то нарушено и (или) продолжает нарушаться. 

Согласно абзацу второму пункта 75 постановления № 10 решение об изъятии из оборота и уничтожении принимается судом лишь в случае, если установлено наличие у ответчика контрафактных материальных носителей. При отсутствии соответствующего заявления обладателя исключительного права данный вопрос должен быть вынесен на обсуждение сторон. 

Между тем, материалы дела не содержат доказательств того, какие конкретно контрафактные товары имеются в распоряжении ответчика и должны быть изъяты из оборота и уничтожены. 

Так, Истец не указал конкретный перечень продукции, которую необходимо изъять из гражданского оборота и уничтожить, не установил период ее производства, а также факт ее нахождения именно у Ответчика.

Поскольку в материалах дела отсутствуют  индивидуализирующие  признаки подлежащего изъятию и уничтожению товара, с необходимой достоверностью подтверждающие указанные обстоятельства, а  также  доказательства  подтверждающие факт нахождения какого-либо товара  именно у ответчика, требования  истца  в указанной части  носят абстрактный характер и  фактически неисполнимо, в связи с чем удовлетворению не подлежит. 

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются между сторонами  в соответствии с положениями  ст. 110 АПК РФ,  с учетом количества заявленных требований и принципа пропорционального распределения.

Руководствуясь статьями  269 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.05.2024 по делу № А56-81379/2023 изменить, изложив резолютивную часть решения в следующей редакции.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Энергетика" в пользу общества с ограниченной ответственностью Производственная компания "Энергетика" компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки  по свидетельствам № 710673, № 716457, № 733030 в размере 1 000 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 31 300 руб. 

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Энергетика" использование товарных знаков по свидетельствам  № 710673, № 716457, № 733030. 

В остальной части в удовлетворении иска отказать.

Постановление  может  быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

 

О.В. Горбачева

Судьи

 

Н.И. Протас

 

Л.В. Зотеева