Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-336597/19-5-2613

15 октября 2020 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 16 сентября 2020 года

Решение в полном объеме изготовлено 15 октября 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Киселевой Е.Н. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 05.02.2003, ИНН: 

<

***>, адрес: 121059, 

<

...>) 

к ответчику: Акционерное общество «Арзамасский машиностроительный завод» (607220, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 16.09.2002, ИНН: 

<

***>) 

третьи лица: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (адрес: 123995, 

<

...>); Министерство Финансов Российской Федерации (адрес: 109097, 

<

...>) 

о взыскании 1 300 000 руб. и обязании представить отчетную документацию. 

в заседании приняли участие: 

от истца: ФИО2 по дов. №15 от 15.06.2020 г., диплом; 

от ответчика: ФИО3 по дов. № 101 от 06.08.2020г., диплом; 

от третьих лиц: не явились, извещены;

Установил:

ФГБУ «ФАПРИД» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к АО «АМЗ» о взыскании с ответчика штрафа в размере 1 300 000 руб. за ненадлежащее исполнение условий лицензионного договора, а также обязании ответчика предоставить отчетную документацию по лицензионному договору за II-IV кв. 2016 г., I-IV кв. 2017, I-IV кв. 2018, 1-II кв. 2019.

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязательств по лицензионному договору от 02.03.2010 № 1-01-00068.

Ответчик заявленные требования не признал, по доводам письменного отзыва на иск, заявил о пропуске истцом срока исковой давности.

Третьи лица в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, суд счел возможным рассмотрение дела в их отсутствие в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Выслушав представителей истца, ответчика, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

При рассмотрении дела было установлено, что между ФГБУ «ФАПРИД» (лицензиар), и ОАО «Арзамасский машиностроительный завод» (Лицензиат) заключен Лицензионный договору от 02.03.2010 № 1-01-10-00068 (далее - Договор) о предоставлении ответчику неисключительного права на использование результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД), права на которые принадлежат Российской Федерации.

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ новое наименование общества - Публичное акционерное общество «Арзамасский машиностроительный завод» (ПАО «АМЗ»).

В соответствии с п. 7.2 Договора за предоставленное право на использование РИД, Лицензиат уплачивает платеж в пользу Российской Федерации в размере 1 463 807, 84 долл. США.

Лицензионный платеж перечисляется Лицензиатом на счет Лицензиара ; пропорциональными платежами по отношению к средствам, поступающим на счет Лицензиата согласно условиям договора комиссии в течение 30 (тридцати) дней с дат поступления соответствующих средств за поставляемую продукцию.

В соответствии с п. 9.1. Договора, Лицензиат в течение 30 (тридцати) дней, следующих за отчетным периодом, представляет Лицензиару отчетную документацию, предусмотренную п. 1.9. Договора, в том числе отчет о выполнении Договора по форме, указанной в разделе 14 Договора (в соответствии со ст. 1237 ГК РФ), содержащий сведения о дате и сумме полученной Лицензиатом выручки от использования РИД.

Под «Отчетной документацией» согласно п. 1.9 Лицензионного договора понимается: отчет о выполнении лицензионного договора согласно форме, указанной в разделе 14 Лицензионного договора; выписка из банка о поступлении денежных средств на расчетный счет Лицензиата по договору комиссии; копия экспортной лицензии на поставку продукции по контракту; копия оформленного паспорта сделки на реализацию продукции по контракту; копии документов, подтверждающих факт отгрузки продукции, в том числе копия грузовой таможенной декларации на отгрузку партии продукции по контракту;

Под «Отчетным периодом» согласно п. 1.8 Лицензионного договора понимается каждый календарный квартал в течение срока действия Лицензионного договора.

Как указывает истец, обязательство по предоставлению отчетной документации является единственной мерой контроля за надлежащим исполнением условий Договора со стороны Предприятия. Только из отчетной документации, предоставляемой Предприятием ФГБУ «ФАПРИД» получает сведения о поступлении валютной выручки по контракту. Следовательно, только с поступлением отчетной документации ФГБУ «ФАПРИД» имеет возможность установить факт поступления валютной выручки на счет Предприятия, а также контролировать своевременность оплаты платежей и размер лицензионных платежей, подлежащих перечислению в бюджет Российской Федерации.

Обязанность предоставить отчетную документацию возникает у ответчика в течение 30 дней, следующих за каждым отчетным периодом.

Крайняя дата предоставления отчетной документации за:

II квартал 2016 года - 31 июля 2016 года;

III квартал 2016 года - 31 октября 2016 года;

IV квартал 2016 года - 31 января 2017 года;

I квартал 2017 года - 30 апреля 2017 года;

II квартал 2017 года - 31 июля 2017 года;

III квартал 2017 года - 31 октября 2017 года;

IV квартал 2017 года - 31 января 2018 года;

I квартал 2018 года - 30 апреля 2018 года;

II квартал 2018 года - 31 июля 2018 года;

III квартал 2018 года - 31 октября 2018 года;

IV квартал 2018 года - 31 января 2019 года;

I квартал 2019 года - 30 апреля 2019 года;

II квартал 2019 года - 31 июля 2019 года.

Согласно п. 1.9 лицензионного договора в отчетной документации отражается информация о поступлении денежных средств на расчетный счет Лицензиата (валютная выручка за поставленную продукцию).

Предоставление отчетной документации необходимо для правильного исчисления лицензионного платежа и своевременного его зачисления в федеральный бюджет.

Между тем, истец считает, что предприятием допущены факты ненадлежащего исполнения обязательств по лицензионному договору, а следовательно, к нему применимы положения раздела 10 лицензионного договора, предусматривающий штраф за нарушение обязательств.

Так, согласно разделу 10 лицензионного договора, Лицензиат выплачивает Лицензиару штраф в размере 100 000 руб. за нарушение пункта 10.2 Лицензионного договора о представлении Лицензиару отчетной документации в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом.

Поскольку предприятием не исполнена обязанность по предоставлению отчетной документации за II-IV кв. 2016 г., I-IV кв. 2017 г., I-IV кв. 2018 г., I-II кв. 2019г. (13 отчетных периодов) в течение 30 календарных дней, следующих за отчетными периодами (п. 10.2 лицензионного договора), и нарушило условия лицензионного договора и п. 1 ст. 1237 ГК РФ, оно обязано оплатить в доход федерального бюджета штраф в размере 1 300 000 руб. (100 000 руб. х 13 отчетных периодов).

В адрес предприятия была направлена претензия 02.09.2019 исх. № 1454/5-3-ГИ с требованием предоставить отчетную документацию, и оплатить штраф в размере 1 300 000 руб.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец обратился в суд с настоящим требованием.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Согласно пункту 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. 

Как следует из раздела 2 лицензионного договора. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия договора право на использование результатов интеллектуальной деятельности с целью выполнения обязательств Лицензиата в соответствии с условиями Договора комиссии и Контракта, а Лицензиат уплачивает Лицензиару за право пользования результатами интеллектуальной деятельности платеж в соответствии с п. 7.1. Договора.

Согласно п. 5.1. Договора Лицензиат обязуется использовать результаты интеллектуальной деятельности исключительно в целях выполнения Контракта.

Как следует из положений раздела 1 и 2 договора, неисключительная лицензия предоставляется на использование результатов интеллектуальной деятельности в целях выполнения Контракта от 26.02.2009г. №Р/988706110098, заключенного в интересах ответчика ОАО «Рособоронэкспорт» на основании Дополнения №Р/988706110098-911741 от 06.07.2009г. к договору комиссии от 25.02.2009г. №Р/988706110098-910301 для реализации продукции ответчика на территории Йеменской Республики.

Как установлено п. 13.1 Договора он считается заключенным с момента его подписания и действует до истечения срока действия контракта. Каких-либо иных условий в отношении прекращения отдельных пунктов договора в ином порядке лицензионный договор не содержит. 

Следовательно, продолжают действовать все положения лицензионного договора, в том числе и обязанность Предприятия по представлению отчетной документации. Также лицензионный договор не содержит разделения обязанности по представлению отчетной документации только с отражением поступившей валютной выручки и не снимает обязанность по представлению отчетной документации в периоды, когда выручка не поступает на счет Предприятия.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик указал, что требования об уплате штрафа за непредоставление отчетной документации за спорный период не подлежат удовлетворению, поскольку в исковом заявлении периоды ответчик не осуществлял использование РИД (продукция не отгружалась, выручка от покупателя не поступала, дополнительные соглашения не подписывались), в связи с чем, у ответчика отсутствует обязанность по предоставлению соответствующих отчетов, поскольку обязанность по предоставлению отчетов, в соответствии с условиями лицензионного договора, обусловлена исключительно фактом использования результатов интеллектуальной деятельности, при этом, предоставление «нулевых» отчетов (о неиспользовании результатов интеллектуальной деятельности) Лицензионным договором не предусмотрено.

Однако, на основании условий п. 13.1. Договора, в спорный период договор являлся действующим. Доказательств обратного суду не представлено. Условиями договора предусмотрено предоставление отчетной документации в определенный срок, при этом исключений в отношении п. 9.1. Договора, не предусмотрено. Таким образом, отсутствие фактических оснований для составления и предоставления какой-либо отчетной документации или неполучение ответчиком выручки, не является основанием для не предоставления отчетов истцу. 

Довод ответчика о том, что обязательство по предоставлению отчетов прекратилось 16.07.2010г. ввиду осуществления поставки по Контракту, судом отклоняется. 

В соответствии с условиями договора, обязательство по оплате лицензионного платежа возникает у ответчика в случае поступления денежных средств за поставляемую продукцию по договору комиссии.

Факт поставки товара не свидетельствует о исполнении обязательств по его оплате.  

Кроме того, только из отчетов истец может узнать о поступлении/не поступлении выручки, т.е. истец не может без предоставления информации знать об отсутствии фактических оснований для составления отчетов. Данных о невозможности использования результатов интеллектуальной деятельности, а также информированности об этом истца, в материалы дела не представлено.

Уведомлений от ответчика об исполнении Договора комиссии в полном объеме, в адрес истца не поступало. Доказательств направления такого уведомления, суду ответчиком не представлено.  

Истец начислил ответчику штраф за исполнение обязанности по предоставлению отчетной документации за II-IV кв. 2016 г., I-IV кв. 2017 г., I-IV кв. 2018 г., I-II кв. 2019г. (13 отчетных периодов)

Ответчиком заявлено о пропуске срока исковой давности за период с 2 квартала 2016г. по 3 квартал 2016г. 

С настоящим иском истец обратился в суд 24.12.2019 г.

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (ст. 195 ГК РФ). В соответствии с положениями ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности устанавливается в три года. В соответствии с п. 1 ст. 200 ГК РФ, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. 

В соответствии с п. 9.1 лицензионного договора обязательства по предоставлению отчетной документации возникают у АО «АМЗ» в течение 30 дней, следующих за каждым отчетным периодом.

Таким образом, требования истца об оплате штрафа за непредставление отчетной документации и обязании предоставить документацию за период II, III квартал 2016 года предъявлены за пределами срока исковой давности.

Пунктом 10.2 Лицензионного договора установлен штраф за нарушение принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 9.1 Договора: виновная сторона выплачивает другой стороне штраф в размере 100 000 руб.

Ответчиком заявлено о применении положений ст. 333 ГК РФ.

В силу п. 1 ст. 333 Гражданского кодекса РФ суд вправе уменьшить размер неустойки/штрафа, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Как следует из информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 14 июля 1997 года № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» основанием для применения статьи 333 ГК РФ может служить только явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств. Доказательства, подтверждающие явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств, представляются лицом, заявившим о несоразмерности неустойки.

Как разъяснено пунктами 71, 73 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», если должником является коммерческая организация, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ). Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 21 декабря 2000 года № 263-О, предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств направлена на установление баланса между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Применение неустойки направлено на компенсацию потерь кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств должником, и не является способом получения стороной обогащения за счет другой стороны.

С учетом компенсационного характера гражданско-правовой ответственности под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается выплата кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.

При рассмотрении настоящего спора суд, исходя из фактических обстоятельств дела, оценивая соразмерность заявленной к взысканию суммы возможным финансовым последствиям для каждой из сторон, пришел к выводу о наличии оснований для снижения неустойки.

Суд признает обоснованными доводы ответчика об отсутствие негативных последствий для истца и основываясь на том, что степень соразмерности начисленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, оценив указанный критерий исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств настоящего дела, пришел к выводу о наличии правовых оснований для снижения заявленного размера неустойки.

Суд полагает, что снижение суммы штраф до 25 000 руб. за каждый факт нарушения предоставления отчетности обеспечит баланс интересов сторон и позволит истцу по встречному иску в должной мере компенсировать имущественные потери в результате нарушения ответчиком своих обязательств по договору.

Делая такой вывод, суд принимает во внимание принцип соразмерности гражданско-правовой ответственности последствиям нарушения обязательства.

При этом истцом не представлено доказательств наличия существенных негативных последствий, вызванных ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору. 

Кроме того, суд принимает во внимание, что согласно п. 5.3. Договора, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиатом обязанностей в соответствии с разделом 9 Договора, в том числе при предоставлении недостоверной информации, Лицензиат оплачивает Лицензиару штраф в размере 20 000 руб.

Поскольку факт несвоевременного исполнения ответчиком обязательства судом установлен, в соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, требование истца о взыскании с ответчика штрафа подлежит удовлетворению частично в сумме 275 000 руб. 00 коп. (25 000 руб. х 11 (количество фактов нарушения обязательства)). В остальной части требования о взыскании штрафа удовлетворению не подлежат.

Удовлетворяя требование об обязании представить отчетную документацию за 4 кв. 2016 

<

...> кв . 2018 г., 1-2 кв. 2019 г. (с учетом срока исковой давности), суд повторно отмечает, что в соответствии с разделом 2 лицензионного договора право на использование РИД предоставляется на срок действия именно лицензионного договора.

В соответствии с п. 7.3 Договора даже после прекращения срока действия лицензионного договора положения его будут применяться до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы отношения сторон, связанные с платежами, обязательства по которым возникли в период действия договора. Лицензионный договор до настоящего момента не расторгнут, не закрыт исполнением и, следовательно, является действующим. Помимо того, в соответствии с п. 7.4 Договора выполнение обязательств по договору оформляется актом выполнения обязательств, который также сторонами не подписан.

Кроме того, согласно отчетной документации, предоставленной в ФГБУ «ФАПРИД» валютная выручка поступила на счет лицензиата в размере 33 458 516 долл. США. Между тем, цена контракта составляет 49 586 283,66 долл. США. За изменением размера лицензионного платежа (на основании непроизводственных расходов или иных основаниях) Ответчик в ФГБУ «ФАПРИД» не обращался. Таким образом, как следует из изложенного, в отчетной документации должна быть отражена выручка в полном размере. Ответчиком не представлена отчетная документация на сумму 16 127 768 дол. США (49 586 283,66 долл. США - 33 458 516 долл. США). Данный факт также подтверждает действие условий лицензионного договора на момент настоящего судебного разбирательства.

Таким образом, предоставление отчетной документации в соответствии с п. 9.1 лицензионного договора является обязательным условием для ответчика и не зависит от действия Договора комиссии. При этом, документов подтверждающих исполнение Договора комиссии, в материалы дела ответчиком не представлено.

При таких обстоятельствах, иск подлежит частичному удовлетворению.

Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле, предусмотрено статьей 110 АПК РФ. 

В силу пункта 1 данной статьи судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Расходы по госпошлины распределяются судом с учетом итогов рассмотрения дела. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 12, 309, 310, 330, 333, 1235 ГК РФ ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Акционерного общества «Арзамасский машиностроительный завод» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) для перечисления в федеральный бюджет штраф 275 000 (двести семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп. 

Обязать Акционерное общество «Арзамасский машиностроительный завод» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) предоставить отчетную документацию за IV квартал 2016г., I-IV кварталы 2017г., I-IV кварталы 2018г., I-II кварталы 2019г. по лицензионному договору от 02.03.2010 № 1-01-10-00068. 

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с Акционерного общества «Арзамасский машиностроительный завод» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета Российской Федерации 32 000 (тридцать две тысячи) руб. 00 коп. госпошлины. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.

Судья Е.Н. Киселева