ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27 

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

дело № А32-36079/2022

город Ростов-на-Дону

18 июля 2024 года

15АП-5009/2024

 

Резолютивная часть постановления объявлена 15 июля 2024 года

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  Величко М.Г.

судей Сороки Я.Л., Шапкина П.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Семичасновым И.В.

при участии:

от истца посредством использования системы «Картотека арбитражных дел (онлайн-заседание)»: представитель ФИО1 по доверенности от 06.06.2024;

от ответчика: представителей не направил, извещен надлежащим образом;

от третьего лица: представителей не направили, извещены надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Яндекс»

на решение Арбитражного суда Краснодарского края от  15.02.2024 по делу № А32-36079/2022 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Яндекс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ответчику ФИО2

при участии третьих лиц: акционерного общества «Региональный сетевой информационный центр»; общества с ограниченной ответственностью «СэйлНэймс»

о запрете использования товарного знака, взыскании компенсации,

 

                                 УСТАНОВИЛ:

 

общество с ограниченной ответственностью «Яндекс» (далее - ООО «Яндекс», истец, общество) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ФИО2 (далее - ответчик) о признании администрирования домена yandextaksi.ru ФИО2, осуществляемое им до 21.01.2023, нарушением исключительных прав ООО «Яндекс» на общеизвестный товарный знак «yandex» (N 164), признанного общеизвестным с 01.01.2012; о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака «yandex» (N 164) в размере 500000 руб.; о взыскании почтовых расходов в размере 513 руб. 50 коп. (с учетом уточнений иска, л.д. 99-100, т. 1 и отказа истца от части исковых требований, л.д. 3, т.2).

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены  акционерное общество «Региональный сетевой информационный центр», общество с ограниченной ответственностью «СэйлНэймс».

Решением от 15.02.2024 в иске о признании администрирования домена yandextaksi.ru ФИО2, осуществляемое до 21.01.2023, нарушением исключительных прав ООО «Яндекс» на общеизвестный товарный знак «yandex» (N 164), признанного общеизвестным с 01.01.2012 и взыскании 500000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака «yandex» (N 164) отказано. В остальной части производство по делу прекращено.

Отказывая в иске, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что действия ответчика по администрированию спорного доменного имени в данном случае не являются актом недобросовестной конкуренции, что является существенным обстоятельством, исключающим взыскание компенсации.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение и принять по делу новый судебный акт о удовлетворении исковых требований. В обоснование жалобы заявитель указывает, что истец является правообладателем общеизвестного товарного знака «yandex» (№ 164) и данный факт ответчиком в суде первой инстанции оспорен не был. Материалами дела подтверждено, что ответчиком было зарегистрировано доменное имя - yandextaksi.ru, в котором используется общеизвестный товарный знак истца - «yandex» (№ 164), кроме этого, после регистрации ответчиком осуществлялись действия по дальнейшему администрированию указанного доменного имени.  Суд,  рассматривая требования истца, необоснованно оценивал действия ответчика по приобретению и использованию права на доменное имя на предмет добросовестной (недобросовестной) конкуренции, в то время как нарушением исключительного права на довольно общеизвестный товарный знак является не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественному этому общеизвестному товарному знаку или сходного до степени смешения с ним.  Истец отмечает, что предметом искового заявления являются не требования о признании  действий ответчика по администрированию доменного имени yandextaksi.ru актом недобросовестной конкуренции, а требования о признании действий ответчика нарушением исключительного права истца на общеизвестный товарный знак и взыскании за такое нарушение компенсации в размере 500 000 руб.

   В отзыве на жалобу ответчик просил оставить решение от 15.02.2024 без изменения, а апелляционную жалобу ООО «Яндекс» без удовлетворения.

В судебном заседании объявлено о замене в составе суда на основании определения Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 июля 2024 года судьи Барановой Ю.И. на судью Шапкина П.В. В соответствии с частью 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после замены судьи рассмотрение дела начато сначала.

В судебное заседание ответчик и третьи лица явку не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом согласно части 6 статьи 121, части 1 статьи 122 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом разъяснений, изложенных в пункте 5 постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», пунктов 16, 31 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов». В связи с изложенным, апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

            От ответчика в апелляционный суд во исполнение определения суда поступило письменное пояснение к отзыву на апелляционную жалобу и ходатайство о приобщении к материалам дела следующих документов, подтверждающих материальное положение ответчика:  выписка из Сбербанка России о кредите, отчёт по кредитной карте,  выписка из Т-банка о кредите; справки  2-НФДЛ; свидетельство о рождении несовершеннолетнего ребенка. 

          Ходатайство ответчика о приобщении к материалам дела удовлетворено судом, так как документы представлены во исполнение определения апелляционного суда.

Представитель истца в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы, на вопросы судебной коллегии дал пояснения.

 Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, ООО «Яндекс» является правообладателем товарного знака «yandex» (N 164).

Заключением Палаты по патентным спорам от 26.01.2016 (приложение к решению Роспатента от 20.02.2016 по заявке N 15-195 ОИ) обозначение «yandex» признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2012 в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама интерактивная в компьютерной сети» и услуг 42 класса МКТУ «предоставление поисковых средств для Интернета» на имя общества с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС», Россия.

Известность в РФ обозначения Яндекс  обусловлена его широким и продолжительным использованием. Поисковая система Яндекс входит в пятерку поисковых систем мира по количеству обработанных поисковых запросов и по популярности занимает первое место в России.

Как указывает общество, ему стало известно, что в сети «Интернет» функционирует сайт «yandextaksi.ru», в доменном имени которого используется обозначение «yandex», являющееся тождественным товарному знаку истца.

В соответствии с информацией, полученной от регистратора доменного имени ООО «Регистратор доменных имен Рег. Ру», администратором доменного имени «yandextaksi.ru» является ФИО2.

Истец указал, что не давал своего согласия на использование товарного знака «yandex» в указанном доменном имени.

По мнению истца, использование обозначения, тождественного товарному знаку «yandex» (N 164) в доменном имени и материалах и оформлении сайта вводит потребителей в заблуждение относительно принадлежности интернет-сайта истцу или его уполномоченным представителям. 

При этом нарушение прав на товарный знак имеет длящийся характер: доменное имя было зарегистрировано за ответчиком 27.02.2018  согласно данным сервиса Whois, предоставленным регистратором  доменных имен РЕГ.РУ.

В порядке досудебного урегулирования спора истец направил в адрес ответчика претензию с требованиями о прекращении использования товарного знака в доменном имени и выплате компенсации.

Неисполнение данных требований послужило для ООО «Яндекс» основанием для обращения с настоящим исковым заявлением в суд первой инстанции.

Отказывая в признании  администрирования доменом ответчиком нарушением исключительных прав общества и отказывая во взыскании заявленной компенсации в полном объеме, суд первой инстанции исходил из того, что истцом не доказан  факт осуществления ответчиком деятельности с использованием товарного знака истца, получения прибыли от имени ООО «Яндекс», и как следствие, причинения убытков последнему. Суд также указал, что обществом не представлено доказательств, свидетельствующих о наличии в действиях ответчика при использовании доменного имени yandextaksi.ru акта недобросовестной конкуренции. 

Между тем, по мнению апелляционной коллегии, судом первой инстанции не учтено следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Факт принадлежности исключительных прав на общеизвестный товарный знак истцу подтвержден материалами дела и ответчиком не оспаривался.

Судом апелляционной установлено, что доменное имя ответчика yandextaksi.ru сходно до степени смешения с общеизвестным товарным знаком истца «yandex» как по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), так и по семантическим (смысловым) признакам.

Письмом АО «Региональный сетевой информационный центр» от 30.09.2021 подтверждается, что администратором домена «yandextaksi.ru» являлся ФИО2.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Ответчиком в материалы дела не представлено согласие правообладателя на использование товарных знаков. Доказательства заключения с правообладателем лицензионных договоров на использование товарных знаков не представлено.

По мнению апелляционного суда, доводы ответчика о том, что в рассматриваемом случае он фактически не использовал спорное доменное имя и зарегистрировал его исключительно  в информационных целях, не снимают с него  ответственности за саму регистрацию доменного имени  сходного  до степени смешения с общеизвестным товарным знаком, при том, что ответственность за содержание информации на сайте несет именно администратор домена, так как использование ресурсов сайта без его контроля невозможно, поскольку именно администратор доменного имени по своей воле определяет порядок использования (неиспользования) домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

            По мнению апелляционной коллегии, судом первой инстанции не учтено, что нарушение интеллектуальных прав может быть связано не только с фактом использования общеизвестного доменного имени, тождественного или сходного с результатом интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации, но и с самим фактом регистрации такого доменного имени.

            Указанный вывод подтверждается соответствующими разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ. 

            Так, в абзацах втором и третьем пункта 158 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление N 10) разъяснено, что, по общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

            Суд апелляционной инстанции отмечает, что в настоящем случае,  допущенное ответчиком нарушение интеллектуальных прав является длящимся и начиналось с момента самого факта регистрации доменного имени, схожего с общеизвестным, для данного случая не требуется доказывание факта использования (неиспользования) доменного имени и, соответственно, в данном случае не требуется проверка  действий ответчика на предмет осуществления им добросовестной (недобросовестной) конкуренции.

Апелляционный суд установил и это не опровергнуто сторонами, что администрирование доменного имени «yandextaksi.ru» осуществлялось ФИО2  до 21.01.2023, что подтверждается выпиской из сервиса «история whois», предоставленной обществом с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ».

Принимая во внимание вышеизложенное,  исковые требования о признании администрирования домена yandextaksi.ru ФИО2, осуществляемое им до 21.01.2023 нарушением исключительных прав ООО «Яндекс» на общеизвестный товарный знак «yandex» (N 164), признанного общеизвестным с 01.01.2012 подлежат удовлетворению.

Как следует из материалов дела, истец также просил взыскать компенсацию в размере 500 000 рублей, рассчитанной на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

В отзыве на иск (л.д. 10-11, т.1) ответчик заявил о снижении размера компенсации. В указанном заявлении ответчик указал на завышенный размер компенсации, указал, что стоимость регистрации доменного имени составляла всего 151 рубль, ответчик является кормильцем в семье, имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь, неиспользование домена не привело к введению в заблуждение добросовестных потребителей и, соответственно, не привело к негативным последствиям для общества.   

В материалы дела ответчиком представлены кредитные истории, согласно которым ответчик по состоянию на 16.06.2024 является должником по кредитной карте ****7906 Сбербанка России на сумму 360  570 руб. 71 коп., по состоянию на 10.07.2024 является должником по кредитной карте ****5604 Т-банка, долг составляет 182 872 руб. 99 коп., на иждивении ответчика имеется несовершеннолетняя дочь ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения,  ответчик прекратил статус предпринимателя, согласно справкам НДФЛ-2 заработная плата по основному месту работы не может считаться высокой и позволяющей выплатить значительную по размеру для ответчика компенсацию.

В пункте 61 Постановления N 10 отмечено, что, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из принципа соразмерности компенсации последствиям нарушения, учитывая характер правонарушения и степень вины ответчика, отсутствие убытков и доказательств использования домена, необходимость установления баланса прав и законных интересов сторон, учитывая сложное финансовое положение ответчика, нахождение на его иждивении несовершеннолетнего ребенка,  суд апелляционной инстанции считает возможным снизить заявленную компенсацию до 50 000 руб.

По мнению апелляционной инстанции, указанный размер компенсации согласуется с принципом  соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному правонарушению, как общепризнанному принципу права, предполагающему дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания, а также требованиям разумности и справедливости при изложенных обстоятельствах, в остальной части компенсации следует отказать.

В связи с отказом истца от иска о запрете ФИО2 использования общеизвестного товарного знака «yandex» (N 164) в доменном имени веб-сайта yandextaksi.ru производство по делу прекращено судом на основании пункта 4 части 1 статьи 150 АПК РФ.

Истцом также было заявлено о взыскании почтовых расходов в размере 513 руб. 50 коп., в подтверждение несения которых представлены кассовый чек от 06.08.2023 на сумму 322,24 руб. (л.д. 159, т. 1) и квитанция от 30.03.2023 на сумму 197,50 руб. Поскольку понесенные истцом почтовые расходы подтверждены документально, являются относимыми к рассматриваемому делу, то суд признал их подлежащими возмещению в размере 513 руб. 50 коп.

   Так как требования истца фактически удовлетворены в полном объеме (с учетом снижения компенсации)  расходы по оплате государственной пошлины по иску и апелляционной жалобе подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 15.02.2024 по делу № А32-36079/2022 изменить.

Изложить резолютивную часть решения в следующей редакции.

Признать администрирование домена yandextaksi.ru ФИО2, осуществляемое им до 21.01.2023, нарушением исключительных прав общества с ограниченной ответственностью «Яндекс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) на общеизвестный товарный знак «yandex» (N 164), признанный общеизвестным с 01.01.2012.

Взыскать с ФИО2 (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Яндекс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) компенсацию за незаконное использование товарного знака «yandex» N 164 в размере 50000 (пятьдесят тысяч) руб., понесенные судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску и апелляционной жалобе в размере 22000 рублей, а также почтовые расходы в сумме 513 руб. 50 коп. В удовлетворении остальной части иска о взыскании суммы компенсации отказать.                

В остальной части решение суда оставить без изменений.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий                                                           М.Г. Величко

 

Судьи                                                                                             Я.Л. Сорока

 

                                                                                                 П.В. Шапкин