ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-74193/2023

Дело № А40-176830/22

г. Москва

28 декабря 2023 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в лице судьи Валюшкиной В.В.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства апелляционную жалобу ООО "ПИР" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 02.10.2023  по делу № А40-176830/22,

принятое в порядке упрощенного производства по иску ИП ФИО1 к ООО "ПИР" о взыскании денежных средств, 

у с т а н о в и л:

ИП ФИО1 обратился в арбитражный суд с иском к ООО «ПИР» о взыскании компенсации в размере 500 000 руб., обязании ответчика прекратить использование обозначения.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.11.2022, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2023, исковые требования оставлены без удовлетворения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2023 указанные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции с указанием на необходимость оценить доводы истца в отношении сходства обозначений до степени смешения, опасности смешения с учетом одинакового вида деятельности. 

Решением суда от 02.10.2023 по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, принят отказ ИП ФИО1 от исковых требований в части обязания ООО «ПИР» прекратить незаконное использование товарного знака №542932, одновременно суд присудил к взысканию с ООО «ПИР» в пользу ИП ФИО1 компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 500 000 руб. 

Ответчик, не согласившись с решением суда первой инстанции, в порядке ст. 257 АПК РФ в установленный законом срок обратился в арбитражный суд с апелляционной жалобой. 

В материалы дела поступил отзыв истца на апелляционную жалобу.

Дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в порядке упрощенного производства с учетом требований ст. 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации без вызова сторон.

Проверив законность и обоснованность решения в соответствии со ст. ст. 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд с учетом исследованных доказательств по делу, доводов апелляционной жалобы и отзыва на нее, не усматривает оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены решения суда первой инстанции. 

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, в обоснование заявленных требований истец указал, что является обладателем исключительного права на товарный знак «Piccolino», что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №542932, дата государственной регистрации 21.05.2015, зарегистрировано изменение к свидетельству в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.04.2021 № записи РД0361343, срок действия исключительного права 21.04.2030. 

Согласно свидетельству на товарный знак №542932 товарный знак правообладателя представляет собой комбинированный товарный знак, содержащий охраняемые словесные и изобразительные элементы. Товарный знак правообладателя относится к следующим классам МКТУ: 35, 43.

18.02.2022 истцу стало известно о систематическом нарушении принадлежащего ему исключительного права, выразившемся в использовании для вывески предприятия общественного питания ответчика словесное обозначение Piccolino, в названии интернет сайта предприятия общественного питания ответчика.

Факты нарушения подтверждаются следующим: размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в частности, на нижеуказанных сайтах:

https://restoran-piccolino.ru,https://restoran.cafe/moskva/restaurants/piccolino,

http://ilovepiccolino.ru , по адресу 

<

...> располагается ресторан «Piccolino», который незаконно использует элементы товарного знака истца в названии ресторана, размещает словесное сочетание в свое вывеске, использует товарный знак правообладателя в целях продвижения своего ресторана на следующих интернет сайтах: https://restoran-piccolino.ru, https://restoran.cafe/moskva/restaurants/piccolino, что также подтверждается чеком ККТ от 18.02.2022 о посещении ресторана.

04.05.2021, 23.02.2022 на сайте с доменным именем http://ilovepiccolino.ru, facebook.com/piccolinoresto/piccolino-kafe обнаружен и зафиксирован факт неправомерного использования объектов интеллектуальной деятельности посредством размещения и предложения к продаже услуг общественного питания.

Факт использования объектов исключительных авторских прав истца подтверждается скриншотами интернет-сайта с доменным именем http://ilovepiccolino.ru. facebook.com/piccolinoresto/, piccolino-kafe в информационной-телекоммуникационной сети Интернет от 04.05.2021, 23.02.2022.

Данное нарушение выразилось в использовании товарного знака, правообладателем которого является истец, путем размещения предложения к продаже услуг общественного питания на интернет-сайте:http://ilovepiccolino.ru, facebook.com/piccolinoresto/, piccolino-kafe, https://restoran-piccolino.ru, https://restoran.cafe/moskva/restaurants/p:ccolino, а также размещение товарного знака в названии ресторана, что даёт истцу право, в соответствии со ст. 1252 и 1301 ГК РФ, требовать компенсации за нарушение исключительных прав в размере от 10 тыс. рублей до 5 миллионов рублей, определяемой по усмотрению суда, исходя из характера нарушения. 

Указанная мера применяется по выбору правообладателя вместо возмещения убытков, в связи с чем истец полагает возможным оценить размер компенсации за данное нарушение в размере 500 000 руб.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что обстоятельства, подлежащие установлению в данном деле, истцом в порядке ст. 65 АПК РФ доказаны. 

В обоснование апелляционной жалобы заявитель указывает, что суд неправомерно признал схожим до степени смешения обозначение, использованное ответчиком и товарный знак, в то время как ранее Роспатент зарегистрировал оба данных товарных знака, чем подтвердил их различительную способность и отсутствие сходства до степени смешения; вывод суда о том, что ответчик использовал товарный знак истца, ошибочен и не основан на доказательствах; суд неверно установил сходство товарных знаков, в то время как они не являются схожими до степени смешения, обладают отличительными признаками, позволяющими потребителю идентифицировать и различать товары и услуги, в отношении которых используются рассматриваемые обозначения; суд необоснованно отказал в снижении заявленной суммы компенсации.

Суд апелляционной инстанции отклоняет приведенные доводы апелляционной жалобы. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность. 

Суд кассационной инстанции в постановлении указал, что в комбинированном товарном знаке (знаке обслуживания), состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является, как правило, словесный, именно на нем акцентируется внимание потребителя, он выполняет индивидуализирующую функцию.

В обозначении, используемом ответчиком, размещается словесный элемент «Piccollinо», отличающийся лишь двойным «ll», либо словесный элемент «Пикколино». Таким образом, в рассматриваемой ситуации не может быть установлено полное отсутствие сходства сравниваемых обозначений и речь может идти только об установлении степени сходства.

Согласно информации открытых источников сайта https://www.fips.ru товарный знак №474430 зарегистрирован 12.11.2012. Срок действия регистрации истек 06.04.2021. Правообладателем являлся ООО «Гетон». ООО «Гетон» прекратил свою деятельность, общество исключено из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности - 08.07.2021. Согласно данным ЕГЮРЛ и веб-сервиса https://focus.kontur.ru ООО «ПИР» не является правопреемником. 

Договор на право использования товарного знака №474430 ООО «ПИР» не зарегистрирован в Роспатенте, из чего следует, что ответчиком незаконно использовалось наименование Piccolino. 

Отсутствие данного разрешения на право использования товарного знака №№474430 подтверждается информацией с сайта https://www.fips.ru (зарегистрированных договоров на использование объекта интеллектуальной собственности товарного знака №474430 не зарегистрировано, как и не зарегистрирована передача прав на товарный знак №474430 в пользу ООО «ПИР»).

Таким образом, соглашение от 04.04.2016, на которое ссылается ответчик, как разрешения правообладателя на осуществление в предпринимательской деятельности с использованием товарного знака №474430, надлежащим образом в соответствии действующим законодательством не зарегистрировано, соответственно передача прав не состоялась. 

На момент фиксации нарушения истцом, а так же на момент подачи иска срок защиты на товарный знак №47430 истек, правообладатель товарного знака №47430 ООО «Гетон» прекратил свою деятельность, исключен из ЕГРЮЛ.

Суждение ответчика о том, звуковое сходство сравниваемых обозначений носит второстепенный характер и не приводит к сходству, ошибочно.

В данном случае угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же юридическому лицу. При этом вероятность смешения зависит от степени различительной способности (известности, узнаваемости) товарного знака, а также от тождественности или однородности товаров, в отношении которых сравниваемые обозначения используются.

Как отмечено в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Проанализировав товарный знак №542932, который принадлежит истцу и обозначение Piccolino, которое использует в своей деятельности ответчик, оценив входящие в состав сравниваемых обозначений элементы, сопоставив их по семантическому, графическим признакам, можно прийти к выводу о том, что спорный товарный знак имеет сходство до степени смешения, поскольку словесные и буквенно-цифровые элементы «Piccolino» полностью совпадают, все буквы тождественны.

Тождественным будет обозначение, которое совпадает с товарным знаком во всех элементах (п. 41 Правил, утв. Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482). В то же время тождественными могут признать обозначения, например, когда есть некоторые различия в пространственном расположении элементов идентичных словесных обозначений. Например, фраза одинаковая, но немного отличается использованный шрифт (его размер, место размещения и т.д.). Согласно п. 41 Правил №482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пп. 42 - 44 указанных Правил.

Согласно п. 42 Правил №482 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам.

При этом графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Незначительные отличия шрифта обозначения (его размер, место размещения и т.д.) не имеют правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой ГК РФ», для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При этом должно учитываться, в отношении каких элементов имеется сходство -сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и товаров не требуется. Также стоит учесть влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Суд первой инстанции установил, что обозначение «PICCOLINO» используются ответчиком при рекламе пиццы и своего предприятия общественного питания. Из противопоставляемых обозначений очевидно следует, что используемое ответчиком словесное обозначение тождественно словесному товарному знаку истца, поскольку полностью совпадает с ним в звуковом (фонетическом), графическом (визуальном) и смысловом (семантическом) элементах.

С учетом правовых позиций Президиума ВАС РФ, изложенных в постановлениях от 28 июля 2011 г. № 2133/11, от 17 апреля 2012 г. № 16577/11, условием для признания нарушения права на товарный знак является факт вероятности смешения используемого ответчиком обозначения, тождественного товарному знаку истца.

Поскольку истец имеет зарегистрированный товарный знак, его регистрация недействительной не признана, то приоритет в защите права на средство индивидуализации принадлежит истцу. Доказательства в деле в своей совокупности в достаточной мере подтверждают факт незаконного использования ответчиком товарного знака №542932, правообладателем которого является истец.

Доводы ответчика в данной части направлены на переоценку выводов суда первой инстанции, оснований для которой суд апелляционной инстанции не усматривает. 

Представленные истцом доказательства ответчиком не опровергнуты.

Требуя взыскание компенсации в заявленном размере, истец указывал, что данный размер является обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушения.

В данном случае суд считает, что заявленная компенсация соответствует принципам разумности и соразмерности, оснований для ее снижения не имеется.

По мнению суда апелляционной инстанции, размер заявленной истцом и присужденной судом компенсации соответствует принципам разумности и соразмерности допущенного ответчиком нарушения прав истца. 

Вопреки доводам апелляционной жадобы истец не обязан доказывать размер причиненного ему убытка при обосновании заявленной к взысканию компенсации. Ответчик, напротив, не представил документальных доказательств чрезмерности заявленной истцом суммы.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что решение суда первой инстанции соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, нарушений норм материального и процессуального права, в том числе на основании ч. 4 ст. 270 АПК РФ, не выявлено, в связи с чем апелляционная жалоба по изложенным в ней доводам удовлетворению не подлежит.

В связи с отказом в удовлетворении апелляционной жалобы судебные расходы по уплате государственной пошлины при ее подаче в силу ст. 110 АПК РФ относятся на заявителя.

Руководствуясь ч. 3 ст. 229, ст.ст. 266, 268, 269, 271, 2721 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

п о с т а н о в и л:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 02.10.2023 по делу № А40-176830/22 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в суд кассационной инстанции.

Судья                                     В.В. Валюшкина