ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-9195/2021-ГК

Дело № А40-201964/19

г. Москва

24 марта 2021 года

Резолютивная часть постановления объявлена 22 марта 2021 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 24 марта 2021 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.А. Птанской, 

судей О.Н. Лаптевой, Д.В. Пирожкова,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью «Твой Дом» 

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 29 декабря 2020 года

по делу № А40-201964/19, принятое судьей Козленковой О.В., 

по иску Общества с ограниченной ответственностью «ЗОДЧИЙ.РУ» 

(ОГРН: 

<

***>; юр. адрес: 117519, 

<

...>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Твой Дом» 

(ОГРН: 

<

***>; 142800, 

<

...>)

о защите исключительных авторских прав и взыскании компенсации 

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО2 по доверенности от 16.03.2021

от ответчика: ФИО3 по протоколу №4 от 06.05.2020

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «ЗОДЧИЙ.РУ» (далее – ООО «ЗОДЧИЙ.РУ», истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью «Твой Дом» (далее – ООО «Твой Дом», ответчик) о защите исключительных авторских прав, взыскании компенсации за нарушение авторских прав в размере 3 946 998 рублей, компенсации за нарушение прав на товарный знак по свидетельству РФ № 331027 в размере 484 000 рублей, нотариальных расходов в размере 36 000 рублей. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, привлечены ООО «Компания «Твой Дом», ФИО4. 

Решением арбитражного суда первой инстанции от 29.12.2020 исковые требования удовлетворены в заявленном объёме.

Ответчик не согласился с принятым решением и обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил обжалуемый судебный акт отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование доводов жалобы, заявитель ссылается на несоответствие выводов суда первой инстанции обстоятельствам, имеющим значение для дела. 

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

В заседании суда апелляционной инстанции 22.03.2021г. представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал. 

Представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по доводам представленного им отзыва в порядке ст. 262 АПК РФ.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 29.12.2020 на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, истец  является  обладателем  исключительных прав на товарный знакпо свидетельству РФ № 331027, дата приоритета: 10.04.2006, дата регистрации: 03.08.2007, в отношении услуг 37 класса МКТУ - строительство, ремонт, установка оборудования:

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе, в доменном имени и при других способах адресации.

Также истец является обладателем авторских прав на произведение графики и дизайна - 3D модели как служебного произведения, которые правообладатель размещает на своем веб-сайте www.zod.ru, в сети Интернет; на произведения архитектуры и градостроительства как объект авторского права – архитектурные решения – проект «Стрелец -3», «Феникс – 4», что подтверждается трудовым договором, должностной инструкцией работника – автора (приложение 11 к иску), скриншотами каждой модели с датой записи в память ЭВМ (приложение 12 к иску).

Спорные объекты авторского права созданы с помощью программного средства, а именно посредством программы 3Ds Max.

Согласно аннотации к данной программе: «Autodesk 3ds Max (ранее 3D Studio MAX) - полнофункциональная профессиональная программная система для создания и редактирования трёхмерной графики и анимации, доразработанная компанией Autodesk. Содержит самые современные средства для художников и специалистов в области мультимедиа. Работает в операционных системах Windows и Windows NT (как в 32 битных, так и в 64 битных). В марте 2014 года выпущена версия 17.0 этого продукта под названием Autodesk 3ds Max 2015. Написана на C# (WPF), также использует библиотеку Developer Express (DevExpress). Autodesk 3ds Max доступен в двух лицензионных версиях: студенческая — бесплатная (требуется регистрация на сайте Autodesk), которая предоставляет полную версию программы (однако, её нельзя использовать с целью получения прибыли), и полная (коммерческая) версия стоимостью в 3900 евро» (размещена в сети «Интернет» открытом доступе).

Как указал истец, данное программное средство не предназначено и не учитывает параметры для создания визуализации проектируемого по конкретному заданию конкретного строения, которое будет построено.

Факт принадлежности истцу прав на архитектурные решения проектов «Стрелец-3», «Феникс – 4», как служебного произведения, подтверждается трудовым договором, должностной инструкцией работника – автора (приложение 11 к иску ), договорами о строительстве с приложением технической документации содержащей архитектурное решение о реализации впервые данных строений (приложения 13, 14 к иску).

В силу пункта 1 статьи 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения.

Согласно пункту 3 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей (пункт 4 статьи 1259 ГК РФ).

В силу положений статей 1295 ГК РФ служебным произведением, являющимся объектом авторских прав, признается произведение науки, литературы или искусства, созданное работником (автором) в пределах исполнения своих трудовых обязанностей. При этом необходимо, чтобы создание произведения, творческая деятельность были трудовыми обязанностями работника (автора).

При этом из пункта 2 статьи 1295 ГК РФ следует, что исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором между работодателем и автором не предусмотрено иное.

На страницах сайта истца www.zod.ru, в соответствии с ст. 1271 ГК РФ содержится предупреждение о защите прав и об ответственности за их нарушение.

В обоснование исковых требований истец указал, что 09 января 2018 года между ООО «Зодчий», ООО «ЗОДЧИЙ.ру» и ООО «Твой Дом» заключен договор                                 № 9ZOD090118. Аналогичный договор заключен с аффилированной ответчику компанией ООО «Компания Твой Дом» № 34ZOD050418 от 05.04.2018 (выписки из ЕГРЮЛ, подтверждающие аффилированность по исполнительному органу – Генеральный директор ФИО3, по участникам: ФИО5, ФИО6, владелец домена, посредством которого происходит адресация к сайту ответчика, определенному в договоре: www.714100.ru является ФИО4 (пункт 2.3.7 приложения № 3 к договору). Срок действия определен до 31.12.2018.

Согласно условиям, ответчику на период действия договора было предоставлено право ограниченного использования указанных выше средств интеллектуальной собственности. Указанным договором определены цель, способ и порядок их использования.

Согласно пункту 1.1. договора стороны определили его цель: введение в гражданский оборот путем розничной продажи товара, маркируемого/производимого под товарным знаком «Зодчий» на определенной территории: Липецкая, Воронежская, Тамбовская области (пункт 4 приложения № 1).

Согласно пункту 5.1. договора введение в гражданский оборот предмета договора осуществляется на основании прав, полученных от правообладателя в соответствии с условиями, указанными в приложении № 3.

Согласно пункту 5.4. договора существенным условием договора стороны определили обязательное указание, что реализуемый товар является продукцией «Зодчего».

Согласно пунктам 1.2., 2.1. договора объекты интеллектуальной собственности передаются только для целей договора, на срок его действия и только по согласованию с правообладателем.

Согласно пункту 2.3.4. договора приложения № 3 ответчик обязан прекратить любое использование указанных объектов в случае прекращения договора.

Согласно уведомлениям, отправленным ответчику, ООО «Зодчий» и ООО «ЗОДЧИЙ.ру» в порядке пункта 9.2. договора, пункта 2.2.1. приложения № 3, последние выразили отказ от исполнения договора полностью. Кроме того, срок обоих договоров истек 31.12.2018 (пункт 9.1. договора).

Отказ от исполнения договоров, а также запрет на использование объектов интеллектуальной собственности вызван недобросовестным поведением ответчика и неправомерным (с нарушением договора) использованием предоставленных объектов интеллектуальной собственности.

Однако неправомерное использование объектов интеллектуальной собственности продолжается до настоящего времени.

Указанные обстоятельства подтверждаются представленным истцом протоколом нотариального осмотра сайта www.714100.ru от 28 марта 2019 года (т. 1 л.д. 28-150, т. 2 л.д. 1-9):

-3D модели домов используются без разрешения правообладателя, что противоречит ст. ст. 1225, 1229, 1259 ГКРФ (стр. 23-25 протокола осмотра);

-товарный знак «Зодчий» используется без разрешения правообладателя, что противоречит ст. ст. 1225, 1229, 1477, 1484 ГК РФ (стр. 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 протокола осмотра).

-фото выставки в г.Ступино Московской области, вопреки территории, определенной в договоре, на которой без разрешения правообладателя реализован архитектурный проект строений «Стрелец -3», «Феникс – 4» (стр. 118-122 протокола осмотра).

В материалы дела истцом представлена подробная сравнительная таблица размещенных на сайте 714100.ru изображений согласно протоколу нотариального осмотра, изображений на сайте истца и приложений к иску.

Поскольку в результате переговоров прекратить нарушение прав не удалось по причине отказа ответчика, истцом в порядке досудебного урегулирования спора направлена претензия № б/н от 12.10.2018 по адресам: ООО «Твой Дом», ООО «Компания Твой Дом», владельца домена ФИО4 с требованием прекратить нарушение и выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав.

Согласно ответу регистратора (т. 2 л.д. 110) третье лицо, ФИО4, с 28 марта 2019 года является администратором доменного имени 714100.ru.

Согласно пункту 78 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 Владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если владелец сайта вносит изменения в размещаемый третьими лицами на сайте материал, содержащий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, разрешение вопроса об отнесении его к информационным посредникам зависит от того, насколько активную роль он выполнял в формировании размещаемого материала и (или) получал ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала. Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

Истцом в результате проведенного служебного расследования (докладные записки, фотоотчеты, скриншоты и пр. – приложения 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 к иску) установлено, что общество «Твой Дом»/ «Компания Твой Дом» нарушило условия договора, нарушило права использования объектов интеллектуальной собственности общества «Зодчий.ру», а также допустило обман потребителя, используя указанные средства индивидуализации не для целей указанного выше договора а для рекламы своей деятельности, вводя тем самым конечного потребителя в заблуждение, что является актом недобросовестной конкуренции в смысле подп. 2 п. 3 ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в соответствии с которой недобросовестной конкуренцией признаются ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента.

Ответчик в своей деятельности по строительству деревянных домов, а также при предложении данных услуг неопределенному кругу лиц, в том числе в сети Интернет, использует не принадлежащие ему 3D модели правообладателя, выдавая за свои, использует товарный знак «Зодчий», зарегистрированный за правообладателем, право на который также не имеет, использует архитектурные решения, в том числе виде образцов готовой продукции, размещенных на своей выставке, право на которые также законно не приобретал.

Кроме того, ответчик размещает спорные объекты интеллектуальной деятельности правообладателя в социальных сетях, в частности в «Вконтакте» и др. (скриншоты страниц аккаунта ООО «Твой Дом» «Вконтакте» на 21 листе – приложение 21 к иску).

Указанные объекты используются правообладателем и размещаются на своем сайте, широко и активно, они узнаваемы потребителем и ассоциируются у него с правообладателем «Зодчий.ру», учитывая, что «Зодчий» имеет многолетнюю сеть выставочных площадок в г. Москве и главным образом осуществляет свою деятельность непосредственно в регионе Московской области (кроме прочего) (скриншоты страниц сайта правообладателя www.zod.ru – приложение 4 к иску). При этом, создавая у потребителя иллюзию наличия связи с «Зодчим» ответчик осуществляет свою деятельность самостоятельно, недобросовестно используя не принадлежащие ему средства индивидуализации и результаты интеллектуальной деятельности правообладателя.

Согласно ст. 14.1. ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция путем дискредитации, то есть распространения ложных,    неточных    или    искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту и (или) нанести ущерб его деловой репутации, в том числе в отношении: 1) качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к продаже другим хозяйствующим субъектом-конкурентом, назначения такого товара, способов и условий его изготовления или применения, результатов, ожидаемых от использования такого товара, его пригодности для определенных целей; 2) количества товара, предлагаемого к продаже другим хозяйствующим субъектом-конкурентом, наличия такого товара на рынке, возможности его приобретения на определенных условиях, фактического размера спроса на такой товар; 3) условий, на которых предлагается к продаже товар другим хозяйствующим субъектом-конкурентом, в частности цены товара.

Статьей 14.2. ФЗ «О защите конкуренции» установлен запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение. Не допускается недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение, в том числе в отношении: 1) качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к продаже, назначения такого товара, способов и условий его изготовления или применения, результатов, ожидаемых от использования такого товара, его пригодности для определенных целей; 2) количества товара, предлагаемого к продаже, наличия такого товара на рынке, возможности его приобретения на определенных условиях, фактического размера спроса на такой товар; 3) места производства товара, предлагаемого к продаже, изготовителя такого товара, гарантийных обязательств продавца или изготовителя; 4) условий, на которых товар предлагается к продаже, в частности цены такого товара.

Статьей 14.4 ФЗ «О защите конкуренции» запрещена недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг. Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг (далее - средства индивидуализации). Решение антимонопольного органа о нарушении положений части 1 настоящей статьи в отношении приобретения и использования исключительного права на товарный знак направляется заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Статьей 14.5 ФЗ «О защите конкуренции» установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности. Не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий по продаже, обмену или иному введению в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности, за исключением средств индивидуализации, принадлежащих хозяйствующему субъекту-конкуренту.

Статьей 14.6 ФЗ «О защите конкуренции» запрещена недобросовестная конкуренция, связанная с созданием смешения. Не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе: 1) незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая размещение в доменном имени и при других способах адресации; 2) копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар. Копированием внешнего вида изделия является воспроизведение внешнего вида изделия другого хозяйствующего субъекта (предпринимателя) и введение его в гражданский оборот. Имитация внешнего вида товара представляет собой своеобразное подражание товару конкурента с целью создания у покупателей впечатления о принадлежности таких товаров линейке имитируемых товаров.

Статьей 1225 ГК РФ произведения науки, литературы и искусства отнесены к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные настоящим Кодексом способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом. Предусмотренные настоящим Кодексом меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено настоящим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права. Если иное не установлено настоящим Кодексом, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Лицо, к которому при отсутствии его вины применены предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса меры защиты интеллектуальных прав, вправе предъявить регрессное требование о возмещении понесенных убытков, включая

суммы, выплаченные третьим лицам. Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя таких мер, как публикация решения суда о допущенном нарушении (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252), пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252), изъятие и уничтожение контрафактных материальных носителей (подпункт 4 пункта 1 статьи 1252). Указанные действия осуществляются за счет нарушителя.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Как указано в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (утверждены Приказом Министерства экономического развития РФ от 20.07.2015 № 482) и в Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (утверждены Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункты 41 и 3 соответственно).

Согласно пункту 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

В Методических рекомендациях также указано на то, что формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения; общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Представленными истцом доказательствами подтверждается факт использования ответчиком на спорном сайте обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца по графическому, звуковому и семантическому критериям.

Требование о прекращении нарушения либо угрозы нарушения прав может признаваться обоснованным и справедливым только тогда, когда имеет место незавершенное (длящееся) нарушение прав правообладателя (например, объект незаконно размещен на сайте) либо существует реальная угроза такого нарушения (например, совершаются действия практического характера, свидетельствующие о намерении незаконно использовать такой объект).

Такая позиция подтверждается, в том числе, разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации в п. 57 Постановления Пленума от 23.04.2019 № 10, согласно которым, в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения.

Частью 3.1 статьи 70 АПК РФ установлено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Поскольку доказательств того, что ответчик в настоящее время не использует архитектурные решения строений/строения по адресам выставок, в материалы дела не представлено, суд считает, что требования истца о запрете ответчику коммерческого использования архитектурного решения строений «Стрелец-3», «Феникс-4», расположенных по адресу ориентира: 

<

...>, о запрете коммерческого использования строений по адресам выставок:                              

<

...>, рядом с ТЦ «Аршин», 

<

...>,               

<

...>, подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Статьей 1301 ГК РФ предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Аналогичное правило взыскания компенсации установлено пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ за неправомерное использование товарного знака.

Истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию за нарушение авторских прав в размере 3 946 998 рублей, компенсацию за нарушение прав на товарный знак по свидетельству РФ № 331027 в размере 484 000 рублей. 

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ имеющиеся в деле доказательства, приняв во внимание характер допущенного ответчиком нарушения, степени вины нарушителя, а также исходя из принципов разумности и справедливости и соразмерности, судом определен размер взыскиваемой компенсации в заявленном истцом размере – 3 946 998 рублей за нарушение авторских прав (140 000 руб. – незаконное использование 3D модели, 3 806 998 рублей – незаконное использование архитектурных решений строений), 484 000 рублей за нарушение прав на товарный знак по свидетельству РФ № 331027.

Доказательств чрезмерности заявленной суммы компенсации ответчиком не представлено.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов суда первой инстанции по существу спора и подлежат отклонению. 

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений.

В соответствии со статьями 8 и 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В разъяснение указанной нормы права Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 06 марта 2012 года № 12505/11 указал, что нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.

Между тем, ответчиком так и не представлено доказательств, свидетельствующих о наличии договорных отношений в 2019 году между ООО «Зодчий» и ООО «Твой дом», либо о наличии договора/соглашения с ООО «Зодчий.ру» об использовании объектов интеллектуальной деятельности: товарного знака, ЗD-моделей, архитектурных решений.

Кроме того, ООО «Твой Дом» не представило никаких доказательств о заказе и отгрузке комплекта материалов для строительства по проектам с наименованием «Феникс-4» и/или «Стрелец-3» для их размещения на выставочной площадке по адресу: 

<

...> свидетельствующих о правомерном использовании архитектурных решений указанных проектов.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 ноября 2012 года N 8953/12 отмечено, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Ссылка ответчика в апелляционной жалобе на фактическую стоимость Комплекта бруса на «Стрелец-3» и «Феникс-4» согласно прайс-листу, утвержденному Приказом №9 от 25.01.2019 года, которая, по мнению ответчика, должна была быть принята за основу для расчета суммы компенсации, является несостоятельной, поскольку ни указанный Приказ, ни Договор, в рамках которого осуществлялась купля-продажа строительного материала не содержат в себе положений утверждающих, что в цену Комплекта бруса включена стоимость проекта.

Кроме того, в соответствии с подпунктом 3 статьи 1301 ГК РФ размер компенсации определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Использованием произведения, независимо от того, совершаются соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается в частности: 1) воспроизведение произведения; 2) распространение произведения; 3) публичный показ произведения и т. д, в том числе практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного и садово-паркового проекта.

Таким образом, размер компенсации за неправомерное использование архитектурного решения проектов «Стрелец-3» и «Феникс-4» обоснованно определяется исходя из стоимости реализации указанных проектов конечным потребителям.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике) - товарный знак «Зодчий» хорошо известен и узнаваем на территории Центральной России, особенно в г.Москве и Московской области, характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.) – архитектурные решения незаконно приобретены, реализованы нарушителем и неправомерно используются, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно) - с 2018 года и до настоящего времени не смотря на предупреждения и наличие судебного разбирательства ответчиком неправомерно используются ЗD-модели и архитектурные решения, вероятные имущественные потери правообладателя - недобросовестно используя результаты интеллектуальной деятельности ответчик создает у потребителя иллюзию наличия связи с «Зодчим». 

Однако, ответчик использует материал иного качества, таким образом, ответчик формирует у потребителя негативное отношение к качеству продукции «Зодчий», тем самым нанося ущерб деловой репутации правообладателя, и лишая истца возможного дохода, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя - ответчик незаконно использует объекты интеллектуальной собственности с целью извлечения прибыли в рамках своей основной предпринимательской деятельности - строительство деревянных объектов.

Cуд первой инстанции, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации всю совокупность представленных в материалы дела доказательства в их взаимной связи, с учетом характера допущенного нарушения, степени вины нарушителя, руководствуясь принципами разумности, обоснованности и соразмерности компенсации допущенному нарушению, пришел к обоснованному выводу о том, что заявленная истцом компенсация за допущенное ответчиком нарушение исключительного права на объекты интеллектуальной собственности отвечает юридической природе института компенсации и обстоятельствам настоящего дела. 

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения Арбитражного суда.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. 

Руководствуясь статьями 110, 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 29 декабря 2020 года по делу № А40-201964/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам. 

Председательствующий судья:   Е.А. Птанская 

Судьи:       О.Н. Лаптева

 

  Д.В. Пирожков